Aro Manufacturing Co. contra Convertible Top Replacement Co. , 365 US 336 (1961), es uncaso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte redefinió la doctrina de reparación y reconstrucción de la ley de patentes estadounidense . [1] A veces se hace referencia a la decisión como Aro I porque varios años después la Corte Suprema volvió a abordar las mismas cuestiones en un segundo caso en 1964 que involucraba a las mismas partes: Aro II . [2]
Aro Manufacturing Co.v. Convertible Top Replacement Co. | |
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Disputado el 13 y 17 de octubre de 1960 Decidido el 27 de febrero de 1961 | |
Nombre completo del caso | Aro Manufacturing Co.v. Convertible Top Replacement Co. |
Citas | 365 US 336 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | 270 F.2d 200 ( 1.er Cir. 1959); cert . concedido, 362 U.S. 902 (1960). |
Subsecuente | 312 F.2d 52 (1.er Cir. 1962); cert. concedido, 372 U.S. 958 (1963); afirmado en parte, revocado en parte, 377 U.S. 476 (1964); moción de desestimación concedida, 240 F. Supp. 805 ( D. Mass. 1965); afirmado, 352 F.2d 400 (1st Cir. 1965); cert. negado, 383 U.S. 947 (1966). |
Tenencia | |
Los peticionarios no fueron culpables de infracción directa o contributiva de la patente. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Whittaker, acompañado por Warren, Black, Douglas, Clark |
Concurrencia | Negro |
Concurrencia | Brennan (en juicio) |
Disentimiento | Harlan, acompañado por Frankfurter, Stewart |
Fondo
La controversia específica en Aro se refería al reemplazo de una parte superior de tela de un conjunto de techo convertible de automóvil. Después de algunos años, las capotas se rompieron o decoloraron, a menudo como resultado de excrementos de pájaros, [3] y los propietarios deseaban reemplazar la parte de tela sin comprar un conjunto de capota convertible completamente nuevo. [4] La patente [5] cubría la combinación de la tela y una serie de partes metálicas que seguían siendo útiles. Aro era una empresa que se dedicaba al suministro de cubiertas de tela de repuesto que se adaptaban a varios modelos de automóviles. Debido a que Aro se negó a pagar una regalía al titular de la patente, siguió un litigio por infracción de patente .
Estado anterior de la ley
Antes de la decisión de la Corte Suprema en Aro I , cuando un comprador de un producto patentado reemplazó algunos componentes del producto (porque estaban gastados o no satisfacían al propietario del producto), los tribunales inferiores de los EE. UU. Decidieron si la conducta era permisible. reparación o reconstrucción inadmisible del artículo patentado mediante el uso de una compleja prueba de equilibrio de múltiples factores. Los tribunales sopesaron entre sí factores como los siguientes, aunque no había un denominador común para ellos: el costo del componente o componentes reemplazados en relación con el costo del artículo completo, el número de componentes reemplazados versus el número total de componentes, la duración relativa de los diferentes componentes y si el componente reemplazado era el corazón, la esencia o la "esencia" de la invención. Por lo tanto, el tribunal de apelaciones había dicho en su opinión que la tela "no es un componente menor o relativamente económico" de la combinación patentada, o un elemento que se esperaba que se desgastara después de un período muy corto de uso, aunque su "vida útil esperada "es más corto que el de los otros componentes y, por estas razones, concluyó que" un propietario [no] creería racionalmente que ... estaba haciendo sólo una reparación menor "al reemplazar la tela gastada, pero que , en cambio, el reemplazo "se consideraría una reconstrucción importante". [6]
Sin embargo, los escasos precedentes de la Corte Suprema tendían a pintar con un pincel más amplio en lugar de recurrir al análisis factorial anterior. La Corte Suprema afirmó que "la esencia destilada" de la jurisprudencia anterior provino del juez Learned Hand , [7] quien dictaminó en 1948 que "[el] monopolista [de] patentes no puede impedir que aquellos a quienes vende ... reacondicionen artículos desgastados por el uso, a menos que de hecho hagan un artículo nuevo ". [8]
En consecuencia, el Tribunal rechazó el enfoque de análisis factorial de los tribunales inferiores para la reparación y reconstrucción.
Opinión de la Corte
El Tribunal examinó la jurisprudencia anterior sobre reparación y reconstrucción, centrándose principalmente en sus propias opiniones y no en las de los tribunales inferiores. Rechazó el análisis de esos tribunales inferiores utilizando una prueba de equilibrio de muchos factores y, en cambio, sostuvo que la prueba adecuada era esta:
Las decisiones de esta Corte requieren la conclusión de que la reconstrucción de una entidad patentada, compuesta de elementos no patentados, se limita a una reconstrucción tan verdadera de la entidad como para "de hecho hacer un nuevo artículo", después de que la entidad, vista como un todo, se ha gastado. Para que el monopolio, conferido por la concesión de la patente, vuelva a entrar en juego por segunda vez, debe ser, en efecto, una segunda creación de la entidad patentada. … El mero reemplazo de partes individuales no patentadas, una a la vez, ya sea de la misma parte repetidamente o partes diferentes sucesivamente, no es más que el derecho legal del propietario a reparar su propiedad. Medido por esta prueba, el reemplazo de la tela involucrada en este caso debe caracterizarse como "reparación" permisible, no como "reconstrucción". [9]
El Tribunal enfatizó que un análisis de infracción para hacer que el objeto reclamado en una patente de combinación no pueda señalar un elemento de la combinación como "esencial", sino que podría encontrar una infracción solo cuando se hayan realizado todos los elementos:
Ningún elemento, que no sea él mismo patentado por separado, que constituya uno de los elementos de una patente de combinación tiene derecho al monopolio de la patente, por esencial que sea para la combinación patentada y por costosa o difícil que sea la sustitución. Si bien hay lenguaje en algunas opiniones de tribunales inferiores que indican que la "reparación" o "reconstrucción" depende de una serie de factores, es significativo que cada uno de los tres casos de este Tribunal, citados para esa proposición, sostiene que una licencia para usar un La combinación patentada incluye el derecho a "preservar su idoneidad para su uso en la medida en que pueda verse afectada por el desgaste o la rotura". [10]
Sobre esa base, el reemplazo de la parte superior de tela vieja era una reparación permitida en lugar de una reconstrucción inadmisible. La opinión de la mayoría, del juez Whittaker, aceptó en gran medida los argumentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo como amicus curiae .
Ley de reparaciones del Reino Unido
Se ha alcanzado un resultado comparable al de Aro según la legislación del Reino Unido, aunque esta última va algo más allá al permitir que la reparación de automóviles se extienda a la sustitución de piezas gastadas sujetas a protección de propiedad intelectual. [11] En British Leyland Motor Corp contra Armstrong Patents Co , la Cámara de los Lores sostuvo que Leyland no podía evitar que un tercero (Armstrong) suministrara tubos de escape de repuesto a los compradores de automóviles de Leyland. a pesar de la existencia de un derecho de propiedad intelectual (copyright) en el diseño del tubo de escape. Permitir a Leyland el alivio que buscaba tendría el efecto de derogar el título que Leyland había transmitido a los propietarios de automóviles cuando compraron los automóviles. Este razonamiento es comparable a la doctrina del estoppel legal bajo la ley estadounidense.
Aunque Armstrong era un tercero que no estaba en contacto con Leyland y un extraño en la transacción de compra del automóvil, no obstante, se le permitió a Armstrong confiar en los derechos de no derogación de los propietarios de automóviles en relación con Leyland (ya que Aro se le permitió confiar en los derechos de los propietarios de automóviles para reparar su propiedad y mantenerla en buen estado). En su discurso, Lord Bridge declaró: "Lo que el propietario necesita, para que su derecho a reparar sea de valor para él, es la libertad de adquirir un sistema de escape de repuesto fabricado previamente en un mercado sin restricciones". Al respecto, observó que no era factible que el público en general hiciera sus propios tubos de escape o acudiera al herrero del pueblo para que se los hicieran especialmente. Un principio comparable que permite a un tercero hacer valer los derechos de otra persona ha sido reconocido en la legislación estadounidense cuando el titular de los derechos no está en condiciones de hacer valer efectivamente sus derechos por sí mismo. [12]
Comentario
Algunos comentarios aprobaron la decisión de Aro por brindar más certeza y un mejor equilibrio entre los intereses del público y de los fabricantes de equipos originales. Otros comentaristas desaprobaron la "poca atención" de la decisión a las reclamaciones de infracción contribuyentes de los fabricantes al derecho exclusivo de vender piezas de repuesto para sus productos.
Bageman
James C. Bageman explica la cuestión de la reparación frente a la reconstrucción como "otro aspecto del problema de hasta dónde extender el monopolio de la patente", porque "decidir si la doctrina de la reparación es o no una defensa a una alegación de infracción contributiva es decidir si el titular de la patente debe recibir una compensación adicional por encima de la que recibió mediante la venta inicial de su invención durante la vida útil de ese dispositivo ". La prueba de Aro niega en gran medida a los titulares de patentes esta fuente de ingresos. Entonces, el problema es proporcionar incentivos suficientes a los inventores para que creen y divulguen invenciones. "La compensación más allá de este nivel de 'suficiencia' es posiblemente injustificada". Bageman considera "dudoso que al eliminar esta fuente de compensación, los posibles inventores perderán el incentivo económico para crear". Por lo tanto, concluye: "La prueba Aro I parece proporcionar un estándar más caro y mejor definido. El beneficio resultante para el productor y el consumidor de piezas no patentadas parece superar el riesgo de pérdida de incentivo creativo resultante del rechazo de la [anterior , prueba multifactor] ". [13]
Caffrey
Thomas F. Caffrey considera que Aro establece un estándar según el cual la reparación será el resultado habitual y la reconstrucción un caso poco común. Observa que el juez Black, coincidiendo en una opinión separada, es bastante franco al describir las desventajas de una prueba de "varios factores" encontrada en opiniones anteriores de tribunales inferiores. Black "hace todo lo posible por señalar el efecto deletéreo que la regla defendida por la minoría tendría en las pequeñas empresas" al "disuadir a los pequeños empresarios de participar en actividades que, si se hubieran llevado a cabo, hubieran sido consideradas no infractoras". Caffrey pregunta entonces: "¿Es la prueba única, propuesta por la mayoría, tan vaga por su simplicidad como supuestamente es la prueba de 'varios factores' por su complejidad?" Él responde que "la respuesta es decididamente no". En su opinión, la falta de claridad es una virtud:
Cualquier intento de aclarar la prueba de "hacer", ya sea mediante el ejemplo o la descripción o de otro modo, tendría necesariamente el efecto de disipar cualquier vestigio de simplicidad que pudiera rodearla. Tales intentos deshacerían todo lo que la Corte se propuso lograr en esta opinión. . . . Por lo tanto, significativamente, el Tribunal ha establecido una prueba inequívoca, sin obstáculos por calificaciones confusas y debilitantes. Como resultado, los titulares de patentes combinados y los empresarios de pequeñas empresas apreciarán mejor los límites de sus respectivas oficinas, y los tribunales encontrarán con menos frecuencia un problema de reparación o reconstrucción. [14]
Schafran
Julius Schafran criticó la decisión porque "en la actualidad parece que los derechos otorgados por una patente combinada han disminuido, y parece probable que los hallazgos de la reconstrucción prohibida en el futuro sean extremadamente escasos". [15]
Sease
Edmund Sease revisa la jurisprudencia posterior a Aro . Clasifica los casos en cuatro categorías:
- aquellos casos en que la parte reemplazada hizo que la combinación fuera patentable sobre el estado de la técnica;
- aquellos casos en los que la pieza reemplazada sea de naturaleza altamente perecedera y el uso adecuado agote la vida de la pieza reemplazada en un corto período de tiempo;
- aquellos casos en los que se espera que la pieza reemplazada dure tanto como la combinación, pero no lo ha hecho debido a circunstancias inusuales; y
- aquellos casos en los que el uso adecuado de la combinación la destruye.
Cada tipo de caso tiene valores diferentes, argumenta, y "por lo tanto, es justo que los resultados en los casos que caen en cada una de las cuatro categorías sean diferentes". [dieciséis]
En el caso (1), argumenta Sease, "cuando la parte reemplazada hizo que la combinación fuera patentable sobre el estado de la técnica, la contribución total del titular de la patente a la técnica es su enseñanza de la combinación per se, así como la enseñanza del uso de una elemento particular en la combinación, " Aro encontraría reparación erróneamente. Pero "dado que la concesión de la patente, si ha de ser significativa, debería proteger la contribución patentable completa del titular de la patente al arte, se sostiene que en casos como este, la sustitución del elemento (suponiendo que no sea perecedero), que nunca antes se había utilizado en la combinación, debería equivaler a una reconstrucción infractora ".
En el caso (2), donde la pieza reemplazada es de naturaleza perecedera, Sease está de acuerdo con Aro en que el reemplazo es reparación: "El usuario legítimo de una combinación patentada en la mayoría de los casos paga una justa contraprestación por ese derecho de uso, y dice que su derecho de uso dura sólo mientras un elemento perecedero de la combinación tenga poco sentido desde un punto de vista comercial o legal ".
En el caso (3), "donde se espera que la pieza reemplazada dure tanto tiempo como la combinación, pero debido a circunstancias atenuantes no lo hizo, se sostiene que las acciones están a favor de considerar que el reemplazo es solo una reparación permisible".
En el caso (4), "cuando el uso adecuado de la combinación requiere su destrucción, se sostiene que las acciones están a favor de considerar cualquier reconstrucción de una combinación como reconstrucción infractora", porque "cuando se consideró el derecho de uso, y Ambas partes sabían que el uso adecuado dictaba la destrucción, sostener que el usuario legítimo después de usar y destruir la combinación puede salvar cualquier elemento existente y luego rehacer la combinación sin responsabilidad para el titular de la patente, es ciertamente contrario a las intenciones razonables de las partes en el momento. momento del canje negociado, así como una seria dilución del valor de la patente ".
Sease afirma que sus propuestas son superiores a las de Aro porque la "regla generalizada de ese caso no distingue las diferentes consideraciones equitativas involucradas donde la parte reemplazada hizo que la combinación fuera patentable sobre el estado de la técnica y no era de naturaleza perecedera y no se esperaba que una parte durara como siempre y cuando la combinación que fue destruida debido a circunstancias inusuales; la regla de Aro I además no distingue la situación en la que el uso adecuado de la combinación implica la destrucción de la combinación ".
Referencias
Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.
- ^ Aro Manufacturing Co. v. Reemplazo de capota convertible Co. , 365 U.S. 336 (1961).
- ^ Aro Manufacturing Co. v. Reemplazo de capota convertible Co. , 377 U.S. 476 (1964).
- ^ Ver Cuidado del techo convertible Archivado el 31 de julio de 2015 en la Wayback Machine ("Si se le cae un pájaro en el techo, retírelo de inmediato. Son muy ácidos y pueden dañar el techo rápidamente").
- ↑ Este punto está ilustrado por un coloquio que ocurrió durante la discusión oral entre el juez Tom Clark , quien luego se sumó a la opinión mayoritaria, y el abogado del titular de la patente, Elliot Pollack. El juez Clark dijo que le había dado a su hijo Ramsey Clark , entonces estudiante y posteriormente fiscal general de los Estados Unidos , su viejo Oldsmobile convertible de 1949, que tenía la capota patentada. El juez Clark había notado que la tela se había decolorado o corroído, aparentemente por acción del clima de Washington o de las aves, y aunque el producto aún estaba operativo, no estaba satisfecho con su apariencia y, sin embargo, no quería tener que pagar una segunda regalía de patente para arreglarlo. eso. Pollack sugirió que el juez Clark o su hijo podrían usar aguja e hilo para coser parches sobre las partes defectuosas. El juez Clark dijo que no quería hacer eso ("No sería práctico porque la fuga entraría en la costura del hilo y también que costaría mucho quitar la parte superior y, y coserla, [ hacer] más barato para mí comprar otro top "), y Pollack sintió que no podía ofrecer más sugerencias. El juez Clark pareció descontento con la respuesta. Ver argumento oral ; Texto de transcripción escrita .
- ^ Patente de Estados Unidos 2.569.724
- ^ Ver Aro I , 356 US en 343-44.
- ^ Estados Unidos contra Alcoa , 148 F.2d 416 , 425 ( 2d Cir. 1948).
- ^ Ver Aro I , 365 US en 343.
- ^ Aro I , 365 Estados Unidos en 346.
- ^ Aro I , 365 Estados Unidos en 345.
- ^ La tapa de tela en elcaso Aro era un componente no patentado de una combinación patentada.
- ^ Véase, por ejemplo , Barrows v. Jackson , 346 U.S. 249, 256 (1953).
- ^ James C. Bageman, Nota , infracción contributiva y la doctrina de la "reparación" , 38 S. Cal. L. Rev. 363, 370–71 (1965).
- ^ Thomas F. Caffrey, Nota de caso , 7 ViIl. L. Rev. 149, 152 (1961).
- ↑ Julius A. Shafran, Nota , 49 California. L. Rev. 988, 993 (1961).
- ^ Edmund J. Sease, Ley de patentes: reparación-reconstrucción: una revisión, análisis y propuesta , 20 Drake L. Rev. 85, 104 (1970).
enlaces externos
- El texto de Aro Manufacturing Co.v.Convertible Top Replacement Co. , 365 U.S. 336 (1961) está disponible en: Cornell CourtListener Findlaw Google Scholar Justia Library of Congress Oyez (audio del argumento oral)