Estoppel de antecedentes de enjuiciamiento , también conocido como estoppel de envoltorio de archivo , es un término que se utiliza para indicar que una persona que ha presentado una solicitud de patente y luego hace enmiendas específicas a la solicitud para adaptarse a la ley de patentes, puede no invocar la doctrina de equivalentes para ampliar el alcance de sus reclamaciones para cubrir la materia cedida por las modificaciones. Aunque es principalmente un término estadounidense, también surgen fuera de los Estados Unidos preguntas sobre si el historial de enjuiciamiento debería ser relevante para determinar el alcance de la protección de una patente o en qué medida [1]
Canadá
El 13 de diciembre de 2018, la nueva sección 53.1 de la Ley de Patentes hace que la evidencia del historial del enjuiciamiento sea admisible ante el Tribunal a los efectos de la construcción de la reclamación. [2]
Las patentes en Canadá están sujetas a una construcción intencionada , que se basa en leer tanto las reivindicaciones como las especificaciones para determinar el alcance de una patente, y no se permiten pruebas extrínsecas . Por lo tanto, los tribunales canadienses rechazan enfáticamente lo que denominan "impedimento legal de envoltura de expediente". [3] No se hace distinción entre los casos que involucran alegaciones de infracción literal y los que involucran infracción sustantiva, lo que significa que las negociaciones que han tenido lugar entre el titular de la patente y la Oficina de Patentes no pueden utilizarse para establecer un equivalente particular. De manera similar, el titular de una patente no puede utilizar cualquier negociación previa con la Oficina de Patentes para determinar el alcance de las reivindicaciones de la patente (es decir, las negociaciones no pueden ser utilizadas por el titular de la patente o contra el titular de la patente para determinar el alcance de las reivindicaciones dentro de la patentar).
Esta es una de las diferencias significativas que existen entre la jurisprudencia de patentes canadiense y estadounidense, lo que lleva a algunos comentaristas legales a afirmar que Canadá es más amigable con los titulares de derechos en la búsqueda de reclamos de patentes. [4]
Alemania
El Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictaminó en 2002 que "las cuestiones derivadas del historial de enjuiciamientos no pueden tenerse en cuenta en la evaluación del alcance de la protección de una patente, incluso en lo que respecta al requisito de seguridad jurídica". [1] [5] Más de una década después, el Tribunal Federal de Justicia dictaminó [6] el 14 de junio de 2016 que las declaraciones realizadas durante el enjuiciamiento pueden indicar cómo el experto interpreta una patente. Al mismo tiempo, la Corte Federal de Justicia estableció que tales indicaciones no deben ser consideradas como la única base para la construcción de una reclamación.
Irlanda
El Tribunal Supremo de Irlanda ha dictaminado que "las pruebas del expediente que reflejan las opiniones del titular de la patente en cuanto a la interpretación de las reclamaciones son inadmisibles". [1] [7]
Países Bajos
La Corte Suprema holandesa ha llegado efectivamente a la conclusión opuesta a la mayoría de los demás países de Europa. [1] El Tribunal Supremo de los Países Bajos ha declarado que cuando "un tercero invoca el expediente de examen para confirmar la interpretación que defiende de una patente, no puede verse que ese requisito [el umbral de duda razonable] forzaría ninguna restricción sobre involucrar datos públicos del expediente de examen con la interpretación de la patente ". [8]
Reino Unido
Los tribunales del Reino Unido han dictaminado que se debe desalentar el uso del archivo de examen para ayudar a la construcción de una patente [9], excepto cuando ese archivo incluya "información objetiva y comentarios sobre experimentos". [1] [10]
Estados Unidos
El caso de la definición de los actos propios persecución en los Estados Unidos es Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co .
Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.
Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal Holding
En noviembre de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal estableció una regla de exclusión completa. Esta regla de prohibición completa prohibía por completo al propietario de una patente afirmar la doctrina de equivalentes para ciertos elementos de su reclamo en casos en los que, durante la tramitación de su patente, presenta:
- una enmienda que restrinja el alcance de una reivindicación por cualquier motivo relacionado con los requisitos legales para una patente dará lugar a una prohibición completa con respecto al elemento de reivindicación enmendado;
- una enmienda de reclamación "voluntaria" que restrinja el alcance de la reclamación por una razón relacionada con los requisitos legales para una patente dará lugar a la preclusión del historial de enjuiciamiento en cuanto al elemento de reclamación enmendado; y
- una enmienda y no explica las razones de la enmienda durante la tramitación de su patente.
Revocación de la Corte Suprema
La Corte Suprema de los Estados Unidos en su opinión Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 US 722 (2002), citando la instrucción en Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. , determinó que "los tribunales Hay que tener cuidado antes de adoptar cambios que trastoquen las expectativas asentadas de la comunidad inventora ”, anuló la barra completa emitida por el Circuito Federal. También reconoció que, si bien cualquier enmienda de restricción realizada por una razón relacionada con la patentabilidad podría dar lugar a un impedimento legal de la historia de enjuiciamiento, los inventores que enmendaron sus reclamos en virtud de la jurisprudencia anterior no tenían ninguna razón para creer que estaban concediendo todos los equivalentes de los elementos enmendados al responder a un rechazo. Si lo hubieran sabido, declaró el Tribunal, podrían haber apelado el rechazo.
Con esta política en mente, la Corte declaró que prefería un enfoque de presunta exclusión a la doctrina de equivalentes. Este enfoque de presunción de exclusión sostiene que cuando se modifican las reivindicaciones, "se considera que el inventor concede que la patente no se extiende hasta la reivindicación original" y el titular de la patente tiene la carga de demostrar que la enmienda no renuncia al equivalente en particular. Entonces, para tener éxito, el titular de la patente debe establecer que:
- el equivalente era imprevisible en el momento de redactar la reclamación;
- la enmienda no renuncia al equivalente particular en cuestión; o
- había alguna razón por la que el titular de la patente no podía haber mencionado el equivalente en la reivindicación.
Ver también
Referencias
- ↑ a b c d e Richard Ebbink (junio de 2007). " " Para el registro "análisis". Mundo de las patentes .
- ^ Rama, Servicios legislativos (2018-12-13). "Leyes federales consolidadas de Canadá, Ley de Patentes" . leyes-lois.justice.gc.ca . Consultado el 21 de abril de 2019 .
- ^ Lovell Manufacturing Co. contra Beatty Bros.Ltd. (1962) 23 Fox Pat. C. 112 (Ex. Ct.), Y PLG Research Ltd. contra Jannock Steel Fabricating Co. , (1991) 35 CPR (3d) 346 (FCTD), señalado en Free World Trust contra Électro Santé Inc. , 2000 SCC 66 en el par. 64, [2000] 2 SCR 1024 (15 de diciembre de 2000)
- ^ Andrew M. Shaughnessy; Andrew E. Bernstein (2005). "Litigio sobre patentes: elegir entre Estados Unidos y Canadá" (PDF) . El Asesor Corporativo Metropolitano . 13 (2). Archivado desde el original (PDF) el 16 de agosto de 2012 . Consultado el 20 de enero de 2014 .
- ^ "BGH, Urteil vom 12. März 2002 - X ZR 43/01, [27] - Kunststoffrohrteil; OLG Düsseldorf" (en alemán).
- ^ "BGH, Urteil vom 14. Junio de 2016 - X ZR 29/15, - Permetrexed" (en alemán).
- ^ Ranbaxy Laboratories Ltd & ors -v- Warner Lambert Company , [2005] IESC 81, [2006] 1 IR 193 (2 de diciembre de 2005)
- ^ " Dijkstra vs. Saier , No. C05 / 200HR, Apelante en casación contra Saier Verpackungstechnik Gmbh & Co. Kg" (PDF) . Tribunal Supremo de los Países Bajos. 22 de diciembre de 2006.
- ^ Kirin-Amgen Inc y Ors contra Hoechst Marion Roussel Ltd y Ors [2004] UKHL 46 , [2005] 1 Todos ER 667 (21 de octubre de 2004)
- ^ Rohm y Haas Co y Anor contra Collag Ltd y Anor [2001] EWCA Civ 1589 en párr. 42, [2002] FSR 28 (29 de octubre de 2001)