General Talking Pictures Corp. contra Western Electric Co.

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Caso de la Corte Suprema de Estados Unidos

General Talking Pictures Corp. contra Western Electric Co.
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
Discutido del 13 al 4 de diciembre de 1937 Reorganizado del 19 al 20 de octubre de 1938 Decidido el 21 de noviembre de 1938
Nombre completo del caso	General Talking Pictures Corp. contra Western Elec. Co.
Citas	304 US 175 ( más ) 58 S. Ct. 849; 82 L. Ed. 1273; 1938 US LEXIS 1134; 37 USPQ 357
Historia del caso
Previo	Afirmado, 91 F.2d 922 ( 2d Cir.1937 )
Subsecuente	Afirmado en la nueva audiencia, 305 U.S. 124 (1938).
Tenencia
El propietario de una patente puede restringir legalmente a su licenciatario a la fabricación y venta de la invención patentada para su uso en solo uno o algunos de los campos distintos en los que es útil, excluyéndolo de los demás. Cuando un licenciatario, tan restringido, fabrica y vende el artículo patentado para un uso fuera del alcance de su licencia, es un infractor, y su comprador, que compra con conocimiento de los hechos, es igualmente un infractor. Afirmado.
Membresía de la corte
Presidente del Tribunal Supremo Charles E. Hughes Jueces asociados James C. McReynolds  · Louis Brandeis Pierce Butler  · Harlan F. Stone Owen Roberts  · Hugo Black Stanley F. Reed
Opiniones de casos
Mayoria	Butler, acompañado por Hughes, McReynolds, Sutherland, Stone
Disentimiento	Negro
Leyes aplicadas
Rev. Stat. § 4886 , según enmendado, 35 USC  § 31

General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. , 304 US 175 (1938), fue un caso que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en 1938. La decisión confirmó las llamadas limitaciones de campo de uso en las licencias de patentes : sostuvo que las limitaciones eran exigibles en unademanda por infracción de patente en un tribunal federal contra el licenciatario y quienes actuaban en concierto con él, por ejemplo, un cliente que a sabiendas compra un producto patentado al licenciatario que está fuera del alcance de la licencia. ^[1]

Una limitación del campo de usoes una disposición en una licencia de patente que limita el alcance de lo que el propietario de la patente autoriza a un licenciatario de fabricación (es decir, un licenciatario que fabrica un producto patentado o realiza un proceso patentado) para usar la patente para fabricar un producto específico o hacer cosas específicas . La licencia especifica un campo definido de operación permisible o especifica los campos de los cuales el licenciatario está excluido. A modo de ejemplo, tal licencia podría autorizar a un licenciatario a fabricar motores patentados solo para incorporarlos en camiones, o fabricar dichos motores solo para la venta a agricultores, o solo motores de 100 a 200 caballos de fuerza. De manera más general, este tipo de licencia permite al licenciatario utilizar la invención patentada en algunas, pero no en todas, las posibles formas en las que se podría explotar la invención.En una licencia de campo de uso exclusivo, el licenciatario es la única persona autorizada para utilizar la invención en el campo de la licencia.^[2]

La doctrina General Talking Pictures no se aplica a todos los casos en los que el propietario de una patente impone una restricción sobre lo que se puede hacer posteriormente con el producto patentado. Cuando el propietario de la patente vende un producto patentado a un cliente, por ejemplo, se aplica la doctrina del agotamiento y la patente ya no opera para limitar lo que el cliente hace con el producto o en qué campo lo usa. ^[3]

Antecedentes de hecho

AT&T poseía patentes sobre tubos de vacío (que la opinión mayoritaria denominó " amplificadores ") y otorgó la licencia de las patentes a Transformer Company para fabricar tubos para su uso en el campo de las radios domésticas o pequeños amplificadores denominados no comerciales. AT&T otorgó licencias a otras compañías (sus subsidiarias) en el campo del llamado uso comercial, o amplificadores grandes para uso en teatros . Los tubos de vacío utilizados en los diferentes campos eran indistinguibles. Transformer Company vendió sus productos a General Talking Pictures (GTP), que conocía la limitación del campo de uso pero (como Transformer Company) la ignoró. AT&T demandó a GTP y Transformer Company.

Decisión de la Corte Suprema

Opinión de la mayoría

La mayoría sostuvo el acuerdo como un recurso legítimo y bien conocido: "Los titulares de patentes pueden otorgar licencias que se extienden a todos los usos o se limitan al uso en un campo definido". The Transformer Company era solo un licenciatario no exclusivo en un campo limitado, como lo sabían él y General Talking Pictures. The Transformer Company no tenía derechos fuera de su campo de licencia y, por lo tanto, "no pudo transmitir al peticionario [General Talking Pictures] lo que ambos sabían que no estaba autorizado a vender". La mayoría no prestó atención a si los llamados amplificadores eran en realidad componentes intercambiables de los sistemas de amplificación, un punto que Justice Black enfatizó en su disensión. ^[4]

Opinión disidente

El juez Black disintió. Según él lo percibía, y consideraba de gran importancia, los tubos que fabricaban todos los licenciatarios eran artículos de comercio fungibles e intercambiables, que la Compañía Transformadora estaba autorizada a fabricar. Una vez que dejaron las manos del licenciatario de fabricación, que las vendió a General Talking Pictures, salieron del monopolio de patentes:

El estatuto de patentes que permite al titular de la patente "fabricar, usar y vender" no confiere poder para fijar y restringir los usos a los que se puede destinar un producto comercializable después de haber sido comprado en el mercado abierto a alguien a quien se le otorgó autoridad para fabricar y véndelo. Ni el derecho a hacer, ni el derecho a usar, ni el derecho a vender un mueble , incluye el derecho ... a controlar el uso del mismo bien por parte de otra persona que lo haya comprado. Una licencia para vender un bien inmueble comercial ampliamente utilizado debe ser para posibles compradores ... una transferencia de todo el derecho del titular de la patente a vender; no puede —como las partes no contratantes— restringir el uso de artículos de compra ordinarios comprados en el mercado libre .

Impacto

La doctrina General Talking Pictures sigue siendo una ley válida, sujeta a posibles excepciones antimonopolio (ver más abajo). La doctrina del agotamiento no funciona para liberarse de las ventas de productos de monopolio de patentes que un licenciatario limitado hace a alguien que busca usar el producto vendido fuera del campo licenciado, al menos cuando el comprador tiene aviso de la limitación. No obstante, existe tensión entre las dos doctrinas, particularmente cuando la licencia de campo de uso no es tan explícita como podría ser. Luego, como lo ilustra la reciente decisión de la Corte Suprema en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics , Inc. , ^[5]Las reglas "predeterminadas" se hacen cargo. Las reglas predeterminadas, que se aplican cuando un tribunal interpreta una licencia u otro contrato como ambiguo o incompleto, son que la doctrina del agotamiento rige sobre la doctrina general de Talking Pictures en casos ambiguos. Una restricción de uso en una licencia debe ser explícita para vincular a un vendedor, si es que lo hace. Además, la regla por defecto para las licencias para fabricar un producto patentado es que la licencia es ilimitada, es decir, cubre todos los campos posibles. Por lo tanto, una licencia de fabricación es ilimitada a menos que su lenguaje indique explícitamente lo contrario. Debido a que los documentos contractuales en el caso Quanta no eran suficientemente explícitos, o eso parecía creer la Corte Suprema, la Corte aplicó la doctrina del agotamientoen lugar de la doctrina General Talking Pictures . Por lo tanto, los compradores del producto patentado eran libres de utilizarlos sin las restricciones que el titular de la patente pretendía imponerles.

Excepción antimonopolio

En algunas circunstancias, los acuerdos de campo de uso (en particular los de los conjuntos de patentes ) pueden violar las leyes antimonopolio. Se puede utilizar un conjunto de licencias de campo de uso para asignar mercados entre fabricantes competidores de un producto con la consiguiente manipulación de precios.

Así, en Hartford-Empire Co. c. Estados Unidos , ^[6] los tribunales condenaron un cartel entre fabricantes de botellas que operaba repartiendo diferentes mercados a diferentes miembros del cartel. Los miembros recibieron licencias limitadas en los respectivos mercados que se les asignaron. Se consideró que esto violaba las leyes antimonopolio.

En Ethyl Gasoline Corp. v. Estados Unidos , ^[7] el acusado Ethyl había establecido un elaborado programa de licencias en virtud de sus diversas patentes sobre un aditivo de combustible de plomo tetraetilo , un combustible de motor que contiene plomo tetraetílico y un método de funcionamiento de un motor de automóvil con combustible que contiene tetraetilo de plomo. Ethyl vendió el aditivo para combustible y autorizó a los compradores a usarlo para practicar las otras patentes. El programa de licencias fijaba los precios del combustible para motores y limitaba estrictamente los tipos de clientes a los que los titulares de licencias podían vender el combustible para motores. Ethyl enfatizó ante la Corte Suprema el hecho de que si bien vendió el combustible sujeto a una restricción posventa, obtuvo la licencia de las otras patentes, que cubrían ella fabricación del combustible (mediante la adición de tetraetilo de plomo a la gasolina ordinaria) y el uso del combustible en los motores de los automóviles. Ethyl argumentó que las patentes con licencia y la fabricación llevaron el caso al amparo de la doctrina General Talking Pictures . La Corte Suprema se negó a hacer distinciones entre las diferentes patentes y desestimó todo el programa por “regular” indebidamente a la industria en violación de las leyes antimonopolio.

Referencias

Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.

1. General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. , 304 U.S. 175 (1938), afirmado en el ensayo, 305 U.S. 124 (1938).  Este artículo incorpora material de dominio público de este documento del gobierno de EE . UU .
2. Ver en general Herbert Hovenkamp, Restricciones posteriores a la venta y daño competitivo: La doctrina de la primera venta en perspectiva , 66 NYU Ann. Surv. Soy. L. 487, 496 (2011).
3. Hovenkamp.
4. Tampoco se mencionó que en Adams v. Burke, el titular de la patente Adams asignó los derechos para fabricar, vender y usar los productos patentados en Boston y en un radio de diez millas a su alrededor a Lockhart & Seelye, quien los fabricó y se los vendió a Burke. , quien los llevó a más de diez millas de Boston y los utilizó en su negocio. Véase Adams v. Burks , 1 Fed. Cas. 100 (Caso No. 50) (CCD Mass. 1871). Cuando Adams demandó a Burke por infracción de patente, la Corte Suprema sostuvo que Burke no era responsable debido a la doctrina del agotamiento. 84 Estados Unidos (17 Wall.) 453 (1873).
5. Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. , 553 Estados Unidos 617 (2008).
6. Hartford-Empire Co. v. Estados Unidos , 323 U.S. 386 (1945).
7. Ethyl Gasoline Corp. v. Estados Unidos , 309 U.S. 436 (1940).

Enlaces externos

• Trabajos relacionados con General Talking Pictures Corporation contra Western Electric Company (304 US 175) en Wikisource
• El texto de General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. , 304 U.S. 175 (1938) está disponible en: CourtListener Google Scholar Justia Library of Congress