Netscape Communications Corp. v. Konrad , 295 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2002), [1] fue una decisión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal . Afirmó que el uso público o la comercialización de una invención más de un año antes de la fecha de presentación le costará al inventor sus derechos de patente (ver también 35 USC § 100-105 ). El inventor en este caso fue Allan M. Konrad, unempleado del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley que diseñó e implementó un método para acceder y buscar objetos de datos almacenados en una computadora remota (patentes de Estados Unidos 5.544.320; [2] 5.696.901; [3] 5.974.444 [4 ]). Netscape se movió para invalidar las patentes de Konrad en el tribunal de distrito de EE. UU. Inmediatamente después de que Konrad presentó una demanda por infracción de patente contra los clientes de Netscape. El tribunal de distrito concluyó que las patentes de Konrad no eran válidas porque no cumplían con los criterios de elegibilidad de la barra de uso público y de venta de 35 USC § 102b . En particular, el tribunal de distrito determinó que Konrad (1) colocó su invención en el dominio público mostrándola a otros sin un acuerdo de confidencialidad y (2) intentó venderla a otras entidades legales, ambas más de un año antes de presentar la solicitud de la patente. El tribunal de apelaciones, tras la revisión, confirmó la decisión del tribunal de distrito por las mismas razones.
Netscape Communications Corp. contra Konrad | |
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Tribunal | Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal |
Nombre completo del caso | Netscape Communications Corporation, Microsoft Corporation y America Online, Inc. contra Konrad |
Decidido | 9 de julio de 2002 |
Cita (s) | 295 F.3d 1315 ; 63 USPQ2d 1580 |
Historia del caso | |
Acción (es) previa (s) | Hallazgo para el demandante, Netscape Communications Corp. v. Konrad , No. 00-20789 ( ND Cal. 2 de abril de 2001) (encuentra las Patentes de Estados Unidos No. 5,544,320, 5,696,901 y 5,974,444 inválidas para uso público y comercialización antes de la fecha límite) |
Acciones posteriores | Nueva audiencia denegada, 2 de agosto de 2002 |
Tenencia | |
Las patentes de Konrad no son elegibles para la protección de patentes en los Estados Unidos porque se utilizaron y comercializaron públicamente más de un año antes de la fecha de presentación de la patente. | |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Haldane Robert Mayer , Pauline Newman y Sharon Prost |
Leyes aplicadas | |
35 USC § 102 | |
Palabras clave | |
Barra a la venta , Patente |
Fondo
Alan M. Konrad posee las patentes estadounidenses 5.544.320; [2] 5.696.901; [3] 5.974.444; [4] todo sobre un sistema para acceder y buscar una base de datos que reside en una computadora remota. El 8 de febrero de 2000, Konrad presentó una demanda por infracción de patente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas contra treinta y nueve clientes de Netscape Communications Corp. , incluidos Microsoft Corp. y America Online, Inc. Netscape, actuando en interés de sus relaciones con los clientes, solicitó al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California que invalide las patentes de Konrad mediante una sentencia declarativa . Netscape argumentó que el sistema de Konrad estaba en uso público y a la venta antes del 8 de enero de 1992, exactamente un año antes de que presentara la primera patente para esta invención. De acuerdo con 35 USC § 102b , una patente es válida a menos que "la invención haya sido patentada o descrita en una publicación impresa en este o en un país extranjero o en uso público o en venta en este país, más de un año antes de la fecha de la solicitud de patente en los Estados Unidos ". Netscape prevaleció en su argumento; el tribunal de distrito determinó que la patente no era válida el 18 de junio de 2001. Konrad luego apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal .
Hechos
Konrad comenzó su empleo en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) en 1977. El 8 de septiembre de 1990, Konrad probó un método para buscar una base de datos que reside en una computadora remota. Poco tiempo después, Konrad reveló su invención a la oficina de patentes de LBNL (octubre de 1990), [1] pero solicitó la primera de sus tres patentes sólo el 8 de enero de 1993, estableciendo así una barra para el 8 de enero de 1992 (es decir, un año antes). fecha para uso público y venta bajo 35 USC § 102b . En el tiempo transcurrido entre la primera prueba exitosa y la fecha límite, Konrad demostró su invento al personal de computación de la Universidad de California sin que ellos ejecutaran un acuerdo de confidencialidad , [1] y ofreció adaptar su invento para su uso en el Laboratorio Superconductor Super Collider de la Asociación de Investigación Universitaria y Stanford Linear Accelerator Center a cambio de dinero. [1]
Asuntos
En su apelación, Konrad argumentó que el tribunal de distrito se equivocó al concluir que sus patentes no eran válidas. En particular, argumentó que no usó públicamente ni intentó vender sus patentes antes de la fecha crítica, como lo requiere 35 USC § 102b . Según el precedente legal establecido en Petrolite Corp. v. Baker Hugher, Inc. , [5] una invención se ha utilizado públicamente si fue utilizada por "una persona distinta del inventor que no se encuentra bajo ninguna limitación, restricción u obligación de secreto de el inventor". Por un precedente legal establecido en Group One, Ltd. contra Hallmark Cards, Inc. , [6] se ha ofrecido a la venta una invención si "se eleva al nivel de una oferta comercial para la venta, una que la otra parte podría convertir en un contrato vinculante por simple aceptación ". Además, la venta debe realizarse entre dos entidades legales separadas por In re Caveney . [7]
Uso público
El argumento de Konrad
Konrad admitió haber demostrado su invento antes de la fecha crítica sin comunicar explícitamente a su audiencia que era confidencial. Independientemente, Konrad argumentó que esta demostración no cumple con los criterios de uso público por tres razones. Primero, argumentó que debido a que tanto LBNL como la audiencia de demostración fueron financiados por el Departamento de Energía de EE. UU. , La divulgación de la invención que hizo a la oficina de patentes de LBNL antes de la demostración permitía una expectativa implícita de confidencialidad. En segundo lugar, argumentó que la demostración fue un experimento y, por lo tanto, no puede considerarse uso público bajo el precedente legal establecido en Baxter v. Cobe . [8] Finalmente, argumentó que no reveló todas las limitaciones de su invención.
Decisión de la corte
El tribunal de apelaciones rechazó los tres argumentos de Konrad. En primer lugar, el tribunal señaló que, aunque Konrad reveló su invención a LBNL, una fuente de financiación común no es suficiente para mantener una expectativa de confidencialidad. En particular, el contrato entre LBNL y el Departamento de Energía de EE. UU. Requiere que LBNL "prevea la protección de la propiedad gubernamental", [1] "salvaguarde los datos restringidos" [1] y "proporcione divulgaciones por escrito", [1] pero dice nada sobre la confidencialidad de los proyectos financiados por el Departamento de Energía de EE. UU. [1]
En segundo lugar, el tribunal concluyó que la demostración de Konrad no puede considerarse un experimento porque no proporcionó "pruebas objetivas que respalden el uso experimental". [1] Es decir, Konrad falló en "mantener registros de las pruebas" [1] y, en algunos casos, no tenía el control total de su invento — dejó que la gente lo probara sin monitorearlos. [1] De hecho, el tribunal utilizó el propio testimonio de Konrad de que el propósito de la demostración "era convencer a la gente de que ... había un proyecto viable" [1] para concluir que su intención era obtener apoyos en lugar de experimentar. [1]
Finalmente, el tribunal concluyó que, aunque Konrad puede no haber revelado todas las limitaciones, la diferencia entre lo que se reveló y la invención real habría sido obvia para una persona con habilidades técnicas razonables. Esto, afirmó el tribunal, estaba respaldado por el precedente legal de Lough v. Brunswick Corp. [9] En este caso, el tribunal aprovechó el testimonio de Konrad de que el cliente inicial utilizado en la invención real "es muy similar, si no el mismo, a, iconos de programas de software creados para iniciar rápidamente un programa ", [1] y, por lo tanto, pueden derivarse fácilmente de la demostración, que incluía la inicialización a través de un terminal. [1]
Bar a la venta
El argumento de Konrad
Konrad admitió haberse ofrecido a adaptar su invento para su uso en el Laboratorio Superconductor Super Colisionador de la Asociación de Investigación Universitaria y en el Centro Acelerador Lineal de Stanford a cambio de una compensación. Sin embargo, Konrad argumentó que esto no era una venta porque esos laboratorios, al igual que su empleador LBNL, fueron financiados por el Departamento de Energía y, por lo tanto, son la misma entidad legal. Luego, por el precedente establecido en In re Caveney , [7] argumentó, la oferta no es una venta, sino un mero "instrumento contable utilizado para rastrear la transferencia de fondos de investigación entre dos laboratorios del Departamento de Energía". [1]
Decisión de la corte
El tribunal de apelaciones rechazó el argumento de Konrad. El precedente legal requiere que en el caso de que el vendedor y el comprador estén financiados por la misma entidad, la existencia de una venta depende de si la agencia de financiación puede prohibir la divulgación pública. [10] En este caso, sin embargo, el tribunal concluyó que el Departamento de Energía no ejerce suficiente control sobre los laboratorios para evitar que filtren la invención al público: "Todo indica que el Departamento de Energía financió proyectos específicos en Lawrence Berkeley Laboratorio , el Laboratorio Superconductor Super Colisionador y el Centro Acelerador Lineal de Stanford , pero nunca ejerció tal control sobre ellos, como para convertirlos en parte de la misma entidad ". [1]
Impacto
Entidades separadas
La aplicación de la barra a la venta requiere que el comprador y el vendedor sean "entidades separadas". [7] Sin embargo, antes de este caso, los tribunales consideraban que lo que constituían entidades separadas era muy vago. [11] De hecho, los tribunales han utilizado tradicionalmente una prueba de la "totalidad de circunstancias" [12] (una en la que se examinan todos los hechos) para determinar si el comprador y el vendedor son realmente entidades separadas. Un impacto importante de este caso fue que aclaró lo que significa ser entidades separadas. [11] En particular, el tribunal de apelaciones de Netscape formuló una prueba para determinar si el comprador y el vendedor son de hecho dos entidades separadas como sigue: [1]
Cuando, como en este caso, ambas partes de una supuesta oferta comercial de venta reciben fondos de investigación de la misma entidad, puede resultar más difícil determinar si el inventor está intentando comercializar su invención. En consecuencia, en tales casos, la existencia de un obstáculo depende de si el vendedor controla al comprador de tal manera que la invención queda fuera del alcance del público.
A pesar de la aclaración, la prueba aún requiere un análisis basado en hechos del grado en que una entidad "controla" a la otra. [11] En Netscape, el hecho de que el Departamento de Energía no obliga a los laboratorios nacionales a un acuerdo de confidencialidad (al menos, no a proyectos no financiados) se consideró una falta de control. [1]
Referencias
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Netscape Communications Corp. contra Konrad , 295 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2002).
- ^ a b Estados Unidos 5.544.320
- ^ a b Estados Unidos 5.696.901
- ^ a b Estados Unidos 5.974.444
- ^ Petrolite Corp. contra Baker Hughes Inc. , 96 F.3d 1423 , 1425 (Fed. Cir. 1996).
- ^ Group One, Ltd. contra Hallmark Cards, Inc. , 254 F.3d 1041 , 1048 (Fed. Cir. 2001).
- ↑ a b c In re Caveney , 761 F.2d 671 , 676 (Fed. Cir. 1985).
- ^ Baxter Int'l, Inc. contra Cobe Labs., Inc. , 88 F.3d 1054 , 1059 (Fed. Cir. 1996).
- ^ Lough v. Brunswick Corp. , 86 F.3d 1113 , 1122 n. 5 (Fed. Cir. 1996).
- ^ Ferrag v. Quipp, Inc. , 45 F.3d 1562 , 1567 (Fed. Cir. 1995).
- ^ a b c La punta de oferta comercial de la barra de venta, después de Pfaff. Litigante de propiedad intelectual. Septiembre de 2002
- ^ Sinskey contra Pharmacia Ophthalmics Inc. , 982 F.2d 494 , 498 (Fed. Cir. 1992).
enlaces externos
- El texto de Netscape Communications Corp. v. Konrad , 295 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2002) está disponible en: CourtListener Google Scholar Justia