La Universidad de Stanford contra Roche Molecular Systems, Inc. , 563 US 776 (2011), fue uncaso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte sostuvo que el título de una invención patentada corresponde primero al inventor, incluso si el inventor es un investigador en un laboratorio financiado con fondos federales sujeto a la Ley Bayh-Dole de 1980. [1] Los jueces afirmaron el entendimiento común del derecho constitucional estadounidense de que los inventores originalmente son dueños de las invenciones que hacen, y las obligaciones contractuales de ceder esos derechos a terceros son secundarias. [2]
Para comprender el caso, se requiere una breve descripción de la disputa y de los entendimientos comunes sobre la propiedad de las invenciones.
El caso surgió de una disputa sobre las patentes que cubrían las pruebas de diagnóstico para la infección por VIH (patentes de EE. UU. Números 5.968.730, [3] 6.503.705, [4] y 7.129.041 [5] ), originalmente propiedad de la Universidad de Stanford, y pruebas de diagnóstico de VIH vendidas por Roche. [6] Cuando Stanford demandó a Roche por infringir las patentes en 2005, Roche respondió afirmando que era propietaria conjunta de las patentes, debido a un acuerdo que un miembro de la facultad de Stanford, el Dr. Mark Holodniy, firmó a fines de la década de 1980 cuando realizó una investigación en Cetus, la empresa de biotecnología que inventó la PCR y que luego fue adquirida por Roche.
Cuando Holodniy se incorporó a la facultad de Stanford poco antes de visitar Cetus, él, como todo el personal científico de empresas e instituciones de investigación, firmó un acuerdo en el que aceptaba que su empleador sería propietario de los inventos que hiciera. El acuerdo de Stanford, en particular, establecía que él "'acuerda [d] ceder' a Stanford su 'derecho, título e interés en' invenciones resultantes de su empleo en la Universidad". [6] : 2
El laboratorio de Stanford en el que trabajaba Holodniy había estado trabajando en el desarrollo de mejores pruebas de VIH y quería probar el nuevo método de PCR, por lo que el supervisor de Holodniy había organizado que trabajara en Cetus para aprender la técnica. Según la práctica comercial estándar, Cetus hizo que Holodniy firmara un acuerdo de confidencialidad antes de permitirle ingresar a sus instalaciones. El acuerdo particular que firmó Holodniy establecía que Holodniy “cederá y cederá” a Cetus su “derecho, título e interés en cada una de las ideas, invenciones y mejoras” realizadas “como consecuencia de [su] acceso” a Cetus. [6] : 2
Después de completar su formación en Cetus, Holodniy regresó a Stanford, donde él y otros empleados de Stanford probaron la técnica de medición del VIH. Durante los años siguientes, Stanford obtuvo cesiones escritas de derechos de los empleados de Stanford, incluido Holodniy, y presentó varias solicitudes de patente relacionadas con el procedimiento. Stanford obtuvo tres patentes para el proceso de medición del VIH. Algunas de las investigaciones de Stanford relacionadas con la técnica de medición del VIH fueron financiadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), por lo que sometieron la invención a la Ley Bayh-Dole. En consecuencia, Stanford reveló la invención al gobierno, otorgó al gobierno una licencia no exclusiva, intransferible y pagada para usar el procedimiento patentado y notificó formalmente a los NIH que eligió conservar el título de la invención.