El caso Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corporation , 174 F.3d 1036 (9th Cir.1999), escuchado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos , estableció que la infracción de marca registrada podría ocurrir mediante el uso de marcas registradas. términos en las metaetiquetas HTML de las páginas web cuando es probable que se produzca una confusión de intereses inicial . [1]
Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corp. | |
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Tribunal | Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos |
Nombre completo del caso | Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corp. |
Argumentó | 10 de marzo de 1999 |
Decidido | 22 de abril de 1999 |
Cita (s) | 174 F.3d 1036 ; 50 USPQ2d 1545; 99 Cal. Op. Diaria Serv. 2899; 1999 Daily Journal DAR 3779 |
Historia del caso | |
Historia previa | Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp. , No. 98-cv-09074-CM-AJW (CD Cal. 30 de noviembre de 1998) (denegando la moción ex parte de orden de restricción temporal, negando la moción ex parte de orden de mostrar causa con respecto a la orden judicial preliminar). |
Historia posterior | Brookfield Communications Inc. contra West Coast Entertainment Corp. , 1999 US Dist. LEXIS 23251 (CD Cal. 10 de junio de 1999) (fallo sobre mociones de sentencia sumaria). |
Tenencia | |
Brookfield tiene una marca comercial válida y protegida en "MovieBuff" y el uso de West Coast del nombre de dominio moviebuff.com podría causar confusión. West Coast no puede utilizar el término "MovieBuff" en las metaetiquetas HTML de su sitio web. Aunque no existe riesgo de confusión, el uso de "MovieBuff" en las metaetiquetas podría causar una confusión de interés inicial. | |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | William Cameron Canby, Jr. , Diarmuid Fionntain O'Scannlain , Kim McLane Wardlaw |
Opiniones de casos | |
Mayoria | Diarmuid Fionntain O'Scannlain |
Leyes aplicadas | |
15 USC § 1114 , § 1125 (a) , ( Ley Lanham ) |
Fondo
En 1993, Brookfield Communications comenzó a vender software que proporcionaba a los clientes una base de datos de búsqueda de información relacionada con el entretenimiento, como listas de actores, directores, próximas películas y otras noticias relacionadas. El software se vendió con la marca "MovieBuff". En 1996, Brookfield comenzó a vender su producto MovieBuff y a brindar acceso en línea a su base de datos de búsqueda desde su sitio web. El dominio moviebuff.com ya se había registrado en West Coast Entertainment, por lo que Brookfield se registró y usó otros dominios. En 1997, Brookfield solicitó el registro federal de "MovieBuff" como marca comercial tanto de bienes como de servicios . Recibió los registros en 1998. [1]
En 1998, Brookfield se enteró de que West Coast tenía la intención de lanzar un sitio web en moviebuff.com que contendría, entre otras cosas, una base de datos de búsqueda de noticias relacionadas con el entretenimiento. Brookfield emitió una carta de cese y desistimiento a West Coast indicando que el sitio web infringiría la marca registrada de Brookfield, MovieBuff. West Coast siguió adelante con sus planes para el sitio web; Posteriormente, Brookfield presentó una queja alegando infracción de marca registrada y competencia desleal en violación de la Ley Lanham . [1]
Historia procesal
En noviembre de 1998, Brookfield presentó una demanda contra West Coast ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California alegando infracción de marca registrada y competencia desleal en virtud de las secciones 32 y 43 (a) de la Ley Lanham , 15 USC § 1114 , § 1125 (a ) . Brookfield luego solicitó una orden de restricción temporal que evitaría que West Coast use "MovieBuff" o "moviebuff.com" como su nombre de dominio, el nombre de su servicio en línea o en cualquier "código oculto o metaetiquetas" en su sitio web. El tribunal de distrito denegó la moción de una orden de restricción temporal, tras lo cual Brookfield presentó una apelación y una orden judicial contra West Coast en espera de la apelación; el tribunal de distrito volvió a negar la orden judicial. Finalmente, Brookfield presentó una moción de emergencia para una orden judicial pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que fue concedida. Luego, el Noveno Circuito escuchó la apelación de la denegación original de una orden de restricción temporal. [1]
Queja
En su queja, Brookfield alegó que el plan de West Coast de ofrecer una base de datos de búsqueda en línea de noticias relacionadas con el entretenimiento en el sitio moviebuff.com constituiría una infracción de marca registrada y competencia desleal bajo las secciones 32 y 43 (a) de la Ley Lanham , 15 USC § 1114 , § 1125 (a) , que infringe la marca registrada de Brookfield "MovieBuff". [1]
Informe de oposición
Poco después de que Brookfield presentara su denuncia, West Coast presentó un escrito de oposición en el que defendían su derecho a utilizar moviebuff.com como estaba previsto. West Coast dio dos razones: 1) West Coast era el usuario principal de la marca; y 2) su uso previsto de moviebuff.com no causaría riesgo de confusión, por lo que no podría haber una violación bajo la Ley Lanham . West Coast presentó dos argumentos para respaldar su afirmación como usuario principal de la marca: 1) West Coast había utilizado "The Movie Buff's Movie Store" en promociones y publicidad desde 1986 y tenía una marca registrada federalmente en ese logotipo; o 2) West Coast había establecido su derecho a la marca mediante el uso de "moviebuff.com" antes de que Brookfield comenzara a ofrecer su servicio de base de datos de búsqueda en línea. [1]
Hallazgo de la corte
Al considerar si conceder la orden judicial preliminar contra West Coast, el Tribunal de Apelaciones consideró por separado el uso de West Coast del nombre de dominio moviebuff.com y el uso de West Coast de cualquier "código oculto o metaetiquetas" que contenga "MovieBuff" o cualquier término que pueda Causar confusión con la marca registrada de Brookfield. [1]
Uso de nombre de dominio
Brookfield tuvo que establecer primero que tenía una marca comercial protegida válida en "MovieBuff". El tribunal determinó que sí, rechazando el argumento de West Coast de que su uso de "The Movie Buff's Movie Store" desde 1986 estableció su uso anterior. El tribunal basó su conclusión en el hecho de que la marca comercial de West Coast no era "esencialmente la misma" que "MovieBuff". El tribunal también rechazó el segundo argumento de West Coast, que era el usuario principal de moviebuff.com porque comenzó a usar ese nombre de dominio cuando lo registró en febrero de 1996, mientras que Brookfield solo comenzó a ofrecer la base de datos en línea con el nombre MovieBuff en agosto de 1997. El tribunal determinó que el uso de moviebuff.com en West Coast no comenzó hasta que anunció públicamente el lanzamiento de ese sitio web en 1998, por lo que el uso de "MovieBuff" por parte de Brookfield en relación con su base de datos de búsqueda en línea es anterior al uso de moviebuff.com en West Coast y, por lo tanto, Brookfield es el usuario senior. [1]
Una vez que el tribunal estableció que Brookfield era el usuario principal de su marca, luego analizó si existía una probabilidad de confusión que haría que los consumidores atribuyeran el sitio de West Coast en moviebuff.com a Brookfield. El tribunal consideró los ocho factores conocidos comúnmente como los factores Sleekcraft para determinar si existía riesgo de confusión: "similitud de las designaciones en conflicto; relación o proximidad de los productos o servicios de las dos empresas; fuerza de la marca Brookfield; canales de comercialización utilizados; grado de cuidado que probablemente tendrán los compradores al seleccionar los productos; intención de West Coast al seleccionar su marca; evidencia de confusión real; y probabilidad de expansión en las líneas de productos ". Después de sopesar cada uno de estos factores, el tribunal determinó que existía una probabilidad de confusión y que Brookfield estableció una "probabilidad de éxito en su afirmación de que el uso de moviebuff.com en West Coast viola la Ley Lanham" y, por lo tanto, una orden judicial preliminar contra West Se justificaba el uso costero de ese nombre de dominio. [1]
Uso de metaetiquetas
El tribunal consideró por separado la cuestión de si West Coast podría utilizar "MovieBuff" en cualquiera de sus códigos HTML. El tribunal determinó que si bien hacerlo podría hacer que un motor de búsqueda incluya el sitio de West Coast en los resultados devueltos para el término de búsqueda "MovieBuff", es poco probable que cause confusión, ya que el buscador verá el sitio de West Coast listado por el nombre de dominio (p. Ej. , westcoastvideo.com) y no se confundirá en cuanto a la fuente de ese sitio. Sin embargo, el tribunal determinó que tal uso de la marca podría resultar en una confusión de intereses inicial . [1]
Para explicar la confusión de intereses inicial, el tribunal dio como analogía el caso en el que uno de los competidores de la costa oeste, por ejemplo, Blockbuster, coloca un letrero en la carretera que proclama "West Coast Video, salida 7" cuando en realidad West Coast Video está en la salida 8. y Blockbuster Video está en la salida 7. El tribunal explicó cómo es probable que los clientes que tomen la salida 7 en busca de West Coast Video terminen alquilando en Blockbuster una vez que se den cuenta de que no pueden encontrar West Coast Video y ven que Blockbuster está allí. Incluso los clientes que prefieran West Coast Video a Blockbuster podrían decidir que no vale la pena volver a la autopista para continuar buscando un West Coast Video. Aunque esos clientes no tienen confusión, saben que están alquilando a Blockbuster, Blockbuster ha creado una confusión de intereses inicial y se está beneficiando injustamente de la buena voluntad establecida por la marca West Coast Video. El tribunal explicó que la señal de tráfico falsa colocada por Blockbuster para atraer a los clientes de West Coast Video es análoga a la inclusión de West Coast de "MovieBuff" en su código HTML. [1]
West Coast argumentó que el uso de "MovieBuff" en sus metaetiquetas era un término descriptivo apropiado y, por lo tanto, era un uso legítimo. Sin embargo, el tribunal determinó que, si bien el uso del término descriptivo "Movie Buff" era perfectamente legal, el uso de "MovieBuff" no lo era. El primero es un término descriptivo asociado con los productos de la Costa Oeste, el segundo ni siquiera es una palabra en el idioma inglés. [1]
El tribunal determinó que era probable que Brookfield tuviera éxito en su reclamo de infracción de marca registrada y, por lo tanto, revocó la decisión del tribunal de distrito y remitió al tribunal de distrito para que se otorgara la orden judicial preliminar. [1]
Crítica posterior
El juez Berzon del Noveno Circuito, en una opinión concurrente en Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. , preguntó si el tribunal quería "seguir aplicando una regla insoportable", refiriéndose a la confusión de intereses inicial como se discutió en Brookfield . [2]
Ver también
- Google, Inc. contra American Blind & Wallpaper Factory, Inc. , No. 03-05340 (ND Cal. 18 de abril de 2007).
- Network Automation, Inc. contra Advanced Systems Concepts, Inc. , 638 F.3d 1137 (noveno cir. 2011).
Referencias
- ^ a b c d e f g h i j k l m Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corp. , 174 F.3d 1036 ( noveno Cir. 1999).
- ^ Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp. , 354 F.3d 1020 ( noveno Cir. 2004).