El doble patentamiento es la concesión de dos patentes por una única invención , al mismo propietario y en el mismo país o países. Según la Oficina Europea de Patentes, es un principio aceptado en la mayoría de los sistemas de patentes que no se pueden otorgar dos patentes al mismo solicitante para una invención. [1] Sin embargo, el umbral para la doble patente varía de una jurisdicción a otra.
Por jurisdicción
Australia
La ley de patentes australiana incluye una prohibición legal sobre la doble patente para el mismo inventor, pero no para diferentes inventores, para la misma invención. [2] En primer lugar, la subsección 64 (1) otorga al Comisionado de Patentes la facultad discrecional de otorgar múltiples patentes para la misma invención:
- "Sujeto a esta sección, cuando hay 2 o más solicitudes de patentes para invenciones idénticas o sustancialmente idénticas, la concesión de una patente en una de esas solicitudes no impide la concesión de una patente en cualquiera de las otras solicitudes".
Sin embargo, la Subsección 64 (2) prohíbe dicha concesión cuando se otorgarían múltiples patentes al mismo inventor:
- "Dónde:
- (a) una solicitud de patente estándar reivindica una invención que es igual a una invención que es objeto de una patente y es realizada por el mismo inventor; y
- (b) la declaración o declaraciones relevantes en cada una de las especificaciones completas tienen la misma fecha o fechas de prioridad;
- no se puede otorgar una patente estándar en la solicitud ".
Las disposiciones legales contenidas en la Ley de Patentes de 1990 son una codificación de la ley establecida en el caso Dreyfus. [3] Una solicitud puede ser examinada y aceptada, pero la disposición de doble patente impedirá que se otorgue una patente en una segunda solicitud a menos que y hasta que la objeción sea eliminada mediante enmienda de la reivindicación o reivindicaciones infractoras o renuncia de la patente otorgada a favor la segunda aplicación.
Canadá
En Canadá, la Corte Suprema ha indicado que hay dos ramas del doble patentamiento. [4] La primera rama del doble patentamiento ("mismo invento" o "tipo de novedad") requiere que las reivindicaciones de dos patentes emitidas no sean idénticas o contiguas. La segunda rama de la doble patente (denominada doble patente "de tipo obviedad") requiere que las reivindicaciones de dos patentes emitidas sean "patentablemente distintas" (no obvias) una a la otra. Incluso las solicitudes que vencen el mismo día pueden estar abiertas a doble impugnación de patentes, ya que los tribunales han considerado que la posesión de dos patentes para una invención constituye un beneficio indebido. [5]
Técnicamente, el doble patentamiento solo puede existir entre patentes emitidas. Sin embargo, un examinador puede plantear objeciones a la doble patente durante la tramitación de una solicitud. La posición de la Oficina de Patentes es que tales objeciones se plantean como cortesía; Los examinadores no tienen la obligación de identificar situaciones de doble patente durante el enjuiciamiento. [6] La práctica canadiense difiere significativamente de la práctica estadounidense en este frente, en que, una vez que se encuentra una objeción de patente doble, no existe una disposición legal para la exención de responsabilidad final en la Ley de Patentes de Canadá . Por lo tanto, el descargo de responsabilidad final no está disponible para superar las objeciones de doble patente. En cambio, el solicitante debe demostrar (argumentando o modificando las reivindicaciones) que las reivindicaciones son patentablemente distintas a la vista de las de la solicitud co-pendiente.
Las solicitudes divisionales presentadas voluntariamente pueden ser susceptibles de ser atacadas por motivos de doble patente. Sin embargo, cuando la Oficina de Patentes obliga a una división durante el enjuiciamiento (es decir, para superar una objeción de unidad de invención), la Corte Suprema de Canadá ha indicado que dicha solicitud y su matriz no deberían estar abiertas a impugnaciones de doble patente. [7]
Convenio de Patente Europea
El Convenio de Patentes Europeas (EPC) no contiene ninguna disposición específica relacionada con el doble patentamiento. [8] El salas de recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP) abordó la cuestión en varios casos, sin embargo, y una remisión a la Cámara de Recursos finalmente se anunció en febrero de 2019. [9]
T 587/98
En 2000, la Junta Técnica de Apelación 3.5.2 de la OEP , en el caso T 587/98, sostuvo que, "No existe ninguna disposición expresa o implícita en el EPC que prohíba la presencia en una aplicación divisional de una reclamación independiente -explícitamente o como una reivindicación teórica a la que se llega mediante la división de una reivindicación real en reivindicaciones teóricas que recitan alternativas explícitas, que está relacionada con una reivindicación independiente en la solicitud principal (o patente si, como en el presente caso, ya se ha concedido) de tal manera que el reclamo 'principal' incluye todas las características del reclamo 'divisional' combinadas con una característica adicional ". [10] [11]
Obiter dictum en G 1/05 y G 1/06
Sin embargo, en junio de 2007, la Sala de Recurso Ampliada de la OEP en los asuntos G 1/05 y G 1/06 aceptó, mediante obiter dictum , [12] que
- "el principio de prohibición de la doble patente existe sobre la base de que un solicitante no tiene un interés legítimo en los procedimientos que conducen a la concesión de una segunda patente para la misma materia si ya posee una patente concedida para la misma. [13]
Por lo tanto, la Junta aceptó la práctica de la OEP "de que las enmiendas a una solicitud divisional son objetadas y rechazadas cuando la solicitud divisional enmendada reclama el mismo tema que una solicitud principal pendiente o una patente principal concedida". [13]
T 307/03
Poco después, en julio de 2007, la Junta Técnica 3.3.07 en el caso T 307/03 siguió el razonamiento de la Sala de Apelación Ampliada y sostuvo que un "principio de prohibición de la doble patente" era aplicable en virtud del EPC. [14] Además, sostuvo que la prohibición de la doble patente también era aplicable a una "reivindicación posterior formulada de manera más amplia" (en comparación con una reivindicación ya concedida en la solicitud principal ). [15] La Junta basó notablemente su razonamiento en la redacción del artículo 60 CPE según el cual "[el] derecho a una patente europea pertenecerá al inventor o su derechohabiente". [16] En otras palabras,
- "[una vez] que se ha concedido una patente al inventor (o su sucesor en el título), este derecho a una patente se ha agotado, y la Oficina Europea de Patentes tiene derecho a negarse a conceder una nueva patente al inventor (o su sucesor en título) para la materia para la que ya se le ha concedido una patente ". [dieciséis]
La Junta en el caso T 307/03 expresó su desacuerdo con la aparente conclusión de la decisión anterior T 587/98 de que no habría ningún fundamento en el EPC que prohíba las "reclamaciones contradictorias". [17]
En el caso T 307/03, que se refería a una solicitud divisional pendiente de una patente europea concedida, había tres solicitudes pendientes. En la solicitud principal, el objeto de la reivindicación 1 correspondía exactamente al objeto de la reivindicación 3 cuando dependía de la reivindicación 1 de la patente europea concedida (es decir, la patente concedida en la solicitud principal). [18] Por lo tanto, se objetó la reivindicación por doble patente y no se admitió la solicitud principal en el procedimiento. [18] La primera solicitud auxiliar no fue admitida en el procedimiento esencialmente por las mismas razones. [19] Finalmente, en la segunda solicitud auxiliar, el objeto de la reivindicación principal comprendido por el objeto de la reivindicación 3 de la solicitud principal concedida. [20] Esta solicitud tampoco fue admitida en el procedimiento por motivos de doble patente. [21] Por tanto, se rechazó la solicitud fraccionaria.
T 1391/07
En el caso T 1391/07 (noviembre de 2008), la Junta 3.4.02 sostuvo que no surgió una objeción de doble patente cuando las reivindicaciones de dos solicitudes solo se superponen, de tal manera que el alcance de protección buscado por la invención reivindicada en el La solicitud divisional era teóricamente diferente del alcance de la protección conferida por las reivindicaciones de la patente madre concedida. [22] En otras palabras, la Junta sostuvo que cuando existía un solapamiento parcial en los respectivos ámbitos de protección:
- "hay al menos una característica técnica en cada una de las reivindicaciones 1 [de la solicitud divisional] y la reivindicación 1 de la patente madre concedida que distingue claramente el objeto de la reivindicación respectiva del de la otra de las reivindicaciones, y que estos las características distintivas son tales que el alcance de la protección que busca la invención reivindicada en la solicitud [divisional] es teóricamente diferente del alcance de la protección conferida por la reivindicación 1 de la patente original concedida ", [23]
esto no dio lugar a una doble objeción al patentamiento. [24] La Junta 3.4.02 consideró que esto se ajustaba a las decisiones T 118/91, punto 2.4.1 de las razones, [25] T 80/98, punto 9, [26] T 587/98 ( DO EPO 2000 de 497), punto 3.3, [10] T 475/02, punto 8.6, [27] T 411/03, punto 4.2, [28] T 425/03, punto 4.2, [29] T 467/03 , punto 4.2, T 468/03, punto 4.2, [30] y T 579/05, punto 2.2, [31] y el obiter dictum en las decisiones G 1/05 y G 1/06. [24]
No es motivo de oposición (T 936/04)
En 2008, en el caso T 936/04, la Junta 3.3.07 sostuvo que el doble patentamiento no era motivo de oposición . [32] Sin embargo:
- "[queda] a discreción de las instancias de la OEP plantear la objeción en los procedimientos de oposición o de apelación de oposición contra las reclamaciones enmendadas propuestas, pero esto debe hacerse sólo en casos claros. El propósito detrás del principio de prohibición de la doble patente es para evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos, y no imponer a las instancias de la OEP la obligación de hacer una comparación compleja entre el caso que tienen ante sí y las reclamaciones que puedan haber sido otorgadas en algunos otros procedimientos ". [33]
Singapur
Desde julio de 2004, la cuestión de la doble patente proporciona un posible motivo para la revocación de todas las solicitudes de patente de Singapur. [34] En virtud del artículo 80 (1) (g) de la Ley de Patentes de Singapur , una patente puede ser revocada si "la patente es una de dos o más patentes para la misma invención que tiene la misma fecha de prioridad y es presentada por la misma parte o su sucesor en el título ". [34]
Reino Unido
La ley de patentes del Reino Unido (UK) contiene una disposición expresa relativa a la prohibición del doble patentamiento. La Ley de Patentes del Reino Unido de 1977 (modificada) establece en la Sección 18 (5):
- "Cuando dos o más solicitudes de patente para la misma invención que tengan la misma fecha de prioridad sean presentadas por el mismo solicitante o su derechohabiente, el contralor podrá, por ese motivo, negarse a otorgar una patente en cumplimiento de más de una de las solicitudes. . " [35]
La prohibición se extiende a las solicitudes de patente del Reino Unido correspondientes a patentes europeas concedidas para la misma invención. La Ley establece en la Sección 73 (2):
- "Si al contralor le parece que se ha concedido una patente en virtud de esta Ley y una patente europea (Reino Unido) para la misma invención con la misma fecha de prioridad, y que las solicitudes de patente fueron presentadas por el mismo solicitante o su sucesor en título, le dará al titular de la patente bajo esta Ley la oportunidad de hacer observaciones y de enmendar la especificación de la patente, y si el titular no logra convencer al contralor de que no hay dos patentes con respecto a la misma invención, o para enmendar el pliego de condiciones a fin de evitar que haya dos patentes con respecto a la misma invención, el contralor revocará la patente ". [36]
La interpretación de la sección debe ser literal. [37] Citando el caso de Patentes de Marley ([1994] RPC 231), en el caso de Intel Corporation (Patente del Reino Unido No. 2373896), el Oficial de Audiencias Sr. Ben Buchannan dijo:
- "La prueba del conflicto no es si dos patentes definen el mismo concepto inventivo, sino si las reivindicaciones de cada patente, cuando se interpretan correctamente, definen la misma invención". [38]
Estados Unidos
Estados Unidos tiene dos tipos de rechazos dobles de patentes. Uno es el rechazo de doble patente de tipo "mismo invento", basado en 35 USC § 101 , que establece en singular que un inventor "... puede obtener una patente". El segundo tipo de rechazo excluye lo que se conoce como doble patente "de tipo obviedad" o "no legal". El rechazo de la doble patente no estatutaria se basa en una doctrina creada judicialmente basada en la política pública y tiene como principal objetivo evitar la prolongación del plazo de la patente al prohibir las reivindicaciones en una segunda patente que son variaciones obvias de las reivindicaciones de una patente anterior. [39] Este tipo de rechazo de doble patente solo requiere un inventor común y no requiere propiedad común. [40] La terminología "no patentablemente distinto" o "distinguido" de las reivindicaciones anteriores se utiliza a menudo para describir la doble patente de "tipo de evidencia".
Los rechazos de patentes dobles se observan comúnmente en las solicitudes de patentes continuas . El rechazo de la doble patente de tipo obviedad, pero no de la doble patente de la misma invención, generalmente se puede superar si el solicitante de la patente presenta una exención de responsabilidad final y renuncia al plazo de la patente de emisión posterior que se extiende más allá del plazo de la patente anterior. Sin embargo, el descargo de responsabilidad solo se puede presentar si el mismo inventor o combinación de inventores se menciona en ambas patentes. Incluso entonces, los rechazos pueden mantenerse debido a hechos desfavorables. [41] El descargo de responsabilidad no es una admisión de que la invención es "la misma", y no creará una preclusión u obligación contractual cuando el inventor haya admitido "la invención". [42]
Si un requisito de restricción requirió la presentación de una solicitud de patente divisional , 35 USC § 121 brinda protección contra el rechazo por doble patente.
Referencias y notas
- ^ Directrices para el examen en la OEP , sección g - iv , 5.4 : "Patente doble".
- ^ Consulte la sección 64 del sitio web de ComLaw de la Ley de Patentes de 1990
- ^ Re dos aplicaciones de Henry Dreyfus (1927) 44 RPC 291
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- ^ GlaxoSmithKline Inc. et al. v. Apotex Inc. et al. (2003) 234 FTR 251, 27 CPR (cuarto) 114 (FCTD)
- ^ Re solicitud de patente de Orasure (2009) 79 CPR (cuarto) 205 (PAB)
- ^ Consolboard Inc. contra MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [1981] 1 SCR 504, 56 CPR (2d) 145 en 169 (SCC)
- ^ T 307/03, motivos 2.3.
- ^ Hughes, Rose (22 de febrero de 2019). "Rompiendo: Nueva remisión a la Sala de Recurso ampliada sobre el doble patentamiento" . IPKat . Consultado el 23 de abril de 2019 .
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- ^ "Doble peligro y patentes europeas - Propiedad intelectual - Reino Unido" . www.mondaq.com . Consultado el 17 de agosto de 2018 .
- ^ T 1391/07, razones 2.5. " la Sala de Recurso ampliada ha respaldado recientemente mediante obiter dictum en las decisiones G 1/05 y G 1/06 la práctica de la OEP a este respecto (véase el punto 13.4 de las razones:" La Sala acepta que el principio de prohibición de doble patentamiento existe ... ")
- ^ a b Decisión G 1/05 de la Sala de Recurso ampliada de la OEP , Motivos 13.4. (véanse también DO EPO 2008, 271 y 307).
- ^ Decisión T 307/03 de la Junta Técnica de Recurso 3.3.07 de 3 de julio de 2007 , que se publicará en el Diario Oficial de la OEP. Véase también T 936/04, razones 2.1, " [La Junta 3.3.07] ha aplicado [el principio de prohibición de la doble patente] para rechazar una solicitud (divisional) en la decisión T 307/03 de 3 de julio de 2007 sobre la base de solicitudes que involucraron la doble patente sobre reclamos ya otorgados en una patente emitida en la solicitud principal en ese caso " . La decisión fue criticada en la literatura por D. Harrison y T. Bremi, epi información 2/2009, 64. La decisión también fue comentó en blogs especializados en marzo de 2009, véase (en francés) Laurent Teyssèdre, Interdiction de la double brevetabilité , Le blog du droit européen des brevets, 18 de marzo de 2009; David Pearce, Patentes dobles en la OEP: una nueva visión , IPKat , 20 de marzo de 2009; David Pearce, Derk Visser sobre el doble patentamiento , IPKat, 24 de marzo de 2009 (incluidas las referencias al EPC Travaux Préparatoires de Derk Visser).
- ^ T 307/03, Palabras clave y motivos 5.3.
- ^ a b T 307/03, razones 2.1.
- ^ T 307/03, razones 2.7.
- ^ a b T 307/03, razones 3.1.
- ^ T 307/03, motivos 4.1.
- ^ T 307/03, motivos 5.2.
- ^ T 307/03, motivos 5.3.
- ^ Decisión de 7 de noviembre de 2008, número de caso: T 1391/07 - 3.4.02 , motivos 2.4, 2.5.
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- ^ Oficina Europea de Patentes. "Decisión de 28 de julio de 1992, asunto número T 0118/91 de 28.7.1992" .
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- ^ a b Joseph Krupa, Lee Chai Lian, Evite problemas de patentes dobles , Gestión de la propiedad intelectual, septiembre de 2008.
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- ^ Patente de Marley [1994] RPC 231 @ 241
- ^ [1] BL O / 281/12 (25 de julio de 2012)
- ^ "804-Definición de doble patente" .
- ^ Ver In re Hubbell (Fed. Cir. 2013)
- ^ Véase, por ejemplo, Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337, 1343-44 (Fed. Cir. 2008). En Agrizap , cuando el titular de la patente se enfrentó a un doble rechazo de patente de tipo obviedad, "corrigió la autoría de la patente '636 de modo que tanto la patente' 636 como la patente '091 tuvieran el mismo inventor y solicitaron una exención de responsabilidad final". Según el Circuito Federal, "Esto eliminó la patente '091 como base para el rechazo de una doble patente de tipo obviedad". Sin embargo, superar el rechazo basado en la patente anterior no fue suficiente, porque la realización comercial del dispositivo patentado (el "Gopher Zapper") había estado en uso público más de un año antes de que se presentara la solicitud de la patente posterior. A pesar de la evidencia de un gran éxito comercial, no pudo "superar la fuerza abrumadora delcaso de obviedad prima facie de Woodstream". Por lo tanto, la patente posterior era inválida por obviedad bajo 35 USC § 103 : "Este es un caso de libro de texto en el que las reivindicaciones afirmadas involucran una combinación de elementos familiares de acuerdo con métodos conocidos que no hacen más que producir resultados predecibles".
- ^ Véase Quad Environmental Technologies Corp. v. Union Sanitary District, 946 F.2d 870 (Fed. Cir. 1991).
enlaces externos
- Convenio de Patente Europea
- Directrices para el examen en la OEP , sección g - iv , 5.4 : "Doble patente".
- Directrices para el examen en la OEP , sección c - ix , 1.6 : "Reclamaciones" (solicitudes divisionales)
- Servicio de Investigación Jurídica de las Salas de Recurso, Oficina Europea de Patentes, Jurisprudencia de las Salas de Recurso de la OEP (novena edición, julio de 2019), ii . f .5 : "Patente doble"
- Estados Unidos
- MPEP 804