Egbert v. Lippmann , 104 US 333 (1881), fue un caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que el uso público de una invención prohíbe patentarla. [1] El fallo del Tribunal estuvo influido por su opinión de que el inventor había perdido su derecho a patentar la invención "durmiendo en sus derechos" mientras otros comercializaban la tecnología. [2]
Egbert contra Lippmann | |
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Disputado el 11 y 14 de noviembre de 1881 Decidido el 12 de diciembre de 1881 | |
Nombre completo del caso | Egbert contra Lippmann |
Citas | 104 US 333 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | En apelación del Tribunal de Circuito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York |
Tenencia | |
La venta o el uso público de una invención durante un período de tiempo especificado por la ley prohíbe la patente de esa invención. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Woods, junto con Waite, Clifford, Field, Bradley, Hunt, Harlan, Matthews |
Disentimiento | Molinero |
Leyes aplicadas | |
35 USC § 102 |
Fondo
Hechos
Samuel Barnes diseñó " corsé de acero", que eran resortes dispuestos verticalmente para endurecer un corsé. Samuel hizo el invento en 1855 después de haber estado presente mientras dos mujeres, su "amiga íntima", Frances Willis, y su amiga, la señorita Cugier, "se quejaban de la rotura de los aceros de sus corsés". Samuel ideó un dispositivo más fuerte usando dos piezas de metal unidas para crear un corsé de acero reforzado y doble. [3] Luego le dio los resortes a Frances, quien en 1863 se convertiría en su esposa y más tarde en la ejecutora de su testamento . En 1858 le dio otro juego de aceros, que ella utilizó durante mucho tiempo. En 1863, Samuel y Frances le mostraron el invento a su amigo Joseph Sturgis; y en marzo de 1866 Samuel solicitó una patente . [4] Samuel murió un mes después de la patente emitida en julio de 1866. Frances se volvió a casar en 1870 y se convirtió en Frances Egbert. Posteriormente, Frances, como ejecutora de Samuel y propietaria de la patente, demandó por infracción de patente .
Procedimientos en el tribunal inferior
Frances Egbert demandó a Phillip Lippmann y August Seligmann en el Distrito Sur de Nueva York. [5] El juez de circuito Blatchford juzgó el caso y mantuvo la patente inválida debido al uso público. El gobernó:
No fue un uso para experimentar, o un uso en privado o un uso privado. Fue un uso práctico en público del artículo completo [a pesar de su ocultación e invisibilidad dentro del corsé]. No se mantuvo ni se impuso ningún secreto en cuanto al artículo o su estructura. [6]
Frances apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Fallo de la Corte Suprema
Opinión de la mayoría
El juez William Burnham Woods escribió para la mayoría, explicando que el uso público de la invención por una sola persona es suficiente para ser considerado un uso público, incluso cuando el uso de la invención no es visible para el público en general. Del mismo modo, un obsequio a otra parte sin tener en cuenta el secreto o las restricciones de uso es suficiente para prohibir una patente por la misma razón. El hecho de que el uso de una invención sea público o privado "no depende necesariamente del número de personas de las que se conozca su uso". [7]
Más bien: "Si un inventor, habiendo fabricado su dispositivo, lo da o lo vende a otro, para que lo use el donatario o el comprador sin limitación, restricción o mandato de secreto y se usa así, dicho uso es público aunque el uso y el conocimiento del uso puede limitarse a una sola persona ". [7] Es de uso público porque "[s} pudo haberlos exhibido a cualquier persona, o haber fabricado otros aceros del mismo tipo y usarlos o venderlos sin violar ninguna condición o restricción impuesta por el inventor". [8] Así, la Corte trató el regalo de Barnes de los aceros para corsé a su "amigo íntimo" (no entonces a su esposa) sin que ella primero firmara un acuerdo de confidencialidad como si fuera una venta en el curso normal de los negocios. [9]
La mayoría sostuvo que el uso aquí era diferente al de City of Elizabeth v. Pavement Company porque no se trataba de un esfuerzo de buena fe para probar o experimentar con el diseño. Además, Barnes “durmió sobre sus derechos” durante los once años entre 1855 y 1866, sin solicitar una patente hasta que otros fabricantes ya habían incorporado aspectos similares al diseño de Barnes en sus propios productos. No se molestó en solicitar una patente hasta que se dio cuenta tardíamente de que podía beneficiarse potencialmente de su invento. Por tanto, el tribunal declaró inválida la patente. [8]
Disentimiento
El juez Samuel Freeman Miller fue el único disidente en este caso, en desacuerdo con la mayoría sobre la naturaleza “pública” del uso de Frances de los aceros para corsé. La mayoría ignora la palabra estatutaria "público" en la ley de patentes que hace que el "uso público" sea un obstáculo para patentar una invención. Miller argumentó:
Un uso privado con consentimiento, que no podría conducir a ninguna copia o reproducción de la máquina, que enseñó la naturaleza de la invención a nadie más que a la parte a la que se dio dicho consentimiento, lo que dejó al público en general tan ignorante de esto como fue antes del descubrimiento del autor, no fue un abandono al público y no anuló su solicitud de patente. Si el pequeño resorte empinado insertado en un solo par de corsés y usado por una sola mujer, cubierto por su ropa exterior y en una posición siempre oculta a la observación pública, es un uso público de esa pieza de acero, estoy en un pérdida para conocer la línea entre un uso público y uno privado. [10]
Legislación posterior
La Ley de Invenciones de Estados Unidos (AIA) de 2011 puede haber anulado por completo a Egbert v. Lipmann . [11] La disposición de uso público del estatuto ahora establece que una persona no tiene derecho a una patente si "la invención reivindicada estaba ... en uso público ... o de otro modo disponible al público antes de la fecha de presentación efectiva de la invención." [12] Eso parece limitar el uso público a los usos disponibles para el público y excluir como barreras a la patentabilidad cualquier uso privado oculto, inaccesible, ya que implica que el uso público está dentro de la clase de cosas que de otro modo están disponibles para el público. [13] Un resorte de acero escondido dentro de un corsé no parece estar disponible para el público.
El requisito de disponibilidad es consistente con el historial legislativo de la AIA. Antes de la votación del Senado, el Senador Jon Kyl explicó al Senado que el Comité Judicial había agregado las palabras "de otra manera disponible para el público" para "derogar [] la regla anunciada en Egbert v. Lippmann ". [14]
Comentario
La comentarista feminista Kara Swanson analizó el caso como una explicación de la doctrina del uso público en "las intersecciones de género y propiedad intelectual desde una perspectiva feminista". En su opinión:
Al igual que las tecnologías más célebres de la época, como el teléfono, el telégrafo y la bombilla, el corsé fue producto de muchos inventores, que realizaron y patentaron mejoras y pelearon por sus derechos en los tribunales. Mientras las mujeres estadounidenses se ponían sus corsés, entablaban una relación íntima diaria con una tecnología fuertemente protegida por patentes. El corsé durante estas décadas estuvo profundamente arraigado tanto en la construcción social del género y la sexualidad, como un marcador de feminidad y respetabilidad, como en el sistema de patentes de Estados Unidos, como un bien comercial sobre el que muchos reclamaban derechos de propiedad intelectual. Entonces, controlar el corsé ofrece una manera de considerar simultáneamente el género, la sexualidad y la ley de patentes. [15] : 57
Swanson argumenta que la considerable expansión de la Corte del concepto de "uso público" de la explotación comercial al uso secreto sin un acuerdo de confidencialidad reflejó los prejuicios de género de la Corte en el siglo XIX. La mayoría de la Corte se opuso al hecho de que Frances no se adhiriera a "la ideología de género predominante en la época" al convertirse no solo en una fabricante de corsés, sino en una litigante que hizo cumplir las patentes, "un papel en el que actuó directamente en la esfera pública, sin la mediación de un hombre, y en un desafío tácito a la ideología de las esferas separadas "según la cual las mujeres no actuaban públicamente como hombres. [15] : 111 Swanson se burla de la demanda de la mayoría de que Barnes debería haber conseguido que Frances firmara un acuerdo de confidencialidad para evitar el abandono de su derecho a una patente:
Un hombre no necesita que su amante firme un acuerdo de que ella no mostrará su ropa interior a nadie más; su derecho exclusivo a ver esa ropa interior era una suposición de su relación privada. Y si la relación era privada, ¿entonces el uso del acero no era también privado y, por lo tanto, no podía activar la prohibición legal? [15] : 113
Brian J. Love explica el fallo como un ejemplo de "malos hechos que marcan el comienzo de la creación de una mala ley". [16] : 7 Le resulta "difícil imaginar una decisión que considere 'público' el interior de la ropa interior de una pareja romántica". [16] : 7 El caso tiene más sentido, argumenta, para ver el caso como una invención " submarina ". Señala los hechos: "primero, que el inventor esperó once años antes de presentar una solicitud de patente; y segundo, que la industria de los resortes de corsé adoptó de manera independiente e inocente el mismo diseño mientras tanto". [16] : 8 Love, por lo tanto, castiga al Tribunal Egbert por distorsionar la ley de patentes para llegar a su juicio en este caso:
En lugar de enunciar una regla equitativa para proteger las expectativas establecidas y, a la inversa, para castigar a quienes se sientan en sus derechos solo para surgir más tarde y trastocar esas expectativas, la Corte optó por extender el significado de "usado públicamente" a un presuntamente torturado y, como mínimo, en un grado bastante contrario a la intuición. Los miembros de la Corte, parece muy posible, detectaron a un mal actor y tomaron la decisión deliberada de no recompensar su comportamiento brusco. Pero, en lugar de hacerlo directamente y de una manera dirigida únicamente al inventor involucrado en este caso, la Corte lo hizo sub silentio y de una manera que creó una trampa perenne para los inventores poco sofisticados que continúa destruyendo los derechos de patente incipientes de los pequeños inventores. hasta el día de hoy, más de un siglo después. [16] : 8
Ver también
- Kara W. Swanson, Getting a Grip on the Corset: Gender, Sexuality and Patent Law , 23 Yale JL & Feminism 57 (2011) - análisis feminista y sociológico del caso, proporcionando un "análisis feminista de la doctrina del uso público como se define en Egbert "
- Swanson, Kara W. (18 de abril de 2019). "El corsé. Una historia de la propiedad intelectual en 50 objetos, Claudy Op Den Camp y Dan Hunter (eds) ., Cambridge University Press". Documento de investigación de la Facultad de Derecho de la Northeastern University No 307-2017 , a través de SSRN.
Referencias
Las citas en este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.
- ↑ Egbert v. Lippmann , 104 U.S. 333 (1881).
- ^ Egbert , 104 US en 337 ("El inventor durmió sobre sus derechos durante once años").
- ^ Ver Egbert , 104 US en 335.
- ↑ Según la Corte Suprema, al permitir que Francis usara los aceros en sus corsés durante un período prolongado antes de solicitar una patente, Samuel "durmió sobre sus derechos durante once años". Egbert , 104 US en 337. Para las ocurrencias de los abogados de patentes sobre este tema, consulte, por ejemplo, Robert P. Merges y John F. Duffy, Ley y política de patentes: casos y materiales 522-27 (4ª ed. 2007).
- ^ Egbert contra Lippmann , 8 F. Cas. 370 (CCSDNY 1878).
- ↑ Egbert , 8 F. Cas. en 371.
- ^ a b Egbert , 104 Estados Unidos en 336.
- ^ a b Egbert , 104 Estados Unidos en 337.
- ^ Véase Kara W. Swanson, Getting a Grip on the Corset: Gender, Sexuality and Patent Law , 23 Yale JL & Feminism 57, 108 (2011) ("Al considerar la transferencia a Frances como si fuera una venta, la Corte cambió no solo el corsé de Frances, sino toda la relación entre el futuro esposo y la esposa, al ámbito público y comercial . A partir de esta suposición, la Corte consideró [sólo] lo que Frances 'podría haber' hecho. ").
- ^ Egbert , 104 Estados Unidos en 339.
- ^ Véase en general Joseph A. Lingenfelter, Poner al público de nuevo en uso público: interpretación de la Ley de Invenciones Leahy-Smith America de 2011 , 31 Ga. St. UL Rev. 867 (2015).
- ^ 35 USC § 102 (a) (1).
- ^ Es un principio aceptado de construcción legal que cuando una lista de elementos tiene la forma A, B o C , se entiende que C modifica todos los elementos anteriores.
- ^ 157 Cong. Rec. Sl371 (edición diaria, 8 de marzo de 2011). También afirmó que el desacuerdo del juez Miller en ese caso había sido correcto.
- ^ a b c Kara W. Swanson, Cómo controlar el corsé: género, sexualidad y ley de patentes , 23 Yale JL y feminismo 57 (2011).
- ^ a b c d Brian J. Love, Los malos actores y la evolución de la ley de patentes , 101 Va. L. Rev. Online 1 (2015).
enlaces externos
- Trabajos relacionados con Egbert v. Lippmann en Wikisource
- El texto de Egbert v.Lippmann , 104 U.S. 333 (1881) está disponible en: CourtListener Google Scholar Justia Library of Congress OpenJurist