Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012), es una decisión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal que dictaminó que cuando el software simplemente actúa como un "conducto" para la prestación de servicios a través de Internet , y no tiene un valor independiente per se , no constituye un "bien" que se "vende o transporta en el comercio" con el fin de establecer si es o no una marca comercial de " el software de computadora "ha sido" abandonado "bajo 15 USC § 1064 y 15 USC § 1127 (las secciones relevantes de la Ley Federal de Lanham) .[1]
Lens.com, Inc. v. 1-800 Contactos, Inc. | |
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Tribunal | Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal |
Nombre completo del caso | Lens.com, Inc., Apelante, v. 1-800 Contactos, Inc., Apelado. |
Decidido | 3 de agosto de 2012 |
Cita (s) | 686 F.3d 1376 |
Historia del caso | |
Historia previa | 92,049,925 ( USPTO (2011)) |
Tenencia | |
Una marca comercial otorgada en relación con "software de computadora" puede considerarse abandonada si el titular registrado simplemente usa el software de computadora de una manera "accesoria" a sus ventas al por menor de otros productos. El software de computadora usado de esa manera puede, como una determinación de hecho, no ser considerado un "bien" que se "vende o transporta en el comercio" para los propósitos de 15 USC § 1127. | |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Pauline Newman , Richard Linn y Kimberly Ann Moore |
Opiniones de casos | |
Mayoria | Linn, acompañado por un tribunal unánime |
Leyes aplicadas | |
15 USC § 1064 , 15 USC § 1127 ( Ley Lanham ) |
El caso fue importante porque aclaró la opinión del Circuito Federal sobre el requisito de "uso en el comercio" de las marcas cuando se empleaba un uso no tradicional de la marca. Esto tuvo implicaciones para los titulares de marcas comerciales que poseían propiedad intelectual relacionada con "programas informáticos" y vendían productos a través de Internet. Esto también afectó a los titulares de marcas que utilizaban sus marcas de maneras no tradicionales [2] o a aquellos cuyas marcas se describían de manera inapropiada en la presentación de la marca. [3]
Antecedentes del caso
Ambas partes eran minoristas competidores de lentes de contacto y productos relacionados. En 2001, Lens.com había intentado registrar la marca comercial LENS en relación con " servicios de tiendas minoristas que ofrecen productos de gafas de contacto prestados a través de una red informática mundial". [1] La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) rechazó la solicitud, citando el registro previo de la misma marca por otra empresa en relación con " software de computadora que incluye programas utilizados para pedidos electrónicos de lentes de contacto en el campo de la oftalmología , optometría y óptica . " [1] Lens.com finalmente recibió esta marca registrada previamente por la otra compañía como parte del acuerdo de una demanda. Sin embargo, Lens.com no procedió a registrar la marca comercial LENS en relación con los servicios de la tienda minorista, como había intentado hacer anteriormente. Continuó vendiendo lentes de contacto a los consumidores a través de su sitio web.
En 2008, el apelado / demandante 1-800 Contacts presentó una solicitud ante la Junta de Apelación y Juicio de Marcas (TTAB) para cancelar la marca comercial LENS , alegando, entre otras cosas, que el apelante / demandado Lens.com había abandonado la marca comercial porque nunca había vendido o dedicado al comercio de " software de computadora ". [1] En 2010, la TTAB estuvo de acuerdo, indicando que el software de Lens.com "era meramente incidental a su venta minorista de lentes de contacto y no era un 'bien en el comercio', es decir," solicitado o comprado en el mercado por [su] valor intrínseco ". [4]
La moción de Lens.com para una reconsideración de su decisión fue rechazada por la TTAB más tarde en 2010, y la USPTO poco después procedió a cancelar la marca registrada. [5] Lens.com apeló la decisión de cancelación ante el Tribunal Federal de Circuito, que emitió su decisión el 3 de agosto de 2012.
Decisión
El Tribunal falló a favor del apelado / demandante, Contactos 1-800, afirmando la decisión de la TTAB debajo de ella.
El hecho de que Lens.com no vendiera software no fue impugnado en la apelación. Por lo tanto, bajo 15 USC § 1127 (1) (B), la única forma en que Lens.com podría probar que estaba usando la marca comercial y no la había abandonado sería probar que su software fue "transportado en el comercio". Citando In re Shareholders Data , 495 F.2d 1360, 1361 (CCPA 1974), el Tribunal determinó que un artículo no calificaría como tal cuando ese artículo es "simplemente el conducto a través del cual [el solicitante] presta servicios". [1] Además, recordó el principio "bien establecido" de Shareholders Data de que cuando un artículo "no tiene un valor independiente aparte de los servicios, no es probable que dicho artículo sea un bien independiente en el comercio". [1]
A pesar de un exceso de precedentes con respecto a los "bienes en el comercio" utilizados junto con los servicios, la Corte señaló la falta de precedentes en el contexto de los servicios de Internet sobre la cuestión de si el software de esos proveedores de servicios era un "bien independiente en el comercio" y, por lo tanto, propiamente el tema de una marca comercial por derecho propio, o "meramente incidental" a los servicios a través de Internet, y por lo tanto no. [1] El Tribunal declaró que el caso Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc. , 261 F.3d 1188, 1194 (11th Cir. 2001), demostró que en algunos casos la distribución de software a través de Internet podría satisfacer el requerimiento. Sin embargo, sostuvo que esa determinación debería hacerse sobre una base fáctica, caso por caso. El Tribunal también afirmó que la prueba aplicable era "si el software: (1) es simplemente el conducto o la herramienta necesaria útil solo para obtener los servicios del solicitante; (2) está tan inextricablemente ligado y asociado con el servicio que no tiene existencia viable aparte de eso; y (3) no se vende por separado ni tiene ningún valor independiente aparte de los servicios ". [1]
Al aplicar estos principios al caso que nos ocupa, el Tribunal determinó que el software de Lens.com era "simplemente el conducto" para sus servicios de venta minorista en línea y estaba "inextricablemente entrelazado" con él. El Tribunal no encontró "evidencia" de que el software tuviera algún "valor independiente". [1] Distinguió Planetary Motion porque la naturaleza del software en cuestión, un sitio de correo web llamado "Coolmail", era diferente a cualquier "software" utilizado por Lens.com para vender sus lentes de contacto a través de Internet. En Planetary Motion , los consumidores asociaron la marca Coolmail con el software en sí, mientras que en el caso de Lens.com, los consumidores asociaron la marca LENS con el servicio de lentes de contacto, no con el software. Por lo tanto, concluyó que la marca registrada de Lens.com no estaba en "uso comercial" en asociación con software, afirmando así la decisión de la TTAB a continuación de cancelar la marca. [6]
Finalmente, el Tribunal no accedió a la segunda vía de argumentación de Lens.com, que la TTAB se había basado erróneamente solo en una parte del expediente de solicitud de Lens.com para tomar su decisión. Con base en el expediente de la decisión a continuación, el Tribunal determinó que la TTAB había considerado debidamente todo el expediente de la solicitud. [7]
Desarrollos posteriores
Mientras este caso estaba en curso, las dos partes también se vieron envueltas en otros litigios sobre marcas registradas. Aproximadamente un año después de esta decisión, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito resolvió otra controversia entre 1-800 Contacts y Lens.com, esta vez sobre el uso de esta última de la marca de su competidor en Google adwords como un medio para redirigir a los clientes a los suyos. sitio web. [8] El Décimo Circuito sostuvo que Lens.com no cometió una infracción de marca registrada cuando compró publicidad de búsqueda utilizando la marca registrada 1800 CONTACTS registrada federalmente de 1-800 Contacts como palabra clave.
En agosto de 2016, la Comisión Federal de Comercio presentó una queja administrativa contra 1-800 Contacts alegando, entre otras cosas, que sus prácticas de aplicación de marcas de publicidad en búsquedas han restringido la competencia de manera irrazonable en violación de la Ley FTC. 1-800 Contacts ha negado todas las irregularidades y está programado para comparecer ante un juez de derecho administrativo de la FTC en abril de 2017. [9]
Ver también
- 1-800 contactos
Referencias
- ^ a b c d e f g h i Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc. , 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012).
- ↑ Glover, Jerry (16 de agosto de 2012). "El circuito federal aclara el significado de" uso comercial "para las marcas registradas" . Leavens, Strand y Glover, LLC . Consultado el 6 de octubre de 2014 .
- ^ Amato, Yuo-Fong (1 de diciembre de 2012). "El circuito federal afirma la cancelación del registro cuando las mercancías se identificaron erróneamente" . Gordon Rees Scully Mansukhani, LLP . Consultado el 26 de octubre de 2014 .
- ^ Lens.com , supra , en 3.
- ^ Ibíd .
- ^ Lens.com , supra , en 12.
- ^ Lens.com , supra , en 12-13.
- ^ 1-800 Contactos, Inc. v. Lens.com, Inc. , 722 F.3d 1229 (10 ° Cir. 2013).
- ^ David O. Klein y Joshua R. Wueller, Aplicación de marcas comerciales y publicidad en búsquedas en Internet: un riesgo regulatorio para propietarios de marcas , litigante de propiedad intelectual, noviembre / diciembre. 2016.
Otras lecturas
- Matheson, Hillary Cain (3 de agosto de 2012). "Marca registrada cancelada porque el software utilizado como conducto para proporcionar servicios a través de Internet no es un bien comercial" . Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett y Dunner, LLP . Consultado el 8 de octubre de 2014 .
enlaces externos
- Trabajos relacionados con 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc. en Wikisource
- Texto de . Lens.com, Inc. v 1-800 Contactos, Inc. , 686 F. 3d 1376 (.. Fed Cir 2012) está disponible en: CourtListener Google Académico Justia Leagle