Princo Corp. v. ITC , 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010) [1] fue una decisión de 2010 de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal , que buscaba limitar la defensa del uso indebido de patentes a reclamos por infracción de patentes. Princo sostuvo que una parte que hace valer la defensa del uso indebido de una patente, en ausencia de un caso demal uso per se , debe probar tanto el "apalancamiento" de la patente que se aplica en su contra como un efecto anticompetitivo sustancial fuera del alcance legítimo de ese derecho de patente. En tal fallo, el tribunal enfatizó que el supuesto uso indebido debe involucrar a la patente en litigio, no a otra patente.
Princo Corp. contra ITC | |
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Tribunal | Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal |
Nombre completo del caso | Princo Corp. v. Comisión de Comercio Internacional |
Decidido | 30 de agosto de 2010 |
Cita (s) | 616 F.3d 1318 ; 96 USPQ2d 1233 |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Randall Ray Rader , Pauline Newman , Haldane Robert Mayer , Alan David Lourie , William Curtis Bryson , Arthur J. Gajarsa , Richard Linn , Timothy B. Dyk , Sharon Prost , Kimberly Ann Moore |
Opiniones de casos | |
Mayoria | Bryson, acompañado por Rader, Newman, Lourie, Linn, Moore |
Concurrencia | Prost, acompañado por Mayer |
Disentimiento | Dyk, acompañado por Gajarsa |
Leyes aplicadas | |
Ley de tarifas de 1930 , 19 USC § 1337 |
La opinión de la mayoría "enreda [d] la jurisprudencia del uso indebido de patentes con conceptos antimonopolio". [2] Sin embargo, la opinión posterior de la Corte Suprema en Kimble v. Marvel Entertainment, LLC , [3] apunta fuertemente en la dirección opuesta, rechazando la combinación de uso indebido y antimonopolio e insistiendo en que incorporan políticas diferentes.
Fondo
La Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC) llevó a cabo una investigación de la presunta infracción de Princo de las patentes de Philips Corporation de EE. UU. Mediante la importación de discos ópticos: discos compactos grabables ("CD-R") y discos compactos regrabables ("CD-RW") (en conjunto "CD-R / RW"). Estos dispositivos y la tecnología relacionada fueron desarrollados en las décadas de 1980 y 1990, principalmente por Philips y Sony, trabajando en colaboración. Estas empresas también desarrollaron estándares técnicos para garantizar que los discos CD-R y CD-RW hechos por diferentes fabricantes fueran compatibles y reproducibles en máquinas nuevas y también en máquinas preexistentes que fueron diseñadas para leer la generación anterior de discos compactos ("CD") y Discos compactos de "solo lectura" ("CD-ROM"). Los estándares para CD-R y CD-RW se recopilaron en una publicación conocida como "Libro naranja". [4]
Al desarrollar los estándares CD-R / RW, los ingenieros de Sony y Philips desarrollaron diferentes soluciones para el problema de cómo codificar la información de posición en el disco para que el lector / grabador de CD de un consumidor pudiera mantener la posición adecuada mientras escribe datos en el disco, que eran reclamados en sus respectivas patentes: la patente Lagadec de Sony y las patentes Raaymakers de Phillips. Los ingenieros de ambas empresas coincidieron en que el enfoque de Raaymakers "era simple y ... funcionó muy bien". La USITC concluyó que, por el contrario, el enfoque de Lagadec era "propenso a errores" y habría sido "muy difícil" de aplicar. Por lo tanto, Philips y Sony acordaron incorporar el enfoque de Raaymakers en el Libro Naranja como el estándar para la fabricación de discos CD-R / RW. [4]
Sony y Phillips juntaron las patentes necesarias para implementar los estándares, y Phillips fue designado administrador para poner las licencias a disposición de la industria. Philips ofreció varias licencias de "paquete" diferentes para las patentes de Philips y Sony (y las de varios otros titulares de patentes). Philips incluyó en los paquetes de patentes aquellas patentes que consideró potencialmente necesarias para fabricar discos CD-R o CD-RW compatibles con Orange-Book, incluidas las patentes Raaymakers y Lagadec. Las licencias del paquete contenían una restricción de "campo de uso", que limitaba a los licenciatarios a utilizar las patentes con licencia para producir discos de acuerdo con los estándares del Libro Naranja. Después de 2001, Philips ofreció opciones de paquetes adicionales, agrupando las patentes en dos categorías, denominadas "esenciales" y "no esenciales", para producir CD. [4]
A finales de la década de 1990, Princo (un fabricante taiwanés, también conocido como Princo Corp o Princo Corporation [5] ) trató de fabricar discos e importarlos a los EE. UU., Y celebró un acuerdo de licencia de paquete con Philips. Poco después, sin embargo, Princo dejó de pagar las tarifas de licencia requeridas por el acuerdo. Philips luego presentó una queja ante la ITC, alegando que Princo estaba violando la sección 337 de la Ley de Tarifas de 1930 , 19 USC § 1337, [6] al importar CD-R y CD-RW que infringían las patentes de Philips. [7]
Princo afirmó el uso indebido de patentes como defensa por infracción. La ITC rechazó la teoría de que Philips vinculó indebidamente la patente de Lagadec a la licencia de grupo porque esa patente no era esencial para los discos compatibles con Orange Book. También rechazó la teoría de que las patentes de Lagadec y Raaymakers cubrían tecnologías potencialmente competidoras, y que Philips y Sony excluyeron la competencia potencial entre ellas al acordar que la patente de Lagadec estaría disponible solo a través de licencias de paquetes para discos compatibles con Orange Book.
Fallo del circuito federal
Luego de varias decisiones preliminares, el caso llegó ante el Circuito Federal en banc . El tribunal concluyó (6-2-2) que la conducta alegada no fue un uso indebido de la patente y, por lo tanto, confirmó las órdenes de la ITC otorgando reparación contra Princo. Dos jueces coincidieron en la sentencia; dos jueces discreparon.
Opinión de la mayoría
El juez Bryson escribió por la mayoría. En su análisis de la doctrina del uso indebido de patentes, comenzó por caracterizar "la regla básica del uso indebido de patentes: que el titular de la patente puede explotar su patente pero no puede usarla para adquirir un monopolio no incluido en la patente". Luego se refirió a la caracterización del uso indebido del Circuito Federal "como el acto del titular de la patente de ampliar inadmisiblemente el alcance físico o temporal de la concesión de la patente con efecto anticompetitivo". [8] Luego resumió la jurisprudencia del Circuito Federal sobre uso indebido:
La doctrina del uso indebido de patentes se basa, por lo tanto, en el deseo basado en políticas de "evitar que el titular de la patente utilice la patente para obtener un beneficio de mercado más allá de lo inherente al derecho legal de patente". De ello se desprende que la pregunta clave de la doctrina del uso indebido de patentes es si, al imponer la condición en cuestión, el titular de la patente ha ampliado inadmisiblemente el alcance físico o temporal de la concesión de la patente y lo ha hecho de una manera que tenga efectos anticompetitivos. Cuando el titular de la patente no ha aprovechado su patente más allá del alcance de los derechos otorgados por la Ley de Patentes, no se ha encontrado un uso indebido. [9]
Hizo hincapié en la importancia de reconocer los derechos de los titulares de patentes para explotar sus patentes al determinar si una condición de licencia particular tiene el efecto de ampliar inadmisiblemente la concesión de la patente y, por lo tanto, constituir un uso indebido: "el titular de la patente comienza con derechos sustanciales en virtud de la concesión de la patente, incluido el derecho a suprimir la invención mientras se sigue impidiendo que todos los demás la utilicen, otorgar licencias a otros o negarse a otorgar licencias, ... cobrar regalías según lo permita el monopolio de la patente, y limitar el alcance de * 1329 la licencia para un campo de uso en particular ". Por lo tanto, insistió, la doctrina del uso indebido de patentes "se ha limitado en gran medida a un puñado de prácticas específicas mediante las cuales el titular de la patente parece estar tratando de 'extender' su concesión de patente más allá de sus límites legales". [10]
No toda conducta ilícita relacionada con la explotación de los derechos de patente es mal uso, enfatizó: "Reconociendo el alcance limitado de la doctrina, hemos enfatizado que la defensa del uso indebido de una patente no está disponible para un presunto infractor simplemente porque el titular de la patente se involucra en algún tipo de conducta comercial ilícita, incluso conductas que puedan tener efectos anticompetitivos ". Por lo tanto:
Si bien la prueba de una infracción antimonopolio muestra que el titular de la patente ha cometido una conducta ilícita con efectos anticompetitivos, eso no establece el uso indebido de la patente en litigio a menos que la conducta en cuestión restrinja el uso de esa patente y lo haga de una de las formas específicas que se ha mantenido fuera del alcance de la concesión de la patente, que de otro modo sería amplio. [11]
El juez Bryson luego se refirió a la enmienda de 1988 de 35 USC § 271 (d), que establece que no es mal uso (i) negarse a otorgar una patente o (ii) vincular una licencia bajo una patente a la aceptación de una licencia bajo otra patente, a menos que el titular de la patente tenga poder de mercado en el mercado relevante para la primera patente de este tipo. El juez Bryson dijo que la mayoría en este caso no aceptó el argumento de los jueces disidentes de que § 271 (d) no inmunizó las denegaciones concertadas para otorgar una licencia. Concluyó que esta sección de la ley de patentes dejaba en claro que el Congreso "trató de limitarla [la doctrina del mal uso] a la conducta anticompetitiva de los titulares de patentes que aprovechan sus patentes para obtener ventajas económicas fuera del alcance legítimo de la concesión de la patente". [12]
Pasando luego a los hechos de este caso y cómo se les aplica el análisis doctrinal anterior, el juez Bryson dijo que la conducta impugnada de Philips "presenta un escenario completamente diferente de los casos previamente identificados por la Corte Suprema y por esta corte como implicando la doctrina de la patente mal uso." En este caso:
Philips no impone condiciones restrictivas sobre el uso de las patentes de Raaymakers para ampliar el alcance físico o temporal de esas patentes. En cambio, el supuesto acto de uso indebido de patentes. . . fue el pretendido acuerdo horizontal entre Philips y Sony para restringir la disponibilidad de la patente de Lagadec, una patente completamente diferente que nunca se afirmó en la acción por infracción contra Princo. Incluso si se demostrara la existencia de tal acuerdo, e incluso si se demostrara que tiene efectos anticompetitivos, un acuerdo horizontal que restrinja la disponibilidad de la patente Lagadec de Sony no constituiría un uso indebido de las patentes Raaymakers de Philips ni de ninguna de las otras patentes de Philips en litigio. [13]
En consecuencia, explicó el juez Bryson, "la pregunta en este caso se reduce a esto: cuando un titular de patente ofrece licenciar una patente, ¿el titular de la patente hace un mal uso de esa patente al inducir a un tercero a no licenciar su tecnología competitiva separada?" No hay precedente, insistió, y no encajaba con el requisito de uso indebido de que el acuerdo entre Philips y Sony "tenga el efecto de aumentar el alcance físico o temporal de la patente en litigio". En este caso, la infracción es de las patentes de Raaymakers, mientras que la negativa concertada a la licencia implica la patente de Lagadec. Para encontrar el uso indebido de una patente, debe haber "influencia de la patente". Esa patente cuya infracción es la base de la demanda debe contribuir de manera significativa a la práctica atacada. Esto no es así en este caso, y el uso indebido de patentes no se encontrará cuando no haya conexión "entre el derecho de patente y la mala conducta en cuestión. [14]
El tribunal rechazó los argumentos de Princo de que se cumplían los requisitos de uso indebido. Primero, Princo dijo que Philips "apalancó" sus patentes, porque usó las ganancias de su exitoso programa de licencias para financiar los pagos de regalías a Sony y porque esos pagos le dieron a Sony el incentivo para entrar en el supuesto acuerdo para suprimir la patente de Lagadec. El tribunal respondió que "el uso de fondos de un programa de licencia legal para apoyar otro comportamiento anticompetitivo no es el tipo de 'apalancamiento' al que se han referido la Corte Suprema y este tribunal al discutir el apalancamiento de una patente que constituye un uso indebido de la patente. " [15]
En segundo lugar, Princo afirmó que la Corte Suprema no ha exigido el "apalancamiento" convencional de una patente para establecer el uso indebido de una patente. Pero los casos en los que se basó Princo, dijo el tribunal, eran casos antimonopolio y "esos casos no implicaban el uso indebido de patentes o la exigibilidad de las patentes de los demandados". Además, incluso si hay una infracción antimonopolio con respecto a la patente Lagadec de Sony, no se sigue que Philips sea culpable de uso indebido de la patente con respecto a las patentes de Raaymakers. [15]
El disidente dice que existe un acuerdo horizontal entre Philips y Sony para suprimir la tecnología Lagadec. "El disenso luego caracteriza ese acuerdo como una invocación de la doctrina del uso indebido de patentes porque es 'parte integrante' de los acuerdos de licencia entre Philips y sus licenciatarios". Eso es incorrecto, argumentó el juez Bryson: el verdadero agravio de Princo es simplemente que "la patente de Lagadec no se ha puesto a disposición para usos ajenos al Orange-Book. Y eso no es un uso indebido de patentes según la definición del término de ningún tribunal". Puede ser una violación de las leyes antimonopolio, pero no es un uso indebido de una patente. [dieciséis]
Para resumir lo que está mal con las reclamaciones de uso indebido de Princo, el tribunal dijo:
Este no es un caso en el que se hayan establecido condiciones en las licencias de patentes para exigir a los licenciatarios que acepten condiciones anticompetitivas que van más allá del alcance de la concesión de la patente. Más bien, en este caso, la afirmación de uso indebido no surge de los términos de la licencia en sí, sino de un supuesto acuerdo colateral entre Sony y Philips. En ese marco, la doctrina del uso indebido de patentes no inmuniza a Princo contra los efectos jurídicos de sus actos infractores. [17]
Además de la falta de un reclamo de apalancamiento adecuado, los argumentos de Princo sobre el uso indebido fallan porque "Princo no logró establecer que el supuesto acuerdo para suprimir la tecnología Lagadec tuvo efectos anticompetitivos". Como descubrió el ITC, "la tecnología Lagadec no era un competidor potencial viable para la tecnología incorporada en las patentes de Raaymakers". Por lo tanto, su supresión por el acuerdo Philips-Sony no tuvo ningún efecto (en ningún sentido excepto por). El tribunal insistió en que la regla adecuada para determinar el uso indebido es que "para sostener una defensa de uso indebido que implique un acuerdo de licencia que la Corte Suprema no haya considerado anticompetitivo per se , una determinación fáctica debe revelar que el efecto general de la licencia tiende a restringir competencia ilegal en un mercado relevante adecuadamente definido ". [17]
Además de argumentar el uso indebido, Princo argumentó que el "acuerdo entre Philips y Sony de no otorgar licencias de la tecnología Lagadec para fines distintos al Orange-Book era una restricción manifiesta del comercio sin una justificación procompetitiva, y que la conducta de Philips al celebrar ese acuerdo debería hacer que sus patentes del Libro Naranja sean inaplicables ". El tribunal no estuvo de acuerdo. Todo esto surgió de una empresa conjunta entre Philips y Sony para desarrollar estándares y comercializar la tecnología CD-R / RW, con "características procompetitivas significativas", por lo que debe analizarse bajo la regla de la razón en lugar de como una "restricción desnuda". . " [18]
El hecho de que Philips y Sony acordaran no competir entre sí con respecto a su empresa conjunta era una restricción razonable a la empresa. En cualquier caso, continuó el tribunal, no hubo efecto anticompetitivo, porque "incluso si hubiera tal acuerdo, no tuvo el efecto de suprimir tecnología potencialmente viable que podría haber competido con los estándares del Libro Naranja". Eso era cierto porque "" no se ha demostrado que la patente 565 de Lagadec compita con otra patente del grupo, ni que los licenciantes del grupo habrían competido en el mercado de licencias de tecnología sin el acuerdo de agrupación ". Princo no se presentó". que el enfoque de Lagadec es una alternativa tecnológica comercialmente viable a la tecnología de [las patentes de Raaymakers]. "El enfoque de Lagadec carecía tanto de viabilidad técnica como de potencial comercial". Princo tenía la carga de demostrar que el acuerdo hipotético tenía un efecto adverso real sobre la competencia en el mercado relevante ". Eso significaba que" Princo tenía que demostrar que existía una probabilidad razonable de que la tecnología Lagadec, si estuviera disponible para licencia, hubiera madurado hasta convertirse en una fuerza competitiva en el mercado de tecnología de almacenamiento ". hacer frente a esa carga. [19]
Por lo tanto, la mayoría concluyó "que incluso si Philips y Sony se comprometieron en un acuerdo para no conceder la licencia de la patente de Lagadec para fines ajenos al Orange-Book, ese acuerdo hipotético no tenía relación con el alcance físico o temporal de las patentes en litigio, ni tampoco tener efectos anticompetitivos en el mercado relevante ". No hubo uso indebido y las patentes eran exigibles. [20]
Opinión concurrente
El juez Prost coincidió en parte con la mayoría, en una opinión a la que se unió el juez Mayer. Estuvieron de acuerdo en que "Princo no cumplió con su carga de demostrar que cualquier acuerdo sobre la patente de Lagadec tenía efectos anticompetitivos". Por lo tanto, "el incumplimiento de Princo de mostrar este umbral resuelve este caso". Sin embargo, no estuvieron de acuerdo tanto con la mayoría como con el disenso en el alcance de la doctrina del mal uso, "dudando [de] que la doctrina sea tan estrecha o expansiva como cada uno sugiere respectivamente". Señalando a Zenith Radio Corp. contra Hazeltine Research, Inc. , [21] el juez Prost dijo que si el titular de la patente había violado la ley antimonopolio podría indicar que se produjo un uso indebido de la patente. Que el efecto combinado de un acuerdo para licenciar las patentes de Raaymakers, pero no licenciar la patente de Lagadec, podría haber permitido a Philips obtener el tipo de "beneficio de mercado más allá de lo que es inherente al derecho de patente legal" de cualquiera de las patentes, y así respaldar el hallazgo mal uso bajo la prueba de la mayoría. En cualquier caso, no fue necesario determinar el alcance total de la doctrina del mal uso, dadas las deficiencias probatorias del caso Princo. Por lo tanto, "me reservaría el juicio sobre las medidas y límites precisos de la doctrina del uso indebido de patentes". [22]
Opinión disidente
El juez Dyk, junto con el juez Gajarsa, discrepó. Comenzaron desafiando la opinión de la mayoría de que la existencia de una infracción antimonopolio no requería encontrar un uso indebido:
La cuestión fundamental es si la existencia de una infracción antimonopolio en forma de un acuerdo para suprimir una tecnología alternativa diseñada para proteger una tecnología patentada de la competencia constituye un uso indebido de las patentes protegidas. La mayoría sostiene que no es así. Esto parece directamente contrario a la opinión de la Corte Suprema sobre el uso indebido de patentes en su reciente decisión de Illinois Tool Works , [23] donde la Corte concluyó que "[i] sería absurdo suponer que el Congreso tenía la intención de establecer que el uso de una patente que merecido castigo como delito grave [según la Ley Sherman] no constituiría un "uso indebido". " [24]
Princo, acusado de infringir las patentes de Raaymakers de Philips, afirmó que Philips hizo un mal uso de las patentes de Raaymakers afirmadas al (1) acordar con Sony que la tecnología alternativa incorporada en la patente de Lagadec no tendrá licencia en competencia con la tecnología de Raaymakers, y (2) asegurando una acuerdo de los licenciatarios de las patentes de Raaymakers y Lagadec que les prohíbe utilizar la patente de Lagadec para desarrollar una tecnología alternativa que compita con la tecnología de Raaymakers. La mayoría sostiene que no hay uso indebido de la patente (1) porque la patente de Lagadec no ha sido reivindicada en este procedimiento, y (2) alternativamente, porque "Princo tampoco demostró que el acuerdo afirmado tenía efectos anticompetitivos porque ... la tecnología Lagadec no era un competidor potencial viable para la tecnología incorporada en las patentes de Raaymakers ". [25]
En cuanto al primer punto, “Contrariamente a la mayoría, los casos de la Corte Suprema establecen que los acuerdos de licencia que suprimen tecnologías alternativas pueden constituir un mal uso de las patentes para la tecnología protegida, y los circuitos regionales lo han acordado”. [26] El segundo punto de la mayoría: "que no hay uso indebido a menos que el infractor acusado demuestre que la tecnología era, o probablemente habría llegado a ser, comercialmente viable, es contrario a la doctrina establecida del uso indebido de patentes [que]., Reconoce que las infracciones antimonopolio pueden constituyen un uso indebido; que una presunción de efecto anticompetitivo se deriva de un acuerdo de no competir; y que la carga recae en el titular de la patente para justificar dicho acuerdo ". [27]
Al abordar la posición de la mayoría de que la conducta ilícita con respecto a la patente de Lagadec es irrelevante para determinar el uso indebido porque las patentes en litigio son las patentes de Raaymakers, el disidente no está de acuerdo en que el concepto adecuado de uso indebido es la extensión del alcance de la patente en litigio. Más bien, argumenta el disenso, citando a Ethyl Gasoline Corp. c. Estados Unidos , [28] la regla adecuada es "que el uso indebido de patentes se produce cuando los acuerdos de licencia de patentes se utilizan 'para controlar la conducta del licenciatario que no está incluido en el monopolio de la patente'. "Que haya múltiples acuerdos involucrados es irrelevante, porque todos son parte del mismo curso de conducta. [29] El disenso concluyó: "Al sostener que el comportamiento anticompetitivo de Philips no puede constituir un uso indebido de la patente porque no se afirmó la patente Lagadec, la mayoría ha reducido significativamente la doctrina del uso indebido de patentes y ha ignorado la autoridad del Tribunal Supremo y la intención del Congreso". [30]
A continuación, el disidente impugnó la decisión de la mayoría de que Princo tenía que mostrar un efecto anticompetitivo "incluso si Philips y Sony se comprometieron en un acuerdo para no licenciar la patente de Lagadec". La Corte Suprema ha sostenido que "los acuerdos de agrupación de patentes que implican acuerdos de no competencia violan las leyes antimonopolio". [31] El disenso argumenta, en primer lugar, "El acuerdo para suprimir la patente de Lagadec, una tecnología competidora, seguramente cae dentro" del principio de que tales acuerdos son "inherentemente sospechosos", de modo que mostrar su existencia crea un caso prima facie y cambia la para Philips de "presentar [] alguna justificación competitiva plausible (y legalmente reconocible) para la restricción" o demostrar que la restricción no era anticompetitiva. [32] En segundo lugar, incluso cuando se aplica la regla de la razón, el proponente de una restricción tiene la carga de demostrar la justificación, a pesar de que se trata de una empresa conjunta de investigación. La restricción no solo debe ser accesoria al acuerdo de empresa conjunta, sino que debe ser razonablemente necesaria para que se lleve a cabo con éxito. "Incluso si una empresa conjunta fuera necesaria para producir el estándar CD-R / RW, no se sigue que la actividad concertada de marketing y supresión de la propiedad intelectual fuera necesaria para producir el estándar". En este caso, sostuvo la disidencia, en el argumento oral, "el abogado de Philips admitió que no podía pensar en una justificación competitiva para la restricción, y Philips no ha señalado ninguna prueba en el expediente de que el acuerdo de supresión fuera necesario para cumplir los objetivos legítimos de la empresa conjunta". [33]
Desarrollos posteriores
En Kimble v. Marvel Entertainment, LLC , [3] la Corte Suprema consideró la relación entre la política de patentes y la política antimonopolio. En Kimble , la pregunta era si reafirmar o invalidar un precedente de uso indebido de patentes acuerdos de tenencia de regalías inaplicables después de la expiración de la patente. El precedente, Brulotte v. Thys Co. , [34] había sido fuertemente criticado porque era incompatible con la política antimonopolio moderna, que generalmente requiere una demostración de efectos anticompetitivos sustanciales antes de que los tribunales condenan una práctica. La Corte rechazó la aplicación de la política antimonopolio y cualquier requisito de demostrar efectos anticompetitivos.
"Si Brulotte fuera un caso antimonopolio en lugar de un caso de patentes", dijo el Tribunal, podría estar de acuerdo con los argumentos para invalidar a Brulotte . "Pero Brulotte es una patente más que un caso antimonopolio" y, por lo tanto, las consideraciones antimonopolio no venían al caso. El fallo de Brulotte no dependió "de la noción de que las regalías posteriores a la patente perjudican la competencia". Eso no fue sorprendente, dijo el Tribunal: "Las leyes de patentes, a diferencia de la Ley Sherman, no tienen como objetivo maximizar la competencia (en gran medida, lo contrario)". Por lo tanto, "al decidir si las regalías posteriores al vencimiento se ajustan a la ley de patentes, Brulotte no se comprometió a evaluar los probables efectos competitivos de esa práctica".
En cambio, el Tribunal se centró en la política de patentes. Dado que la práctica en cuestión "va en contra de la política y el propósito de las leyes de patentes", explicó el Tribunal, "la política de patentes (no antimonopolio) dio lugar a la conclusión del Tribunal de que los contratos de regalías posteriores a la patente no se pueden hacer cumplir, absolutamente independientemente de un efecto sobre la competencia ". Basándose en la política de patentes, más que en la política antimonopolio, el Tribunal confirmó la ilegalidad de las regalías posteriores a la patente.
La lógica de Kimble es contraria a la del Circuito Federal en Princo, que requiere una demostración de efectos anticompetitivos y determina si la conducta es mal uso con base en políticas antimonopolio. Podría decirse que, dado que la política de la cláusula constitucional de patentes y derechos de autor es promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, una conspiración como la que se alega en Princo para suprimir una tecnología alternativa y competitiva es contraria a la política de patentes. [35]
Comentario
• Saami Zain criticó duramente la decisión de Princo . argumentando en contra de su mayor exigencia probatoria de prueba de efecto anticompetitivo y concluyendo que su requisito de "una prueba tan rigurosa para el uso indebido parece perverso". [36] Zain dice que el requisito de la corte de prueba de efecto "pero para" es anómalo:
Pero para "el análisis se aplica comúnmente para calcular daños en casos antimonopolio. Sin embargo, ni siquiera un demandante antimonopolio que busca el triple de daños y una orden judicial debe probar como un elemento de responsabilidad que" si no fuera por "la conducta ilegal, el demandante no habría sufrido cualquier daño. Más bien, un demandante antimonopolio solo necesita demostrar que la conducta anticompetitiva fue una "causa material" de su daño alegado. Requerir una demostración tan sustancial de pruebas para probar con éxito una defensa equitativa parece excesivo y contrario a los argumentos de política pública establecidos en casos de uso indebido de la Corte Suprema [37].
Zain argumenta que este requisito "extraño y oneroso" impone una carga tan pesada a quienes afirman el uso indebido que puede "otorgar a los titulares de patentes inmunidad por uso indebido para conductas potencialmente anticompetitivas en los casos en que la evidencia de los efectos anticompetitivos puede ser extremadamente difícil de obtener, posiblemente debido a la el éxito de la misma conducta que se cuestiona ". [38] Además, observa, " Princo crea la posibilidad bastante extraña de que pueda ser más difícil afirmar con éxito el uso indebido (una defensa equitativa) que una reclamación antimonopolio afirmativa por daños triples". [39]
• Camille Barr sostiene que "el Circuito Federal se equivocó en Princo al reducir drásticamente la doctrina del uso indebido de patentes". [40] Presagiando la participación en Kimble , ella argumenta que "la doctrina del uso indebido de patentes surgió claramente de la ley de patentes, no de la ley antimonopolio". [41] También argumenta que Princo se equivoca al sugerir que la afirmación del § 271 (d) de que no es un uso indebido que un titular de una patente se niegue a otorgar una licencia hace que las denegaciones concertadas de los competidores para licenciar una patente sean inmunes a las impugnaciones antimonopolio o de uso indebido. [42]
• El profesor Hovenkamp afirma que el estatuto de patentes "permite expresamente las denegaciones unilaterales de licencia, pero no dice nada sobre las denegaciones concertadas de licencia, aunque el Circuito Federal sugirió lo contrario en su opinión de Princo Corp. ". [43] Hovenkamp critica el fallo de que una negativa concertada a la licencia no puede ser un uso indebido: "No solo niega a los rivales esa tecnología en particular, sino que también les impide desarrollar cualquier tecnología de forma independiente que infrinja una o más de las reivindicaciones de esa patente. Alguien que desee desarrollar una alternativa digital a la tecnología analógica licenciada en el paquete de Sony / Philips tendría que inventar en torno a las reivindicaciones de la patente de Lagadec aunque la tecnología reivindicada en esa patente no esté en uso ". [44] Señala que la posición de Princo contradice la ley antimonopolio ordinaria en este punto, que hace que "las denegaciones unilaterales a la concesión de licencias sean virtualmente legales per se, mientras que a menudo condena las denegaciones concertadas a la concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual". [45]
• Brian Hill afirma: "El efecto general de la decisión de Princo probablemente será que los tribunales se volverán cada vez más incapaces de desalentar la actividad de empresas conjuntas anticompetitivas". [46] Él enfatiza el impacto problemático en la supresión de la tecnología naciente por parte de empresas establecidas:
La decisión del tribunal sugiere que para establecer el uso indebido de una patente en base a un acuerdo para suprimir la tecnología, el acusado debe demostrar un perjuicio competitivo. . . . Exigir a los demandados que establezcan un potencial comercial real a menudo puede ser imposible cuando la tecnología que se suprime es tan nueva o experimental que no se puede demostrar su valor de mercado. [47]
En consecuencia, sostiene, la opinión de Princo envía el mensaje "de que suprimir la tecnología incipiente y no probada sin un claro potencial de mercado no tiene el efecto anticompetitivo necesario para establecer el uso indebido de la patente". [48]
• El profesor Stern se refiere a Princo por haber "establecido la marca máxima para el intento del Circuito Federal de recortar la doctrina del uso indebido de patentes y su proyecto revanchista para encubrir la jurisprudencia expansiva anterior del uso indebido de la Corte Suprema". [49] Pero la decisión de 2015 de la Corte Suprema en Kimble v. Marvel puede socavar la jurisprudencia de uso indebido del Circuito Federal.
Stern señala que Kimble sostiene que los casos de uso indebido de patentes no se basan en la política antimonopolio; se inspiran en la política de patentes. A partir de eso, argumenta: "El efecto de la decisión de Kimble parecería ser un retroceso en la línea de las decisiones del Circuito Federal que culminaron en Princo , que habían hecho de la demostración de un efecto anticompetitivo sustancial en el mercado relevante un elemento esencial de prueba en la mayoría de los casos de uso indebido ".
Sin embargo, sigue sin estar claro si el Circuito Federal prestará atención a Kimble y cuán limitada será la lectura, dice. A este respecto, señala un comentario del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en un argumento oral de 2009: que "aparte del Circuito Federal", los tribunales de apelación del circuito "no pueden decir: 'No me gusta la regla del Tribunal Supremo. No lo voy a aplicar '". [50]
Referencias
Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.
- ^ Princo Corp. contra ITC , 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010).
- ^ Saami Zain, Mal uso de uso indebido: Princo Corp. v. Comisión de Comercio Internacional y Jurisprudencia de uso indebido de patentes equivocado del Circuito Federal Archivado 2015-10-01 en Wayback Machine , 13 NCJL & Tech . 95 (2011).
- ^ a b 576 Estados Unidos __, 135 S. Ct. 2401 (2015)
- ^ a b c 616 F.3d en 1322.
- ^ "Princo Corp - perfil de la empresa y noticias - mercados de Bloomberg" . www.bloomberg.com . Consultado el 29 de octubre de 2020 .
- ^ 19 USC § 1337
- ^ 616 F.3d en 1323.
- ^ 616 F.3d en 1327-28.
- ^ 616 F.3d en 1328 (citas omitidas).
- ^ 616 F.3d en 1328-29.
- ^ 616 F.3d en 1329.
- ^ 616 F.3d en 1330-31.
- ^ 616 F.3d en 1331.
- ^ 616 F.3d en 1331-32.
- ^ a b 616 F.3d en 1332.
- ^ 616 F.3d en 1332-33.
- ^ a b 616 F.3d en 1334.
- ^ 616 F.3d en 1334-36.
- ^ 616 F.3d en 1338-39.
- ^ 616 F.3d en 1340.
- ^ 395 US 100, 134-35 (1969).
- ^ 616 F.3d en 1340-41.
- ^ Illinois Tool Works Inc. contra Independent Ink, Inc. , 547 U.S. 28, 42 (2006).
- ^ 616 F.3d en 1341. Posteriormente, en su decisión de 2015 en Kimble v. Marvel , 576 US __, 135 S. Ct. 2401 (2015), la Corte Suprema reafirmó que determinar que ocurrió un uso indebido requiere una demostración menor que determinar que ocurrió una infracción antimonopolio, y que no es necesario basar un hallazgo de uso indebido en la existencia de efectos anticompetitivos en el mercado. Ver también 6 Donald S. Chisum, Chisum sobre patentes § 19.04 [2] en 19-442 (2012) ("El uso de una patente para violar las leyes antimonopolio constituirá un uso indebido"); Katherine E. White, Una regla para determinar cuándo se debe aplicar el uso indebido de patentes , 11 Fordham Intell. Prop., Medios y Ent. LJ 671, 671 (2001) ("Si bien una infracción antimonopolio que involucra una patente siempre constituye un uso indebido, se puede hacer un uso indebido sin una infracción antimonopolio").
- ^ 616 F.3d en 1342.
- ^ El disenso cita United States v. United States Gypsum Co. , 333 U.S. 364 (1948), en el que el Tribunal sostuvo que el uso de acuerdos de licencia para fijar precios y suprimir la competencia de tecnologías alternativas constituía un uso indebido de patentes. En ese caso, los conspiradores "acordaron suprimir la competencia de los tableros de borde abierto y mantener precios más altos al concertar acuerdos de licencia de patentes para toda la industria que eliminaron efectivamente del mercado los tableros de borde abierto". Además, dijo el disidente, Gypsum no era solo un caso antimonopolio; fue un caso de mal uso. Además, insistió la disidencia, muchos otros casos sostienen que aceptar suprimir la tecnología alternativa es un mal uso. Ver 6 Donald S. Chisum, Chisum on Patents § 19.04 [3], [3] [b], en 19-451, 19-463 (2010) (autoridades de recaudación; "los tribunales han adoptado sistemáticamente la opinión de que una disposición en una licencia de patente exigir a una parte que no negocie con productos que compitan con el producto patentado constituye un uso indebido per se ").
- ^ 616 F.3d en 1343.
- ↑ 309 US 436, 456-57 (1940).
- ^ 616 F.3d en 1348-49.
- ^ 616 F.3d en 1351.
- ^ El disenso cita Estados Unidos contra New Wrinkle, Inc. , 342 U.S. 371, 380 (1952); Standard Oil Co. v. Estados Unidos , 283 U.S. 163, 175 (1931).
- ^ 616 F.3d en 1353-54.
- ^ 616 F.3d en 1355.
- ^ 379 Estados Unidos 29 (1964).
- ^ Hay un tribunal de apelaciones precedente a este efecto. Véase, por ejemplo, Véase, por ejemplo, National Lockwasher Co. contra George K. Garrett Co. , 137 F.2d 255 (3d Cir. 1943); acuerdo Lasercomb America, Inc. v. Reynolds , 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990) (caso de derechos de autor del software).
- ^ Saami Zain, Mal uso de uso indebido: Princo Corp. v. Comisión de Comercio Internacional y Jurisprudencia de uso indebido de patentes equivocado del Circuito Federal Archivado 2015-10-01 en Wayback Machine , 13 NCJL y Tech . 95, 131 (2011).
- ^ Zain en 131.
- ^ Zain en 131-32.
- ^ Zain en 143.
- ↑ Camille Barr, License to Collude: Patent Pools, the Patent Misuse Doctrine y Princo , 45 U. California. Davis 629, 661 (2011).
- ^ Barr en 647.
- ^ Barr en 654-57.
- ^ Herbert Hovenkamp, Antimonopolio y el sistema de patentes: una reexaminación , 76 Ohio St. LJ 467, 481 (2015). Véase también Christina Bohannan y Herbert Hovenkamp, Denegaciones concertadas a la concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual , 1 Harv. Autobús. L. Rev. Online 21, 21-23 (2011).
- ^ Hovenkamp en 23.
- ↑ Hovenkamp en 23-24 (citando United States v. Krasnov , 143 F. Supp. 184 (ED Pa. 1956), aff'd per curiam, 355 US 5 (1957) (encontrando cártel de fabricantes de tapicería que se negó a otorgar licencias a otros per se ilegal)).
- ^ Brian D. Hill, Princo Corp.v. Int'l Trade Comm'n: El uso indebido de patentes ya no es un factor disuasorio del comportamiento anticompetitivo en el contexto de la empresa de grupo , 7 J. Autobús. & Tech. L. 361, 385 (2012).
- ^ Hill en 384-85.
- ^ Colina en 385.
- ^ Richard H. Stern, Kimble: uso indebido de patentes a través del lente de la política de patentes, no la política antimonopolio , (2016) 38 EUR. Intell. Prop. Rev.182, 186,
- ^ Tecnología de Carlsbad. Inc. contra HIF Bio Inc. , 556 US, 635 (2009). Transcripción del argumento oral en 18.
enlaces externos
- El texto de Princo Corp. v. ITC , 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010) está disponible en: CourtListener Google Scholar