Kimble v. Marvel Entertainment, LLC , 576 US 446 (2015), es una decisión importante de la Corte Suprema de los Estados Unidos por varias razones. Una es que la Corte rechazó una cantidad considerable de críticas académicas tanto a ladoctrina del uso indebido de patentes como la desarrolló la Corte Suprema como al principio legal particular en cuestión en el caso. Otra es que la Corte rechazó firmemente los esfuerzos para asimilar la doctrina del uso indebido de patentes a la ley antimonopolio y explicó con cierto detalle las diferentes políticas que funcionan en los dos cuerpos de ley. Finalmente, la mayoría y las opiniones disidentes articulan informativamente dos puntos de vista opuestos sobre el papel apropiado de la doctrina del stare decisis en la ley estadounidense.
Kimble contra Marvel Entertainment, LLC | |
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Disputado el 31 de marzo de 2015 Decidido el 22 de junio de 2015 | |
Nombre completo del caso | Kimble y col. v. Marvel Entertainment, LLC, sucesor de Marvel Enterprises, Inc. |
Expediente no. | 13-720 |
Citas | 576 US 446 ( más ) |
Tenencia | |
Los contratos que restringen el acceso público gratuito a invenciones anteriormente patentadas, así como a invenciones no patentables, son inaplicables. Decisión anterior en Brulotte v Thys Co. afirmó. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Kagan, junto con Scalia, Kennedy, Ginsburg, Breyer, Sotomayor |
Disentimiento | Alito, acompañado por Roberts, Thomas |
La cuestión concreta en Kimble v. Marvel era si la Corte debería invalidar la proposición de 50 años en Brulotte v. Thys Co. , 379 US 29 (1964), de que un acuerdo de licencia de patente que requiere regalías por el período posterior a la vida de la patente con licencia era inaplicable bajo la Cláusula de Supremacía , a pesar de la ley de contratos estatales, porque implicaba un uso indebido de los derechos de patente. La Corte Suprema en el caso Kimble se negó a invalidar a Brulotte y su doctrina contra las regalías posteriores al vencimiento.
Críticas a Brulotte
En 1964, la Corte Suprema decidió Brulotte v. Thys Co. , en el que sostuvo que un contrato para pagar regalías de patente más allá de la expiración de la patente no era ejecutable. La decisión fue ampliamente criticada en los círculos académicos y por la barra de patentes, así como en las decisiones de los tribunales inferiores. La idea central de la crítica era que la doctrina del uso indebido de patentes debería basarse en los principios de la legislación antimonopolio y que no debería proscribirse la conducta sin un efecto anticompetitivo significativo.
En su opinión sobre el caso Kimble , la Corte Suprema enumeró algunas de las críticas que sugerían que la decisión de Brulotte estaba equivocada y debería ser anulada: [1]
- Scheiber v. Dolby Labs., Inc. , 293 F. 3d 1014, 1017–1018 (CA7 2002) (Posner, J.) ( Brulotte ha sido "severamente, y como nos parece, con el debido respeto, justamente criticada ... Sin embargo, no tenemos autoridad para anular una decisión de la Corte Suprema sin importar cuán dudoso nos parezca su razonamiento, o incluso cuán fuera de contacto con el pensamiento actual de la Corte Suprema que parezca la decisión ")
- Ayres & Klemperer, Limiting Patentees 'Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-Injunctive Remedies , 97 Mich. L. Rev. 985, 1027 (1999) ("Nuestro análisis ... sugiere que Brulotte debería ser anulado ").
Otras críticas a Brulotte incluyen las siguientes:
- Harold See y Frank M. Caprio, The Trouble with Brulotte: The Patent Royalty Term and Patent Monopoly Extension , 1990 Utah L. Rev. 813 (1990).
- Nota, Patentes: La Corte Suprema sostiene que los acuerdos de regalías posteriores al vencimiento son ilegales per se , 1965 Duke LJ 836, 841 (1965) ("Por lo tanto, la ambigüedad en Brulotte , mientras no se resuelva , puede limitar en gran medida la comercialización disponible para [los titulares de la patente]").
- Paul Goldstein, Orden del sistema federal de derechos de autor , 69 Colum. L. Rev. 49, 70 (1969) ("En presencia del interés federal más atenuado, y en ausencia de cualquier preocupación pública generalizada, la regla Brulotte otorga a los tribunales federales un poder de supervisión amplio y probablemente ilegítimo sobre la administración estatal de contratos. ").
- Richard A. Posner. Costos de transacción y preocupaciones antimonopolio en la concesión de licencias de propiedad intelectual , 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 325, 332 (2005) (" Brulotte no refleja el pensamiento actual de la Corte Suprema sobre la competencia y el monopolio, pero seguirá vinculando a los tribunales inferiores hasta que la Corte Suprema decida anularlo").
- Además, las decisiones del Circuito Federal han sostenido que no se puede considerar que una patente ha sido utilizada indebidamente sin una demostración de efectos anticompetitivos sustanciales, excepto cuando la Corte Suprema haya dictaminado expresamente lo contrario. [2]
Sin embargo, otros comentaristas han rechazado la adopción de una lente antimonopolio para el análisis del uso indebido de patentes:
- Robin C. Feldman, La insuficiencia del análisis antimonopolio para el uso indebido de patentes , 55 Hastings LJ 399, 422 (2003) ("la regla de la razón antimonopolio se centra en un tema en particular: el impacto en la competencia, en lugar de todas las posibles consideraciones equitativas" relevantes para la política de patentes); id . en 448 ("Un comportamiento que retrasa el progreso de la ciencia sería de interés para la política de patentes" pero las pruebas antimonopolio no están en sintonía con este tipo de problema ").
- Marshall Leaffer, Innovación y uso indebido de patentes , 10 J. Alta tecnología. L. 142, 148 (2010) ("el uso indebido de patentes debe trascender los contornos de la ley antimonopolio tradicional y debe preocuparse por la política de la ley de patentes y el efecto sobre la innovación").
Fondo
En 1990, el demandante Stephen Kimble obtuvo la patente de EE.UU. nº 5.072.856 sobre un juguete que permite a los niños y otras personas interesadas en el juego de roles como " Spider-Man " disparar una telaraña —en realidad, una cuerda de espuma presurizada— "de la palma de [ la mano." [3]
El demandado Marvel Entertainment, LLC fabrica y comercializa productos con Spider-Man. Kimble buscó vender o licenciar su patente al predecesor corporativo de Marvel y se reunió con su presidente para negociar un contrato. Pero, en cambio, la empresa comenzó a comercializar el "Web Blaster", un juguete que, al igual que el invento patentado de Kimble, permite a los usuarios imitar a Spider-Man disparando una cuerda de espuma. Kimble demandó a Marvel en 1997, alegando incumplimiento de contrato e infracción de patente. Las partes resolvieron ese litigio y Marvel acordó comprar la patente de Kimble a cambio de una suma global (de aproximadamente medio millón de dólares) y una regalía corriente del 3% sobre las ventas futuras de Marvel del Web Blaster y productos similares. Las partes no fijaron una fecha límite para las regalías, aparentemente contemplando que continuarían mientras los clientes quisieran comprar el producto. [4]
Marvel posteriormente se enteró de la decisión de Brulotte y se dio cuenta de que, según la doctrina Brulotte , no estaba obligada a pagar regalías después de que expirara la patente. Kimble demandó a Marvel por incumplimiento de contrato y Marvel reclamó una declaración de que ya no estaba obligada a pagarle a Kimble después de que expirara la patente. Marvel se impuso en el litigio. [5]
El Noveno Circuito afirmó a regañadientes. Decía:
La . . . la crítica [de Brulotte ] es particularmente adecuada en este caso. La influencia de la patente en este caso se vio ensombrecida en gran medida por lo que probablemente eran derechos distintos de las patentes, y es posible que Kimble hubiera podido obtener una tasa de regalías más alta si las partes hubieran entendido que los pagos de regalías se detendrían cuando expirara la patente. No obstante, Brulotte y su progenie controlan. Estamos obligados a seguir a Brulotte y no podemos negar que se aplica aquí. [6]
Fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema confirmó la sentencia a continuación, 6-3, en gran parte por motivos de stare decisis , pero en el curso de su sentencia la Corte explicó por qué la decisión de Brulotte era correcta y sus críticos estaban equivocados, en cuanto al derecho sustantivo.
Opinión de la mayoría
La opinión mayoritaria de la jueza Elena Kagan comenzó explicando cómo el sistema de patentes de Estados Unidos refleja un "equilibrio entre promover la innovación y garantizar el acceso público a los descubrimientos" del Congreso. En consecuencia, una vez finalizado el plazo legal del monopolio de la patente, "el derecho a fabricar o utilizar el artículo, libre de toda restricción, pasa al público". [7]
La Corte elaboró el punto:
Caso tras caso, la Corte ha interpretado esas leyes para excluir medidas que restrinjan el libre acceso a invenciones anteriormente patentadas, así como a invenciones no patentables. En una línea de casos, hemos derogado los estatutos estatales con esa consecuencia. En virtud de la ley federal, razonamos, "un artículo en el que la patente ha expirado", como un artículo no patentable, "es de dominio público y puede ser fabricado y vendido por quien decida hacerlo". En una línea de decisiones relacionada, hemos considerado disposiciones de contratos privados inaplicables que limitan el uso libre de tales invenciones. . . . [P] Por ejemplo, determinamos que un fabricante no podía aceptar abstenerse de impugnar la validez de una patente. Permitir que incluso una sola empresa restrinja el uso de una patente vencida o inválida, explicamos, "privaría ... al público consumidor de la ventaja que se deriva" de la libre explotación del descubrimiento. Y permitir tal resultado, ya sea autorizado o no "por contrato expreso", socavaría inadmisiblemente las leyes de patentes. [8]
"Brulotte se elaboró en el mismo barril", dijo el Tribunal. Los acuerdos en virtud de los cuales se deben pagar regalías de patentes después de que expira la patente "entran en conflicto con la política de la ley de patentes de establecer un 'dominio público posterior a la expiración' en el que todas las personas pueden hacer uso gratuito de un producto anteriormente patentado". [9]
Brulotte no es un obstáculo para los acuerdos comerciales para aplazar el pago o crear empresas conjuntas, observó el Tribunal. No obstante, "Kimble nos pide que abandonemos Brulotte en favor de un 'análisis flexible, caso por caso' de las cláusulas de regalías posteriores al vencimiento 'bajo la regla de la razón'", como en las leyes antimonopolio. Pero el enfoque antimonopolio requiere que los tribunales realicen un análisis complejo "teniendo en cuenta una variedad de factores, incluida información específica sobre el negocio relevante, su condición antes y después de que se impusiera la [práctica], y la historia, naturaleza y efecto ... una investigación económica completa sobre la definición del mercado, las barreras de entrada y cosas por el estilo ". [10]
Dejando a un lado por el momento los méritos y deméritos de adoptar un enfoque antimonopolio del tema, el tribunal se centró en el papel de stare decisis , reconociendo que a veces "significa apegarse a algunas decisiones equivocadas". La razón de esto es que, por lo general, es "más importante que se resuelva el estado de derecho aplicable que que se resuelva correctamente". Es más:
Anular un precedente nunca es un asunto menor. Stare decisis —en inglés, la idea de que la Corte de hoy debe respaldar las decisiones de ayer— es la piedra angular del estado de derecho. La aplicación de esa doctrina, aunque no es un mandato inexorable, es el curso preferido porque promueve el desarrollo imparcial, predecible y coherente de los principios legales, fomenta la confianza en las decisiones judiciales y contribuye a la integridad real y percibida del proceso judicial. También reduce los incentivos para desafiar los precedentes establecidos, ahorrando a las partes y a los tribunales el costo de un interminable litigio. [11]
Por lo tanto, para que los tribunales reviertan el curso debe haber una "justificación especial" más allá de la simple creencia de que el precedente se decidió erróneamente. Esto es especialmente cierto para los estatutos, como en este caso: porque "los críticos de nuestro fallo pueden llevar sus objeciones al otro lado de la calle, y el Congreso puede corregir cualquier error que vea". Además, en este caso, "el Congreso ha rechazado múltiples oportunidades para revertir Brulotte ", 50 años o más durante los cuales el Congreso enmendó repetidamente las leyes de patentes sin molestar a Brulotte e incluso "rechazó proyectos de ley que habrían reemplazado la regla de Brulotte per se con la el mismo análisis de estilo antimonopolio que Kimble insta ahora ". [12]
Luego, el Tribunal volvió a las cuestiones relativas a la política de patentes que había descrito anteriormente. Reforzaron las razones para seguir aquí el stare decisis y no alterar el precedente de Brulotte .
"En primer lugar, Brulotte ' fundamentos legales y doctrinales s no han erosionado con el tiempo." No hubo cambio en la ley, por acción judicial o del Congreso. "[L] a característica central de las leyes de patentes en las que se basó Brulotte sigue siendo la misma ... Brulotte , entonces, no es el tipo de dinosaurio doctrinal o último hombre legal que a veces nos apartamos del stare decisis . " Por el contrario, invalidar a Brulotte podría socavar otra jurisprudencia y, por lo tanto, "perturbar la ley estable". [13]
En segundo lugar, contrariamente a los críticos, "nada en Brulotte ha resultado inviable". La facilidad para determinar si una licencia exige el pago de regalías después de la expiración de la patente "parece aún más clara en comparación con la alternativa propuesta por Kimble. Recuerde que él quiere que los tribunales empleen la regla de la ley antimonopolio para identificar e invalidar esas cláusulas de regalías posteriores a la expiración con consecuencias anticompetitivas ". Ese procedimiento requiere una "investigación elaborada" que "produce costos de litigio notoriamente altos y resultados impredecibles". Por esa razón, " cambiar Brulotte por la regla de la razón haría que la ley fuera menos, no más, viable de lo que es ahora". [14]
Según Kimble, la Corte afirma que las regalías posteriores al vencimiento no son anticompetitivas; son procompetitivos. Conducen a tasas de regalías más bajas durante la vigencia de la patente, lo que conduce a precios al consumidor más bajos. Además, más empresas pueden pagar las licencias más baratas, lo que fomenta la competencia entre los licenciatarios. Incluso suponiendo que esto sea cierto, respondió el Tribunal, se malinterpreta la base de Brulotte . "Si Brulotte fuera un caso antimonopolio en lugar de un caso de patentes, podríamos [decidir] como quisiera Kimble". Pero este es un caso de patente, un caso de uso indebido de patente. Se basa en la política de patentes. "El Congreso había emitido un juicio: que al día siguiente de que caduque una patente, la invención anteriormente protegida debe estar disponible para todos de forma gratuita". La "elección de cuál debería ser la política de patentes" corresponde al Congreso. [15]
Finalmente, la Corte insistió: "Al apegarnos a nuestro precedente frente a tales denuncias, promovemos los valores del estado de derecho a los que deben asistir los tribunales, dejando los asuntos de política pública al Congreso". [16] La Corte concluyó con una floritura literaria, al citar Amazing Fantasy # 15 , la fuente de uno de los temas más famosos de Spider-Man: un gran poder conlleva una gran responsabilidad .
Disentimiento
Hablando por sí mismo y por los jueces Roberts y Thomas, el juez Samuel Alito disintió, afirmando que la Corte "emplea el stare decisis , normalmente una herramienta de moderación [judicial], para reafirmar un caso claro de extralimitación judicial". Insistió en que Brulotte :
no se basó en nada que pueda considerarse plausiblemente como una interpretación de los términos de la Ley de Patentes. En cambio, se basó en una teoría económica, y que ha sido desacreditada. La decisión interfiere con la capacidad de las partes para negociar acuerdos de licencia que reflejen el verdadero valor de una patente e interrumpe las expectativas contractuales. Stare decisis no nos obliga a mantener este precedente infundado y perjudicial. . . . Brulotte fue, por tanto, un acto de formulación de políticas descarado. No se trata simplemente de un caso de interpretación legal incorrecta. En realidad, no se trataba de una interpretación legal en absoluto. [17]
Negó que el principio de que el stare decisis se aplique particularmente a las decisiones basadas en estatutos fuera relevante aquí. "Cuando un precedente se basa en una regla dictada por un juez y no se basa en nada que haya promulgado el Congreso, no podemos 'colocar adecuadamente sobre los hombros del Congreso' toda la carga de corregir 'el propio error de la Corte'. " [18]
El juez Alito también rechazó la distinción antimonopolio-uso indebido de patentes que hizo la mayoría: " Brulotte fue una decisión antimonopolio disfrazada de caso de patente". [19]
Finalmente, no estuvo de acuerdo con que sea responsabilidad del Congreso y no de la Corte deshacer a Brulotte :
Aprobar legislación no es tarea fácil. . . Dentro de ese oneroso proceso, existen obstáculos prácticos adicionales. Una ley debe ser sometida a discusión y no aprobada a favor de asuntos más urgentes, y las reglas del Senado requieren 60 votos para terminar el debate sobre la mayoría de las leyes. E incluso si la Cámara y el Senado acuerdan una política general, los detalles de la medida generalmente deben ser elaborados en un comité de conferencia y reevaluados por ambas Cámaras. [20]
Comentario
- Herbert Hovencamp no estuvo de acuerdo con la negativa del Tribunal de interpretar la ley de uso indebido de patentes a través de una lente antimonopolio. Él favoreció el uso generalizado de la regla antimonopolio de la razón para juzgar la legalidad (y por lo tanto la aplicabilidad) de todas las transacciones comerciales en este país. El efecto, dijo, sería hacer arreglos como los de Brulotte "unirse a la serie general de acuerdos que casi siempre son legales". Él explicó:
En otras palabras, usar la ley antimonopolio en lugar de la ley de patentes para abordar las regalías posteriores al vencimiento no crearía ni la tempestad de incertidumbre que temía la Corte. Casi todas las situaciones que lo aplican serían simplemente legales. Un pequeño número de casos que involucran tanto el poder de mercado como la exclusión o restricción anticompetitiva plausible del comercio podrían ser abordados bajo las leyes antimonopolio. Este enfoque brindaría a las partes un mejor conjunto de herramientas para gestionar el riesgo de innovación de manera sensata. [21]
- Kevin Noonan, en el blog de Patent Docs, lamentó la decisión y pronosticó que se convertirá en "otra justificación para que el alcance legítimo de los derechos de patente se restrinja hasta el punto de que las patentes ya no puedan promover el progreso". [22]
- Neil Wilkof en el blog de IP Kat estaba desconcertado por los "extraños compañeros de cama judiciales" que componían la mayoría de seis jueces: "los cuatro llamados jueces liberales, Breyer, Ginsburg, Sotomayor y Kagan, unidos por el archiconservador juez Scalia y el perenne swing vote por el juez Kennedy ". Los cuatro jueces liberales "puede entenderse como expresión del antiguo temor liberal de 'extender demasiado' los derechos de propiedad intelectual, especialmente las patentes, dados los efectos anticompetitivos que, en su opinión, acechan en el ejercicio de los derechos de patente". En cuanto al juez Scalia:
[E] l ímpetu parece derivar del conservadurismo judicial profundamente arraigado del juez Scalia en lugar de cualquier preocupación por el alcance de los derechos de propiedad intelectual y su explotación (o cómo ha funcionado la regla Brulotte en la práctica). Lo interesante es cómo se separó de los otros tres jueces llamados conservadores, el presidente del Tribunal Supremo Roberts y los jueces Thomas y Alito, que se centraron en lo que consideraban los fundamentos anacrónicos y profundamente imperfectos que sustentan la decisión de Brulotte . El juez Scalia parece ignorar estos factores en favor de consideraciones doctrinales, que lo llevaron al mismo resultado que sus colegas liberales. [23]
- Gene Quinn , en IP Watchdog , se maravilló del papel de stare decisis en este caso: "Si fueras a escribir una ficción ridícula que nadie en la industria creería que la trama comenzaría con la Corte Suprema de los Estados Unidos citando stare decisis en un caso de patente ". Comparó el enfoque de Kimble con el de decisiones recientes sobre elegibilidad de patentes, como Alice v. CLS Bank , que, según él, adoptaba una visión opuesta de stare decisis . [24]
- Richard H. Stern , en la European Intellectual Property Review , ve a Kimble favorablemente y lo ve como una reafirmación de una línea de precedentes anteriores de la Corte Suprema que sostienen que la doctrina del mal uso se basa en la política de patentes, no en la política antimonopolio:
El efecto de la decisión de Kimble parecería ser revertir la línea de las decisiones del Circuito Federal que culminaron en Princo , que habían hecho de la demostración de un efecto anticompetitivo sustancial en el mercado relevante un elemento esencial de prueba en la mayoría de los casos de uso indebido. Kimble reafirma la doctrina de los casos [de la Corte Suprema] que sostienen que el uso indebido no es antimonopolio y no necesita una demostración del efecto anticompetitivo real. [25]
- Sin embargo, se pregunta si determinar cuál es la política de patentes resultará difícil de alcanzar, y señala áreas en las que los tribunales han diferido, en particular, si todos los tipos de uso indebido deberían resultar en la inaplicabilidad de la patente mal utilizada hasta que se elimine el uso indebido, en lugar de simplemente un requisito que debe cesar el mal uso. [26] Por lo tanto, predice más litigios porque "la decisión de Kimble no hará que aquellos que piensan que la actual doctrina de uso indebido de patentes de Estados Unidos es demasiado dura se escabullen y se desvanezcan en las madrigueras de los ratones". [27]
Ver también
- Lista de casos de la Corte Suprema de Estados Unidos, volumen 576
- Uso indebido de patentes
Referencias
Las citas en este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.
- ^ 561 Estados Unidos en - n. 3.
- ^ Véase, por ejemplo, Princo v. ITC , 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010) ("amplió inadmisiblemente el alcance físico o temporal de la concesión de la patente y lo ha hecho de una manera que tiene efectos anticompetitivos") ; Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700, 706 (Fed. Cir. 1992) ("Para sostener una defensa por uso indebido que involucre un acuerdo de licencia que no haya sido considerado anticompetitivo per se por la Corte Suprema, un la determinación fáctica debe revelar que el efecto general de la licencia tiende a restringir la competencia ilegalmente en un mercado relevante adecuadamente definido. "); Windsurfing Int'l Inc. contra AMF, Inc. , 782 F.2d 995, 1001-02 (1986).
- ^ Kimble , 135 S. Ct. en 2405.
- ^ Kimble , 135 S. Ct. en 2406.
- ^ Kimble v. Marvel Enters., Inc. , 692 F. Supp. 2d 1156 (D. Ariz. 2010).
- ^ Kimble contra Marvel Enterprises Inc. , 727 F.3d 856, 8__ (noveno Cir. 2013).
- ^ 135 S. Ct. en 2406-07.
- ^ 135 S. Ct. en 2407 (citas omitidas).
- ^ 135 S. Ct. en 2407-08.
- ^ 135 S. Ct. en 2408-09.
- ^ 135 S. Ct. en 2409.
- ^ 135 S. Ct. en 2409-10.
- ^ 135 S. Ct. en 2410.
- ^ 135 S. Ct. en 2411.
- ^ 135 S. Ct. en 2413.
- ^ 135 S. Ct. en 2414.
- ^ 135 S. Ct. en 2415.
- ^ 135 S. Ct. en 2418.
- ^ 135 S. Ct. en 2418.
- ^ 135 S. Ct. en 2418-19.
- ^ Herbert Hovenkamp, Brulotte's Web (7 de agosto de 2015) en 19-20.
- ^ Kevin Noonan, Kimble contra Marvel Entertainment, LLC (2015) , Documentos de patentes (20 de agosto de 2015.
- ^ Neil Wilkof, Kimble v Marvel Entertainment: cuando las regalías de patentes posteriores al vencimiento se encuentran con stare decisisThe IP Kat (27 de julio de 2015).
- ^ Gene Quinn, Tribunal Supremo aplica stare decisis en caso de patente , IP Watchdog (22 de junio de 2015).
- ^ Richard H. Stern , Kimble: uso indebido de patentes a través del lente de la política de patentes, no la política antimonopolio , (2016) 38 EUR. Intell. Prop. Rev.182, 189.
- ^ Id . en 190–91.
- ^ Id . en 192,
enlaces externos
- Texto de decisión