Apotex Inc contra Sanofi-Synthelabo Canada Inc , [2008] 3 SCR 265, es una de las principalesdecisiones de la Corte Suprema de Canadá sobre los requisitos de novedad y no evidencia para una patente en Canadá. El Tribunal rechazó una impugnación del fabricante de medicamentos genéricos Apotex para declarar inválida la patente de Synthelabo Canada para Plavix , un medicamento anticoagulante. La cuestión era si las patentes de selección son inválidas en principio y, de no ser así, si la patente de selección objeto era inválida por motivos de anticipación, obviedad o doble patente.
Apotex Inc contra Sanofi-Synthelabo Canada Inc | |
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Audiencia: 16 de abril de 2008 Sentencia: 6 de noviembre de 2008 | |
Nombre completo del caso | Sanofi ‑ Synthelabo Canada Inc., Sanofi ‑ Synthelabo y Ministro de Salud |
Citas | 2008 SCC 61, [2008] 3 SCR 265 |
Expediente No. | 31881 |
Historia previa | Sentencia contra Apotex en el Tribunal Federal de Apelaciones . |
Decisión | Apelación desestimada |
Tenencia | |
Las patentes de selección no son inválidas bajo la Ley de Patentes . | |
Membresía de la corte | |
Presidente del Tribunal Supremo: Beverley McLachlin Puisne Jueces: Michel Bastarache , Ian Binnie , Louis LeBel , Marie Deschamps , Morris Fish , Rosalie Abella , Louise Charron , Marshall Rothstein | |
Razones dadas | |
Razones unánimes por | Rothstein J. |
McLachlin CJ no participó en la consideración o decisión del caso. |
Razones de la corte
Patentes de selección
Una patente de selección, por definición, es una patente para una selección de compuestos de una clase más amplia de compuestos descritos en una patente anterior. La patente anterior, a menudo denominada patente de origen o patente de género, generalmente se basa en el descubrimiento de una nueva reacción o clase de compuestos.
Como ocurre con todas las patentes, las patentes de selección deben ser novedosas y no obvias. Los compuestos seleccionados no se pueden haber elaborado antes, de lo contrario, la patente de selección no es nueva. Pero si el compuesto seleccionado es nuevo y posee una propiedad especial de carácter inesperado, la invención no es obvia.
El juez Rothstein, por el Tribunal, aceptó que las patentes de selección no difieren en su naturaleza de otras patentes y son aceptables en principio.
Novedad
Apotex alegó que la patente no cumplía el requisito de novedad . La Corte Suprema de Canadá empleó una prueba de anticipación de dos partes. Para que haya un hallazgo de anticipación, el estado de la técnica debe satisfacer las dos ramas siguientes:
- divulgación previa; y
- habilitación.
La rama de divulgación requiere que una única referencia del estado de la técnica debe haber estado disponible para el público y debe divulgar el objeto de la invención reivindicada.
Una vez que se ha realizado el requisito de divulgación, se debe cumplir con la rama de habilitación. Una divulgación es habilitante si el experto en la materia es capaz de poner en práctica la invención. Si bien los ensayos de rutina son aceptables para esta rama, no se permiten pasos inventivos.
La Corte Suprema declaró cuatro factores no exhaustivos a considerar para determinar si ha habido habilitación:
- La habilitación se evaluará teniendo en cuenta la patente anterior en su conjunto, incluidas la especificación y las reivindicaciones. No hay razón para limitar lo que el experto en la materia pueda considerar en la patente anterior para descubrir cómo realizar o realizar la invención de la patente posterior. Toda la patente anterior constituye el estado de la técnica.
- El experto en la materia puede utilizar su conocimiento general común para complementar la información contenida en la patente anterior. Conocimiento general común significa conocimiento generalmente conocido por personas expertas en la técnica relevante en el momento relevante.
- La patente anterior debe proporcionar suficiente información para permitir que la invención reivindicada posteriormente se lleve a cabo sin una carga indebida. Al considerar si existe una carga indebida, se debe tener en cuenta la naturaleza de la invención. Por ejemplo, si la invención tiene lugar en un campo de la tecnología en el que generalmente se realizan ensayos y experimentos, el umbral de carga indebida tenderá a ser más alto que en circunstancias en las que es normal un menor esfuerzo. Si se requiere actividad inventiva, el estado de la técnica no se considerará habilitante. Sin embargo, los ensayos de rutina son aceptables y no se considerarían una carga excesiva. Pero los experimentos o ensayos y errores no deben prolongarse ni siquiera en los campos de la tecnología en los que generalmente se llevan a cabo ensayos y experimentos. No se pueden establecer límites de tiempo para los ejercicios de energía; sin embargo, las pruebas y errores prolongados o arduos no se considerarían rutinarios.
- Los errores u omisiones obvios en la patente anterior no impedirán la habilitación si una habilidad y un conocimiento razonables en la técnica pudieran corregir fácilmente el error o encontrar lo que se omitió.
En este caso, la Corte Suprema concluyó que la patente de género anterior no reveló las ventajas especiales de la patente de selección. Por lo tanto, no era necesario emprender el paso de habilitación y la patente de selección era nueva.
No obviedad
Para determinar si la patente en cuestión era obvia, el juez Rothstein, por la Corte, respaldó el enfoque de cuatro pasos de Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd. , [1] como se expresa en Pozzoli SPA contra BDMO SA: [2]
- Identificar a la "persona experta en la técnica" teórica e identificar los conocimientos generales comunes pertinentes de esa persona;
- Identificar el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si no se puede hacer fácilmente, interpretarlo;
- Identificar las diferencias, si las hay, entre el asunto citado como parte del "estado de la técnica" y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
- Vistas sin ningún conocimiento de la supuesta invención tal como se reivindica, ¿esas diferencias constituyen pasos que habrían sido obvios para el experto en la técnica o requieren algún grado de invención?
En los campos donde los avances se obtienen típicamente mediante la experimentación, se puede tener en cuenta una prueba de "prueba obvia" en el cuarto paso de la investigación de la obviedad. La Corte Suprema declaró que si se justifica una prueba de "prueba obvia", los siguientes factores no exclusivos pueden ser relevantes:
- ¿Es más o menos evidente que lo que se está probando debería funcionar? ¿Existe un número finito de soluciones predecibles identificadas conocidas por los expertos en la técnica?
- ¿Cuál es el alcance, la naturaleza y la cantidad de esfuerzo necesarios para lograr la invención? ¿Se realizan ensayos de rutina o la experimentación es prolongada y ardua, de modo que los ensayos no se considerarían rutinarios?
- ¿Existe algún motivo en el estado de la técnica para encontrar la solución que aborda la patente?
El caso en cuestión activó la prueba "obvio para probar". El Tribunal Supremo determinó que la ventaja de la patente de selección no era predecible rápida o fácilmente y, por lo tanto, el experto en la materia no habría encontrado evidente por sí mismo tratar de encontrar la invención reivindicada.
Patente doble
Apotex afirmó que las patentes de selección permiten que el titular de una patente "perenne" una invención. La Corte Suprema rechazó este argumento por dos razones. En primer lugar, otra persona que no sea el inventor de la patente del género puede obtener una patente de selección. En segundo lugar, las patentes de selección fomentan la mejora mediante la selección.
La Corte Suprema concluyó que no hubo "doble patente de la misma invención" porque las reivindicaciones de la patente de género y la patente de selección del sujeto no son idénticas ni coincidentes. Además, no hubo una "obviedad de doble patente" porque las reivindicaciones de la patente de selección reflejaban un compuesto patentablemente distinto de los compuestos de la patente de género. En vista de lo anterior, no hubo doble patentamiento.
Ver también
Referencias
enlaces externos
Juicio
- Texto completo de la decisión de la Corte Suprema de Canadá disponible en LexUM y CanLII
Patentes