Para que una patente sea válida en Canadá, la invención reivindicada en ella debe ser nueva e inventiva . En el derecho de patentes, estos requisitos se conocen como novedad y no evidencia . En teoría, no se puede conceder una patente para una invención sin cumplir estos requisitos básicos o, al menos, si se concede una patente que no cumple estos requisitos, no se puede mantener posteriormente. Estos requisitos surgen de una combinación de estatuto y jurisprudencia.
Novedad
La definición de "invención" en el artículo 2 de la Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4) [1] utiliza la palabra "nueva". Esto significa que la invención aún no debe ser conocida. El artículo 28.2 (1) de la Ley de Patentes codifica explícitamente el requisito de novedad. [2]
28.2 (1) El objeto definido por una reivindicación en una solicitud de patente en Canadá (la "solicitud pendiente") no debe haber sido divulgado
- (a) más de un año antes de la fecha de presentación por el solicitante, o por una persona que obtuvo conocimiento, directa o indirectamente, del solicitante, de tal manera que el tema se puso a disposición del público en Canadá o en cualquier otro lugar;
- (b) antes de la fecha del reclamo por una persona no mencionada en el párrafo (a) de tal manera que el tema esté disponible al público en Canadá o en cualquier otro lugar;
- (c) en una solicitud de patente presentada en Canadá por una persona que no sea el solicitante y cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de la reivindicación;
- ...
Por tanto, la sección 28.2 bloquea las solicitudes de patente si el solicitante, o alguien que obtuvo su conocimiento del solicitante, hizo pública la invención más de un año antes de la solicitud; si alguien más hizo pública la invención antes de la solicitud; o si la invención ya está sujeta a una solicitud de patente anterior.
Divulgación por parte del solicitante
El párrafo 28.2 (1) (a) establece un período de gracia que permite reclamos de "materia" en una patente (solicitud) en Canadá hasta doce meses después de su divulgación pública por parte del solicitante o alguien que haya obtenido conocimiento al respecto del solicitante. [3] También puede permitir a los inventores discutir su invención con inversores potenciales, por ejemplo, sin requerir acuerdos de no divulgación. Sin embargo, dado que dicho período de gracia no es universal, su utilidad para los inventores sigue siendo limitada. [4]
Divulgación por otra parte
La sección también establece que el tema definido en la reclamación no puede haber sido divulgado previamente en Canadá o en otro lugar. [5] Si el tema se ha divulgado en Canadá o en una jurisdicción extranjera, no se puede otorgar una patente sobre el mismo tema en Canadá.
La sección no restringe la divulgación a patentes anteriores. Siempre que el tema se divulgue "de tal manera que el tema esté disponible para el público", el tema no puede ser patentado. [6] Esto incluye patentes anteriores, publicaciones o la invención en sí que se exhibe. Las divulgaciones en un documento privado, como una nota interna que no está disponible para el público, no cuentan. [7] La ignorancia con respecto a la divulgación previa no es una excusa.
Cuando haya habido una divulgación previa del mismo objeto, se considerará que la invención no es nueva, siendo la divulgación previa una anticipación de la invención. Sin embargo, la divulgación previa debe ser lo suficientemente detallada como para ser anticipada. La divulgación también debe ser autónoma; una combinación de la técnica anterior no es adecuada para mostrar anticipación.
En Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd. , [8] Juez Gibson, el Tribunal Federal enunció una prueba de ocho puntos para determinar si el estado de la técnica anticipa el objeto de una patente. El estado de la técnica debe:
- dar una descripción previa exacta;
- dar instrucciones que inevitablemente resultarán en algo dentro de las reivindicaciones;
- dar instrucciones claras e inconfundibles;
- dar información que, a efectos de utilidad práctica, sea igual a la proporcionada por la patente en cuestión;
- transmitir información para que una persona que se enfrenta al mismo problema pueda decir "eso me da lo que deseo";
- dar información a una persona de conocimiento común para que pueda percibir inmediatamente la invención;
- en ausencia de instrucciones explícitas, enseñar un "resultado inevitable" que "sólo puede probarse mediante experimentos"; y
- Satisfacer todas estas pruebas en un solo documento sin hacer un mosaico.
A la declaración final se le atribuye la creación de una mala interpretación de que las pruebas son acumulativas. Sin embargo, las pruebas no son acumulativas. El Tribunal de Apelación ha comentado que "Gibson J. sólo había enumerado varias formulaciones para la prueba de anticipación retenida en decisiones anteriores y su conclusión realmente es que no podría haber ninguna conclusión de anticipación a menos que se encontrara alguna, más bien que cada una de estas ocho" pruebas ». [9]
En Beloit Canada Ltd. y otros contra Valmet Oy , uno de los principales casos de anticipación por publicación, el Tribunal Federal de Apelaciones declaró:
En efecto, se debe poder consultar una publicación única anterior y encontrar en ella toda la información que, a efectos prácticos, se necesita para producir la invención reivindicada sin el ejercicio de ninguna habilidad inventiva. La publicación anterior debe contener una dirección tan clara que una persona experta que la lea y la siga sea conducida en todos los casos y sin posibilidad de error a la invención reivindicada. [10]
En Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd. , [11] el Tribunal Federal de Apelaciones enumeró los siguientes ocho principios para la anticipación por uso o venta previos, que complementan los principios de Beloit Canada Ltd. et al v. Valmet Oy :
- La venta al público o el uso por parte del público por sí solos no son suficientes para demostrar la anticipación. Se requiere que la divulgación de la invención constituya una anticipación bajo la sección 28.2 (1) (a) de la Ley de Patentes.
- Para una venta o uso previo para anticipar una invención, debe equivaler a "divulgación habilitante".
- La venta o uso previo de un producto químico constituirá una divulgación habilitante al público si su composición puede descubrirse mediante el análisis del producto.
- El análisis debe poder ser realizado por una persona experta en la técnica de acuerdo con técnicas analíticas conocidas disponibles en el momento relevante y sin el ejercicio de habilidad inventiva.
- Cuando la ingeniería inversa es capaz de descubrir la invención, se pone a disposición del público si un producto que contiene la invención se vende a cualquier miembro del público que sea libre de usarlo como le plazca.
- No es necesario demostrar que un miembro del público realmente analizó el producto vendido.
- La cantidad de tiempo y trabajo necesarios para realizar el análisis no determina si un experto en la materia podría descubrir la invención. La consideración relevante es solo si se requiere habilidad inventiva.
- No es necesario que el producto objeto de análisis sea susceptible de reproducción exacta. Es el objeto de las reivindicaciones de patente el que debe revelarse a través del análisis. La novedad de la invención reivindicada se destruye si hay una descripción de una realización que se enmarca dentro de la reivindicación.
En Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. , se alegó que la patente de Sanofi-Synthelabo no era válida porque cubría sólo una selección de una patente de género anterior más amplia. Uno de los supuestos motivos de nulidad fue la falta de novedad. La Corte Suprema de Canadá empleó una prueba de anticipación de dos partes. Para que haya un hallazgo de anticipación, el estado de la técnica debe satisfacer las dos ramas siguientes:
- divulgación previa; y
- habilitación.
La prueba para la divulgación es si una persona experta en la técnica, leyendo la patente anterior, entendería que revela las ventajas especiales de la segunda invención. No se permite ensayo y error.
Una vez que se establece que la divulgación anterior indica las ventajas especiales de la segunda invención, se permite algún ensayo y error o experimentación para determinar si esa divulgación también permite el desarrollo de la segunda invención. Sin embargo, el experto en la materia debe poder realizar o realizar la invención de la segunda patente sin una carga indebida.
La Corte Suprema basó su prueba en una prueba británica anterior: “Las patentes están destinadas a enseñar a las personas cómo hacer las cosas. Si lo que se "enseña" implica demasiado [trabajo] para ser razonable teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluida la naturaleza del arte, entonces la patente no puede considerarse como una "divulgación habilitante". . . . La puesta en marcha de un proyecto gigantesco, aunque sea una mera rutina, no servirá " [12].
Por tanto, la información sobre el estado de la técnica debe:
- ser claramente divulgado, y
- Permitir al trabajador experto realizar o realizar la invención. [13]
La Corte Suprema declaró cuatro factores no exhaustivos a considerar para determinar si ha habido habilitación:
- La habilitación se evaluará teniendo en cuenta la patente anterior en su conjunto, incluidas la especificación y las reivindicaciones. No hay razón para limitar lo que el experto en la materia pueda considerar en la patente anterior para descubrir cómo realizar o realizar la invención de la patente posterior. Toda la patente anterior constituye el estado de la técnica.
- El experto en la materia puede utilizar su conocimiento general común para complementar la información contenida en la patente anterior. Conocimiento general común significa conocimiento generalmente conocido por personas expertas en la técnica relevante en el momento relevante.
- La patente anterior debe proporcionar suficiente información para permitir que la invención reivindicada posteriormente se lleve a cabo sin una carga indebida. Al considerar si existe una carga indebida, se debe tener en cuenta la naturaleza de la invención. Por ejemplo, si la invención tiene lugar en un campo de la tecnología en el que generalmente se realizan ensayos y experimentos, el umbral de carga indebida tenderá a ser más alto que en circunstancias en las que es normal un menor esfuerzo. Si se requiere actividad inventiva, el estado de la técnica no se considerará habilitante. Sin embargo, los ensayos de rutina son aceptables y no se considerarían una carga excesiva. Pero los experimentos o ensayos y errores no deben prolongarse ni siquiera en los campos de la tecnología en los que generalmente se llevan a cabo ensayos y experimentos. No se pueden establecer límites de tiempo para los ejercicios de energía; sin embargo, las pruebas y errores prolongados o arduos no se considerarían rutinarios.
- Los errores u omisiones obvios en la patente anterior no impedirán la habilitación si una habilidad y un conocimiento razonables en la técnica pudieran corregir fácilmente el error o encontrar lo que se omitió.
Como ejemplo de una aplicación de esta prueba: bajo la rama de divulgación de la prueba, un compuesto no se describe claramente simplemente porque es parte de una clase más grande de compuestos; bajo la rama de habilitación, un compuesto no se habilita simplemente revelando su fórmula teórica, a menos que el compuesto haya sido realmente preparado o el trabajador calificado sepa, a partir de las instrucciones dadas o de su conocimiento ordinario, cómo prepararlo. [14]
Solicitud de patente anterior
La prioridad está determinada por el orden de las solicitudes, por lo que una solicitud anterior excluirá una posterior. [15] Este enfoque de "primero en presentar" se utiliza a nivel mundial. Aunque anteriormente mantuvo su primer sistema en inventar, Estados Unidos , cambió el 16 de marzo de 2013 después de la promulgación de la Ley de Invenciones de Estados Unidos [16] (consulte " Primero en presentar y primero en inventar "). Una solicitud anterior que permanece en secreto porque se abandona o se retira antes de su publicación no constituye una divulgación. [17]
No obviedad
Una patente válida también requiere una invención no obvia. La invención debe tener algún elemento inventivo. Este concepto se originó en el derecho consuetudinario [ cita requerida ] a partir de la noción de que una invención debe ser inventiva. [ aclaración necesaria ] Ahora está codificado explícitamente en la sección 28.3 de la Ley de Patentes . [18]
28.3 El objeto definido por una reivindicación en una solicitud de patente en Canadá debe ser un objeto que no hubiera sido obvio en la fecha de la reivindicación para una persona experta en la técnica o ciencia a la que pertenece, teniendo en cuenta
- (a) información divulgada más de un año antes de la fecha de presentación por el solicitante, o por una persona que obtuvo conocimiento, directa o indirectamente, del solicitante de tal manera que la información estuvo disponible al público en Canadá o en cualquier otro lugar; y
- (b) información divulgada antes de la fecha del reclamo por una persona no mencionada en el párrafo (a) de tal manera que la información esté disponible al público en Canadá o en cualquier otro lugar.
La Sección 28.3 tiene un período de gracia de un año que permite al inventor, o una persona que obtuvo conocimiento directa o indirectamente del inventor, divulgar la invención sin hacer que la invención posterior no sea obvia.
El requisito no obvio se explica en Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy . El juez Hugessen contrastó los conceptos de anticipación y no obviedad:
Son, por supuesto, bastante diferentes; La obviedad es un ataque a una patente basado en su falta de inventiva. El atacante dice, en efecto, 'Cualquier tonto podría haber hecho eso'. La anticipación, o falta de novedad, por otro lado, en efecto supone que ha habido una invención pero afirma que ha sido divulgada al público antes de la solicitud de la patente. [19]
Cabe aclarar que si bien el juez Hugessen dice "cualquier tonto", el estándar adecuado en patentes es un experto en la materia.
El experto en la materia es la persona hipotética que se utiliza como punto de referencia para determinar la obviedad. La descripción de este hombre es:
el técnico experto en la materia pero sin un ápice de inventiva o imaginación; un modelo de deducción y destreza, totalmente desprovisto de intuición; un triunfo del hemisferio izquierdo sobre el derecho. La pregunta que debe hacerse es si esta criatura mítica (el hombre en el ómnibus Clapham de la ley de patentes), a la luz del estado de la técnica y del conocimiento general común en la fecha de la invención reivindicada, habría venido directamente y sin dificultad a la solución enseñada por la patente. [20]
En Apotex Inc. c. Sanofi ‑ Synthelabo Canada Inc. , el juez Rothstein adoptó el enfoque de Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd .: [21]
- Identificar a la "persona experta en la técnica" teórica e identificar los conocimientos generales comunes pertinentes de esa persona;
- Identificar el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si no se puede hacer fácilmente, interpretarlo;
- Identificar las diferencias, si las hay, entre el asunto citado como parte del “estado de la técnica” y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
- Vistas sin ningún conocimiento de la supuesta invención tal como se reivindica, ¿esas diferencias constituyen pasos que habrían sido obvios para el experto en la técnica o requieren algún grado de invención?
Cada uno de estos pasos es crucial y puede afectar el resultado de la investigación de la obviedad. Los casos pueden depender de la interpretación de quién es la presunta persona capacitada, ya que esto afectará a qué tan grande es un paso lo suficientemente grande como para que la invención posterior se considere no obvia.
Se incluirá un matiz a esta prueba para invenciones en áreas donde los avances a menudo se obtienen mediante la experimentación; una prueba de "obvio para probar" se puede utilizar para ampliar la obviedad e invalidar una patente. El éxito comercial de la invención que se busca patentar también impacta en un hallazgo de obviedad.
Obvio para intentar
En campos donde la experimentación es común, como en la industria farmacéutica, una invención puede no ser patentable si un trabajador calificado hubiera encontrado obvio probar el curso que condujo a ella. Como declaró la Corte Suprema de Canadá en Apotex Inc. c. Sanofi ‑ Synthelabo Canada Inc. , los siguientes factores no exclusivos deben tenerse en cuenta en el cuarto paso de la investigación de la obviedad:
- ¿Es más o menos evidente que lo que se está probando debería funcionar? ¿Existe un número finito de soluciones predecibles identificadas conocidas por los expertos en la técnica?
- ¿Cuál es el alcance, la naturaleza y la cantidad de esfuerzo necesarios para lograr la invención? ¿Se realizan ensayos de rutina o la experimentación es prolongada y ardua, de modo que los ensayos no se considerarían rutinarios?
- ¿Existe algún motivo en el estado de la técnica para encontrar la solución que aborda la patente?
Si la respuesta a estas preguntas lleva a la conclusión de que era obvio dar este paso adicional, la patente se considerará obvia e inválida. El tribunal deja en claro que cuando la experimentación requerida para dar el salto es extensa, se puede otorgar una patente para el paso adicional dado.
El enfoque estadounidense de lo obvio para intentar: KSR International Co. v. Teleflex Inc.
La Corte Suprema de los Estados Unidos se enfrentó a la cuestión obvia para juzgar en KSR International Co. v. Teleflex Inc. , donde el objeto de una patente era una combinación de componentes conocidos. [22] Sostuvieron que “cuando existe una necesidad de diseño o presión del mercado para resolver un problema y hay un número finito de soluciones predecibles identificadas, una persona con conocimientos ordinarios en la técnica tiene buenas razones para buscar las opciones conocidas dentro de su o su dominio técnico. Si esto conduce al éxito esperado, es probable que el resultado no sea lo suficientemente innovador como para ser patentable ”.
Esto es similar a Canadá en el sentido de que una invención aún puede considerarse obvia, a pesar de ir un paso más allá del estado de la técnica.
Éxito comercial
Es menos probable que un artículo patentado que es un éxito instantáneo en el mercado resulte obvio que una patente de un producto que fue mal recibido. En Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp. [23], el Tribunal Federal de Apelaciones declaró que:
[a] pesar de que el factor del éxito comercial, por sí solo, no es una prueba concluyente de la inventiva, donde, como aquí, es sólo uno de los muchos factores, no puede pasarse por alto.
El tribunal enumeró otros factores que pueden respaldar una conclusión de no obviedad:
Teniendo en cuenta estos diversos factores, el dispositivo es novedoso y superior a lo que estaba disponible hasta entonces; desde entonces se usó ampliamente y con preferencia a dispositivos alternativos; los competidores, así como los expertos en la materia, nunca habían pensado en la combinación; el asombro acompañó su primera publicación; éxito comercial - es, utilizando las palabras de Tomlin J., en De Frees, supra, "prácticamente imposible decir que no existe esa chispa de invención necesaria para respaldar la patente".
Referencias
- ^ Ley de patentes , RSC 1985, c P-4.
- ^ Ley de Patentes , RSC 1985, c P-4, s. 28,2 (1).
- ^ Ley de Patentes , RSC 1985, c P-4, s. 28,2 (1).
- ^ David Vaver, Ley de propiedad intelectual: marcas comerciales de patentes de derechos de autor, 2a ed (Toronto: Irwin Law Inc., 2011) en 320.
- ^ Ley de Patentes , RSC 1985, c P-4, s. 28.2 (1) (a) y (b).
- ^ Ley de Patentes , RSC 1985, c P-4, s. 28.2 (1) (a) y (b).
- ^ David Vaver, Ley de propiedad intelectual: marcas comerciales de patentes de derechos de autor, 2a ed (Toronto: Irwin Law Inc., 2011) en 321.
- ^ Reeves Brothers Inc. contra Toronto Quilting & Embroidery Ltd. (1978), 43 CPR (2d) 145 en 187 (FCTD).
- ^ Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp. (1991), 35 CPR (3d) 350 en 361 (FCA)
- ^ Beloit Canada Lt. et al. v. Valmet Oy (1986), 8 CPR (3d) 289 (FCA).
- ^ Baker Petrolite Corp. contra Canwell Enviro-Industries Ltd. (2002), 17 CPR (cuarto) 478 (FCA).
- ^ Halliburton Energy Services Inc. contra Smith International (Mar del Norte) Ltd. , [2006] EWCA Civ 1715 (BAILII).
- ^ Apotex Inc. contra Sanofi-Synthelabo Canada Inc.
- ^ David Vaver, Ley de propiedad intelectual: marcas comerciales de patentes de derechos de autor, 2d ed (Toronto: Irwin Law Inc., 2011) en 323.
- ^ Ley de Patentes , RSC 1985, c P-4, s. 28,2 (1) (c).
- ^ [1]
- ^ David Vaver, Ley de propiedad intelectual: marcas comerciales de patentes de derechos de autor, 2a ed (Toronto: Irwin Law Inc., 2011) en 320.
- ^ Ley de Patentes , RSC 1985, c P-4, s. 28.3.
- ^ Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy (1986), 8 CPR (3d) 289 en 293 (FCA).
- ^ Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy (1986), 8 CPR (3d) 289 en 294 (FCA).
- ^ Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd. , [1985] RPC 59 (CA).
- ^ KSR International Co. contra Teleflex Inc. , 550 US 390 (2007).
- ^ Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp. (1991), 35 CPR (3d) 350 (FCA)