Evans v. Eaton , 16 US (3 Wheat.) 454 (1818), fue uncaso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte sostuvo que una patente que revela un método mejorado de fabricación por medio de varias máquinas mejoradas diferentes debe interpretarse como una reclamación tanto el método como las mejoras a las máquinas, pero sin incluir las máquinas aparte de las mejoras del inventor.
Evans contra Eaton | |
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Discutido el 26 de febrero de 1818 Decidido el 7 de marzo de 1818 | |
Nombre completo del caso | Evans contra Eaton |
Citas | 16 US 454 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | Auto de error del Distrito de Pensilvania [1] |
Subsecuente | Reprobado en el Distrito de Pensilvania, [2] luego apeló a la Corte Suprema. [3] |
Membresía de la corte | |
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Opinión de caso | |
Mayoria | Marshall, unido por unanimidad |
Leyes aplicadas | |
Ley de Patentes de 1793 , una ley para el alivio de Oliver Evans [4] ) |
Fue la tercera decisión publicada de la Corte Suprema sobre patentes, [5] y la primera en abordar el derecho sustantivo de patentes . [6] Fue el primer caso de la Corte Suprema que se ocupó de la cuestión de cuándo una invención es patentablemente distinta del estado de la técnica . [7] También fue el segundo de cuatro casos sucesivos de la Corte Suprema relacionados específicamente con la patente del molino harinero de Oliver Evans . [8]
Además de su importancia legal, la opinión es notable por contener en su apéndice una transcripción de la patente de Evans y la solicitud de patente, que de otra manera no estaría disponible para el lector moderno.
Fondo
En la década de 1780, el inventor Oliver Evans desarrolló un sistema para un molino de harina automatizado que revolucionaría la tecnología de molienda. Después de mantener su invento en secreto mientras lo reducía a la práctica , inicialmente obtuvo protección a través de estatutos estatales individuales, por ejemplo en Maryland [9] y New Hampshire, [10] porque el sistema de patentes aún no existía. Cuando entró en vigor la Ley de Patentes de 1790 , Evans obtuvo la tercera patente de los Estados Unidos jamás emitida. No existen copias de esta patente original. [11]
Como todas las patentes en ese momento tenían términos de 14 años, su patente caducó en 1804 y la invención pasó al dominio público . Inmediatamente después de la expiración de su patente, buscó una factura privada que le permitiera renovarla, la primera solicitud de este tipo realizada. [12] No tuvo éxito hasta 1808, cuando el Décimo Congreso aprobó una ley que autorizaba al Secretario de Estado a otorgarle una nueva patente en los mismos términos que la original. [13] [4] Evans obtuvo su nueva patente el día después de que la ley entró en vigor. [14]
Según la Ley de Patentes de 1793 , que estaba en vigor en el momento de la concesión de 1808, no se requería que las patentes tuvieran reclamaciones . [15] En el caso de una patente compleja como la de Evans, que incluía tanto un método mejorado general de fabricación de harina como máquinas mejoradas específicas para lograr ese método, esto creó confusión en cuanto al alcance real de la concesión. Del mismo modo, también creó confusión en cuanto al tipo de estado de la técnica que sería suficiente para invalidar la patente sobre la base de la anticipación .
En el tribunal de distrito de Pensilvania, el demandado Eaton no disputó haber utilizado el saltador mejorado de Evans , pero buscó demostrar que la patente solo cubría el método mejorado en su totalidad (y no el saltador específicamente), o alternativamente que la patente había sido anticipado por máquinas anteriores. En particular, el acusado presentó pruebas de una especie de tosca carretilla que se utilizaba en algunas fábricas de Pensilvania en la década de 1760. [16] Persuadido de que la patente solo podía cubrir el método mejorado en su conjunto, en lugar de cualquiera de las máquinas mejoradas, el tribunal instruyó al jurado de tal manera que los miembros del jurado no tuvieron más remedio que emitir un veredicto para el acusado, como lo hicieron. [16] El tribunal también se negó a admitir la evidencia ofrecida por el demandante de que el acusado había ofrecido inicialmente pagar una tarifa de licencia a Evans.
Luego, el caso fue apelado ante la Corte Suprema por un auto de error , y Evans alegó los siguientes errores:
- Que el tribunal de distrito debería haber admitido la evidencia del demandante de que los testigos del demandado habían pagado la tarifa de la licencia, concediendo así implícitamente la validez de la patente;
- Que el tribunal de distrito no debería haber admitido pruebas del uso del saltador en otros lugares no especificados en el alegato del acusado;
- Que el tribunal de distrito no debería haber instruido al jurado que Evans no tenía derecho a una indemnización por infracción a menos que fuera el inventor original del hopperboy.
Opinión de la Corte
El Tribunal rechazó por unanimidad la sentencia del tribunal de distrito y remitió el caso para un nuevo juicio bajo un venire facias de novo . La opinión fue escrita por el presidente del Tribunal Supremo Marshall .
El Tribunal aceptó el primer motivo de error y rechazó el segundo, prefiriendo en ambos casos someter la prueba al jurado. Sin embargo, el Tribunal señaló que la evidencia de los testigos que habían pagado la tarifa de la licencia tenía "muy poco peso". [17]
En cuanto a la cuestión principal, con respecto a las instrucciones del tribunal de distrito al jurado, el tribunal acordó que el tribunal de distrito se había equivocado en dos aspectos: primero, al opinar que la patente cubría sólo la mejora en la fabricación "producida por la combinación general de toda su maquinaria ", y no las máquinas individuales utilizadas; y segundo, al instruir al jurado de que Evans no podría recuperarse a menos que fuera el inventor original del hopperboy en lugar de un mejorador. [18] Sin embargo, la Corte observó fatalmente que
En todos los casos en que su pretensión sea la mejora de una máquina, le corresponderá mostrar el alcance de su mejora, de modo que una persona que comprenda el tema pueda comprender claramente en qué consiste. [19]
Desarrollos posteriores
El caso se volvió a juzgar en el tribunal de distrito de Pensilvania, y el jurado volvió a emitir un veredicto para el acusado. El veredicto se basó en la instrucción del juez de que el jurado no debería encontrar al demandante a menos que hubiera evidencia clara dentro de la patente (incluido el programa y la solicitud anexos) sobre la naturaleza exacta de las mejoras de Evans en el estado de la técnica . Dado que la patente no se redactó teniendo en cuenta ese requisito y se limitó a describir su invención sin distinguirla del estado de la técnica, no quedaba prácticamente ninguna duda para que el jurado decidiera. El año siguiente, Evans publicó un panfleto en el que argumentaba su versión del caso, con especial atención a que el tribunal rechazara sus pruebas por motivos novedosos. [20] También apeló una vez más a la Corte Suprema por un recurso de error, pero su apelación fue rechazada por una Corte muy dividida en Evans v. Eaton (1822) , aunque para ese momento, él estaba muerto y la patente había Caducado. [21]
La confusión que surgió sobre el alcance de la invención reivindicada en este caso condujo en parte a la Ley de Patentes de 1836 , que introdujo el requisito de una sección de reivindicaciones separada para todas las patentes. [22] Ese requisito, a su vez, hizo que el análisis jurídico específico en este caso fuera en gran medida obsoleto. Sin embargo, se siguió citando el caso por el principio general de que el titular de una patente no necesita tener conocimiento de un uso anterior para que ese uso anterior invalide la patente. [23] [24]
El caso fue citado más recientemente por la Corte Suprema en 1934, para apoyar el principio general de que "el premio de una patente exclusiva recae en quien tuvo la fortuna de ser el primero". [25]
Trabajos citados
- Federico, PJ (1945). "Los juicios de patentes de Oliver Evans - Parte I". Revista de la Sociedad de la Oficina de Patentes . 27 : 586.
- Federico, PJ (1945). "Los juicios de patentes de Oliver Evans - Parte II". Revista de la Sociedad de la Oficina de Patentes . 27 : 657.
Referencias
- ^ Evans contra Eaton , 8 F. Cas. 846, Pet. CC 322 (1816).
- ^ Evans contra Eaton, 8 F. Cas. 856, 3 Wash. CC 443 (1818).
- ^ Evans v. Eaton , 20 Estados Unidos (7 trigo ) 356 (1822).
- ^ a b "Un acto para el alivio de Oliver Evans", 6 Stat. 70.
- ^ Malla Pollack, El dominio público de propiedad: El derecho constitucional a no ser excluido, o la Corte Suprema eligió el cereal de desayuno adecuado en Kellogg v. National Biscuit Co., 22 Hastings Comm. Y Ent LJ 265, 291 n. 119 (2000).
- ^ Harold C. Wegner, Uso experimental posterior a Merck y el "puerto seguro", 15 Fed. Circuito BJ 1, 37 (2005).
- ^ N. Scott Pierce, Un gran choque invisible: el auge y la caída de la elegibilidad de patentes a través de Mayo v. Prometheus, 23 Fordham Intell. Prop. Medios y Ent. LJ 186, 211-15 (2012)
- ^ Federico 1945 , p. 586.
- ^ Maryland; Kilty, William (1787). "Una ley para otorgar a Oliver Evans, por un período de años, el derecho único y exclusivo de fabricar y vender dentro de este estado las máquinas aquí descritas" . Las leyes de Maryland: 1785–1799 . pag. 121.
- ^ Hampshire, Nueva (1789). "Una ley para otorgar a Oliver Evans por un período de años el derecho exclusivo de fabricar y vender dentro de este estado las máquinas aquí descritas" . Leyes de New Hampshire: primer período constitucional, 1784-1792 . pag. 401.
- ^ Federico 1945 , p. 589.
- ^ Federico 1945 , p. 598.
- ^ Benagh, Christine P. (1979). La historia de la legislación de patentes privadas en la Cámara de Representantes . Oficina de Imprenta del Gobierno de EE. UU. pag. 6.
- ^ Evans contra Jordan, 8 F. Cas. 872, 872 (CCD Va. 1813).
- ↑ Federico part 2 1945 , p. 680.
- ↑ a b Federico part 2 1945 , p. 677.
- ^ 16 Estados Unidos en 505.
- ^ 16 Estados Unidos en 519.
- ^ 16 Estados Unidos en 518.
- ↑ Federico part 2 1945 , p. 678.
- ↑ Federico part 2 1945 , p. 681.
- ^ Westlaw, Reclamaciones de patentes § 4: 1 (3.a ed.)
- ^ Gayler contra Wilder , 51 US 477, 488, 13 L. Ed. 504 (1850).
- ^ John Burke, Examinar la constitucionalidad del cambio a "Primer inventor en presentar" en la Ley de Invenciones de Leahy-Smith America, 39 J. Legis. 69, 87 (2013).
- ^ Radio Corp. de Am. v. Radio Eng'g Labs. , 293 US 1, 55 S. Ct. 928, 79 L. Ed. 163 (1934).
enlaces externos
- El texto de Evans v. Eaton , 16 U.S. (3 Wheat. ) 454 (1818) está disponible en: CourtListener Google Scholar Justia Library of Congress OpenJurist