La doctrina de combinación agotada , también conocida como la doctrina del caso de Lincoln Engineering , es la doctrina de la ley de patentes de EE. UU. Según la cual cuando un inventor inventa un dispositivo nuevo y no obvio y busca patentar no solo el nuevo dispositivo, sino también la combinación del nuevo dispositivo. dispositivo con un dispositivo convencional conocido con el que el nuevo dispositivo coopera de la manera convencional y predecible en la que los dispositivos de esos tipos han cooperado previamente, la combinación no es patentable como una "combinación agotada" o "combinación antigua". [1] La doctrina también se denomina la doctrina del caso de Lincoln Engineering porque laLa Corte Suprema de los Estados Unidos explicó la doctrina en su decisión en Lincoln Engineering Co. v. Stewart-Warner Corp. [2]
La decisión de Lincoln Engineering
En Lincoln Engineering , el inventor inventó un dispositivo de acoplamiento nuevo y mejorado para conectar una boquilla a una pistola de engrase. Sin embargo, la patente reivindicaba la combinación completa de pistola engrasadora, boquilla y acoplamiento. El Tribunal Supremo declaró que "la mejora de una parte de una combinación antigua no da derecho a reclamar esa mejora en combinación con otras piezas antiguas que no desempeñan ninguna función nueva en la combinación". [3] Luego concluyó que el esfuerzo del inventor, mediante el uso de una reivindicación combinada, para extender el monopolio de su invención de una forma mejorada de mandril o acoplador a piezas o elementos antiguos que no tienen una función nueva cuando se opera en conexión con el acoplador anula la reclamación. " [4]
Esta forma de reclamar una invención se denominó "reclamo excesivo" porque infló la base de regalías para la concesión de licencias y potencialmente efectuó un vínculo mediante el cual el titular de la patente requería que los usuarios, por ejemplo, compraran no solo los acoplamientos sino la pistola engrasadora completa. también para utilizar la invención. [5]
¿Está obsoleta la doctrina de Lincoln Engineering ?
El Circuito Federal sostuvo en 1984 que esta doctrina está desactualizada y ya no refleja la ley. [6] En efecto, el Circuito Federal anuló la Corte Suprema en este punto, o afirmó que la aprobación de la ley de recodificación de patentes de 1952 lo había hecho.
Sin embargo, en su decisión en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , [7] la Corte Suprema parece haber asumido sin discusión que sus antiguos precedentes, como Lincoln Engineering (no citado en la opinión de Quanta ), aún están en vigencia. fuerza, al menos con respecto a la doctrina del agotamiento . En Quanta , el Tribunal consideró la venta de un microprocesador patentado para "agotar" no solo la patente del microprocesador, sino también la patente de una computadora personal (PC) convencional que contiene el microprocesador, ya que la patente de la PC tenía esencialmente el mismo concepto inventivo (o desviación del estado de la técnica) como la patente del microprocesador.
Después de 1984, parecía que era posible obtener patentes sobre combinaciones antiguas, por ejemplo, no solo un motor nuevo, sino también una unidad de disco convencional que contenía el motor nuevo. También se ha sostenido que la venta del motor, en tal caso, no agota la patente de la unidad de disco que contiene el nuevo motor. Por tanto, un comprador del motor que lo incorpore a una unidad de disco infringiría la patente de la unidad de disco. [8] Ahora es incierto si tales patentes son válidas. En cualquier caso, la decisión de Quanta parece sostener que la doctrina del agotamiento protege de la responsabilidad por infracción al comprador de motor anterior que incorpora el motor en una unidad de disco. [9]
Combinaciones agotadas y materia no estatutaria
Reclamar un anticipo relacionado con la computadora como una combinación agotada puede proporcionar una manera de evitar que el anticipo reclamado sea clasificado como materia no estatutaria bajo la sección 101 de la ley de patentes de los Estados Unidos. Colocar un proceso que no pasa la prueba de máquina o transformación en un entorno de máquina puede superar la ausencia de implementación por parte de una máquina específica, como lo exigen In re Bilski y las decisiones de la Corte Suprema en las que se basa. [10] (El éxito de este expediente depende de la aceptación de la abolición del Circuito Federal de la doctrina de combinación agotada. [11] )
Por ejemplo, la forma de los procesos reivindicados en Diamond v. Diehr , [12] Parker v. Flook , [13] y Gottschalk v. Benson [14] pueden compararse apropiadamente. En Diehr , la reivindicación se refiere a "un método de funcionamiento de una prensa de moldeo de caucho" y la reivindicación contiene al menos referencias mínimas a la prensa y otros aparatos. En Flook , el reclamo es un "método para actualizar el valor de al menos un límite de alarma", donde un "'límite de alarma' es un número". La reivindicación no dice nada sobre un recipiente de reacción o incluso sobre dispositivos de medición de temperatura. En Benson , la afirmación es "un método de procesamiento de datos para convertir representaciones de números decimales codificados binarios en representaciones de números binarios". Una afirmación menciona un registro de desplazamiento reentrante y la otra afirmación no menciona ningún aparato. En Flook , la reivindicación podría haber sido en cambio "un método de operación de una planta de hidrocraqueo en el que la materia prima de hidrocarburos se coloca en un reactor químico, se aplica calor, etc." La reclamación, aunque a una combinación agotada, [15] habría requerido un aparato como lo hizo en el caso Diehr . De manera similar, la reivindicación en Benson podría haber sido un método para operar una caja de conmutación telefónica o quizás incluso un método para proporcionar señales numéricas decimales codificadas en binario a un dispositivo operativo codificado en binario. Una vez más, al proporcionar un entorno mecánico, a pesar de que era una combinación agotada, el redactor de reclamaciones podría haber evitado la posesión de materia no estatutaria. Es posible que las cuidadosas técnicas de redacción de reclamos logren elevar la forma sobre la sustancia, para evitar el impacto de la prueba de máquina o transformación.
El análisis anterior puede haber sido superado por la decisión de 2014 de la Corte Suprema en Alice v. CLS Bank . En ese caso, la Corte confirmó y amplió el análisis legal de sus decisiones anteriores en Parker v. Flook y Mayo v. Prometheus a invenciones alegadas que involucran implementaciones de algoritmos informáticos, métodos de hacer negocios y otros métodos de organización de la actividad humana. La forma de análisis que dictan estos casos es que la presencia de una máquina, en particular una computadora digital programada, no es suficiente sin más para asegurar la elegibilidad de la patente. Más bien, la implementación de la idea subyacente debe incorporar un "concepto inventivo". El concepto inventivo debe proporcionar "algo extra" que se extienda más allá del algoritmo u otra idea, si una reclamación que de otro modo sería inelegible para la patente se va a salvar de la inelegibilidad de la patente, según estos casos y las recientes decisiones de los tribunales inferiores que siguen. [dieciséis]
Ver también
Referencias
- ^ Por ejemplo, considere la invención de un nuevo microprocesador, que es patentable por derecho propio. Supongamos que el inventor busca patentar computadoras que contienen el nuevo microprocesador, donde el microprocesador coopera con los otros elementos de las computadoras de la misma manera convencional que los microprocesadores han cooperado previamente con los otros elementos de las computadoras. La computadora con el nuevo microprocesador sería una combinación agotada. Este caso hipotético se basa en los hechos de la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 128 S. Ct. 2109 (2008).
- ^ Justia y FindLaw , 303 US 545 (1938)].
- ^ 303 Estados Unidos en 549-50.
- ^ 303 Estados Unidos en 552.
- ^ Véase Landis en Mecánica de la redacción de reclamaciones de patentes § 8: 4.
- ^ Véase Radio Steel & Mfg. Co. contra MTD Products, Inc., 731 F.2d 840, 845 (Fed. Cir. 1984). El tribunal predecesor del Circuito Federal, el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes, había hecho sugerencias similares. Véase, por ejemplo, In re Bernhardt, 417 F.2d 1395 (Ct. Cus. & Pat. App. 1969).
- ^ 128 S. Ct. 2109 (2008).
- ^ Véase Minebea Co. v. Papst, 444 F. Supp. 2d 68 (DDC 2006).
- ↑ Este resultado sería contrario al alcanzado en Minebea Co. v. Papst, 444 F. Supp. 2d 68 (DDC 2006).
- ↑ Este expediente fue sugerido inicialmente en Richard H. Stern, Tales From the Algorithm War , 18 AIPLA QJ 371 (1991).
- ^ Véase Radio Steel & Mfg. Co. contra MTD Products, Inc. , 731 F.2d 840, 845 (Fed. Cir. 1984); En referencia a Bernhardt , 417 F.2d 1395 (Ct. Cus. & Pat. App. 1969).
- ^ 450 Estados Unidos 175 (1981).
- ^ 437 Estados Unidos 584 (1978).
- ^ 409 Estados Unidos 63 (1972).
- ^ La opinión de la Corte indica que se reconoció que el proceso era conocido y convencional excepto por el uso del algoritmo.
- ^ Ver en general los casos discutidos en el artículo de Wikipedia Patentes de software bajo la ley de patentes de los Estados Unidos , particularmente las últimas notas a pie de página.