- Consulte también Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual para obtener una introducción general que no se limita a la legislación estadounidense.
La doctrina del agotamiento , también conocida como la doctrina de la primera venta, [1] es una patente de derecho consuetudinario de EE. UU.doctrina que limita la medida en que los titulares de patentes pueden controlar un artículo individual de un producto patentado después de la denominada venta autorizada. Según la doctrina, una vez que se produce una venta autorizada de un artículo patentado, se dice que los derechos exclusivos del titular de la patente para controlar el uso y la venta de ese artículo se "agotan", y el comprador es libre de usar o revender ese artículo sin más restricciones. de la ley de patentes. Sin embargo, según la doctrina de reparación y reconstrucción, el titular de la patente se reserva el derecho de excluir a los compradores de los artículos de hacer la invención patentada de nuevo (es decir, de hacer otro artículo), a menos que el titular de la patente lo autorice específicamente. [2]
Desde el punto de vista del procedimiento, la doctrina del agotamiento de patentes opera como una defensa afirmativa , protegiendo a los compradores autorizados de reclamos por infracción relacionados con la venta o uso (incluida la reparación y modificación) de un producto patentado después de que el propietario de la patente autorizó su venta.
Debido a que solo una venta "autorizada" activa la doctrina, puede ser difícil o al menos controvertido determinar si la doctrina del agotamiento se aplica en un caso particular: por ejemplo, cuando el titular de la patente pretende restringir o condicionar el uso o la reventa del artículo patentado. una vez comprado y en manos de un usuario final ( restricciones posventa ); o cuando el titular de la patente otorga una licencia a otro para fabricar y utilizar o vender el producto patentado únicamente en un campo en particular. La decisión de la Corte Suprema de 2008 en Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. , posiblemente no deja claro hasta qué punto los titulares de patentes pueden evitar la doctrina del agotamiento mediante las llamadas licencias limitadas (licencias limitadas a un campo de uso específico). . Desde su desarrollo por los tribunales a fines del siglo XIX, [3] la doctrina del agotamiento de patentes ha planteado preguntas sobre el alcance de los derechos exclusivos otorgados por las patentes y la medida en que el titular de una patente puede extender esos derechos para controlar el uso posterior y las ventas de artículos patentados.
Descripción general
Una patente le da al propietario de la patente el derecho de excluir a otros de fabricar, usar, vender, ofrecer para la venta o importar a los Estados Unidos la invención patentada (es decir, un producto que incorpora la invención) durante la vigencia de la patente. [4] El fundamento constitucional detrás de otorgar estos derechos exclusivos es "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles" [5] proporcionando a los inventores el incentivo para invertir su tiempo, trabajo y fondos en la investigación y el desarrollo de tecnología innovadora. [6] Sin embargo, proporcionar estas protecciones conlleva costos sociales (rentas de monopolio) y limita la capacidad del público para enajenar libremente bienes patentados. Por lo tanto, la política pública dicta que los derechos exclusivos del propietario de la patente sean de alcance limitado. Generalmente, cuando el titular de una patente recibe una compensación por el uso de su invención mediante la venta de un producto patentado, se cumple el propósito de la ley de patentes con respecto a ese producto. [7] Al recibir la compensación, los derechos del propietario de la patente para excluir a otros se agotan y "la ley de patentes no ofrece ninguna base para restringir el uso y disfrute de la cosa vendida". [8] En consecuencia, la introducción voluntaria por parte del titular de una patente de un producto patentado en el comercio sin restricciones impide que el titular de la patente ejerza cualquier derecho reivindicado para excluir a otros de usar o revender el producto vendido. [9]
A diferencia de la doctrina análoga de la primera venta en el derecho de autor, la doctrina del agotamiento de patentes no se ha codificado en el estatuto de patentes y, por lo tanto, sigue siendo una doctrina de derecho consuetudinario . Fue reconocido explícitamente por primera vez por la Corte Suprema en 1873 en Adams v. Burke . [10] En ese caso, el titular de la patente Adams asignó a otro el derecho de fabricar, usar y vender tapas de ataúdes patentadas solo dentro de un radio de diez millas de Boston. Burke (un empresario de pompas fúnebres), un cliente del cesionario, compró las tapas del ataúd del fabricante-cesionario dentro del radio de diez millas, pero luego usó (y efectivamente revendió) las tapas del ataúd patentadas fuera del radio de diez millas, en su comercio en el curso de enterrar a una persona. El titular de la patente Adams demandó al empresario de pompas fúnebres Burke por infracción de patente, pero la Corte Suprema no encontró responsabilidad por infracción: una vez que las tapas de los ataúdes se fabricaron y vendieron legalmente, "no hay ninguna restricción sobre su uso implícito en beneficio del titular de la patente o sus cesionarios. o licenciatarios ". Debido a que la venta fue autorizada (comprada a un vendedor autorizado dentro del radio de diez millas), el demandado adquirió el derecho de usar las tapas del ataúd libre de cualquier reclamo del titular de la patente, a pesar de que lo llevó fuera del radio de diez millas para usarlo. eso.
Limitaciones
La doctrina del agotamiento se desencadena solo por una venta autorizada por el titular de la patente. [11] Por tanto, hay circunstancias en las que puede resultar difícil determinar si se activa la doctrina del agotamiento, a la luz de las restricciones que el titular de la patente ha pretendido imponer a la venta o el uso de la invención patentada. En estas situaciones surgen dos preguntas generales: (1) ¿Fue autorizada la venta por el titular de la patente? A menudo, esta puede ser una cuestión fáctica compleja. (2) Independientemente de si está autorizado por el titular de la patente, ¿esas restricciones son válidas y reconocibles por la ley?
Generalmente, estos casos involucran uno o más de los siguientes escenarios: el propietario de la patente: (1) vende uno o más componentes de un producto patentado de múltiples componentes; [12] (2) otorga licencias a otro para fabricar y vender productos patentados con ciertas restricciones en el campo en el que se puede realizar la venta; [13] o (3) vende el artículo con restricciones directamente a los compradores o usuarios finales ( restricción posventa ). [14]
Venta de artículos incompletos
Un escenario en el que la doctrina del agotamiento puede o no activarse es cuando el titular de la patente vende un artículo, precursor o ingrediente incompleto que no practica o incorpora directamente la patente en cuestión. En esta situación, el agotamiento se desencadena por la venta autorizada del artículo incompleto si: (1) su "único uso razonable y previsto era practicar la patente, y (2)" incorpora características esenciales "de la invención patentada. [15 ] Incluso si la doctrina del agotamiento es aplicable a la venta de un artículo incompleto, sin embargo, hay un análisis separado de si la venta de ese artículo fue efectivamente autorizada y, por lo tanto, si el agotamiento se desencadenó realmente. [16]
La aplicabilidad de agotamiento a la venta de un artículo incompleto fue reconocido por el Tribunal Supremo en 1942 en Estados Unidos v. Univis lente Co . En ese caso, el titular de la patente vendió lentes en blanco que debían pulirse para obtener lentes terminadas, la invención patentada. El Tribunal sostuvo que esta venta agotó las patentes de los lentes terminados porque los espacios en blanco de los lentes sustancialmente "incorporaron características esenciales del dispositivo patentado y no [estaban] sin utilidad hasta ... molidos y pulidos como los lentes terminados de la patente. " [17] El Tribunal señaló que el proceso de pulido era estándar (convencional) y no fundamental para las patentes, lo que indica además que los espacios en blanco de las lentes constituían una parte material de la invención patentada y prácticamente practicaban por completo la patente, ya que solo los pasos de procesamiento adicionales convencionales fueron necesarios para completar la invención.
En Quanta , la Corte Suprema aplicó la misma prueba para determinar si el agotamiento es provocado por la licencia de una cartera de patentes de productos y métodos . En ese caso, el titular de la patente ( LGE ) autorizó al licenciatario ( Intel ) mediante licencia cruzada para fabricar y vender microprocesadores y conjuntos de chips que (a menos que tengan licencia) infringirían las patentes de productos y métodos de LGE, así como las patentes de sistemas informáticos que contienen la licencia. microprocesadores y chipsets. El Tribunal determinó que, aunque estos productos de Intel no practicaban directamente las patentes del sistema, incorporaban suficientemente las invenciones de esas patentes, lo que hacía aplicable la doctrina del agotamiento. En primer lugar, el Tribunal determinó que no había ningún uso razonable para los productos Intel más que incorporarlos a un sistema informático que practicaba las patentes del sistema LGE. [18] En segundo lugar, los productos Intel incorporaron características esenciales de los procesos patentados porque el único paso necesario para practicar las patentes era la adición de partes de computadora estándar como memorias y buses. [19] Además, no había nada inventivo en los sistemas aparte de que contenían los microprocesadores y conjuntos de chips inventivos. [20] Así, bajo la prueba de Univis , los productos Intel incorporaron suficientemente las patentes, haciendo aplicable la doctrina del agotamiento.
Limitaciones a la venta
Otro escenario en el que puede resultar difícil determinar si se autorizó la venta de un artículo patentado y, por lo tanto, si se desencadena el agotamiento, ocurre cuando el titular de la patente otorga una licencia para fabricar y vender con limitaciones específicas en el campo en el que el vendedor puede operar. , como ventas a tipos particulares de clientes, territorios específicos u otras limitaciones de campo de uso . Si se han impuesto estas limitaciones (o "restricciones"), la venta del licenciatario a un comprador agota únicamente los derechos del titular de la patente de restringir el uso y la reventa cuando las restricciones no se han excedido ("violado"). [21] La teoría es que si Alice es dueña de Blackacre pero no de Whiteacre, no puede transmitir un buen título a Bob pretendiendo venderle Whiteacre. Ella solo puede vender lo que posee. [22] Si las limitaciones de la licencia ("restricciones") se exceden ("violan"), el agotamiento no puede ocurrir y, por lo tanto, no se activa, y el titular de la patente puede demandar con éxito al titular de la licencia y a cualquier cliente intermedio por infracción de patente. [23]
La Corte Suprema en General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. ha defendido específicamente la legitimidad de las limitaciones de campo de uso en las licencias de patentes para fabricar productos patentados. Un licenciatario que excede ("viola") una limitación de campo de uso al vender un artículo fuera del campo permitido comete una infracción de patente. La doctrina del agotamiento no brindaría protección porque la "violación" hace que la venta sea "no autorizada" a los efectos de la doctrina del agotamiento. [24]
Las limitaciones del campo de uso en la venta (las impuestas al licenciatario al vender los artículos patentados) son diferentes de las restricciones o limitaciones posteriores a la venta (aquellas que tienen como objetivo restringir el uso o la venta del artículo patentado una vez comprado y en las manos de un usuario final). Los titulares de patentes pueden evitar la doctrina del agotamiento imponiendo la primera, pero es cuestionable que los titulares de patentes puedan hacerlo a través de la segunda. [25]
Las limitaciones a la venta deben obligar de forma muy explícita al licenciatario o al vendedor. Por ejemplo, en Quanta , LGE otorgó licencias a Intel para fabricar productos utilizando las patentes de LGE. La licencia establecía expresamente que LGE no otorgaba licencias a terceros para combinar productos con licencia con ningún producto que no fuera de Intel (es decir, microprocesadores y conjuntos de chips comprados a un tercero), y LGE requería que Intel notificara a los clientes de eso. Intel vendió productos a Quanta, quien combinó los productos Intel con productos que no eran de Intel. LGE demandó a Quanta por infracción de patente. La Corte Suprema determinó que el acuerdo de licencia no imponía explícitamente una limitación en el campo de uso y, por lo tanto, descubrió que no había condiciones que limitaran a quién podía vender Intel. Así se "autorizó" la venta y se desencadenó el agotamiento. En palabras del Tribunal, "El Acuerdo de licencia autorizaba a Intel a vender productos que practicaran las patentes. Ninguna condición limitaba la autoridad de Intel para vender productos que incorporan sustancialmente las patentes... La venta autorizada de Intel a Quanta, por lo tanto, llevó sus productos fuera del alcance de la patente. monopolio y, como resultado, LGE ya no puede hacer valer sus derechos de patente contra Quanta ". [26]
Debido a que los documentos contractuales en el caso Quanta no eran suficientemente explícitos, la Corte aplicó la doctrina del agotamiento, encontrando la venta "autorizada" e incondicional, a pesar de que LGE intentó imponer algunas restricciones al uso de los productos. Por lo tanto, los compradores del producto patentado eran libres de utilizarlos sin las restricciones que el titular de la patente pretendía imponerles. El Tribunal determinó que el acuerdo de licencia no imponía ninguna limitación sobre a quién podía vender el titular de la licencia. El Quanta Corte no se refirió, sin embargo, si la restricción en el acuerdo de licencia podría ser aplicada por contrato. De hecho, la Corte dijo enfáticamente que no estaba abordando ese tema.
Limitaciones posventa
El área más difícil e inestable de la ley con respecto al agotamiento de las patentes se refiere a los casos en los que el titular de la patente pretende imponer restricciones posteriores a la venta . Las restricciones posventa son aquellas que pretenden restringir el uso o la venta del artículo patentado una vez comprado y en manos de un cliente usuario final, en lugar de limitaciones similares en un fabricante-licenciatario. Las restricciones comunes de posventa incluyen avisos de "solo uso único" y "recarga solo con tinta patentada". Si las violaciones de tales restricciones hacen que una venta sea "no autorizada" y, por lo tanto, hacen inaplicable el agotamiento de la patente, aún no está claro o al menos es controvertido. [27]
En 1992, el Circuito Federal aprobó el uso de post-venta restricciones en Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. . Específicamente, el tribunal sostuvo que los titulares de patentes podían condicionar la venta de bienes patentados con un aviso restrictivo y, por lo tanto, restringir la disposición de los bienes por parte de los compradores, con la excepción de violaciones de la ley antimonopolio como la fijación de precios y las restricciones de vinculación, o violaciones de "alguna otra ley o política". [28] El demandante en el caso poseía una patente sobre un dispositivo médico, que vendió a los hospitales con una etiqueta de aviso de "un solo uso". El acusado compró los dispositivos usados en hospitales, los reacondicionó y los revendió a los hospitales. El Circuito Federal sostuvo que la restricción de un solo uso era ejecutable de acuerdo con el caso de General Electric de 1926 , [29] porque la restricción estaba "razonablemente dentro de la concesión de la patente ...". [30]
La Corte Suprema no discutió el caso Mallinckrodt en Quanta . Como señaló un comentarista: "Se esperaba ampliamente que la Corte Suprema, en Quanta , dictara si Mallinckrodt era una buena ley. Pero la Corte eludió la cuestión al interpretar de manera estricta el acuerdo de licencia para que no fuera una licencia condicional ... porque la Corte Suprema eludió la cuestión, no queda claro hasta qué punto el titular de una patente puede utilizar una licencia condicional para imponer restricciones a los compradores intermedios ". [31]
Al menos dos tribunales de distrito han concluido que Mallinckrodt ya no es una buena ley después de Quanta . [32] En Static Control Components, Inc. contra Lexmark Int'l, Inc. , el tribunal concluyó que la decisión sobre Quanta del Tribunal Supremo invalidaba implícitamente a Mallinckrodt . El problema en Static Control era el programa de "prebate" de Lexmark, en el que los clientes podían comprar cartuchos que estaban sujetos a un solo uso por un precio de descuento del 20 por ciento. En su orden original, antes de que se decidiera Quanta , el tribunal rechazó el argumento de Static Control de que los derechos de patente de Lexmark se agotaron como resultado de la venta autorizada de los cartuchos. Apoyándose en gran medida en Mallinckrodt , el tribunal determinó que las ventas eran restricciones posventa válidas que evitaban el agotamiento. Sin embargo, después de que se decidió Quanta , el tribunal revocó su orden original y concluyó que la restricción de uso único de Lexmark no era exigible según la ley de patentes porque el tribunal estaba "convencido de que Quanta anuló Mallinckrodt sub silentio". [33] El tribunal explicó: "La declaración amplia de la Corte Suprema sobre la ley de agotamiento de patentes simplemente no puede cuadrarse con la posición de que la posición de Quanta se limita a sus hechos específicos. Además, el Circuito Federal se basó en parte en Mallinckrodt para llegar a su decisión en LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006), la decisión que la Corte Suprema revocó en Quanta . También vale la pena señalar que la decisión de Quanta no mencionar un solo caso del Circuito Federal ". [34]
Sin embargo, la conclusión del tribunal de distrito de que Quanta anuló a Mallinckrodt refleja la ambigüedad en Quanta . El tribunal de control de estática señaló que "[las] ales de los cartuchos Prebate de Lexmark eran incondicionales" porque "ningún comprador potencial estaba obligado a aceptar las condiciones de Prebate antes de comprar un cartucho. Por lo tanto, las ventas de los cartuchos de tóner Prebate de Lexmark fueron autorizado e incondicional, al igual que las ventas de productos patentados de LGE en Quanta ". [35]
Por lo tanto, tanto Quanta como Static Control pueden verse como cuentos de advertencia [36] sobre intentos fallidos de cumplir con la doctrina General Talking Pictures [37] o de condicionar explícitamente las ventas, sin necesidad de decidir si las restricciones posventa eran válidas. , o anulando la aprobación de Mallinckrodt de las restricciones posteriores a la venta. Queda por ver cuál interpretación es la correcta. La decisión del Circuito Federal en el argumento en banco de Lexmark Int'l v. Impression Prods. debería proporcionar una respuesta más definitiva, sujeta por supuesto a una posible revisión adicional en la Corte Suprema. [38]
Agotamiento internacional
Un tema emergente es si el agotamiento de las patentes estadounidenses es internacional o estrictamente nacional. Hasta hace poco, o al menos desde la formación del Circuito Federal en 1982 hasta hace poco, [39] la mayoría de los tribunales estadounidenses simplemente asumían que una venta fuera de los Estados Unidos, incluso si la realizaba el propietario de la patente estadounidense o su matriz, subsidiaria o afiliada , o por el titular de la licencia del propietario de la patente estadounidense, no desencadenó la doctrina del agotamiento dentro de los Estados Unidos. Por lo general, la base para la suposición fue (1) la Corte Suprema supuestamente así lo sostuvo en Boesch v. Graff ; [40] (2) una patente extranjera es un derecho de propiedad diferente que no es lo mismo que una patente estadounidense correspondiente porque la ley de patentes extranjera es diferente de la ley de patentes de los Estados Unidos y otorga un alcance diferente a dicha patente extranjera; [41] y (3) muchos casos sostienen que la ley de patentes de Estados Unidos no tiene aplicación "extraterritorial". [42]
Ninguno de estos puntos se encuentra en un terreno firme y sólido. En el caso de Boesch , un vendedor totalmente ajeno al propietario de la patente estadounidense realizó la venta en Alemania; el vendedor alemán tenía derecho a vender el producto según la ley alemana porque había comenzado los preparativos para fabricar el producto antes de que el propietario de la patente estadounidense solicitara su patente alemana. [43] La empresa estadounidense (titular de la patente) no tuvo complicidad en la venta y no se benefició de ella, y no podía ser acusada de "doble inmersión". [44] Esto es bastante diferente de la situación habitual en los Estados Unidos, como la de los casos Lexmark y Jazz , en los que el propietario de la patente estadounidense era responsable de la venta en el extranjero y, por lo tanto, se benefició de ella. Por tanto, el caso Boesch no es un precedente adecuado para sustentar la situación general de agotamiento internacional.
Si las patentes extranjeras son comparables a las patentes estadounidenses es una cuestión fáctica que puede diferir de un caso a otro, o de una nación a otra, y no puede asumirse de una forma u otra. Además, 35 USC § 119 (a), el estatuto de patentes de EE. UU. Que rige cuándo una patente de EE. UU. Puede basarse en la presentación de una solicitud de patente extranjera, establece que la patente de EE. UU. Y la patente extranjera correspondiente deben ser "para la misma invención". Por lo tanto, puede haber mucha más similitud de lo que suponen los casos.
Finalmente, la afirmación de que la ley de patentes de los Estados Unidos no tiene aplicación extraterritorial ocurre universalmente en los casos en que se sostiene que la responsabilidad por infracción de patentes según la ley de los Estados Unidos no debe basarse en actos y conductas que ocurran fuera de los Estados Unidos. E incluso esa generalidad es sospechosa, ya que a veces la responsabilidad por infracción de patentes en los Estados Unidos se basa en una conducta fuera de los Estados Unidos. [45] La aplicación del agotamiento a nivel internacional no regula los actos y conductas realizados fuera de los Estados Unidos; define los remedios por infracción contra la importación y venta en los Estados Unidos sobre la base de actos y conductas realizadas fuera de los Estados Unidos. [46]
El punto ahora está pendiente de decisión en el Circuito Federal, porque ese tribunal ordenó una nueva audiencia en banc sobre ese tema en el caso Lexmark . [47] La razón por la que la cuestión ha pasado a primer plano es que la Corte Suprema, en su reciente decisión sobre derechos de autor en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. , [48] sostuvo que una venta extranjera autorizada por los propietarios de los derechos de autor agota Derechos de autor de EE. UU. La Corte Suprema basó su decisión principalmente en la autoridad del derecho consuetudinario, citando extensamente de Coke's Institutes (Coke en Littleton), y diciendo que esto establecía la regla general a partir de la cual debe probarse cualquier excepción. Algunos han pensado, por lo tanto, que el mismo principio se aplica al menos con tanta fuerza en la ley de patentes como en la ley de derechos de autor, por lo que el agotamiento de las patentes debería ser internacional al igual que el agotamiento de los derechos de autor.
En Europa [49] y Japón se sigue un régimen de agotamiento internacional absoluto o modificado de los derechos de patente. Australia, [ cita requerida ] Nueva Zelanda y Noruega también adoptan el agotamiento de las patentes internacionales. [50]
El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) deja explícitamente a cada estado miembro la libertad de abordar el agotamiento de la propiedad intelectual. [51] Un informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [52] de 2010 proporciona una lista de las disposiciones legales de varios países sobre el agotamiento internacional. [53]
De pie o derecho a afirmar el agotamiento
Otro tema emergente bajo la doctrina del agotamiento es qué personas pueden afirmar la doctrina del agotamiento como defensa ante una reclamación por infracción de patente. En la mayoría de los casos de agotamiento analizados anteriormente en este artículo, los hechos del caso siguen lo que podría denominarse un patrón de "línea recta": el titular de una patente A (o su licenciatario) fabrica y vende un producto a cubierto por la patente P1 al cliente C . C entonces hace algo con a que A ha ordenado (mediante algún tipo de acuerdo o acuerdo putativo) que C no haga. Un traje de infracción de patentes, A v. C , sigue. En forma de diagrama, este patrón de hechos se puede representar como:
A → a (P1) → C
- donde un (P1) mediante esa patente P1 cubiertas producto una y la → indica una venta
Las nuevas invenciones de tecnología de la información pueden llevar a demandas por agotamiento siguiendo un patrón de hechos diferente, debido a las peculiaridades de la tecnología de la información y la actual ley de patentes de los Estados Unidos. Una invención de tecnología de la información puede implicar varios aspectos, cada uno de los cuales tiene un interesado independiente. Por ejemplo, un teléfono inteligente, un televisor o un decodificador puede ser económicamente importante tanto para los fabricantes de equipos como para los proveedores de contenido, así como para el público usuario final (es decir, los consumidores). Una licencia o venta a una parte interesada puede o no desencadenar la doctrina del agotamiento con respecto a la conducta de otra parte interesada, quizás dependiendo de cómo se estructuran las transacciones comerciales relevantes.
Según la actual ley de patentes de los Estados Unidos, una reivindicación de método de una patente se infringe solo cuando un solo actor realiza cada paso de la reivindicación. [54] Del mismo modo, la infracción inducida de una reivindicación de método tiene el mismo requisito. [55] Las afirmaciones del sistema plantean cuestiones más complicadas. Uno puede hacer el sistema solo colocando cada elemento en combinación con los demás, pero es posible ser responsable de usar una invención del sistema simplemente explotando comercialmente el sistema. [56] Por lo tanto, cuando tanto el fabricante de equipo pertinente como el proveedor de contenido utilizan aspectos de la invención en una reivindicación de método, la responsabilidad por infracción que les corresponda puede depender tanto de cómo se redacte la reivindicación pertinente como de cómo se estructuran las licencias o las ventas. Esto se ilustra en el litigio pendiente de teléfonos inteligentes, en el que la estructura dictaba el resultado legal. [57]
En Helferich Patent Licensing, LLC contra New York Times Co. , [58] el Circuito Federal anuló la desestimación sumaria de un tribunal de distrito por agotamiento de una demanda por infracción de patente contra proveedores de contenido. La invención se refiere a métodos y sistemas para alertar a los usuarios de teléfonos inteligentes sobre contenido que puede ser de su interés, por ejemplo, noticias de última hora. La forma en que funciona la invención sigue estas líneas: un proveedor de contenido como el New York Times envía un mensaje de texto a los teléfonos inteligentes de sus suscriptores en línea. El mensaje puede consistir en un titular y el inicio de una historia, junto con un hipervínculo a la historia almacenada en la base de datos en línea del New York Times. Un suscriptor interesado en leer la historia hace clic en el enlace y, por lo tanto, hace que el navegador del teléfono inteligente recupere y muestre la historia.
La forma en que se redactaron las reclamaciones es muy importante para el resultado. Hay dos tipos de reclamos relevantes, un conjunto considera solo a los fabricantes de teléfonos inteligentes y los reclamos describen solo los actos realizados en el teléfono inteligente (recibir señales, hacer clic en hipervínculos, etc.). El otro conjunto de reclamos considera solo los actos que realizan los proveedores de contenido (enviar la alerta por mensaje de texto, almacenar la noticia, enviarla a través de Internet en respuesta a un clic de hipervínculo, etc.). Por lo tanto, es posible infringir un conjunto de estos reclamos de un solo actor sin infringir el otro.
El titular de la patente autorizó sustancialmente a todos los fabricantes de teléfonos inteligentes en los Estados Unidos bajo el primer conjunto de patentes. Luego buscó otorgar licencias a los proveedores de contenido. Cuando algunos proveedores de contenido, incluido el New York Times, se negaron a obtener licencias en virtud del segundo conjunto de patentes, alegando que, según la doctrina del agotamiento, no necesitaban licencias, el titular de la patente los demandó. En lugar del patrón de hechos de "línea recta" descrito anteriormente para los casos de agotamiento previo, este caso tiene un patrón bidireccional diferente. En forma de diagrama, el patrón de hechos de este tipo de caso es el siguiente:
P → lic (P1) → A, a
- Titular de la patente P licencias fabricante A bajo patente P1 (las patentes de teléfonos inteligentes) para hacer smartphones una que incorpora la invención patentada. A continuación, los teléfonos inteligentes vende una a los consumidores C .
A → a (P1) → C ← i (P2) ← B
- El proveedor de contenido B envía alertas de noticias y contenido i a los consumidores C , practicando así el método reivindicado en la patente P2 (las patentes del proveedor de contenido).
En apelación del fallo del juicio sumario del tribunal de distrito, el Circuito Federal sostuvo que la estructura del acuerdo de licencia de patentes evitaba la doctrina del agotamiento. El tribunal dictaminó que la doctrina del agotamiento sólo puede ser afirmada por un "adquirente autorizado", es decir, uno que compra el artículo patentado al titular de la patente o su vendedor autorizado. El tribunal explicó esto con más detalle, utilizando una terminología ligeramente diferente:
[Es una] noción fundamental que el agotamiento levanta las restricciones legales sobre un adquirente autorizado. La doctrina nunca se ha aplicado a menos que, como mínimo, las alegaciones de infracción del titular de la patente. . . implicar la infracción de las reclamaciones planteadas por los adquirentes autorizados. . . Aquí, como se señaló, eso no es así, porque la infracción de las afirmaciones de contenido no ha sido. . . demostrado que requiere que los adquirentes de teléfonos [autorizados] estén practicando esos reclamos.
Como lo expresó el titular de la patente en su escrito y el tribunal aceptó, "la doctrina del agotamiento protege sólo la capacidad de un comprador (u otro poseedor legal) de un artículo para usar y vender el artículo". [59] Los proveedores de contenido no fueron partes de la transacción que provocó el agotamiento que hubo; esa transacción fue la venta de teléfonos inteligentes por parte de los fabricantes a los consumidores. La doctrina del agotamiento existe para proteger los intereses de los compradores, no de terceros. [60] El titular de la patente dijo al Circuito Federal, y aparentemente estuvo de acuerdo, que la doctrina del agotamiento no inmuniza la conducta de los proveedores de contenido, "independientemente del efecto sobre la cantidad de contenido con licencia disponible para los teléfonos de sus suscriptores". [61]
Además, las reivindicaciones de patente concedidas a los fabricantes (el P1 del diagrama anterior) no se ven infringidas por la conducta de los proveedores de contenido acusados de infracción. Su conducta infringe las reclamaciones de patentes P2 que no fueron autorizadas a los fabricantes. La única venta en el caso fue realizada por los fabricantes de teléfonos inteligentes con licencia a los consumidores finales, y esa venta agotó solo las reclamaciones P1 . El Circuito Federal dijo que el agotamiento no puede ocurrir en las reclamaciones de patentes no relacionadas. El tribunal agregó que los proveedores de contenido no habían demostrado que las reivindicaciones P1 con licencia incorporen sustancialmente la misma invención que las reivindicaciones de la patente P2 bajo las cuales los proveedores de contenido fueron demandados, por lo que la doctrina de los casos Univis y Quanta no se aplicó para ampliar el alcance. del agotamiento.
Existe otra forma posible de analizar casos de este tipo, pero las partes no lo plantearon y el tribunal no lo abordó. Eso sería hacer un análisis de impedimento equitativo en cuanto a si los compradores de teléfonos inteligentes tenían expectativas razonables en el momento de la compra y si el resultado alcanzado en el caso derogó de manera injusta y sustancial los derechos que los compradores esperaban disfrutar, como resultado de la conducta de los compradores. demandante. Ese es un enfoque similar a uno de los que la Cámara de los Lores consideró en el caso British Leyland . [62]
Doctrinas comparables fuera de EE. UU.
Otros países reconocen doctrinas legales comparables a la doctrina del agotamiento de la ley de patentes de Estados Unidos.
Canadá
En Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. , [63] la Corte Suprema de Canadá adoptó el principio de que la venta de un artículo patentado agota el derecho del titular de la patente en ese artículo. [64] En el caso Eli Lilly , el Tribunal Supremo también adoptó la posición de que los compradores posteriores no están obligados por ninguna limitación contractual impuesta por el titular de la patente, a menos que se les informe en el momento de la venta: "condiciones restrictivas impuestas por el titular de la patente en un comprador o licenciatario no se ejecutan con las mercancías a menos que se señalen a la atención del comprador [posterior] en el momento de su adquisición ". Este principio parece diferir algo de la ley de patentes de los Estados Unidos, en la que llamar la atención del comprador sobre la restricción es generalmente irrelevante. [sesenta y cinco]
Alemania
Aproximadamente el 60 por ciento de los litigios sobre patentes europeas tiene lugar en los tribunales alemanes. [66] La ley alemana ha reconocido desde hace mucho tiempo la doctrina del agotamiento. [67] En el caso Fullplastverfahren , el Tribunal Supremo Federal de Alemania declaró:
La doctrina [del agotamiento] encuentra su justificación en el argumento de que el titular de los derechos que pone en circulación el producto elaborado bajo la aplicación del procedimiento protegido ha tenido la oportunidad de acogerse a las ventajas que le otorga la patente. [68]
Un comentarista afirma que la decisión de la Corte Suprema Federal de Alemania en el caso Brochure Rock [69] requeriría un resultado contrario al patrón de hechos del caso Quanta de Estados Unidos (discutido anteriormente). La venta de los chips no agotaría los derechos de patente de los sistemas informáticos que contienen los chips, por lo que LG en ese caso habría tenido derecho a un pago de regalías adicional de Quanta a pesar de la licencia de LG al fabricante de chips Intel. [70]
Sin embargo, una decisión reciente del Tribunal de Distrito de Düsseldorf [71] apunta quizás a una mayor similitud entre Alemania y Estados Unidos; ley de Patentes. El caso tenía hechos casi idénticos a los del caso Quanta . El tribunal sostuvo que la venta del componente no agotaba los derechos de patente del sistema porque, entre otras cosas, los componentes vendidos por los proveedores no utilizaban las enseñanzas de la patente del sistema.
En cuanto al uso de la doctrina del caso Quanta de EE. UU. , El Tribunal de Distrito de Düsseldorf declaró que el fundamento de tal "doctrina de agotamiento extendido" solo podría ser evitar que el titular de la patente disfrute de las ventajas de la patente más de una vez, es decir, " inmersión doble "o" carga doble ". El tribunal dijo que tal peligro de doble cobro en diferentes etapas de la cadena de distribución y, por lo tanto, una justificación para una "doctrina de agotamiento extendido", podría existir si, en una misma patente, hay un reclamo sobre el dispositivo en general. y una reivindicación de un componente individual del dispositivo global. Eso no fue el caso aquí.
Una segunda base para una "doctrina de agotamiento extendido" podría existir si el dispositivo en general y sus componentes individuales están protegidos por patentes diferentes (como aquí), pero solo cuando el concepto inventivo de las dos patentes es el mismo y está sustancialmente incorporado en el componente. . Pero eso no era cierto aquí, como en el caso de Quanta . Este es el punto de posible similitud con Quanta, pero es enteramente en forma de obiter dicta ,
El tribunal dictaminó que el hecho de que el componente no tuviera un uso razonable excepto para hacer el sistema patentado (que fue así en el caso Quanta ) no importaba, porque eso planteaba una cuestión de licencia implícita en lugar de una cuestión de agotamiento. La licencia del fabricante del componente rechazaba expresamente cualquier licencia implícita del sistema (como en el caso de Quanta ).
Referencias
- ^ El término "doctrina del agotamiento" se utiliza en casos de patentes. El término "doctrina de primera venta" se utiliza en casos de derechos de autor. Compare Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. (patente) con Kirtsaeng contra John Wiley & Sons, Inc. (derechos de autor).
- ^ Véase, por ejemplo , Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. , 377 US 476 (1964); Aro Mfg. Co. contra Convertible Top Replacement Co. , 365 US 336 (1961); Morgan Envelope Co. contra Albany Perforated Wrapping Paper Co. , 152 US 425 (1894); Cotton-Tie Co. contra Simmons , 106 US 89 (1882). Véase también Wilbur-Ellis Co. v. Kuther , 377 US 422 (1964) (el comprador puede modificar el artículo para mejorar o alterar la funcionalidad).
- ↑ Véase Adams v. Burke , 84 US (17 Wall.) 453 (1873).
- ^ Título 35 del Código de los Estados Unidos, sección 271 (a) (2006).
- ^ Const. De EE. UU., Art. I, § 8, cl. 8
- ^ William M. Landes y Richard A. Posner, La estructura económica de la ley de propiedad intelectual 294 (2003).
- ^ Véase, por ejemplo , Keeler v. Standard Folding Bed Co. , 157 US 659, 666-67 (1895) ("La conclusión alcanzada no priva al titular de una patente de sus derechos justos, porque ningún artículo puede liberarse de la reclamación de su monopolio sin pagar su tributo. El inconveniente y la molestia para el público que ocasionaría una conclusión contraria son demasiado obvios para requerir ilustración. ").
- ^ Estados Unidos contra Univis Lens Co. , 316 US 241, 251 (1942).
- ^ El agotamiento ocurre también cuando se regala un producto. Lifescan Scotland, Ltd. contra Shasta Technologies , 734 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2013).
- ^ 84 Estados Unidos (17 Wall.) 453 (1873). Ladecisión de Adams se refirió a decisiones de principios del siglo XIX cuyo lenguaje apoyaba la proposición, pero en contextos ligeramente diferentes. En Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. , una decisión sobre derechos de autor de 2013, la Corte Suprema calificó el principio de agotamiento como "una doctrina de derecho consuetudinario con un pedigrí histórico impecable" y citó precedentes de agotamiento de los siglos XV y XVII.
- ^ Estados Unidos contra Univis Lens Co. , 316 Estados Unidos en 249.
- ^ Véase, por ejemplo , Estados Unidos contra Univis Lens Co. , 316 US 241 (1942) (la venta de una lente en blanco incompleta que incorpora las características esenciales de la invención agota los derechos de patente en la lente patentada y acabada); Ethyl Gasoline Corp. v. Estados Unidos , 309 US 436 (1940) (venta de aditivos para combustibles con derechos de patente en combustibles).
- ^ Véase, por ejemplo , General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co. , 304 US 175, 179 (1937) (se mantiene vigente la licencia limitada a la fabricación y venta en el campo "no comercial").
- ^ Ver, por ejemplo , Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008) (sosteniendo la restricción "aguas abajo" legalmente ineficaz); Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) (que permite la restricción posterior a la venta).
- ^ Véase, por ejemplo , Estados Unidos contra Univis Lens Co. , 316 US 241 (1942); Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. , 553 US 617, 631-32 (2008).
- ^ Ver, por ejemplo , id. en 635-37 (primero considerando si se aplica el agotamiento, luego analizando por separado si la venta realmente desencadenó el agotamiento).
- ^ Univis , 316 US en 249.
- ^ Quanta , 553 US en 631-32.
- ^ Id. en 632-33.
- ^ Según la actual ley de patentes de los Estados Unidos, es posible obtener una patente sobre un superconjunto de elementos simplemente porque un subconjunto dentro de él es patentable. Véase Richard H. Stern, Quanta Computer Inc contra LGE Electronics Inc — Comentarios sobre la reafirmación de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos , [2008] Eur. Intell. Prop. Rev.527, 529-30. Véase también Doctrina de combinación agotada .
- ^ Técnicamente, los términos "restringir" y "violar" son inapropiados en el contexto de tales limitaciones de campo de uso de conformidad con ladoctrina general de Talking Pictures , porque la Corte Suprema ha sostenido que la presencia de una limitación de campo de uso no implica una promesa de no exceder la limitación del campo sin una promesa adicional adicional a tal efecto. Automatic Radio Co. v. Hazeltine Research, Inc. , 339 US 827, 836 (1950) ("Esta licencia limitada para la producción para uso 'doméstico' no contiene ningún acuerdo expreso ni implícito de abstenerse de producir para uso 'comercial' o de cualquier otro tipo). como parte de la contraprestación para la concesión de la licencia. ").
- ^ General Talking Pictures , 304 US, 175, 181 ("The Transformer Company no pudo transmitir al peticionario lo que ambos sabían que no estaba autorizado a vender").
- ^ Véase, por ejemplo , Imágenes generales que hablan .
- ^ Ver, por ejemplo , General Talking Pictures , 304 US en 181-82 ("The Transformer Company no pudo transmitir al peticionario lo que ambos sabían que no estaba autorizado a vender. Al realizar conscientemente las ventas al peticionario fuera del alcance de su licencia, el Transformer Company violó las patentes incorporadas en los amplificadores. ") (Citas omitidas).
- ^ Comparar Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. con Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. . Un caso ahora pendiente ante el Circuito Federal, que se volverá a iniciar en pleno, en el que el tribunal ordenó a las partes que informaran y discutieran la cuestión de si Quanta anuló a Mallinckrodt . Lexmark Internacional, Inc. v. Prods impresión., Inc . Archivado el 7 de mayo de 2015 en losarchivos web dela Biblioteca del Congreso , núms. 2014-1617 y 1619, orden del 15 de abril de 2015.
- ^ Quanta , 553 US en 637. Este punto se analiza en Richard H. Stern, Quanta Computer Inc contra LGE Electronics Inc - Comentarios sobre la reafirmación de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos , [2008] Eur. Intell. Prop. Rev.527 .
- ^ Véase, por ejemplo , Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008).
- ^ 976 F.2d 700, 708 (Fed. Cir. 1992).
- ^ Estados Unidos contra General Electric Co. , 272 US 476 (1926).
- ^ Id. en 708.
- ^ Steven Seidenberg, Problemas de patentes , septiembre de 2008.
- ^ Consulte Static Control Components, Inc. contra Lexmark Int'l , Inc., 615 F. Supp. 2d 586 (ED Ky. 2009); acuerdo Egrowerx Int'l, LLC contra Maxell Corp. , 18 F. Supp. 3d 430 (SDNY 2014) ("[Una] mayoría de los comentaristas han adoptado la opinión de que Quanta anuló la doctrina de las ventas condicionales").
- ^ Id. en 585.
- ^ Id.
- ^ Id. en 584.
- ^ Ver Vincent Chiapetta, Agotamiento de patentes: ¿para qué sirve ?, 51 Santa Clara L. Rev. 1087, 1089 (2011) (donde se indica que algunos consideran que Quanta sostiene que la doctrina del agotamiento "prohíbe absolutamente la aplicación de las condiciones posteriores a la venta por patente". Otros ven la decisión como una advertencia, con el agotamiento operando como un término de contrato predeterminado que coloca la carga sobre los propietarios de patentes (y sus abogados) para incorporar cualquier exención explícitamente en el acuerdo de venta. Muchos profesionales y académicos, incluido yo mismo, no estamos seguros de qué la interpretación correcta puede ser. ").
- ^ En realidad, Lexmark no podría haber cumplido con ladoctrina General Talking Pictures porque no imponía una limitación en el campo en el que podía operar un fabricante con licencia de Lexmark, que es todo lo que aborda la doctrina. En cambio, Lexmark impuso una restricción sobre lo que sus propios clientes podrían hacer con el producto que Lexmark les vendió.
- ^ Ver supra nota _.
- ^ Sin embargo, existen muchos casos anteriores que sostienen que el titular de una patente estadounidense puede provocar el agotamiento interno al realizar o autorizar una venta en el extranjero. Por ejemplo, Dickerson v. Matheson , 57 F. 524, 527 (2d Cir. 1893) ("Un comprador en un país extranjero, de un artículo patentado en ese país y también en los Estados Unidos, del propietario de cada patente, o de un licenciatario bajo cada patente, que compra sin restricciones sobre el alcance de su uso o poder de venta, adquiere una propiedad sin restricciones sobre el artículo y puede usarlo o venderlo en este país. "); acuerdo Curtiss Airplane & Motor Corp. contra United Aircraft Eng'g Corp. , 266 F. 71, 77 (2ª Cir. 1920); Seiko v. Refac Tech. Dev. Corp. , 690 F. Supp. 1339, 1342 (SDNY 1988); Holiday contra Mattheson , 24 F. 185 (SDNY 1885).
- ^ 133 Estados Unidos 697 (1890).
- ^ Véase, por ejemplo, Griffin v. Keystone Mushroom Farm, Inc. , 453 F. Supp. 1283, 1285 (ED Pa. 1978) ("La venta o uso de cada máquina en ambos países representa potencialmente dos agravios separados contra el demandante e infringe potencialmente dos conjuntos separados de derechos que posee ... La conducta del demandado en Italia no puede entrar en una adjudicación de los derechos de los demandantes en este país. ").
- ^ Véase, por ejemplo, Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001). Véase también Fuji Photo Film Co., Ltd. contra Jazz Photo Corp. , 394 F.3d 1368 (Fed. Cir.2005) (en respuesta al argumento de Jazz de que Fuji ya había sido recompensada adecuadamente con sus ganancias por la venta del producto en Japón, el Circuito Federal dijo: "La autorización del titular de la patente de una primera venta internacional no afecta el agotamiento de los derechos del titular de la patente en los Estados Unidos. ... Además, las ventas al exterior de Fuji nunca pueden ocurrir bajo una patente de los Estados Unidos porque los Estados Unidos El sistema de patentes de los Estados no prevé efectos extraterritoriales. "); Acuerdo Minebea Co., Ltd. v. Papst , 444 F. Supp. 2d 68, 140 - 41 (DDC 2006).
- ^ Hecht, el vendedor alemán, tenía derecho a fabricar y vender los quemadores patentados en Alemania porque, según la ley alemana, uno "que, en el momento de la solicitud del titular de la patente, ya había comenzado a hacer uso de la invención en el país ... "tenía derecho a seguir vendiendo el producto a pesar de la posterior emisión de una patente alemana a Boesch. Boesch , 133 EE. UU. En 701.
- ^ Este punto de "doble inmersión" es la base de la actual posición japonesa sobre el agotamiento internacional. En BBS Kraftfahrzeugtechnik AG contra Rashimekkusu Japan Co. Ltd. y JAP Auto Prod. Co., Ltd. (Sup. Ct. Japón 1 de julio de 1997) (traducido en 29 Int'l. Rev. Indus Prop & Copy. 331), la Corte Suprema japonesa sostuvo que una venta en el extranjero de tapacubos agotó la patente japonesa del vendedor derechos en Japón. BBS, un fabricante alemán de tapacubos de aluminio y propietario de los derechos de patente de tapacubos tanto en Alemania como en Japón, vendió los tapacubos en Alemania. Jap Auto Products y Raximex, empresas japonesas, compraron los productos en Alemania y luego los importaron a Japón. El tribunal de patentes de apelación intermedio (Tribunal Superior de Tokio) dijo, en referencia a la "doble inmersión":
Jap Auto Products Kabushiki Kaisha y otro contra BBS Kraftfahrzeugtechnik AG; BBS contra Rashimex Japan Co. et al. , Hanrei Jiho 3 (No. 1524) (23 de marzo de 1995), reproducido en 27 IIC 550 (1996) - BBS Wheels H y 21 AIPPI (Japanese Gr. Journal) 36 (1/1996).[L] a oportunidad del titular de la patente de recibir una compensación por la divulgación de la invención se limita a una oportunidad. ... [No] importa si la puesta en circulación tiene lugar dentro del país o en el extranjero. Porque el mero hecho de que se crucen las fronteras nacionales no constituye una razón sólida por la que deba permitirse una segunda oportunidad de compensación por la divulgación de la invención ".
- ^ Ver, por ejemplo, 35 USC § 271 (f) y (g); Honeywell, Inc. v. Metz Aparatewerkex , 509 F.2d 1137, 1141 (7th Cir. 1975) ("aunque las leyes de patentes de los Estados Unidos no tienen efecto extraterritorial, la 'inducción activa' puede encontrarse en eventos fuera de Estados Unidos si resultan en una infracción directa aquí. "); Akzona Inc. contra EI du Pont de Nemours & Co. , 662 F. Supp. 603, 613 (D. Del. 1987) ("la actividad inductora puede tener lugar fuera de los Estados Unidos, siempre que la infracción directa se produzca dentro de los Estados Unidos").
- ^ Véase John A. Rothchild, Agotamiento de la extraterritorialidad , 51 Santa Clara L. Rev. 1187, 1238-39 (2011).
- ^ Supra nota _.
- ^ 133 S. Ct. 1351 (2013).
- ^ El agotamiento de las patentes internacionales en Europa se analiza en Christopher Stothers, Agotamiento de patentes: la perspectiva del Reino Unido , 16ª Conferencia Anual sobre Derecho y Política de Propiedad Intelectual, Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, 27 de marzo de 2008 [1] . En la UE, los estados miembros reconocen el agotamiento internacional a nivel regional: un producto vendido por primera vez en un estado miembro de la UE agotará los derechos del propietario de la patente en todos los demás estados miembros de la UE; pero una venta en un país no perteneciente a la UE no agotará los derechos en ningún país de la UE. Véase Centrafarm BV contra Sterling Drug Inc , caso 15/74, 1974 ECR 1147 ("Los obstáculos a la libre circulación pueden ser justificables por razones de protección de la propiedad industrial cuando la protección se invoca contra un producto procedente de un Estado miembro. en los que no es patentable y ha sido fabricado por terceros sin el consentimiento del titular de la patente o cuando los titulares de la patente original son legal y económicamente independientes entre sí; la derogación del principio de libre circulación de mercancías no está justificada cuando el producto ha sido comercializado legalmente por el propio titular de la patente o con su consentimiento, en el mercado del Estado miembro desde el que se importa, por ejemplo, en el caso de un titular de patentes paralelas. ").
- ^ Id. en 96. Véase también T. Syddall, Parallel Imports get Go-Ahead in New Zealand ,MANAGING INTELLECTUALPROPERTY (octubre de 1998).
- ^ ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 15 de abril de 1994, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Anexo 1C, LOS TEXTOS LEGALES: LOS RESULTADOS DE LA RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES 320 (1999), 1869 UNTS 299, 33 ILM 1197 (1994), en Art. 6.
- ^ Comité de la OMPI sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), Flexibilidades relacionadas con las patentes en el marco legal multilateral y su implementación legislativa a nivel nacional y regional , (5ª sesión), CDIP / 5/4 (1 de marzo de 2010).
- ^ Según el informe de la OMPI, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, China, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, Guatemala, Honduras, India, Jordania, Kenia, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, Filipinas (para fármacos y medicinas) , Singapur (con la excepción de productos farmacéuticos bajo ciertas condiciones), Sudáfrica, Uruguay y Vietnam tienen disposiciones legales de agotamiento internacional. Id., ¶58 y Anexo II (2). La Comunidad Andina, como la UE, tiene agotamiento dentro de la comunidad. Id., Anexo II (2). El agotamiento nacional, sin embargo, se da en "Ghana, Liberia, Madagascar, Marruecos, Mozambique, Namibia, Túnez, Uganda y un cierto número de países asiáticos, como Filipinas". Marco Alemán, Ponencia presentada en el Seminario regional de la OMPI sobre la implementación y el uso efectivos de varias flexibilidades relacionadas con las patentes, Agotamiento de patentes (2011). Véase también Marco Alemán, Seminario regional sobre la aplicación y el uso efectivos de varias flexibilidades relacionadas con las patentes , Tema 14: Agotamiento de los derechos, Bangkok (29 de marzo de 2011).
- ^ Muniauction, Inc. v. Thomson Corp. , 532 F. 3d 1318, 1329 (2008) (la infracción directa bajo § 271 (a) requiere que una sola parte realice cada paso de un método reclamado); ver Limelight Networks, Inc. contra Akamai Technologies, Inc. , 134 S. Ct. 2111 (2014) (La corte dijo que estaba "asumiendo, pero no decidiendo" que la regla del Circuito Federal que requiere que todos los pasos de una patente de método sean atribuibles a un solo infractor directo era correcta).
- ^ Limelight Networks, Inc. contra Akamai Technologies, Inc. , 134 S. Ct. 2111 (2014).
- ^ Centillion Data Sys. LLC contra Qwest Comm. Int'l Inc. , 631 F.3d 1279 (2011). Lainfracción de uso directoocurre cuando una parte "pone en servicio la invención, es decir, controla el sistema en su conjunto y obtiene beneficios de él", aunque diferentes personas operan los diferentes componentes del sistema. Id . en 1284.
- ^ Ver Post Limelight v. Akamai, ¿Son las reclamaciones de patentes del método de múltiples actores DOA? (3 de junio de 2014).
- ^ 778 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2015).
- ^ Principal Br. 11.
- ^ Pero vea el discurso de Lord Bridges en British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co. , [1986] 1 All ER 850, [1986] AC 577 (HL), en el que dijo: "Lo que el propietario necesita, si su derecho a reparar debe ser valioso para él, es la libertad de adquirir un sistema de escape de repuesto fabricado previamente en un mercado sin restricciones ". Véase también la sentencia estadounidense similar en Aro Mfg. Co. c. Convertible Top Replacement Co. , 365 US 336 (1961). en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió a un proveedor de repuestos defenderse de un cargo de infracción de patente al hacer valer el derecho de los compradores de automóviles a reacondicionar sus automóviles, un derecho derivado de la doctrina del agotamiento. Véase Aro Mfg.Co.v.Convertible Top Replacement Co. , 377 US 476, 484 (1964) (citando Univis y Adams v. Burke , 84 US (17 Wall.) 453 (1873). Para respaldar el derecho de reparación) .
- ^ Responder Br. 11.
- ^ British Leyland Motor Corp contra Armstrong Patents Co , [1986] 1 Todos ER 850, [1986] AC 577 (HL).
- ^ [1998] 2 SCR 129.
- ^ El tribunal dijo: "Si el titular de la patente vende el artículo patentado que fabricó, transfiere la propiedad de ese artículo al comprador. Esto significa que, de ahora en adelante, el titular de la patente ya no tiene ningún derecho con respecto al artículo que ahora pertenece a el comprador que, como nuevo propietario, tiene el derecho exclusivo de poseerlo, usarlo, disfrutarlo, destruirlo o enajenarlo ".
- ^ Ver elcaso Quanta , discutido anteriormente en este artículo, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que la supuesta restricción era ineficaz a pesar del aviso.
- ^ W. von Meibom y M. Meyer , Licencias y agotamiento de patentes (5 de noviembre de 2008).
- ↑ En 1902 el Reichsgericht sostuvo: "El propietario que ha fabricado el producto y lo ha puesto en el mercado bajo esta protección que excluye la competencia de otras partes, ha disfrutado de las ventajas que le confiere la patente y, por lo tanto, ha agotado su derecho". Guajakol Karbont 51 RGZ 129 (26 de marzo de 1902).
- ^ GRUR 1980, 38.
- ^ GRUR 1997, 116, 117 (traducción al inglés publicada en IIC 1998, 207).
- ^ Véase W. von Meibom y M. Meyer , Licencias y agotamiento de patentes (5 de noviembre de 2008).
- ^ Decisión de 12 de diciembre de 2013 - Caso 4b O 88/12 ( Datenübertragungssystem / Sistema de memoria de datos).
enlaces externos
- Infracción de patente de envoltura de caja
- Quanta v. LG en scotuswiki.com.
- Quanta Computer Inc contra LGE Electronics Inc — Comentarios sobre la reafirmación de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos , [2008] Eur. Intell. Prop. Rev 527
- El argumento oral en el Circuito Federal en pleno escuchar en Mallinckrodt y Jazz Foto casos