Parker v. Flook , 437 US 584 (1978), fue unadecisión de1978 de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dictaminó que una invención que se aparta del estado de la técnica solo en el uso de un algoritmo matemático es elegible para patente solo si hay alguna otra "inventiva concepto en su aplicación ". [1] El algoritmo en sí debe considerarse como parte del estado de la técnica, y la reivindicación debe considerarse como un todo. [1] El caso se argumentó el 25 de abril de 1978 y se decidió el 22 de junio de 1978. Este caso es el segundo miembro de la trilogía de elegibilidad de patentes de la Corte Suprema. [2]
Parker contra Flook | |
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Disputado el 25 de abril de 1978 Decidido el 22 de junio de 1978 | |
Nombre completo del caso | Parker, comisionado interino de patentes y marcas comerciales contra Flook |
Citas | 437 US 584 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | En referencia a Flook , 559 F.2d 21 ( CCPA 1977); cert. concedida, 434 U.S. 1033 (1978). |
Subsecuente | Diamond contra Diehr , Diamond contra Chakrabarty |
Tenencia | |
Un algoritmo matemático no es patentable si su aplicación no es nueva. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Stevens, acompañado por Brennan, White, Marshall, Blackmun, Powell |
Disentimiento | Stewart, acompañado por Burger, Rehnquist |
Leyes aplicadas | |
§ 101 de la Ley de Patentes |
Historia previa
El caso gira en torno a una solicitud de patente para un " Método para actualizar los límites de alarma ". Estos límites son números entre los cuales un convertidor catalítico está funcionando normalmente. Los números se determinan tomando un promedio ponderado en el tiempo de los valores de un parámetro operativo relevante, como la temperatura dentro del reactor, de acuerdo con un algoritmo de suavizado. [3] Cuando los valores de estos números salen de este rango, es posible que suene una alarma. Sin embargo, las afirmaciones se dirigieron a los números (los "límites de alarma") en sí mismos.
El método de Flook era idéntico a los sistemas anteriores excepto por el algoritmo matemático. De hecho, aunque el examinador de patentes asumió que Flook había originado la técnica matemática, alguien más la había publicado varios años antes. [4] En Gottschalk v. Benson , el tribunal dictaminó que el descubrimiento de una nueva fórmula no es patentable. Este caso se diferencia del de Benson al incluir una aplicación específica —conversión catalítica de hidrocarburos— para la fórmula como una limitación de la reivindicación (la denominada limitación del campo de uso). El examinador de patentes rechazó la solicitud de patente como "en la práctica" una reivindicación de la fórmula o sus matemáticas. Cuando se apeló la decisión, la Junta de Apelaciones de la Oficina de Marcas y Patentes sostuvo el rechazo del examinador.
A continuación, el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes (CCPA) revocó la decisión de la Junta, diciendo que la patente solo reivindicaba el derecho a la ecuación en el contexto limitado de la conversión química catalítica de hidrocarburos, por lo que la patente no prevalecería por completo. el uso del algoritmo. Finalmente, el Gobierno, en representación del Comisionado (interino) de Patentes y Marcas, presentó una petición de certiorari ante la CCPA en la Corte Suprema.
Decisión de la Corte Suprema
La ley que se aplica a este caso es el artículo 101 de la Ley de Patentes. [5] Si la solicitud de patente de Flook puede cumplir con la definición de un "proceso" según esa ley, entonces es elegible para la patente (es decir, es el tipo de cosa que puede recibir una patente si también es nueva, no obvia y la como). El Tribunal decidió que la reivindicación de patente bajo revisión era en cambio una reivindicación de un "principio" o una "ley de la naturaleza" y, por lo tanto, no era elegible para la patente. El Tribunal se basó en una serie de casos que siguieron al caso del alto horno de Neilson. [6] El principio de ese caso, como se explica en O'Reilly v. Morse , [7] es que la elegibilidad de la patente debe analizarse sobre la base de que es como si el principio, el algoritmo o la fórmula matemática ya estuvieran bien conocido (estaba en la técnica anterior ). Por lo tanto, el proceso de Flook no es elegible para una patente "porque, una vez que se supone que el algoritmo está dentro del estado de la técnica, la aplicación, considerada en su conjunto, no contiene invención patentable". En una palabra:
Aunque un fenómeno de la naturaleza o una fórmula matemática sea bien conocido, se puede patentar una aplicación inventiva del principio . Por el contrario, el descubrimiento de tal fenómeno no puede respaldar una patente a menos que exista algún otro concepto inventivo en su aplicación . [Énfasis añadido.] [1] [8]
El Tribunal no estuvo de acuerdo con la afirmación de Flook de que la existencia de una limitación a un campo de uso específico hacía que la fórmula pudiera ser patentada. La opinión mayoritaria dijo de este argumento:
Un dibujante competente podría adjuntar alguna forma de actividad posterior a la solución a casi cualquier fórmula matemática; el teorema de Pitágoras no habría sido patentable, o parcialmente patentable, porque una solicitud de patente contenía un paso final que indicaba que la fórmula, una vez resuelta, podría aplicarse de manera útil a las técnicas topográficas existentes .
El tribunal moderó esa afirmación al estar de acuerdo en que no todas las solicitudes de patente que involucran fórmulas son inelegibles por patente diciendo: "Sin embargo, es igualmente claro que un proceso no es irreparable simplemente porque contiene una ley de la naturaleza o un algoritmo matemático". Las patentes que involucran fórmulas, leyes de la naturaleza o principios abstractos son elegibles para protección por patente si la implementación del principio es nueva y no evidente, a diferencia de este caso, en el que se reconoció que la implementación era convencional. [9] En consecuencia, en el caso de Flook, no había "otro concepto inventivo en su solicitud" y, por lo tanto, no había elegibilidad para una patente.
Crítica y respuesta a Flook
En In re Bergy , [10] una decisión de 1979 del Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos (CCPA), el juez Giles Rich criticó ampliamente la opinión de Flook del juez Stevens . La Corte Suprema había anulado una opinión anterior de Bergy , [11] con instrucciones concisas de que la CCPA debería considerar el asunto "más a la luz de Parker v. Flook , 437 US 584 (1978)". El juez Rich comenzó por protestar que "[e] l Tribunal no dio indicios de qué relación pensaba que tenía Flook en el único tema de estas apelaciones [si el asunto reclamado era elegible para patente], excepto en la medida en que pueda deducirse del Flook opinión." Después de un análisis exhaustivo de lo que Flook , la Constitución y el estatuto de patentes proporcionan sobre la concesión de patentes, que dice poco o nada sobre la inelegibilidad de patentes de ideas abstractas y cómo la sección 101 de la ley de patentes se relaciona con eso, el juez Rich resumió su punto de vista: "Para concluir sobre la luz que arroja Flook sobre estos casos, de manera muy simple, por las razones que hemos expuesto, no encontramos ninguna".
Sin embargo, antes de llegar a su conclusión, el juez Rich condenó la opinión de Flook por incluir:
una combinación desafortunada y aparentemente inconsciente, aunque clara, de distintas disposiciones legales que no están relacionadas conceptualmente, a saber, las que pertenecen a las categorías de invenciones en el § 101 que pueden ser patentables y a las condiciones de patentabilidad exigidas por el estatuto para invenciones dentro del marco legal. categorías, particularmente la condición de no obviedad del § 103.
La razón de esta confusión en la opinión de la Corte la atribuyó a "tonterías subversivas" en los escritos del gobierno para la Oficina de Patentes:
Hemos observado con pesar que los escritos presentados por el Procurador General para el Comisionado Interino Parker en Parker v. Flook , un caso que, como señaló el Tribunal, "gira completamente en torno a la correcta interpretación de § 101", mal y con una aparente sentido de propósito, confunda el requisito de categorías legales del § 101 con un requisito para la existencia de "invención". Esto lo hacen basando el argumento en las palabras iniciales del § 101, "Quien invente o descubra", importando así en la discusión del cumplimiento del § 101 un requisito de "invención" en un sentido de patentabilidad.
Para el juez Rich, a pesar de que la sección 101 dice "quien invente o descubra", no hay base para importar al análisis ninguna investigación sobre la naturaleza de lo que los solicitantes de patentes pretenden haber inventado, y si es el tipo de cosa que se puede patentar como invención. Por lo tanto, cuando el Tribunal Flook dice que el proceso de Flook no es el tipo de proceso que la ley de patentes permite patentar, a pesar de que es un proceso en el sentido ordinario de la palabra en el diccionario, el juez Rich considera que la investigación es inadmisible porque "§ 101 nunca tuvo la intención de ser un 'estándar de patentabilidad'; los estándares, o condiciones como los llama el estatuto, están en § 102 y § 103. " La única pregunta legítima, dice, es si el tema reclamado es "nuevo, útil y no obvio". [12]
El juez Rich no podía estar de acuerdo en que la implementación de un principio natural debe ser "inventiva" en lugar de admitir que convencional (como había admitido Flook). Para él, esa obviedad mezclada indebidamente bajo la sección 103 con el tema legal bajo la sección 101. Pero el juez Rich pasó por alto lo que señaló el juez Stevens: que Flook no pretendía haber implementado el proceso de una manera más que convencional y no pretendía haber agregado algo a lo que se conocía anteriormente, excepto el uso de la fórmula suavizante. El juez Stevens vio el caso como uno en el que Flook ni siquiera pretendía haber inventado nada capaz de ser patentado. (El juez Stevens respondió a la crítica de Bergy en su opinión disidente en el caso Diehr ).
En realidad, la concesión de Flook hizo que el caso de Flook fuera fácil. Pero difícilmente se podría esperar que ningún solicitante en un caso posterior hiciera una concesión similar. No está claro cómo aplicar el principio del caso Flook a otros casos en los que no existe tal concesión. En una clase de casos, donde la implementación es absolutamente trivial, como en Funk v. Kalo Inoculant Co. , la aplicabilidad del mismo principio parece clara. Pero ese parece ser el límite exterior del caso fácil. Una vez que las personas razonables pueden diferir sobre si la implementación se aleja apenas del principio natural, parecería que el principio Flook no puede emplearse. Si se debe utilizar un análisis Graham v. Deere a gran escala para evaluar la implementación, parecería que el caso ya no puede resolverse por motivos de la sección 101. Eso es lo que parece haber sucedido en el siguiente miembro de la trilogía, Diamond v. Diehr .
Durante muchos años, los comentaristas pensaron que Diehr anuló a Flook o lo redujo a un desuso inofensivo. En Mayo v. Prometheus , sin embargo, la Corte Suprema "rehabilitó" a Flook y lo armonizó, Diehr y las otras decisiones de la Corte Suprema, así como la decisión inglesa del siglo XIX de Neilson v. Harford . [13] La Corte de Mayo leyó los casos anteriores para establecer como pieza central de esta rama del derecho que para que una invención reivindicada basada en la implementación de una ley de la naturaleza o un "principio" obtenga un monopolio de patente, la implementación no debe ser convencional o trivial, pero en cambio debe ser inventiva, es decir, presumiblemente, novedosa y no obvia. Esto ha llevado a una mayor controversia, como se comenta en el artículo de Wikipedia sobre Mayo v. Prometheus . La opinión posterior de la Corte Suprema en Alice Corp. v. CLS Bank International confirmó la reafirmación de Flook en el caso Mayo , sosteniendo que la simple implementación de una idea abstracta en una computadora no podía conferir la elegibilidad de la patente.
Referencias
- ↑ a b c Parker v. Flook , 437 U.S. 584, 594 (1978).
- ↑ Los otros dos casos fueron: Gottschalk contra Benson , 409 U.S. 63 (1972) y Diamond contra Diehr , 450 U.S. 175 (1981).
- ^ Para obtener una explicación de las matemáticas y un gráfico que ilustra un algoritmo similar, consulte el Manual de estadísticas de ingeniería, Departamento de Comercio de EE. UU .
- ↑ A Robert G. Brown se le atribuye la "invención" de esta técnica de "suavizado", que se describe. entre otros lugares, en Robert G. Brown, Smoothing, Forecasting y Prediction of Discrete Time Series (1963). Otra fuente afirma que la técnica de suavizado exponencial fue sugerida por primera vez por CC Holt en 1957. La aplicación de Flook, Ser. No. 194.032, fue presentada el 29 de octubre de 1971, ocho años después de Brown y catorce años después de Holt.
- ^ La Sección 101 dice: "Quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, fabricación o composición de materia nueva y útil, o cualquier mejora nueva y útil de la misma, podrá obtener una patente para ello, sujeto a las condiciones y requisitos de este título". La sección 100 (b) da la definición de proceso, "El término 'proceso' significa proceso, arte o método, e incluye un nuevo uso de un proceso, máquina, fabricación, composición de materia o material conocido". 35 USC § 101 .
- ^ Neilson v. Harford , inglés 151. Rep. 1266, 8 M. y W. 806, Web. Palmadita. Cas. 273 (1844). Una versión extraída está disponible en Geo. Wash. LS
- ^ O'Reilly v. Morse , 56 U.S. (15 How. ) 62 (1853).
- ↑ El mismo principio legal fue determinante en Funk Brothers Seed Co.v. Kalo Inoculant Co. , donde el inventor había descubierto que ciertas especies de bacterias leguminosas no se inactivaban entre sí, como la mayoría, y procedió a explotar este fenómeno de la naturaleza. proporcionando un paquete que contiene una mezcla de la especie bacteriana particular. Debido a que la Corte consideró esta implementación trivial a primera vista, sostuvo que la patente no era diferente de una sobre el fenómeno en sí, que era inadmisible. Por lo tanto, Flook aplicó a un proceso el principio legal que Funk aplicó a un artículo de fabricación o composición.
- ^ El examinador de patentes así lo determinó y Flook no impugnó la decisión.
- ↑ In re Bergy , 596 F.2d 952 (CCPA 1979).
- ↑ In re Bergy , 563 F.2d 1031 (CCPA 1977), sub nom. Parker v. Bergy , 438 U.S. 932 (1978).
- ^ Esto ignora la advertencia de Graham de que las palabras del estatuto de patentes deben leerse e interpretarse a la luz de las palabras de la Constitución y el propósito de la cláusula de patentes. En 2011, el Circuito Federal comentó de pasada: "Observamos que Bergy ya no es una ley vinculante". Ass'n for Molecular Pathology v. United States PTO , 653 F.3d 1329 , 1352 n.7 ( Fed. Cir. 2011).
- ^ El esfuerzo de armonización y la "rehabilitación" se discute en Richard H. Stern, Mayo v. Prometheus: No patentes sobre implementaciones convencionales de principios naturales y verdades fundamentales , [2012] Eur. Intell. Prop. Rev.502.
enlaces externos
- El texto de Parker v. Flook , 437 U.S. 584 (1978) está disponible en: CourtListener Findlaw Google Scholar Justia Library of Congress Oyez (audio del argumento oral)
- Copia legal digital del caso
- Escrito principal y escrito de respuesta del gobierno en el caso Flook
- Nicholas Szabo , Asunto elemental (10 de enero de 2006)