Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), es una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la Corte reafirmó la validez de la doctrina del agotamiento de patentes, [1] y al hacerlo incierto el continuo valor precedente de una línea de decisiones en el Circuito Federal que había buscado limitar las decisiones de la doctrina de agotamiento de la Corte Suprema a sus hechos y requerir unanálisis de la" regla de la razón " de todas las restricciones posteriores a la venta que no sean de vinculación. ins y precios fijos. [2]En el curso de reformular la doctrina del agotamiento de patentes, la Corte sostuvo que la doctrina del agotamiento se desencadena, entre otras cosas, por una venta autorizada de un componente cuando el único uso razonable y pretendido del componente es practicar la patente y el componente sustancialmente. encarna la invención patentada incorporando sus características esenciales. El Tribunal también anuló, de pasada, la parte de la decisión siguiente que sostenía que la doctrina del agotamiento se limitaba a las declaraciones de productos y no se aplicaba a las declaraciones de métodos.
Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. | |
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Disputado el 16 de enero de 2008 Decidido el 9 de junio de 2008 | |
Nombre completo del caso | Quanta Computer, Inc., et al., Demandantes, contra LG Electronics, Inc. |
Expediente no. | 06-937 |
Citas | 553 US 617 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | Sentencia sumaria denegada, determinación de no infracción, LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc. , 248 F. Supp. 2d 912 ( ND Cal. 2003); revertido en parte y reenviado , LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc. , 453 F.3d 1364 ( Fed. Cir.2006 ) (encontrando que el lenguaje de la licencia es suficiente para crear una licencia limitada y la doctrina del agotamiento no se aplica a reclamaciones de método); cert. concedido, 551 U.S. 1187 (2007). |
Tenencia | |
El lenguaje de la licencia de patente es insuficiente para crear una licencia limitada y evitar el efecto de la doctrina del agotamiento; La doctrina del agotamiento se aplica a las reivindicaciones de métodos y a la venta autorizada de artículos que incorporan sustancialmente la invención reivindicada. | |
Membresía de la corte | |
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Opinión de caso | |
Mayoria | Thomas, unido por unanimidad |
Antecedentes de hecho
LG Electronics (LGE) poseía varias patentes sobre métodos y sistemas para procesar información. Entró en dos contratos con Intel. En el Acuerdo de licencia, LGE autorizó a Intel a fabricar y vender productos con microprocesadores utilizando las invenciones patentadas. Además, el Acuerdo de licencia establecía expresamente que no se otorgaba ninguna licencia a ningún tercero para combinar productos con licencia con otros productos (por ejemplo, para combinar productos de microprocesador Intel con otras partes de una computadora). El Acuerdo de licencia también disponía, sin embargo, "Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en este Acuerdo, las partes acuerdan que nada en este documento limitará o alterará de ninguna manera el efecto del agotamiento de la patente que de otro modo se aplicaría cuando una de las partes venda cualquiera de sus licencias. Productos ".
En el Acuerdo Marco, LGE requería que Intel notificara a sus clientes que la licencia de patente no se extiende a ningún producto fabricado mediante la combinación de un producto de microprocesador Intel con licencia con cualquier otro producto (por ejemplo, una computadora que contenga los productos de microprocesador Intel). El Acuerdo Marco también disponía que su incumplimiento no tendría ningún efecto en el Acuerdo de licencia y no sería motivo para su rescisión. Aparentemente, LGE estaba dispuesta a permitir que los clientes de Intel combinaran los productos de microprocesador con productos sin licencia de LGE, pero solo mediante el pago de una regalía adicional a LGE por el derecho a hacerlo. Este punto no se discute en la opinión de la Corte, que recita los hechos solo en términos muy limitados porque el expediente estaba sellado para proteger los secretos comerciales .
Quanta Computer compró productos de microprocesadores Intel con licencia y procedió a fabricar computadoras que los contenían. Al hacerlo, Quanta siguió las especificaciones de Intel, que a su vez llevaron a la práctica de los métodos patentados y la fabricación de los sistemas patentados que LGE autorizó a Intel, ya que esa era la forma en que Intel había diseñado sus productos de microprocesador. (El tribunal de primera instancia determinó que los productos con microprocesadores de Intel no tenían ningún uso razonable y no infractor). Luego, LGE demandó a Quanta por infracción de patente .
Quanta prevaleció en el tribunal de distrito bajo la doctrina del agotamiento, [3] pero en la apelación el Circuito Federal sostuvo que la doctrina del agotamiento no se aplicaba debido a la declaración en el Acuerdo Marco de que los productos combinados no tenían licencia, dado el fallo del Circuito Federal de 1992 en Mallinckrodt, Inc. c. Medipart, Inc. [4] que un vendedor de productos patentados podría imponer mediante notificación una restricción posterior a la venta sobre el uso de los productos por parte de sus clientes. Además, el Circuito Federal sostuvo que la doctrina del agotamiento no se aplica, en ningún caso, a las patentes de métodos. [5]
Fondo Mallinckrodt
En Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , [4] el Circuito Federal había sostenido que los titulares de patentes podían condicionar la venta de bienes patentados con un aviso restrictivo y, por lo tanto, restringir la disposición de los bienes por parte de los compradores, con la excepción de infracciones de la ley antimonopolio, como la fijación de precios y restricciones vinculantes , [6] o infracciones de "alguna otra ley o política". [7] Más específicamente, el tribunal de Mallinckrodt había dicho: "A menos que la condición viole alguna otra ley o política (en el campo de las patentes, en particular la ley de uso indebido o antimonopolio)," los propietarios de patentes, los titulares de licencias y los compradores posteriores "conservan la libertad de contratar sobre las condiciones de venta ". [7]
El Circuito Federal continuó diciendo que "[el] criterio apropiado" para determinar si "una restricción o condición ... impuesta a la venta de un artículo patentado" es válida "es si la restricción [del titular de la patente o del licenciante] es razonablemente dentro de la concesión de la patente, o si el titular de la patente se ha aventurado más allá de la concesión de la patente y ha adoptado un comportamiento que tiene un efecto anticompetitivo no justificable según la regla de la razón ". [8] Según el tribunal, las pruebas para las restricciones y el uso indebido fueron similares, fuera del área de vinculación y fijación de precios: "Para sostener una defensa por uso indebido que involucre un acuerdo de licencia que el Tribunal Supremo no consideró per se anticompetitivo, una determinación fáctica debe revelar que el efecto general de la licencia tiende a restringir la competencia ilegalmente en un mercado relevante adecuadamente definido ". [9]
Pero esta prueba del Circuito Federal es contraria a muchas decisiones tanto de la Corte Suprema como de otras cortes de apelaciones. Por ejemplo, en Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. , [10] la Corte Suprema abordó la legalidad de las licencias bajo las cuales se pagaban regalías sobre las ventas totales de todos los productos, independientemente de si las patentes del licenciante cubrían todos los productos. El Tribunal sostuvo que tal licencia estaba permitida cuando el licenciante y el licenciatario la adoptaron por conveniencia mutua para simplificar la administración de la licencia, [11] pero era inadmisible que el licenciante insistiera en ello sobre la oposición del licenciatario. [12] Dicha conducta fue un uso indebido, sostuvo el Tribunal, pero no una violación de las leyes antimonopolio a menos que también se mostraran los otros elementos de una violación antimonopolio, como el poder de mercado. [13]
Anteriormente, en Brulotte v. Thys Co. , [14] la Corte Suprema sostuvo que era un uso indebido de la patente si, sin más, el titular de la patente cobraba regalías que se extendían más allá del plazo legal de la patente. En National Lockwasher Co. contra George K. Garrett Co. , la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos sostuvo que el titular de una patente hizo un mal uso de su patente al exigir a los licenciatarios que aceptaran no negociar con la tecnología de los competidores del titular de la patente. [15] Así, en estos casos, entre muchos otros, la Corte Suprema y otros tribunales federales habían encontrado uso indebido en casos que no involucraban fijación de precios o ataduras, y no habían requerido ninguna regla de razón o análisis de mercado relevante.
Otras decisiones del Circuito Federal [16] siguieron el enfoque de Mallinckrodt , que era, como mínimo, diferente de las decisiones de la Corte Suprema. [17] En consecuencia, cuando se otorgó el certiorari en Quanta , se supuso ampliamente que la Corte Suprema anularía Mallinckrodt , lo que muchos (incluido el Procurador General de los Estados Unidos Jeffrey Wall , [18] consideraron incompatible con el precedente de la Corte Suprema. [19]
Opinión de la Corte Suprema
La Corte Suprema revocó por unanimidad, en una opinión del juez Thomas.
Reclamaciones de métodos
En primer lugar, dijo el Tribunal, la distinción entre declaraciones de método y producto es insoportable. En Estados Unidos v. Univis Lens Co. , [20] la decisión más reciente de la Corte sobre el agotamiento, algunas de las patentes consideradas agotadas eran patentes de método. Anteriormente, en Ethyl Gasoline Corp. v. Estados Unidos , [21] algunas patentes cubrían un método de combustión de gasolina en un motor de automóvil - y la doctrina del agotamiento se consideró aplicable. Además, debido a que es fácil escribir reclamos de patente para la misma invención, ya sea en formato de método o formato de aparato, la doctrina del agotamiento podría fácilmente eludirse si basarse en los reclamos del método fuera suficiente para evitar el agotamiento: al "incluir un reclamo de método para la máquina patentada método de realizar su tarea, un redactor de patentes podría proteger prácticamente cualquier artículo patentado contra el agotamiento ". [22]
A continuación, el Tribunal se centró en la medida, en su caso, en que el agotamiento de los derechos de patente sobre los productos de microprocesador agotaba los derechos de patente relacionados con los productos combinados sobre los que LGE tenía patentes. En el caso de Univis , la venta que agotó los derechos de patente fue una venta de una lente en blanco semiacabada no patentada, cuyo procesamiento posterior convirtió en una lente terminada patentada. Los productos de microprocesador de Intel eran artículos comerciales terminados, pero en este caso el tribunal de primera instancia consideró un hecho que los productos de microprocesador no tenían un uso no infractor, al igual que en el caso de Univis , los espacios en blanco de lentes semiacabados no tenían ningún uso más que ser terminados en los espacios en blanco de la lente con acabado patentado. Por lo tanto, la Corte consideró dispositiva a Univis . En el lenguaje de Quanta Court, en Univis "el agotamiento fue provocado por la venta de las lentes en blanco porque su único uso razonable y pretendido era practicar la patente y porque 'incorporan [d] características esenciales de [la] invención patentada'".
LGE no impugnó la afirmación de que el uso previsto y razonable de los productos de microprocesador era incorporarlos a las computadoras, pero afirmó que existían algunos usos no infractores: podían venderse en el extranjero, como piezas de reparación o desactivando las funciones que los fabricaban. patentado. El Tribunal desestimó estos argumentos. En cuanto a la inhabilitación, el Tribunal afirmó que los aspectos del dispositivo inhabilitado ("características") en lugar del dispositivo que quedaba deben tener un uso no infractor, de modo que inhabilitarlos haría que "no tuvieran un uso real". En cuanto al uso extranjero o de reemplazo, la prueba legal a considerar era si el producto cumpliría el método patentado o incorporaría el producto patentado, no si el uso dio lugar a responsabilidad por infracción.
Otra razón por la que las ventas de los productos de microprocesador agotaron los derechos de patente de LGE fue que "todo lo inventivo de cada patente está incorporado en" los productos con licencia de Intel, que "incorporan las características esenciales de las patentes [con licencia] porque llevan a cabo todos los procesos inventivos cuando se combinan, según su diseño, con componentes estándar ". Cualquier punto de novedad, es decir, respecto del cual la invención reivindicada se aparta del estado de la técnica, se encuentra en los productos de microprocesador con licencia más que en el producto de combinación del que son componentes.
Este último aspecto de la opinión de Quanta es muy similar a la doctrina del caso de Lincoln Engineering , una doctrina que el Circuito Federal había sostenido anteriormente que ya no tenía autoridad. [23] Según la doctrina de Lincoln Engineering de la Corte Suprema , la combinación de un dispositivo recién inventado con un dispositivo convencional conocido con el que el nuevo dispositivo coopera de la manera convencional y predecible en la que los dispositivos de esos tipos han cooperado previamente no es patentable como " combinación agotada "o" combinación antigua ". Por lo tanto, cuando el Tribunal de Quanta dijo que "todo lo inventivo de cada patente está incorporado en" los productos con licencia de Intel, que "incorporan las características esenciales de las patentes [con licencia]", el Tribunal estaba, en efecto, diciendo que la combinación de un El novedoso microprocesador Intel de una manera convencional con una vieja computadora personal es una combinación agotada. En consecuencia, no se pondría ningún peso en el hecho de que se hayan otorgado patentes separadas a LGE sobre el dispositivo inventivo y sobre la combinación anterior que lo incluía.
Licenciar un campo limitado
El argumento de LGE a favor del no agotamiento pretendía invocar la doctrina de General Talking Pictures Corp. contra Western Electric Co. [24] En ese caso, el titular de la patente no había concedido ninguna licencia para amplificadores "comerciales". Por lo tanto, cuando un fabricante con licencia únicamente en el campo de uso "no comercial" vendió un amplificador a un infractor acusado, quien a sabiendas lo vendió en el mercado comercial, el fabricante "no pudo transmitir a [el infractor acusado] lo que ambos sabían. no estaba autorizado a vender ". Por paridad de razonamiento, dijo LGE, había licenciado a Intel solo en el campo de la fabricación de productos con microprocesadores para combinarlos con productos específicos y no con otros productos. Pero el Tribunal dijo que no era así como LGE había redactado su licencia a Intel:
LGE pasa por alto aspectos importantes de la estructura de la ... transacción. Nada en el Acuerdo de licencia restringe el derecho de Intel a vender sus microprocesadores ... a compradores que tengan la intención de combinarlos con piezas que no son de Intel. En general, permite que Intel fabrique, use o venda productos sin reclamos de patente. Sin duda, LGE requirió que Intel notificara a sus clientes, incluido Quanta, que LGE no les había otorgado licencias para practicar sus patentes. Pero ninguna de las partes sostiene que Intel violó el acuerdo a ese respecto. LGE señala que el Acuerdo de licencia rechazó específicamente cualquier licencia a terceros para practicar las patentes mediante la combinación de productos con licencia con otros componentes. Pero la cuestión de si terceros recibieron licencias implícitas es irrelevante porque Quanta afirma su derecho a practicar las patentes basándose no en la licencia implícita sino en el agotamiento. Y el agotamiento depende únicamente de la propia licencia de Intel para vender productos practicando las ... patentes.
El Tribunal parece estar diciendo que LGE simplemente otorgó una licencia a Intel para fabricar, usar y vender productos con microprocesadores. LGE declaró expresamente que no se otorgó ninguna licencia a ningún tercero para combinar productos con licencia con otros productos; y LGE hizo que Intel informara a sus clientes sobre la ausencia de una licencia. Pero LGE no le dijo a Intel que LGE licenciaba a Intel para fabricar, usar y vender productos de microprocesador solo en el campo de productos de microprocesador combinados con otros productos con licencia de LGE (los llamados productos Intel). No hubo una limitación explícita del campo de uso en los derechos de fabricación, uso y venta de Intel; no hubo "palabras mágicas". LGE estuvo cerca - dijo que no estaba otorgando licencias a terceros para combinar productos con licencia con otros productos, y requirió que Intel notificara a los clientes de eso - pero LGE no fue directo al grano y denegó expresamente a Intel cualquier licencia para fabricar microprocesadores productos que se combinarían con otros productos. Además, por alguna razón inexplicable, las partes, con efecto fatal, señalaron con bandera roja el hecho de que aún existía una doctrina de agotamiento: "No obstante cualquier disposición en contrario contenida en este Acuerdo, las partes acuerdan que nada en este documento limitará o alterará de ninguna manera el efecto del agotamiento de la patente que de otro modo se aplicaría cuando una de las partes venda cualquiera de sus Productos Licenciados ".
Que este fue un error crítico (para LGE) lo confirman las declaraciones finales de la Corte en su dictamen:
El acuerdo de licencia autorizó a Intel a vender productos que practicaran las patentes. Ninguna condición limitó la autoridad de Intel para vender productos que incorporen sustancialmente las patentes. ... La venta autorizada de Intel a Quanta llevó sus productos fuera del alcance del monopolio de patentes y, como resultado, LGE ya no puede hacer valer sus derechos de patente contra Quanta.
Por lo tanto, la doctrina del agotamiento regía lo que Quanta podía hacer legalmente con lo que le compraba a Intel. El hecho de no otorgar a terceros una licencia para combinar el producto de microprocesador Intel con otros productos no tenía importancia legal, porque la doctrina del agotamiento obviaba cualquier necesidad de tal licencia. Habiendo comprado los productos a un vendedor autorizado, Quanta no necesitaba ninguna licencia.
Sin problema de contrato
Justo antes del cierre, la Corte agregó una nota final señalando que el caso no se planteó, y la Corte no se pronunció sobre si LGE pudo haber aplicado una restricción contractual. En la nota al pie 7, la Corte comentó:
Observamos que la naturaleza autorizada de la venta a Quanta no necesariamente limita los demás derechos contractuales de LGE. La queja de LGE no incluye una reclamación por incumplimiento de contrato, y no expresamos ninguna opinión sobre si los daños contractuales podrían estar disponibles a pesar de que el agotamiento opera para eliminar los daños de patentes.
De la misma manera, el Tribunal no dijo nada sobre el desempeño específico o si los derechos contractuales, si los hubiere, podrían hacerse valer contra Quanta.
Impacto y cuestiones que el tribunal no consideró
El impacto de Quanta es problemático, en gran parte porque la decisión evitó decidir muchas cuestiones, presumiblemente en aras de mantener el consenso. (La decisión fue unánime). Un académico comentó:
Es una decisión muy decepcionante de la Corte. Decidió tan poco y fue un caso tan importante. Te quedas leyendo hojas de té. [25]
El hecho de que el Tribunal no aprobara o rechazara el precedente en el que se había basado el Circuito Federal en su decisión en Quanta , Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , que había limitado la aplicabilidad de la doctrina del agotamiento cuando se realizaba una venta "condicional, "contribuyó aún más a la incertidumbre empresarial sobre las restricciones permitidas en las licencias. Pero, como observó un comentarista:
Se esperaba ampliamente que la Corte Suprema, en Quanta , dictara si Mallinckrodt era una buena ley. Pero la Corte eludió el problema al interpretar de manera estricta el acuerdo de licencia para que no fuera una licencia condicional. ... Debido a que la Corte Suprema eludió la cuestión, no está claro hasta qué punto el titular de una patente puede utilizar una licencia condicional para imponer restricciones a los compradores intermedios. [26]
Sin duda, en Quanta , el Tribunal sostuvo que "[l] a doctrina de larga data sobre el agotamiento de las patentes establece que la venta inicial autorizada de un artículo patentado pone fin a todos los derechos de patente sobre ese artículo". Pero, ¿qué constituye una "autorización"? El Tribunal no abordó la cuestión de la autorización "implícita", es decir, la autorización como cuestión de derecho en determinadas circunstancias, le guste o no al titular de la patente o al licenciante o incluso se esfuerce por evitarla. [27] En consecuencia, no está claro hasta qué punto Quanta deshace a Mallinckrodt . Ese parece ser el mensaje tácito en Quanta , pero el Circuito Federal puede adoptar una opinión impenitente, desafiando las opiniones del Procurador General como amicus .
Otras formas transaccionales
Hay una serie de cuestiones importantes que la Corte no abordó en Quanta . [28] Una de esas omisiones es que el Tribunal no dijo nada sobre los otros formatos posibles que esta transacción podría haber utilizado, como una venta por parte de un licenciatario de fabricación con una limitación en su concesión, o (alternativamente) una venta por parte del titular de la patente o su licenciatario con restricciones explícitas impuestas a la libertad del comprador para disponer del producto. El Tribunal no explicó si estos otros formatos serían legalmente efectivos ni en qué circunstancias. [29]
El primero de estos posibles formatos sigue el patrón del caso General Talking Pictures . El segundo formato sigue el patrón del caso Mallinckrodt . Según la doctrina General Talking Pictures , el titular de una patente puede limitar el alcance de la licencia de un fabricante-licenciatario a un campo definido, como los microprocesadores no incorporados en las computadoras, y luego el uso de esos micropresores como componentes de la computadora es una infracción de patente. Este es el formato que LGE pensó erróneamente que estaba usando. [30] Según la doctrina de Mallinckrodt , la venta de un producto patentado sujeto a una restricción —como no debe vender este microprocesador para usarlo como componente de computadora— es una venta "condicional", en lugar de "incondicional". Si se viola la condición, la conducta es una infracción de patente. [31] La doctrina del agotamiento no se aplica bajo la regla establecida en Mallinkrodt . Sin embargo, como aparentemente sostiene Quanta , cuando una restricción no se establece clara y explícitamente , se aplica la doctrina del agotamiento.
Resolviendo la "anomalía"
En un escrito dirigido a la Corte Suprema (a petición suya) cuando la petición de auto de certiorari estaba pendiente, el Procurador General de los Estados Unidos observó que existía una curiosa "anomalía" entre la doctrina del agotamiento y la doctrina General Talking Pictures :
[E] aquí hay una aparente anomalía en permitir que el titular de la patente logre indirectamente, a través de una condición exigible para el titular de la licencia, una limitación de uso o reventa que [debido a la doctrina del agotamiento] el titular de la patente no podría imponer por sí mismo a un comprador directo , [sin embargo] la distinción es un resultado necesario y explicable de la decisión del Tribunal en General Talking Pictures .
Por razones que hasta el momento no han sido explicadas en ningún documento de dominio público, el Gobierno eliminó este pasaje de su posterior escrito de fondo. [32] Como sugirió el escrito del Gobierno, por un lado, la doctrina del agotamiento prohíbe las restricciones posteriores a la venta a la venta de bienes por parte del titular de la patente (o su licenciatario), mientras que, por otro lado, General Talking Pictures permite que el titular de la patente coloque limitaciones a la venta de bienes de su licenciatario de fabricación si la licencia de fabricación utiliza las palabras mágicas correctas . [33] Nada en la opinión de Quanta aborda esta "aparente anomalía", y mucho menos los intentos de resolverla o sintetizar las doctrinas en competencia. [34]
¿Puede el contrato triunfar sobre la doctrina del agotamiento?
La Corte, en una nota a pie de página citada anteriormente (nota 7 de la Corte), se abstuvo expresamente de señalar cualquiera de los siguientes: si el lenguaje contractual podría superar o impedir el desencadenamiento de la doctrina del agotamiento; de ser así, ¿qué lenguaje sería eficaz para hacerlo? y si las circunstancias circundantes serían relevantes.
En la medida en que la doctrina del agotamiento se base en consideraciones de orden público, y en la medida en que se tomen en consideración los intereses del público y de terceros (como Quanta en el caso Quanta ) y los de las partes contratantes, es más probable que los tribunales impongan límites sobre si las partes pueden, por contrato, hacer que la doctrina sea inaplicable a los bienes que son objeto de su contrato. Por otro lado, si la política de la doctrina del agotamiento se considera simplemente como una regla para asegurar que los compradores intermedios reciban una notificación justa de que el uso de los bienes cuya compra están considerando será restringido, es más probable que los tribunales mantengan tales restricciones. a menos que choquen con otras políticas, como las de la competencia o las leyes antimonopolio.
La Corte se negó explícitamente a considerar esta cuestión en Quanta . [35] El Quanta tribunal hizo dejar claro, sin embargo, que reconocía la diferencia fundamental en la ley entre una venta de productos patentados por una patente y licencia de patente de otro para la fabricación de los productos patentados, que el Tribunal Supremo había explicado en Estados Unidos v. General Electric Co. [36] Al mismo tiempo, el Tribunal dejó en claro que LGE no había otorgado la licencia a Intel (el vendedor de Quanta) en un lenguaje que invocaba la doctrina de General Talking Pictures , que podría haber cambiado el resultado, ya que discutido anteriormente en la sección de este artículo titulada "Licencia de un campo limitado".
La Cámara de los Lores consideró si podía dejar sin efecto el contrato de semejante doctrina contra la derogación del título en Patentes British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Co . Ésta es la doctrina de que un vendedor no puede tomar acciones exitosamente, como hacer cumplir un derecho de propiedad intelectual, que disminuya el valor de lo que el vendedor le ha vendido a un comprador. La Cámara de los Lores dictaminó que el contrato no podía utilizarse para disminuir los derechos de los compradores usuarios finales, al menos los compradores de productos de consumo como los automóviles.
Decisiones posteriores
Control estático
En Static Control Components, Inc. contra Lexmark Int'l, Inc. , el tribunal de distrito reconsideró su decisión anterior en este caso y otorgó una sentencia como cuestión de derecho (JMOL) a favor del infractor acusado. [37] El tribunal dijo que la decisión Quanta de la Corte Suprema "ha cambiado el panorama de la doctrina del agotamiento de patentes en general, y específicamente" requirió una revocación de la sentencia, de modo que SCCI no fuera responsable ante Lexmark por infracción de patente.
Lexmark había intentado restringir la recarga de sus cartuchos de tóner basándose en la doctrina de Mallinckrodt . Sin embargo, no celebró ningún contrato bilateral convencional de venta de cartuchos de tóner al público sobre la base de una "venta condicional". [38] En cambio, Lexmark se basó en "licencias de envoltura retráctil" y avisos restrictivos que acompañaban a los productos. El tribunal los consideró ineficaces para evitar la aplicación de la doctrina del agotamiento, a pesar de que Mallinckrodt aprobó su uso.
El tribunal reconoció que, "[como señala Lexmark, el Tribunal Supremo no anuló expresamente a Mallinckrodt en su opinión Quanta ". No obstante, el tribunal concluyó:
Después de revisar los argumentos de Quanta , Mallinckrodt y de las partes, esta Corte está convencida de que Quanta anuló Mallinckrodt sub silentio . La amplia declaración de la Corte Suprema sobre la ley de agotamiento de patentes simplemente no puede cuadrarse con la posición de que la posición de Quanta se limita a sus hechos específicos. Además, el Circuito Federal se basó en parte en Mallinckrodt para llegar a su decisión en LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir.2006), la decisión que la Corte Suprema revocó en Quanta . También vale la pena señalar que la decisión de Quanta no mencionó un solo caso del Circuito Federal.
Por otro lado, el tribunal no consideró que Quanta hubiera excluido la aplicación de las restricciones de la envoltura retráctil bajo la ley estatal de contratos. Sin embargo, los aspectos de derecho contractual del caso se volvieron discutibles porque Lexmark desestimó voluntariamente sus reclamos basándose en la interferencia ilícita de Static Control con el contrato.
Productos de impresión
En abril de 2015, el Circuito Federal solicitó sua sponte una sesión informativa y la participación amicus curiae en una consideración en banc sobre si Mallinckrodt debería ser anulado a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Quanta . El tribunal ordenó:
A la luz de Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), si este tribunal anulara Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) , en la medida en que dictaminó que una venta de un artículo patentado, cuando la venta se realiza bajo una restricción que por lo demás es lícita y está dentro del alcance de la concesión de la patente, ¿no da lugar al agotamiento de la patente? [39]
Referencias
- ^ Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. , 553 Estados Unidos 617 (2008). Este artículo incorpora material de dominio público de este documento del gobierno de EE . UU .
- ^ Consulte la sección a continuación titulada Fondo de Mallinckrodt .
- ^ LG Elecs., Inc. contra Asustek Computer, Inc. , 248 F. Supp. 2d 912 ( ND Cal. 2003).
- ↑ a b Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
- ^ LG Elecs., Inc. contra Bizcom Elecs., Inc. , 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).
- ^ Richard H. Stern , Quanta Computer Inc contra LGE Electronics Inc — Comentarios sobre la reafirmación de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos , [2008] Eur. Intell. Prop. Rev.527.
- ↑ a b Mallinckrodt , 976 F.2d en 708.
- ^ Mallinckrodt , 976 F.2d en 708-09.
- ^ Mallinckrodt , 976 F.2d en 706 (citando Windsurfing Int'l, Inc. contra AMF, Inc. , 782 F.2d 995 , 1001–02 (Fed. Cir. 1986)).
- ^ Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. , 395 U.S. 100 (1969).
- ↑ Zenith , 395 US at 136 ("Si la conveniencia de las partes en lugar del poder de la patente dicta la disposición de regalías por ventas totales, no hay uso indebido de las patentes ni condiciones prohibidas adjuntas a la licencia").
- ^ Zenith , 395 US at 139 ("Pero no leemos Radio automática para autorizar al titular de la patente a utilizar el poder de su patente para insistir en una regalía total de ventas y anular las protestas del titular de la licencia de que algunos de sus productos no son adecuados para la patente o que para algunas líneas de su mercancía no tiene necesidad o deseo de comprar los privilegios de la patente. En tal caso, no solo se cobrarían regalías sobre las mercancías no patentadas, sino que la obligación de pagar por la falta de uso claramente tendría su origen en la influencia de la patente. También creemos que el uso indebido de la patente es inherente a la insistencia del titular de una patente en un porcentaje de regalías de ventas, independientemente del uso, y su rechazo de las propuestas del licenciatario de pagar solo por el uso real ").
- ^ Zenith , 395 US en 140 ("si hubo tal uso indebido de patentes, no se sigue necesariamente que el uso indebido incorpore los ingredientes de una violación del § 1 o del § 2 de la Ley Sherman, o que Zenith haya sido amenazado por una violación a fin de darle derecho a una orden judicial en virtud del artículo 16 de la Ley Clayton. ").
- ^ Brulotte v. Thys Co. , 379 EE.UU. 29 (1964).
- ^ National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co. , 137 F.2d 255 , 256-57 (3d Cir. 1943) (el titular de la patente hizo un uso indebido de la patente porque el titular de la patente estaba "intentando por medios distintos de la libre competencia ampliar los límites de su monopolio legal para fabricar, usar y vender el dispositivo patentado en la medida en que dicho dispositivo sea el único disponible para un usuario de dicho artículo. Este monopolio obviamente no está cubierto por la patente. "); acuerdo McCullough contra Kammerer Corp. , 166 F.2d 759 ( 9th Cir. 1948).
- ^ Véase, por ejemplo, US Philips Corp. v. International Trade Comm'n , 424 F.3d 1179 , 1185 (Fed. Cir.2005) ("Si el acuerdo de licencia particular en cuestión no es una de esas prácticas específicas que se ha considerado como mal uso per se, será analizado bajo la regla de la razón. Hemos sostenido que bajo la regla de la razón, una práctica es inadmisible sólo si su efecto es restringir la competencia en un mercado relevante. ") (citas omitidas) ; Monsanto Co. contra McFarling , 363 F.3d 1336 , 1341 (Fed. Cir. 2004).
- ^ Un comentarista en el momento de ladecisión de Mallinckrodt se refirió a ella como la inauguración de la desaparición de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos, Richard H. Stern, The Unbserved Demise of the Exhaustion Doctrine in US Patent Law: Mallinckrodt v. Medipart , 15 EUR. Intell. Prop. Rev. 460 (1993).
- ^ El Procurador General de los Estados Unidos presentó un escrito de amicus curiae sobre el fondo en el que decía: "La prueba adoptada por el Circuito Federal en Mallinckrodt refleja, por tanto, un malentendido fundamental del papel y el alcance de la doctrina del agotamiento de patentes ... El tribunal de apelaciones "El enfoque no puede conciliarse con esos precedentes [de la Corte Suprema]". Breve para Estados Unidos como amicus curiae en Quanta , en 23; ver también id . en 6 ("En los últimos años, la doctrina de la primera venta ha evolucionado en el Circuito Federal de una manera que está en desacuerdo con los precedentes de este Tribunal"); id . en 22 ("El Circuito Federal malinterpreta a Univis como si solo representara la proposición de que las restricciones que se han encontrado que son restricciones ilegales al comercio en el contexto de la patente, como los acuerdos de" fijación o vinculación de precios ", no se pueden hacer cumplir en una patente. demanda por infracción. "); id . en 30 ("La sentencia a continuación se basa en la misma interpretación errónea del agotamiento de las patentes que infunde el enfoque del Circuito Federal en esta área de la ley").
- ^ Por lo tanto, el Blog de PI Biotech de Holman dijo: "Muchas personas vieron a Quanta como una oportunidad importante para que la Corte Suprema abordara la viabilidad de Mallinckrodt (976 F.2d 700), una decisión del Circuito Federal de 1992 que sostenía que se aplica la doctrina del agotamiento de patentes sólo a las ventas incondicionales, y que, por lo tanto, el propietario de una patente puede imponer restricciones posteriores a la venta a los compradores de un producto patentado notificando a los compradores a tal efecto y haciendo cumplir esas restricciones en virtud de las leyes de patentes. Muchos, incluido el Fiscal General, argumentan que Mallinckrodt debe ser anulado, y que la decisión entra en conflicto con el precedente de la Corte Suprema, particularmente la decisión de Univis de 1942, que interpretan como el mandato de una doctrina de agotamiento de patentes que prohíbe la aplicación de tales restricciones por medio de una acción de aplicación de patentes ".
Uncomentario de O'Melveny & Myers aconsejaba a los clientes del bufete de abogados: "Según lo establecido por el Procurador General, el Circuito Federal ha adoptado una vez más una regla formalista que no promueve el interés de la ley de patentes como lo expresa el precedente de la Corte Suprema. De hecho, parece haber pocas dudas de que las opiniones del Procurador General prevalecerán sobre el fondo, y que la Corte Suprema volverá a revertir el Circuito Federal ". - ^ Estados Unidos contra Univis Lens Co. , 316 U.S. 241 (1942).
- ^ Ethyl Gasoline Corp. v. Estados Unidos , 309 U.S. 436 (1940).
- ^ 128 S. Ct. en 2118.
- ^ Véase Radio Steel & Mfg. Co. contra MTD Products, Inc. , 731 F.2d 840 , 845 (Fed. Cir. 1984).
- ^ General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. , 304 U.S. 175, 182 (1938) (que mantiene la legitimidad de las limitacionesdel campo de uso en el alcance de las licencias de patentes para fabricar y vender amplificadores solo en el campo "no comercial") , afirmado en la nueva audiencia, 305 U.S. 124 (1938).
- ^ El profesor Josh Sarnoff de la Facultad de Derecho de la American University, citado en Inside Counsel , septiembre de 2008. Inside Counsel agrega: "Las empresas y sus abogados se quedan escudriñando el fallo del tribunal en busca de pistas sobre lo que podría suceder a continuación".
- ^ Inside Counsel , septiembre de 2008.
- ^ En el derecho contractual, ciertas promesas vinculantes están implícitas en la ley, independientemente del deseo del promitente involuntario de no estar obligado. Por lo tanto, un esposo promete "constructivamente" pagar las necesidades de su esposa o, a menudo, la atención médica que se le brinde. El derecho consuetudinario consideraba una ficción legal, indebitatus assumpsit , de que una persona que tenía una deuda prometía pagarla, de modo que pudiera ser demandado por esa promesa imaginada. Véase Lionel D Smith, et al., La ley de restitución en Canadá: casos, notas y materiales , págs. 72-75 (Emond Montgomery Publications 2004) (disponible en Google Books). Parte del lenguaje de ladecisión de Univis apunta en esta dirección. Como se analiza a continuación, en al menos un caso la Cámara de los Lores, en efecto, impuso una licencia obligatoria de derechos de autor a los fabricantes de automóviles en lo que respecta a las piezas de reparación, donde el efecto fue el mismo que la autorización implícita según la doctrina del agotamiento.
- ^ Véase Richard H. Stern , Quanta Computer Inc contra LGE Electronics Inc — Comentarios sobre la reafirmación de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos , [2008] EUR. INTELL. APUNTALAR. RVDO. 527, 531-34. (Citado en adelante como Quanta - EIPR .)
- ^ "La gran omisión en Quanta es que la Corte no dijo nada sobre las otras formas posibles de esta transacción ..." Quanta - EIPR en 531.
- ^ De la misma manera, LGE pensó que su contrato con Intel hizo que Intel usara elformato Mallinckrodt . La opinión del Circuito Federal es clara en cuanto a que el tribunal aceptó el argumento de LGE de que había utilizado y provocado el uso de estos dos formatos. Vea Quanta - EIPR en 531-32; LG Electronics, Inc. contra Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d en 1369-70. El tribunal de apelaciones dijo: "La doctrina del agotamiento ... no se aplica a una venta o licencia expresamente condicional, por lo que no se agotaron los derechos de LGE para afirmar la infracción de las reclamaciones de su sistema". (Se omiten las citas y las comillas internas).
- ^ Véase Mark L. Patterson, Restablecimiento de la doctrina del agotamiento de las patentes .
- ^ Compárese el escrito del procurador general en apoyo de certiorari en Quanta en págs. 13-14 con el escrito del procurador general sobre el fondo en Quanta en 17-18.
- ^ En elcaso Quanta , LGE no los usó en su licencia a Intel, según la Corte Suprema, aunque el Circuito Federal (quizás razonablemente, vea Quanta - EIPR en 531; LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc . , 453 F.3d en 1369-70) había pensado que LGE sí.
- ^ "El Tribunal, al indicar lo que LGE se había olvidado de incluir en su Acuerdo de licencia, no se pronunció sobre lo que hubiera sucedido si LGE hubiera escrito su licencia de manera diferente". Quanta - EIPR en 532.
- ^ Para una breve consideración de estos temas, consulte Quanta - EIPR en 532-35.
- ^ Estados Unidos contra General Electric Co. , 272 U.S. 476 (1926).
- ^ Componentes de control estático, Inc. contra Lexmark Int'l, Inc. , 615 F. Supp. 2d 575 ( ED Ky. 2009).
- ^ El tribunal de distrito determinó: "Las ventas de cartuchos Lexmark Prebate eran incondicionales. Cualquiera podía entrar a una tienda con cartuchos Lexmark Prebate y comprar uno. Cualquiera podía comprar cartuchos Lexmark Prebate directamente de Lexmark a través de su sitio web. Ningún comprador potencial tenía que aceptar cumplir con las condiciones de Prebate antes de comprar un cartucho. Por lo tanto, las ventas de cartuchos de tóner Prebate de Lexmark fueron autorizadas e incondicionales, al igual que las ventas de productos patentados de LGE en Quanta. Como tal, las ventas de cartuchos de Lexmark agotaron los derechos de patente de Lexmark sobre ellos, despojando a Lexmark de la capacidad de controlar el uso posventa de los cartuchos a través de la ley de patentes ".
- ^ Lexmark Int'l, Inc. contra Impression Prods., Inc. , Orden de 14 de abril de 2015 (Fed. Cir.).
enlaces externos
- Texto de . Quanta Computer, Inc. v LG Electronics, Inc. , 553 EE.UU. 617 (2008) está disponible a partir de: Cornell CourtListener Google Académico Justia Oyez (argumento de audio oral)