Network Automation, Inc. contra Advanced Systems Concepts, Inc. , 638 F.3d 1137 (9th Cir.2011) fue un caso judicial decidido el 8 de marzo de 2011, donde laCorte de Apelaciones del Noveno Circuito delosEstados Unidosdictaminó que el El uso de la marca comercial de un competidor como palabra clave publicitaria de búsqueda en Internet no constituyeuna infracción de marca comercial. En el caso,Network Automationanunció su propio producto de la competencia en consultas de búsqueda que contenían la marca comercial "ActiveBatch" de Advanced Systems Concepts. Para determinar si se produjo una infracción de marca registrada, el tribunal evaluó los factores relevantes para la probabilidad de confusión del cliente descritos en AMF Inc. v. Sleekcraft Boats [1] y concluyó que la confusión era poco probable.[2]
Network Automation, Inc. contra Advanced Systems Concepts, Inc. | |
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Tribunal | Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos |
Nombre completo del caso | Network Automation, Inc. contra Advanced Systems Concepts, Inc. |
Decidido | 8 de marzo de 2011 |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Stephen S. Trott , Kim McLane Wardlaw y Michael W. Mosman . |
Fondo
Google y otros motores de búsqueda de Internet y sitios de comercio electrónico han hecho que la publicidad por palabras clave en los motores de búsqueda sea omnipresente. Network Automation ("Red") y Advanced Systems Concepts ("Sistemas") vendieron software de gestión y programación de trabajos que se anunciaban en los resultados de los motores de búsqueda. El producto de Network se llamó Automate y el producto de Systems se llamó ActiveBatch . Network decidió comprar la palabra clave "ActiveBatch" para que cuando los usuarios buscaran "ActiveBatch", el sitio web de Network se mostraría como un enlace patrocinado en secciones separadas de los resultados de búsqueda, incluyendo Google Search y Microsoft Bing . Systems envió una carta a Network diciendo que el uso de "ActiveBatch" como palabra clave por parte de Network infringía los derechos de marca registrada de Systems. Como resultado, Network presentó una demanda solicitando un juicio declaratorio de no infracción. Posteriormente, Systems reclamó y afirmó la infracción de marca registrada en virtud de la Ley Lanham , 15 USC § 1114 [3] y, por lo tanto, solicitó una orden judicial preliminar contra el uso de "ActiveBatch" por parte de Network. [2]
Antecedentes de infracción de marca
Una condición esencial para la infracción de una marca registrada es la confusión del cliente. Un caso del Tribunal del Noveno Circuito de 1979, AMF Inc. contra Sleekcraft Boats , identificó ocho factores para determinar si era probable que hubiera confusión entre bienes relacionados:
- fuerza de la marca
- proximidad de las mercancías
- similitud de las marcas
- evidencia de confusión real
- canales de marketing utilizados
- el tipo de bienes y el grado de cuidado que probablemente deba ejercer el comprador
- la intención del acusado al seleccionar la marca
- probabilidad de expansión de las líneas de productos [1]
En 1999, otro caso del Tribunal del Noveno Circuito, Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. , determinó que de los ocho factores de Sleekcraft, tres de ellos eran los más importantes para los casos relacionados con Internet, que se conocen como "Internet trinity "o" troika de Internet ". [2]
- la similitud de las marcas
- la relación de los bienes y servicios ofrecidos
- el uso simultáneo de Internet como canal de marketing [4]
El caso Brookfield también enfatizó la flexibilidad en la aplicación de la ley a Internet, una nueva tecnología emergente:
Debemos ser muy conscientes de la excesiva rigidez a la hora de aplicar la ley en el contexto de Internet; las tecnologías emergentes requieren un enfoque flexible.
- Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corp. , 174 F.3d 1036, 1054 (noveno cir. 1999). [4]
Celebración del tribunal de distrito
El tribunal de distrito ordenó una orden judicial preliminar contra Network utilizando la marca "ActiveBatch". [2] El tribunal de distrito analizó los ocho factores de Sleekcraft y enfatizó que la "troika de Internet" de Brookfield era la más significativa, y encontró que todos favorecían a Systems. La decisión del tribunal se basó en el uso de Network de una marca idéntica, "ActiveBatch", para vender un producto que compite directamente con el producto de Systems, y en el hecho de que tanto Network como Systems utilizaron Internet para publicitar. El tribunal de distrito también concluyó que muchos de los otros factores de Sleekcraft estaban a favor de los sistemas, incluido el grado de atención al consumidor porque "generalmente hay un bajo grado de atención por parte de los consumidores de Internet".
Network apeló de inmediato.
Opinión del Noveno Circuito
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos revocó la decisión del tribunal de distrito en la reconsideración del caso. Llegó a la conclusión de que el riesgo de confusión era insuficiente para respaldar la infracción de marca y, por lo tanto, eliminó la orden judicial impuesta a Network. El Noveno Circuito aclaró que en su fallo a favor de Brookfield, no pretendía que la "troika de Internet" fuera la prueba rígida para la infracción de marcas registradas en Internet. Más bien, volvió a enfatizar que los factores y principios considerados en Sleekcraft no son exhaustivos y deben aplicarse de manera flexible en el contexto del comercio por Internet y otras tecnologías emergentes. El Tribunal del Noveno Circuito decidió que el tribunal de distrito aplicó los factores de Brookfield con demasiada rigidez y enfatizó la flexibilidad sobre la rigidez para la "troika de Internet" de Brookfield. [2]
Los factores relevantes que consideró el Noveno Circuito son:
- la fuerza de la marca
- evidencia de confusión real
- el tipo de bienes y el grado de cuidado ejercido por los consumidores
- la apariencia de los anuncios y su contexto circundante en los resultados de los motores de búsqueda
Fuerza de la Marca
El Tribunal del Noveno Circuito concluyó que este factor favorecía a Systems, ya que la marca "ActiveBatch" era el nombre del producto de Systems, y también una marca registrada a nivel federal. Es más probable que cualquier consumidor que busque "ActiveBatch" busque el producto específico y no una categoría de bienes. [2]
Proximidad de bienes
Los productos de Systems y Network eran prácticamente intercambiables, por lo que el tribunal de distrito consideró este factor de forma aislada y lo encontró a favor de Systems. Sin embargo, el Tribunal del Noveno Circuito concluyó que este factor debe considerarse junto con otros factores como el etiquetado y la apariencia de los anuncios y el grado de atención de los consumidores. El tribunal federal concluyó que el tribunal de distrito sopesó demasiado este factor, sin considerar el hecho de que las dos empresas eran competidoras directas. [2]
Similitud de marcas
La prueba de similitud de dos marcas compara la vista, el sonido y el significado de las marcas. Esta comparación es imposible cuando no existen dos marcas registradas distintas. El tribunal de distrito trató incorrectamente la palabra clave "ActiveBatch" comprada por Network y el producto ActiveBatch de Systems como dos marcas diferentes. El tribunal federal concluyó que la palabra clave "ActiveBatch" comprada por Network es la misma marca comercial que el producto ActiveBatch, por lo que una comparación de similitud no fue relevante. [2]
Evidencia de confusión real
La evidencia de confusión real no es necesaria para probar la probabilidad de confusión del consumidor, por lo que el Tribunal del Noveno Circuito estuvo de acuerdo con el tribunal de distrito en que no se le dio peso a este factor. [2]
Tipo de bienes y grado de atención
El tribunal federal determinó que el tribunal de distrito concluyó incorrectamente que este factor favorecía a Systems por el hecho de que en el caso Brookfield de 1999, los usuarios de Internet ejercieron un bajo grado de cuidado. Los usuarios de Internet ya no muestran un bajo grado de atención en muchas situaciones. El Juzgado del Noveno Circuito también concluyó que el tipo y costo del producto afecta el grado de atención por parte del consumidor. Un consumidor de software empresarial caro tiene más probabilidades de comprender los motores de búsqueda y los anuncios patrocinados y, por lo tanto, es menos probable que se confunda. [2]
Canales de marketing
El tribunal federal decidió que este factor es menos importante cuando el canal de marketing no es oscuro. La publicidad en Internet se estaba volviendo omnipresente, por lo que compartir el mismo canal de marketing no revela ninguna información sobre la probabilidad de confusión del consumidor. El tribunal de distrito sopesó incorrectamente este factor a favor de Systems. [2]
Intención del acusado
El Tribunal del Noveno Circuito concluyó que el tribunal de distrito consideró incorrectamente este factor de forma aislada y supuso que Network usó a sabiendas una marca comercial similar para engañar a los consumidores. Dado que Network estaba proporcionando un producto en competencia con ActiveBatch, Network no estaba tratando de engañar a los consumidores, sino de informarles sobre otras opciones de productos comparables. [2]
Probabilidad de expansión de las líneas de productos
El tribunal de distrito hizo caso omiso de este factor, ya que la probabilidad de expansión no se aplica cuando las dos empresas son competidoras directas. [2]
Otros factores relevantes
Los ocho factores de Sleekcraft nunca debieron ser una lista exhaustiva. La aparición de los anuncios también fue un factor importante. El tribunal de distrito analizó correctamente los textos publicitarios y concluyó que el texto no identificaba claramente la fuente, lo que podría haber llevado a confusión al consumidor. Sin embargo, el Tribunal del Noveno Circuito determinó que los anuncios de Google Search y Microsoft Bing estaban separados de los resultados de búsqueda y estaban etiquetados como "enlaces patrocinados", por lo que la confusión era menos probable. [2]
Conclusión
Este fue un caso importante para la publicidad por palabras clave, ya que la opinión sugirió firmemente que las palabras clave que incluían marcas comerciales no infringían. Además, la opinión del Tribunal del Noveno Circuito sugirió que los fallos de casos judiciales anteriores relacionados con la infracción de marcas en Internet dependían demasiado rígidamente de factores específicos y no consideraban el panorama completo en el contexto de las nuevas tecnologías emergentes. [5] Los resultados de este caso harán que sea más difícil para los futuros demandantes que se quejen de la infracción de marca registrada con publicidad de palabras clave. [6]
Referencias
- ^ a b "AMF, Inc v Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (CA9) 1979" .
- ^ a b c d e f g h yo j k l m n "Opinión para: NETWORK AUTOMATION, INC. V. ADVANCED SYSTEMS CONCEPTS, INC" .
- ^ 15 USC § 1114
- ^ a b Brookfield Communications, Inc. contra West Coast Entertainment Corporation , 174 F.3d 1036 Archivado el 29 de septiembre de 2009 en la Wayback Machine (9th Cir. 1999) (texto completo de la opinión).
- ^ "Decisión del noveno circuito protege la publicidad de palabras clave contra reclamo de marca" .
- ^ "Noveno circuito establece factores para determinar la infracción de publicidad de palabras clave" .
Otras lecturas
- Israelsen, Greg (2012), "Searching for a Trademarks Test: The Ninth Circuit's Query in Network Automation ", BYU Law Review , 2012 : 525.