Walker Process Equipment, Inc. contra Food Machinery & Chemical Corp.
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Sello de la Corte Suprema de Estados Unidos
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
Discutido del 12 al 13 de octubre de 1965 Decidido el 6 de diciembre de 1965
Nombre completo del casoWalker Process Equipment, Inc. contra Food Machinery & Chemical Corp.
Citas382 US 172 ( más )
86 S. Ct. 347; 15 L. Ed. 2d 247; 1965 US LEXIS 2340; 147 USPQ 404
ArgumentoArgumento oral
Historia del caso
Previo335 F.2d 315 ( Séptimo Cir. 1964)
Tenencia
Esa aplicación de una patente obtenida de manera fraudulenta violó las leyes antimonopolio y proporcionó una base para una reclamación de daños triplicados si causaba un efecto anticompetitivo sustancial.
Membresía de la corte
Presidente del Tribunal Supremo
Earl Warren
Jueces asociados
Hugo Black  · William O. Douglas
Tom C. Clark  · John M. Harlan II
William J. Brennan Jr.  · Potter Stewart
Byron White  · Abe Fortas
Opinión de caso
MayoriaClark, unido por unanimidad
Leyes aplicadas
15 USC  §§ 1 - 7 ;
15 USC  §§ 12 - 27 ;
29 USC  §§ 52 - 53

Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp. , 382 US 172 (1965), fue una decisión de 1965 de la Corte Suprema de los Estados Unidos que sostuvo, por primera vez, que la aplicación de una patente obtenida de manera fraudulenta violó las leyes antimonopolio. leyes y proporcionó una base para una reclamación de daños triplicados si causaba un efecto anticompetitivo sustancial.

Fondo

Food Machinery demandó a Walker por infracción de patente por equipo de aireación para tratamiento de aguas residualessistemas. Walker presentó una contrademanda por daños triplicados bajo las leyes antimonopolio, afirmando que Food Machinery había "monopolizado ilegalmente el comercio interestatal y extranjero al obtener y mantener de manera fraudulenta y de mala fe ... su patente ... sabiendo bien que no tenía base para. . . una patente." Walker alegó que Food Machinery había jurado fraudulentamente ante la Oficina de Patentes (en un juramento que el estatuto de patentes exige a los solicitantes) que no sabía ni creía que su invención había sido de uso público en los Estados Unidos durante más de un año antes de presentar la solicitud. su solicitud de patente cuando, de hecho, Food Machinery era parte de dicho uso anterior. Walker afirmó además que la existencia de la patente dañó a Walker al privarla de negocios que de otro modo habría disfrutado. [1]

El tribunal de distrito aceptó la moción de Food Machinery para desestimar la contrademanda, y el Séptimo Circuito afirmó, sobre la base de que no existía ninguna reclamación afirmativa de reparación basada en fraude en la oficina de patentes. Fue solo una defensa a una demanda por infracción. [2]

Fallo de la Corte Suprema

Opinión de la mayoría

Tom C. Clark

En una opinión del juez Tom C. Clark , la Corte dio marcha atrás. Declaró: "Hemos llegado a la conclusión de que la aplicación de una patente obtenida mediante fraude en la Oficina de Patentes puede infringir el artículo 2 de la Ley Sherman, siempre que estén presentes los demás elementos necesarios para un caso del artículo 2. En tal caso, las disposiciones sobre daños triples del § 4 de la Ley Clayton estaría disponible para una parte agraviada ".

El Tribunal comenzó declarando que la prueba de que Food Machinery tergiversó intencionalmente los hechos ante la oficina de patentes "sería suficiente para despojar a Food Machinery de su exención de las leyes antimonopolio" cuando presentó una demanda por infracción. Sin embargo, del mismo modo, "la buena fe de Food Machinery proporcionaría una defensa completa". Esta defensa se aplicaría a "un error honesto en cuanto al efecto de la instalación previa sobre la patentabilidad".[3]

Pero si bien puede haber responsabilidad, no es automática. Para establecer la monopolización o intentar monopolizar una parte del comercio o el comercio de conformidad con el artículo 2 de la Ley Sherman:

Entonces sería necesario evaluar el poder de exclusión de la reivindicación de patente ilegal en términos del mercado relevante para el producto en cuestión. Sin una definición de ese mercado, no hay forma de medir la capacidad de Food Machinery para disminuir o destruir la competencia. Es posible que el dispositivo —difusores oscilantes de acción de rodilla— que se utilizan en los sistemas de tratamiento de aguas residuales no comprenda un mercado relevante. Puede haber sustitutos eficaces del dispositivo que no infrinjan la patente. Esta es una cuestión de prueba. . . . [4]

No obstante, Walker tiene derecho a la oportunidad de probar su caso:

El tribunal de primera instancia desestimó su demanda no porque Walker no alegara el mercado relevante, el dominio del dispositivo patentado en el mismo y las consecuencias perjudiciales para Walker de la aplicación de la patente, sino más bien sobre la base de que los Estados Unidos solo pueden "anular o establecer aparte "una patente por fraude en la contratación". El tribunal de primera instancia no ha analizado ningún dato económico. De hecho, aún no se ha ofrecido tal prueba debido a la disposición a continuación. Teniendo en cuenta estas consideraciones, así como la novedad del reclamo planteado y la escasez de orientaciones disponibles en los casos resueltos, esta deficiencia no puede considerarse crucial. La imparcialidad requiere que, en prisión preventiva, Walker tenga la oportunidad de hacer sus reclamos § 2 más específicos, para probar el presunto fraude y para establecer los elementos necesarios de la violación alegada § 2.[5]

Opinión concurrente

John Marshall Harlan II

El juez John Marshall Harlan II estuvo de acuerdo. Escribió por separado para enfatizar los límites de la explotación. No se establecería ningún caso de daño triple, dijo, si:

  1. el demandante antimonopolio simplemente demostró que la patente era obvia;
  2. hubo adquisiciones fraudulentas, pero el acusado no tenía conocimiento del fraude;
  3. el demandante antimonopolio no pudo probar los elementos restantes de un cargo de § 2. [6]

El juez Harlan insistió en que:

[P] o sostener, como no lo hacemos nosotros, que las demandas antimonopolio privadas también pueden llegar a monopolios practicados bajo patentes que por una razón u otra pueden resultar anulables bajo uno o más de los numerosos tecnicismos que acompañan a la emisión de una patente, podría Bien, enfríe la divulgación de invenciones a través de la obtención de una patente por temor a las vejaciones o las consecuencias punitivas de las demandas por daños triples. Por lo tanto, este recurso antimonopolio privado no debe considerarse disponible para llegar a los monopolios § 2 que se llevan a cabo bajo una patente obtenida de manera no fraudulenta. [7]

Desarrollos posteriores

Uno de los puntos que no se desarrolló en detalle en la opinión del Proceso Walker fue lo que significa "la obtención fraudulenta de una patente". [8] Debido a que la mayoría de las reclamaciones del Proceso Walker son presentadas por demandados acusados ​​de infracción de patente, la mayoría de estos casos ahora se apelan ante el Circuito Federal (desde la formación de ese tribunal en 1982) y, por lo tanto, ese tribunal ha tenido una enorme influencia en los desarrollos posteriores de Walker. Doctrina del proceso . [9] Otro problema es qué es la ejecución: ¿debe haber una demanda por infracción real o es suficiente una amenaza para un competidor o su cliente? [10]

Casos previos al circuito federal

En Beckman Instrument, Inc. contra Chemtronics, Inc. [11] el Quinto Circuito retuvo la patente de Beckman reclamando una celda polarográfica para invalidar el análisis cuantitativo de sangre debido a fraude en la Oficina de Patentes (más tarde rebautizada como Oficina de Patentes y Marcas). El tribunal de distrito había confirmado la validez de la patente, aunque no había sido infringida. [12]Pero el Quinto Circuito se revirtió porque Beckman sabía de un dispositivo Stow similar pero decidió no revelar su existencia a la Oficina de Patentes. El Quinto Circuito dictaminó que "Beckman tenía un 'deber intransigente' de divulgar la referencia de Stow a la Oficina de Patentes". Según el Quinto Circuito, el dispositivo Stow se anticipó al dispositivo de Beckman, por lo que la patente de Beckman era inválida por dos motivos: anticipación y falta fraudulenta de revelar a Stow al procesar la patente. [13]El tribunal no dijo si Stow estaba más cerca que el estado de la técnica que consideró la Oficina de Patentes, pero estaba lo suficientemente cerca como para anticiparlo. El Quinto Circuito dijo que existe una clara obligación de divulgar el estado de la técnica conocido que se asemeja a la invención reivindicada: "" [Está claro que los empleados de patentes de Beckman comprendieron la importancia de la invención de Stow y sabían que representaba una seria amenaza para la validez de la patente que estaban tratando de obtener ". [14] Una de las cosas que Beckman hizo para evitar el efecto de Stow fue adaptar sus reclamos para que no cubrieran directamente el dispositivo Stow, pero el tribunal dijo que esto no alivió a Beckman de su deber de divulgación.

En Monsanto Co. v. Rohm and Haas Co. , [15] el Tercer Circuito abordó cuestiones no discutidas en el Proceso Walker al invalidar una patente por fraude. Monsanto había persuadido a la Oficina de Patentes para que retirara un rechazo evidente de una patente sobre un herbicida al presentar datos de prueba que mostraban que el compuesto reivindicado (3,4-DCPA) tenía una eficacia herbicida sorprendentemente superior en comparación con compuestos con una estructura molecular muy similar. Monsanto había probado varios de estos compuestos, algunos de los cuales tenían una eficacia similar a la del 3,4-DCPA y otros no. Monsanto envió intencionalmente a la Oficina de Patentes solo los datos que mostraban una falta de eficacia similar.

El Tercer Circuito rechazó el argumento de que Monsanto solo estaba dando lo mejor de sí y, por lo tanto, era inocente de fraude. El tribunal sostuvo que omitir información tan importante en una presentación a la Oficina equivalía a una tergiversación afirmativa de que no existían productos con una eficacia similar:

[Un] examen del informe permite, si no obliga, la inferencia engañosa de que constituye un análisis completo y preciso de todas las pruebas en lugar de una versión editada del mismo. El encubrimiento y la no divulgación pueden ser evidencia y equivalentes a una representación falsa, porque el encubrimiento o supresión es, en efecto, una representación de que lo que se revela es toda la verdad. [dieciséis]

El tribunal agregó, "Monsanto se vio obligada a revelar más información sobre las propiedades herbicidas de compuestos relacionados a la Oficina de Patentes que lo hizo". La razón es que "lo que está en discusión no es simplemente una contienda entre las partes, sino un interés público" que las patentes falsas no deberían emitir.

Jurisprudencia del Circuito Federal sobre elementos del reclamo del Proceso Walker

El Circuito Federal decidió, en Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc. , [17] que la falsedad que desencadena una reclamación del Proceso Walker debe ser "material", lo que significa que la patente que se está aplicando "no se habría emitido de no ser por la tergiversación u omisión "que se cuestiona como fraudulenta. Además, el Circuito Federal sostuvo que "la tergiversación de hechos a sabiendas y deliberadamente a la Oficina de Patentes" debe alegarse, como alegó Walker en el caso del Proceso Walker , [18] y debe demostrarse con evidencia clara y convincente. [19]Estos dos elementos de conocimiento de culpabilidad y prueba sólida se han complementado con los otros dos elementos de que el titular de la patente debe haber actuado con la intención específica de engañar a la PTO, y que la PTO se basó justificadamente en la tergiversación u omisión. [20] Además de imponer estos requisitos, en 1998 el Circuito Federal anunció que ya no seguiría la ley de circuitos regionales en los casos del Proceso Walker , sino que establecería una regla uniforme de "caso de patente" para juzgar la conducta ante la PTO. basado en el precedente del Circuito Federal. [21]

El Circuito Federal separó el aspecto de defensa afirmativa de un reclamo del Proceso Walker del aspecto de contrademanda antimonopolio al renombrar el anterior como "conducta injusta" y, por un tiempo, permitió un estándar de prueba menor para la conducta injusta que los reclamos antimonopolio del Proceso Walker . En Dippin 'Dots, Inc. v. Mosey , [22] el Circuito Federal sostuvo que la misma evidencia intencionada que estableció una defensa de conducta injusta no respaldaba una reconvención antimonopolio. El Circuito Federal declaró: "Para demostrar el fraude del Proceso Walker , un reclamante debe hacer demostraciones de umbral más altas de materialidad e intención que las requeridas para demostrar una conducta injusta". [23]Luego sostuvo que la evidencia intencional contra el titular de la patente Dippin 'Dots era suficiente para respaldar una conclusión de conducta injusta, pero era insuficiente para el fraude del Proceso Walker . [24] Sin embargo, el Circuito Federal posteriormente elevó los estándares legales para probar una conducta injusta para hacerla aproximadamente equivalente a la del fraude del Proceso Walker , en Therasense v. Becton, Dickinson & Co. [25] Un comentarista comentó que este cambio ha llevado a una "alineación virtual de la conducta no equitativa y el   fraude del Proceso Walker que fue logrado por Therasense ". [26]

Al reaccionar ante el aumento de los alegatos de conducta injusta y el fraude del Proceso Walker , el Circuito Federal comentó que "el hábito de cobrar por conducta injusta en casi todos los casos importantes de patentes se ha convertido en una plaga absoluta". [27] Esto ha sugerido a algunos comentaristas que esta reacción hizo que el Circuito Federal endureciera los requisitos para el Proceso Walker y las reclamaciones de conducta desigual y favoreciera una mayor indulgencia para los titulares de patentes, como se describe anteriormente. [28]

Handgards caso

En Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc. , [29] el Noveno Circuito decidió que la aplicación de una patente a sabiendas no válido podría dar lugar a responsabilidad antimonopolio. [30]

Un tipo similar de reclamo es hacer cumplir una patente válida contra un demandado que el demandante sabe que no está infringiendo la patente. [31]

Enjuiciamento criminal

En Estados Unidos contra Union Camp Corp. , el gobierno entabló un caso penal contra una empresa que presentó una demanda por infracción de patente contra otra empresa bajo una patente que sabía que no era válida, porque había vendido públicamente el producto patentado más de un año antes. la presentación de la solicitud de patente. [32]

Se ha sugerido que "una conspiración para obtener una patente mediante fraude constituye, independientemente de la Ley Sherman, una violación del estatuto federal general de conspiración (18 USC § 371)". [33]

En Estados Unidos v. Markham , [34] el acusado fue acusado y condenado en virtud del estatuto federal de declaración falsa (18 USC § 1001) por obtención fraudulenta de patentes, "intento de ocultar a la Oficina de Patentes el verdadero inventor del proceso". para el que se solicitó una patente ". [35] En ese caso, Klein, un socio comercial del acusado Markham, inventó un proceso para construir casas. Markham y Klein se pelearon, y Markham presentó una solicitud de patente nombrando falsamente a otros dos hombres como los inventores en lugar de Klein. [36] Cuando finalmente se conocieron los hechos, Markham fue acusado y condenado; el tribunal de apelaciones confirmó la condena. [37]

Referencias

Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.

  1. ^ 382 Estados Unidos en 173-74.
  2. ^ 335 F. 2d 315 (7º Cir. 1964).
  3. ^ 382 Estados Unidos en 177.
  4. ^ 382 EE. UU. En 177-78]
  5. ^ 382 Estados Unidos en 178.
  6. ^ 382 Estados Unidos en 179.
  7. ^ 382 Estados Unidos en 180.
  8. ^ La frase citada aparece en 382 US en 176.
  9. ^ Todas las apelaciones de sentencias en casos de infracción de patentes van al Circuito Federal. 28 USC § 1295 (a) (1).
  10. ^ Algunos tribunales inferiores han sugerido, in dicta, que las amenazas de ejecución son suficientes. Véase, por ejemplo, Indium Corp. of Am. v. Semi-Alloys, Inc. , 566 F. Supp. 1344, 1352-53 (NDNY 1983) (donde se sostiene que undemandante del Proceso Walker "debe al menos poder alegar hechos que indiquen que el acusado ha hecho cumplir, o ha tratado de hacer cumplir, o ha amenazado con hacer cumplir su patente obtenida fraudulentamente contra la el propio demandante ").
  11. ↑ 428 F.2d 555 (5. ° Cir. 1970).
  12. ^ 160 USPQ 619 (WD Tex. 1967).
  13. ^ El Quinto Circuito ha sido criticado por "malinterpretar [ing] el efecto de un hallazgo de fraude en la Oficina de Patentes". Si Stow se anticipó, entonces la patente no es válida para la anticipación de Stow. Pero el engaño intencional de la Oficina de Patentes, se dice, no invalida una patente. Más bien, hace que la patente no se pueda hacer cumplir permanentemente por uso indebido no purgable. Véase Donald R. Dunner, James B, Gambrell e Irving Kayton, Patent Law (1969-70) , en [1970] Ann. Surv. Soy. L. 395, 425 n. 140 (1970).
  14. ^ 428 F.2d en 565.
  15. ↑ 456 F.2d 592 (3d Cir. 1972).
  16. ^ 456 F.2d en 599.
  17. ^ 141 F.3d 1059, 1071 (Fed. Cir. 1998).
  18. ^ 382 Estados Unidos en 177.
  19. ^ Nobelpharma , 141 F.3d en 1071.
  20. ^ Nobelpharma , 141 F.3d en 1069-70; acuerdo CR Bard, Inc. contra M3 Sys., Inc. , 157 F.3d 1340, 1364 (Fed. Cir. 1998). En cuanto a la intención específica, véase American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc. , 725 F.2d 1350, 1368 (Fed. Cir. 1984) (que indica que en unareclamación del Proceso Walker basada en un intento de monopolio, "un La intención específica, mayor que una intención evidenciada por negligencia grave o imprudencia, es un elemento indispensable ").
  21. ^ Nobelpharma , 141 F.3d en 1067-68.
  22. ^ 476 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2007).
  23. ↑ Dippin 'Dots , 476 F.3d en 1346.
  24. ^ Dippin 'Dots , 476 F.3d en 1349. El Circuito Federal dijo que no bastaba con que el jurado no creyera en las explicaciones del titular de la patente; debe haber evidencia afirmativa de la intención de engañar.
  25. ^ 649 F.3d 1276, 1289 (Fed. Cir. 2011).
  26. ^ Gideon Mark y T. Leigh Anenson, Conducta desigual y reclamaciones del proceso de Walker después de Therasense y la Ley de America Invents , 16 U. Pa. J. Bus. Ley 361, 402 (2014).
  27. ^ Burlington Indus. contra Dayco Corp. , 849 F.2d 1418, 1422 (Fed. Cir. 1988). Véase también Melissa Feeney Wasserman, Limiting the Inequitable Conduct Defense , 13 Va. JL & Tech. 1, 8 (2008).
  28. ^ Ver, por ejemplo, Wasserman, en 13.
  29. ^ 601 F.2d 986 (noveno Cir. 1979).
  30. ^ Ver Handgards, Inc. v. Ethicon , 743 F.2d 1282, 1289 (9th Cir. 1984) (confirmando el veredicto del jurado de daños por triplicado).
  31. ^ Ver Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd. , 781 F.2d 861, 877 (Fed. Cir. 1985) (aplicando el estándar de mala fe de Handgards a situaciones en las que el titular de la patente sabía que no había infracción, pero que no obstante se hizo cumplir la patente).
  32. ^ 1969 Comercio Cas. ¶ 72,689 (ED Va. 1969) (decreto de consentimiento). En ese caso, el abogado de patentes de la empresa advirtió al presidente de la empresa sobre el problema y sugirió precaución para no demandar a otra empresa que había contratado a un ex empleado del titular de la patente que conocía los hechos. La empresa y sus funcionarios se declararon nolo contendere . Para la acusación, véase United States v. Union Camp Corp. , Crim. Acción No. 4558 (ED Va. 30 de noviembre de 1967). Para la denuncia en la acción civil relacionada, alegando adquisición fraudulenta, vea Estados Unidos v. Union Camp Corp. , Civ. No. 5005A, (ED Va. 4 de noviembre de 1968). El caso penal también involucró una acción de mandamus en el Cuarto Circuito. Union Camp Corp. contra Lewis, 385 F.2d 143 (4th Cir. 1967) (mandamus denegado).
      Los hechos relacionados con este caso se resumen en un documento titulado The Antitrust Consequences of Fraudulent Procurement and Enforcement of Patents , contenido en 15 Antitrust Bull. 663 (1970) y en Revisión de la Ley de Patentes , Audiencias ante el Subcomité de Patentes, Marcas Registradas y Derechos de Autor del Comité de la Judicatura, Senado de los Estados Unidos, 92d Cong., 1ª Sesión, De conformidad con S. Res. 32 sobre S. 643, S. 1253 y S. 1255, Parte 2 y Apéndice (13 de mayo de 1971) en 506.
  33. ^ Ver id . en 507.
  34. ^ 537 F.2d 187 (5. ° Cir. 1976).
  35. ^ 537 F.2d en 188-89.
  36. ^ 537 F.2d en 192-95.
  37. ^ 537 F.2d en 197.

enlaces externos

  • El texto de Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp. , 382 U.S. 172 (1965) está disponible en: Justia Library of Congress Oyez (audio del argumento oral)      
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