Henry v. AB Dick Co. , 224 US 1 (1912), fue una decisión de 1912 de la Corte Suprema de los Estados Unidos que confirmó las restricciones de licencias de patentes, como los vínculos, sobre la base de la llamada doctrina de la inherencia, la teoría de que era el derecho inherente del propietario de una patente, porque podía legalmente negarse a licenciar su patente en absoluto, a ejercer el derecho "menor" de licenciarla en los términos y condiciones que eligiera. [1] En 1917, la Corte Suprema anuló elcaso AB Dick en Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. , [2]
Henry contra AB Dick Co. | |
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Discutido el 27 de octubre de 1911 Decidido el 11 de marzo de 1912 | |
Nombre completo del caso | Henry contra AB Dick Co. |
Citas | 224 US 1 ( más ) 32 S. Ct. 364; 56 L. Ed. 645; 1912 EE.UU. LEXIS 2279 |
Historia del caso | |
Previo | AB Dick Co. contra Henry , 149 F. 424 ( CCSDNY 1907). |
Tenencia | |
Los propietarios de patentes pueden prescribir requisitos sobre cómo los licenciatarios pueden utilizar su invención patentada. Vender un producto que contraviene a sabiendas una de esas restricciones es una infracción contributiva de la patente. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Lurton, acompañado por McKenna, Holmes, Van Devanter |
Disentimiento | White, acompañado por Hughes, Lamar |
Day, Harlan no participó en la consideración o decisión del caso. | |
Anulado por | |
Motion Picture Patents Co. contra Universal Film Mfg. Co. |
Fondo
AB Dick poseía una patente sobre una máquina de mimeógrafo, que fue diseñada para imprimir múltiples copias en papel de papeles exudando tinta a través de las aberturas de una plantilla en hojas de papel. Dick vendió una de las máquinas patentadas a la señorita Christina B. Skou. Se había fijado una placa a la máquina, en la que se decía que la máquina fue "vendida por AB Dick Company con la restricción de licencia de que solo se puede usar con la plantilla, el papel, la tinta y otros suministros fabricados por AB Dick". Luego, Sidney Henry vendió a la señorita Skou una lata de tinta adecuada para usar en la máquina de mimeógrafo, con conocimiento del acuerdo de licencia y con la expectativa de que usaría la tinta con la máquina. [3]
AB Dick luego demandó a Henry en el tribunal de circuito del Distrito Sur de Nueva York, que falló a favor de Dick. [4] El Segundo Circuito certificó ante la Corte Suprema la cuestión de si la conducta constituía una infracción de patente.
Fallo de la Corte Suprema
El Tribunal dictaminó (4-3) que la conducta de Henry fue una infracción contributiva, en una decisión escrita por el juez Lurton , junto con los jueces McKenna, Holmes y Van Devanter. El presidente del Tribunal Supremo Edward White , junto con los jueces Hughes y Lamar, discreparon. (Dos jueces no estaban disponibles: el juez Harlan había muerto y el día de la justicia estaba ausente).
Opinión de la mayoría
El juez Lurton señaló de manera preliminar que Henry no podía ser culpable de infracción contributiva a menos que Skou fuera culpable de infracción directa al usar la tinta de Henry. "No se niega que aceptó la máquina con un aviso de las condiciones bajo las cuales el titular de la patente consintió en su uso. Tampoco se niega que por lo tanto acordó no usar la máquina de otra manera". [5] La única cuestión era si el incumplimiento del acuerdo de utilizar solo tinta de Dick era una infracción de patente. Henry argumentó que la doctrina del agotamiento impedía que tal restricción posterior a la venta fuera ejecutable. "No puede realizar una venta con la condición adjunta de que el artículo se utilice o elimine de determinada manera, dejando el título, sin embargo, en el comprador en caso de incumplimiento de la condición". [6]
La mayoría dijo que ese principio se aplicaba solo a las ventas incondicionales. Esta máquina se vendió con la condición de que se debe utilizar únicamente con tinta de Dick. "Pero si el derecho de uso está limitado por una restricción específica, el uso no permitido está necesariamente reservado al titular de la patente. Si se viola ese control reservado del uso de la máquina, la patente queda invadida. Este derecho de cortar la propiedad y el uso es deducible de la naturaleza de un monopolio de patentes, y se reconoce en los casos ". [7]
El Tribunal desestimó los argumentos de Henry de que mantener permitidas las restricciones de licencia conduciría a un gran daño al público:
Con el fin de probar la consecuencia de una resolución que respaldará la legalidad de la venta de una máquina patentada para usar solo su conexión con los suministros necesarios para su funcionamiento, comprados al titular de la patente, muchas sugerencias fantásticas de condiciones que podrían ser impuestas por un el titular de la patente ha sido presionado sobre nosotros. Por lo tanto, se dice que el titular de la patente de una cafetera puede vender con la condición de que se utilice únicamente con el café que le compre o, si el artículo es una sierra circular, con la condición de que se utilice únicamente en aserrar troncos adquiridos de él. Estas y otras ilustraciones se utilizan para indicar que este método de comercialización de un artículo patentado puede llevarse a cabo hasta el punto de incomodar al público e involucrar a personas inocentes en infracciones involuntarias.
Pero todas estas ilustraciones fallan en su propósito, porque el público siempre es libre de aceptar o rechazar el artículo patentado en los términos impuestos. Si son demasiado onerosos o no se ajustan a los beneficios, el artículo patentado no encontrará mercado. [8]
La mayoría coronó este argumento señalando que, según la ley estadounidense, el inventor puede negarse a explotar su invención patentada y, sin embargo, puede negarse a permitir que otros la utilicen durante la vigencia de la patente, porque ese es su derecho inherente según nuestro sistema de patentes:
Este derecho más amplio abarca el menor de permitir que otros utilicen los términos que el titular de la patente decida prescribir. No hay que olvidar que se trata de un monopolio constitucional y legal. . . . Y si es que el ingenio de los titulares de patentes para idear formas de cosechar los beneficios de sus descubrimientos requiere ser restringido, solo el Congreso tiene el poder de determinar qué restricciones se impondrán. Tal como está ahora la ley, no contiene ninguno, y el deber que recae en este y en todos los demás tribunales es exponer la ley tal como está escrita. Los argumentos basados en sugerencias de política pública no reconocidos en las leyes de patentes no son relevantes. El campo al que nos invitan tales argumentos es legislativo, no judicial. [9]
Opinión disidente
El presidente del Tribunal Supremo White expresó sus "presentimientos en cuanto a las malas consecuencias que resultarían de la aplicación de la construcción que ahora se le da al estatuto de patentes" si el Congreso no "enmenda el estatuto para evitar tales males". [10] Se opuso enérgicamente a la doctrina "de que el titular de una patente, al vender la máquina cubierta por su patente, tiene poder por contrato para extender la patente a fin de hacer que abarque cosas que no incluye; en otras palabras, para ejercer un poder legislativo de carácter peligroso y de largo alcance. [11] Esto ocurre, dijo, porque "la sentencia que ahora se dicta es que el titular de la patente tiene la facultad, por contrato, de extender sus derechos de patente a fin de las pretensiones de su patente cosas que no están abarcadas en la misma, legislando virtualmente haciendo que las leyes de patentes cubran materias a las que, sin el ejercicio del derecho contractual, no podrían llegar " [12].
White luego enumeró un catálogo de resultados peligrosos del fallo:
- Tomemos el caso de un titular de patente que vende un motor patentado. Ahora tendrá el derecho por contrato de someter a las leyes de patentes todos los contratos de carbón o energía eléctrica utilizados para pagar la energía para hacer funcionar la máquina, o incluso los lubricantes empleados en su operación.
- Tome un cepillo de carpintero patentado. Ahora existe el poder en el titular de la patente por contrato de limitar válidamente a un carpintero que compra uno de los planos al uso de madera aserrada de árboles cultivados en la tierra de una persona en particular, o aserrada por un aserradero en particular.
- Toma un utensilio de cocina patentado. El titular de la patente reconoce ahora el poder de obligar por contrato a quien compra el utensilio para que no utilice en relación con él ningún otro suministro de alimentos que no sea el vendido o fabricado por el titular de la patente.
- Tomemos la invención de un marco de ventana patentado. Ahora es la ley que el vendedor del marco puede estipular que no se utilizará ningún otro material en una casa en la que se colocan los marcos de las ventanas, excepto el que se pueda comprar al titular de la patente y al vendedor del marco.
- Tome una ilustración que llegue a casa a todos: una máquina de coser patentada. Ahora está establecido que, al colocar en la máquina, además del aviso de patente requerido por la ley, un aviso llamado restricción de licencia, se adquiere el derecho, frente al mundo entero, de controlar la compra por parte de los usuarios de la máquina. de hilo, agujas y lubricantes de aceite u otros materiales convenientes o necesarios para el funcionamiento de la máquina. [13]
White explicó que estos males no eran imaginarios, pero ya se va imponiendo, como resultado de la siguiente generalizada que se había unido a la decisión del Sexto Circuito en el botón-sujetador caso : [14]
Las ilustraciones pueden multiplicarse indefinidamente. Que no son imaginarios es ahora una cuestión de conocimiento común, ya que, como resultado de un caso, el caso Button-Fastener resuelto hace algunos años por uno de los tribunales de apelación de circuito, que ha sido seguido por casos en otros tribunales de circuito de recurso, al que en adelante se hará referencia, lo que antes de la primera de esas decisiones sobre la venta de un artículo patentado se designaba como condición de venta, regido por los principios generales del derecho, ha pasado en la práctica a denominarse restricción de licencia. . ... Dado que la transformación se ha producido en la práctica desde las decisiones en cuestión, la conclusión es que es imputable como efecto causado por la doctrina de esos casos. Y, como he dicho anteriormente, es un asunto de conocimiento común que se ha recurrido con frecuencia al cambio con el propósito de traer numerosos artículos de uso común dentro del monopolio de una patente cuando, de lo contrario, no se habrían incluido en la misma, por lo tanto. tendiendo a someter a toda la sociedad a un control monopolístico generalizado y molesto. [15]
White argumentó que este desarrollo legal era contrario a la doctrina del agotamiento en la que se habían basado muchos casos anteriores de la Corte Suprema, incluido Adams v. Burke . [16] White sostuvo que el caso Button-Fastener y las decisiones de la corte de apelaciones que le siguieron se decidieron erróneamente y deberían ser anuladas. "[E] l caso Button-Fastener y la confusión que siguió a la aplicación de la sentencia dictada en ese caso no fue sino la consecuencia de no observar la diferencia entre los derechos del titular de una patente que estaban protegidos por la patente y los que surgieron de contrato, y por lo tanto estaban sujetos únicamente a la ley general ". [17]
Desarrollos posteriores
El Manual de propiedad intelectual de American Bar Ass'n afirma que la decisión de AB Dick "estimuló la acción del Congreso" para aprobar la sección 3 de la Ley Clayton en 1914, que prohibía las vinculaciones de productos patentados o no patentados cuando el efecto era reducir sustancialmente la competencia en un supermercado. [18]
Dos decisiones de la Corte Suprema no siguieron o distinguieron a AB Dick en 1912 y 1913, pero no lo invalidaron. [19]
El caso AB, Dick fue anulado en 1917 en Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. , [2] El razonamiento del caso AB Dick de que una venta con condición (es decir, el producto se vendió sujeto a una restricción en su uso) no estaba dentro de la doctrina del agotamiento fue revivida en el Circuito Federal en Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. [20] Ese caso aparentemente fue anulado sub silentio en Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. [21 ] Sin embargo, una decisión en banc del Circuito Federal se negó a invalidar a Mallinckrodt y, en cambio, la reafirmó. Una petición de certiorari ahora está pendiente en ese caso. [22]
Comentario
En 1917, cuando el caso Motion Picture Patents anuló el caso de AB, Dick y Button-Fastener , un comentarista comentó:
De ninguna manera se sigue que, dado que el titular de una patente puede retener por completo el uso del artículo patentado, puede autorizar su uso con las condiciones que elija. Puede ser mejor que el público no disfrute del artículo en absoluto que que se use bajo restricciones desagradables para el orden público. [23]
En 2011, el profesor Vincent Chiapetta explicó este punto con mayor detalle. Concluyó que la doctrina de la inherencia ignora la cuestión de si los beneficios de un mayor uso de la invención patentada bajo una licencia restrictiva exceden los daños resultantes de la restricción. Un análisis legal adecuado, argumenta Chiapetta, debe equilibrar los beneficios con los daños. [24]
El caso de AB Dick ha sido llamado "la marca más alta de la deferencia judicial hacia los titulares de patentes". [25]
Referencias
Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.
- ^ Henry contra AB Dick Co. , 224 Estados Unidos 1 (1912).
- ^ a b Motion Picture Patents Co. contra Universal Film Mfg. Co. , 243 U.S. 502 (1917).
- ^ 224 Estados Unidos en 11-12, 26.
- ^ AB Dick Co. contra Henry , 149 Fed. 424 (CCSDNY 1907).
- ^ 224 Estados Unidos en 12.
- ^ 224 Estados Unidos en 18.
- ^ 224 Estados Unidos en 24-25.
- ^ 224 Estados Unidos en 34.
- ↑ 224 US en 35 (énfasis incluido).
- ^ 223 Estados Unidos en 50.
- ^ 224 Estados Unidos en 51-52.
- ^ 224 Estados Unidos en 53.
- ^ 224 Estados Unidos en 55.
- ^ Elestuche Button-Fastener , 77 Fed. 288 (6th Cir. 1896), fue escrito por el juez Lurton, como entonces, quien ahora era juez de la Corte Suprema y fue el autor de la opinión mayoritaria en este caso. Ni la mayoría ni la opinión disidente aluden a ese hecho, pero ambas opiniones citan ese caso.
- ^ 224 Estados Unidos en 55-56.
- ^ 224 Estados Unidos en 56-68.
- ^ 224 Estados Unidos en 69.
- ^ Am. Bar Ass'n Sec. de Intell. Prop. L. , Manual de propiedad intelectual y antimonopolio 71–72 (2007).
- ^ Ver id . en 72.
- ^ Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 ( Fed. Cir. 1992).
- ^ Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. , 553 Estados Unidos 617 (2008).
- ^ Lexmark Internacional, Inc. v. Prods impresión., Inc. .
- ^ Comentario, Restricción del comercio: Common Law: Patents , 5 California. L. Rev. 425, 428 (1917).
- ^ Vincent Chiapetta, Vivir con patentes: conocimientos del uso indebido de patentes , 15 Intell. Prop.L.Rev.1 , 26-27 (2011 (,
- ^ Soy. Bar Ass'n Sec. de Intell. Prop. L. , Manual de propiedad intelectual y antimonopolio 71 (2007).
enlaces externos
- El texto de Henry v. AB Dick Co. , 224 U.S. 1 (1912) está disponible en: CourtListener Google Scholar Justia Library of Congress