Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), [1] es una decisión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal , en la cual la corte pareció anular o limitar drásticamente muchos años deprecedentesde la Corte Suprema de los Estados Unidos que afirman la doctrina del agotamiento de patentes , por ejemplo en Bauer & Cie. v. O'Donnell . [2]
Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. | |
---|---|
Tribunal | Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal |
Decidido | 24 de septiembre de 1992 |
Cita (s) | 976 F.2d 700 ; 24 USPQ2d 1173 |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Pauline Newman , Alan David Lourie , Raymond Charles Clevenger III |
Opiniones de casos | |
Mayoria | Hombre nuevo |
Antecedentes de hecho
Según las opiniones del caso, el demandante Mallinckrodt poseía una patente sobre un dispositivo para dispensar una neblina radiactiva que se utiliza para tomar radiografías de diagnóstico de pulmón y para atrapar la neblina después de su uso. Mallinckrodt vendió el dispositivo a hospitales por alrededor de $ 40 o $ 50. El personal del hospital cargaría el dispositivo con un fluido radiactivo adecuado para realizar un procedimiento de diagnóstico en un paciente, usaría el dispositivo y luego lo desecharía. Mallinckrodt etiquetó los dispositivos que vendió con el aviso "Un solo uso". Debido a que la fabricación del dispositivo en sí costó aproximadamente $ 10, pero se vendió por cuatro o cinco veces más, la mayor parte del precio de compra que los hospitales pagaron a Mallinckrodt aparentemente representaba el valor de la patente (o la tecnología patentada). Este hecho aparentemente llevó a la demandada Medipart a incursionar en el negocio del reciclaje, en el que Mallinckrodt no tenía ningún interés directo (optó por vender solo dispositivos nuevos). Por una tarifa de reciclaje de $ 20, Medipart limpiaría uno de los dispositivos para un hospital, reemplazaría algunas piezas, sometería el dispositivo a radiación gamma para matar los gérmenes y lo devolvería al hospital para su reutilización. Las opiniones del tribunal de distrito y del tribunal de apelaciones no apoyan la afirmación de que existía un problema de salud o seguridad. Sin embargo, Mallinckrodt afirmó ante el tribunal que "las posibles consecuencias adversas, como la transmisión de enfermedades infecciosas" proporcionaron la razón para imponer la restricción contra la reutilización.
Litigios y fallos
Dado que Medipart y los hospitales que se ocupaban de ella estaban desafiando la etiqueta de "Un solo uso" de Mallinckrodt y afectando negativamente a su negocio, Mallinckrodt demandó al reciclador por infracción de patente. Medipart luego se movió para desestimar la demanda por infracción de patente debido a la doctrina del agotamiento; el tribunal de distrito estuvo de acuerdo y concedió un juicio sumario.
Mallinckrodt apeló y el Circuito Federal revocó. Sostuvo que, a pesar de la amplitud del lenguaje de las decisiones de la Corte Suprema sobre el agotamiento, la regla aparentemente absoluta contra las restricciones posteriores a la venta para los clientes de los titulares de patentes debería aplicarse solo a los precios fijos y las ataduras. En los casos que no implicaban precios fijos o vinculaciones, como este, los titulares de patentes tenían libertad para limitar el uso de productos por parte de sus clientes siempre que las restricciones no obstaculizaran la competencia tanto como para constituir una infracción antimonopolio.
El razonamiento del tribunal de Mallinckrodt procede de la siguiente manera:
- La mayoría o muchos de los casos de doctrina de línea de agotamiento de la Corte Suprema involucraron fijación de precios o ataduras.
- Por lo tanto, podrían haberse decidido sobre la base de la teoría legal de que la fijación de precios y los vínculos son ilegales per se.
- Cualquier lenguaje amplio de la Corte Suprema sobre los derechos de propiedad y sobre las restricciones posventa sobre el uso por parte de los clientes de productos patentados que no constituyen una infracción de patente, es un mero obiter dictum que puede ignorarse en casos que no impliquen precios fijos o vinculaciones.
El fallo en Mallinckrodt tuvo dos puntos principales, los cuales figuraron en decisiones posteriores del Circuito Federal. En primer lugar, el principal argumento era que los titulares de patentes podían vender productos patentados con un aviso restrictivo y, por lo tanto, restringir la disposición de los productos por parte de los compradores, con la única excepción de las restricciones de fijación de precios y vinculación . [3] Por lo tanto, el tribunal de Mallinckrodt había dicho que, "[a] menos que la condición viole alguna otra ley o política (en el campo de las patentes, en particular la ley de uso indebido o antimonopolio)", los titulares de patentes disfrutan de la libertad de imponer contratos posteriores a la venta restricciones a los clientes bajo una regla de razón. "El criterio apropiado" para determinar los límites de esta libertad para imponer restricciones, según el Circuito Federal, "es si la restricción [del titular de la patente o del licenciante] está razonablemente dentro de la concesión de la patente, o si el titular de la patente se ha aventurado más allá de la concesión de la patente y en un comportamiento que tiene un efecto anticompetitivo no justificable bajo el imperio de la razón ". [4]
El segundo aspecto se refería al uso indebido de patentes. Según el tribunal, las pruebas legales para las restricciones posteriores a la venta y para el uso indebido eran similares, fuera del área de vinculación y fijación de precios: "Para sostener una defensa de uso indebido que involucre un acuerdo de licencia que no haya sido considerado anticompetitivo per se por el Supremo Corte, una determinación fáctica debe revelar que el efecto general de la licencia tiende a restringir la competencia ilegalmente en un mercado relevante adecuadamente definido ". [5]
Otras decisiones del Circuito Federal han seguido el fallo de la punta de mal uso de Mallinckrodt . [6]
Impacto
Hasta la decisión de Mallinckrodt del Circuito Federal , una línea ininterrumpida de precedentes de la Corte Suprema y de la corte inferior sostuvo que el derecho de patente del titular de la patente sobre un producto que el titular de la patente vendió (o que un licenciatario autorizado para realizar una venta vendió) terminaba en el punto de venta. [7] En consecuencia, un cliente no cometió una infracción de patente desobedeciendo un aviso, contrato u otra limitación de "control remoto" que el titular de la patente pretendía imponer al uso de bienes que había vendido al cliente. El fundamento de la Corte Suprema en los casos de doctrina de agotamiento fue que los compradores adquirían un derecho de propiedad ilimitado sobre los productos patentados, y que era incompatible con ese derecho de propiedad que el titular de la patente controlara cómo los compradores usaban o eliminaban los productos una vez que se habían convertido en los propiedad de los compradores. El razonamiento jurídico en todas estas decisiones parte de ese principio, y el resto del análisis consiste en aplicarlo a los hechos particulares. Sin embargo, hasta la decisión de la Corte Suprema de 2008 en el caso Quanta , la decisión de Mallinckrodt del Circuito Federal reemplazó la línea anterior de casos de agotamiento.
Se ha observado que, según la doctrina del caso Mallinckrodt , el titular de una patente puede vender su producto patentado con un aviso legalmente efectivo que prohíba a los compradores participar en cualquiera de las siguientes conductas: [8]
- Prohibir la reparación de productos patentados y el reemplazo de piezas (por ejemplo, el vendedor etiqueta el dispositivo: "Con licencia para su uso solo hasta que el elemento B se desgaste").
- Prohibir la modificación o mejora de dispositivos patentados (por ejemplo, el fabricante coloca un aviso en la máquina que indica "Máquina con licencia para su uso solo como está, sin modificaciones")
- Cobrar precios diferentes en diferentes nichos de mercado y evitar el arbitraje de un mercado a otro (por ejemplo, vender chips semiconductores con la etiqueta "Para usar solo en el mercado de hornos microondas")
- Permitir la reventa solo en un canal de distribución específico
La doctrina Mallinckrodt del Circuito Federal no ha evitado las críticas porque supuestamente establece reglas legales que contradicen las decisiones de la Corte Suprema. Así, en 2007, el Estados Unidos Procurador General presentó un amicus curiae breve en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , [9] que indica, en cuanto al primer punto, "El criterio adoptado por el Circuito Federal en Mallinckrodt por lo tanto refleja un malentendido fundamental del papel y el alcance de la doctrina del agotamiento de patentes. ... El enfoque del tribunal de apelaciones no puede conciliarse con esos precedentes [del Tribunal Supremo] ", [10] y, de manera más general, la opinión de Quanta del Circuito Federal se basó en sobre Mallinckrodt "se basa en la misma comprensión errónea del agotamiento de las patentes que infunde el enfoque del Circuito Federal en esta área de la ley". [11]
El efecto de Mallinckrodt puede haber sido restringido por la decisión de 2008 de la Corte Suprema en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , que reafirmó ampliamente la doctrina del agotamiento sin mencionar a Mallinckrodt . Sin embargo, es demasiado pronto para establecer cuál será el impacto de Quanta en la doctrina de Mallinckrodt .
Se cuestiona la viabilidad continua
En abril de 2015, el Circuito Federal solicitó sua sponte una sesión informativa y la participación amicus curiae en una consideración en banc sobre si Mallinckrodt debería ser anulado a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Quanta . El tribunal ordenó:
A la luz de Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), si este tribunal anulara Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) , en la medida en que dictaminó que la venta de un artículo patentado, cuando la venta se realiza bajo una restricción que por lo demás es lícita y está dentro del alcance de la concesión de la patente, ¿no da lugar al agotamiento de la patente? [12]
Luego, el Circuito Federal reafirmó a Mallinckrodt, pero el 2 de diciembre de 2016, la Corte Suprema otorgó certiorari . [13] El caso se argumentó en 2017 y se resolvió en junio de 2017; la Corte Suprema rechazó enfáticamente la aplicación de los derechos de patente posteriores a la venta, desaprobando así la decisión en Mallinckrodt . [14]
Referencias
- ^ Mallinckrodt, Inc. contra Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
- ^ Richard H. Stern, La desaparición no observada de la doctrina del agotamiento en la ley de patentes de Estados Unidos: Mallinckrodt v. Medipart , 15 Eur. Intell. Prop. Rev. 460 (1993) .
- ^ Richard H. Stern, Quanta Computer Inc contra LGE Electronics Inc — Comentarios sobre la reafirmación de la doctrina del agotamiento en los Estados Unidos , 111 Eur. Intell. Prop. Rev.527 (2008) .
- ^ Mallinckrodt , 976 F.2d en 708.
- ↑ Mallinckrodt , 976 F.2d en 706 (citando Windsurfing Int'l, Inc. contra AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001-02 (Fed. Cir. 1986)).
- ^ Véase , por ejemplo , US Philips Corp. v. International Trade Com'n , 424 F.3d 1179, 1185 (Fed. Cir.2005) ("Si el acuerdo de licencia particular en cuestión no es una de esas prácticas específicas que se ha considerado como mal uso per se, será analizado bajo la regla de la razón. Hemos sostenido que bajo la regla de la razón, una práctica es inadmisible sólo si su efecto es restringir la competencia en un mercado relevante. ") (citas omitidas) ; Monsanto Co. contra McFarling , 363 F.3d 1336 , 1341 (Fed. Cir. 2004).
- ^ Véase la opinión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 U.S. 617 (2008) ("La antigua doctrina del agotamiento de patentes establece que la venta inicial autorizada de un artículo patentado pone fin a todos los derechos de patente de ese artículo. "). La opinión de la Corte resume la jurisprudencia de los siglos XIX y XX.
- ^ Véase Richard H. Stern, Restricciones de patentes posteriores a la venta después de Mallinckrodt: una idea en busca de una definición , 5 Albany LJ Sci. & Tech. 1 (1994) .
- ^ 128 S. Ct. 2109 (2008).
- ^ Breve para Estados Unidos como amicus curiae en Quanta , en 23; ver también id . en 6 ("En los últimos años, la doctrina de la primera venta ha evolucionado en el Circuito Federal de una manera que está en desacuerdo con los precedentes de este Tribunal"); id . en 22 ("El Circuito Federal malinterpreta a Univis como si solo representara la proposición de que las restricciones que se han encontrado que son restricciones ilegales al comercio en el contexto de la patente, como los acuerdos de" fijación o vinculación de precios ", no se pueden hacer cumplir en una patente. demanda por infracción. ").
- ^ Id . a los 30.
- ^ Lexmark Int'l, Inc. contra Impression Prods., Inc. , 785 F.3d 565 (Fed. Cir. 2015). El alegato oral tuvo lugar el 2 de octubre de 2015.
- ^ Impression Prods. contra Lexmark Int'l, Inc. , 2016 EE. UU. LEXIS 7275.
- ^ Impression Prods., Inc. contra Lexmark Int'l, Inc. , 581 U.S. 1523 (2017).
enlaces externos
- Texto de . Mallinckrodt, Inc. v Medipart, Inc. , 976 F. 2d 700 (.. Fed Cir 1992) está disponible en: CourtListener Google Académico Justia OpenJurist