De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda
Kirkbi AG contra Ritvik Holdings Inc.
Tribunal Supremo de Canadá
Tribunal Supremo de Canadá
Audiencia: 16 de marzo de 2005 Sentencia: 17 de noviembre de 2005
Nombre completo del casoKirkbi AG y Lego Canada Inc. contra Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (ahora opera como Mega Bloks Inc.)
Citas2005 SCC 65, [2005] 3 SCR 302
Expediente No.29956
Historia previaAPELACIÓN de una sentencia del Tribunal Federal de Apelación ( Rothstein , Sexton y Pelletier JJA), 2003 FCA 297 , [2004] 2 FCR 241 (14 de julio de 2003), confirmando una decisión de Gibson J 2002 FCT 585 (24 de mayo de 2002), Tribunal Federal (Canadá)
DecisiónApelación desestimada
Tenencia
La afirmación de Kirkbi sobre la transferencia en virtud de la s. 7 (b) debe ser desestimado, ya que está prohibido por la aplicación de la doctrina de la funcionalidad.
Membresía de la corte
Presidente del Tribunal Supremo: Beverley McLachlin
Puisne Jueces: Michel Bastarache , Ian Binnie , Louis LeBel , Marie Deschamps , Morris Fish , Rosalie Abella , Louise Charron
Razones dadas
Razones unánimes porLeBel J
Leyes aplicadas
Ley de marcas comerciales (RSC 1985, c. T-13, artículo 7 (b))

Kirkbi AG contra Ritvik Holdings Inc. , [1] conocido popularmente como el caso Lego , es una decisión de la Corte Suprema de Canadá . La Corte confirmó la constitucionalidad del artículo 7 (b) de la Ley de Marcas [2] que prohíbe el uso de marcas confusas, además, en una segunda cuestión se sostuvo que la doctrina de la funcionalidad se aplicaba a las marcas no registradas.

Antecedentes [ editar ]

Bloque de construcción Mega Bloks (arriba) y ladrillo de construcción Lego (abajo)

Historia de la Ley de Marcas Registradas [ editar ]

Mientras que s. 91 de la Ley de la Constitución de 1867 otorga al Parlamento de Canadá jurisdicción sobre cuestiones de derechos de autor y patentes , y guarda silencio con respecto a las marcas comerciales . [3] Sin embargo, el Comité Judicial del Consejo Privado y la Corte Suprema de Canadá han sugerido en su jurisprudencia que la Ley de Marcas Registradas es un ejercicio válido del poder comercial federal . [4]

Lego y Mega Bloks [ editar ]

Kirkbi AG, miembro de The Lego Group , anteriormente tenía patentes en el diseño y la forma de bloques de Lego , que habían expirado en Canadá y en otros lugares. [5] [6] Ritvik produjo las piezas conocidas como Mega Bloks . Kirkbi intentó registrar el diseño de sus bloques como marca comercial, pero el Registrador de marcas lo negó . [7] Kirkbi luego afirmó los derechos de marca comercial no registrada contra Ritvik a través de una marca comercial no registrada en el patrón ortogonal distintivo de tachuelas elevadas distribuidas en la parte superior de cada ladrillo de construcción de juguetes, y reclamó alivio en virtud de la s. 7 (b) de la Ley, así como bajo la doctrina del derecho consuetudinario de la imitación . [8]

Ritvik negó cualquier incumplimiento en virtud de la Ley o del derecho consuetudinario y reclamó, solicitando una declaración de que tenía derecho a seguir haciendo, ofreciendo a la venta y vendiendo en Canadá sus bloques y partes relacionadas.

Los tribunales de abajo [ editar ]

Tribunal Federal [ editar ]

Gibson J . desestimó la alegación de Kirkbi de basada en la marca comercial y consideró que: [9]

  • Kirkbi tenía interés en una marca comercial no registrada, pero solo con respecto a la inscripción "LEGO" en la superficie superior de cada montante,
  • no había protección de marca registrada en características puramente funcionales, y
  • al considerar la afirmación de la falsificación, si bien Kirkbi había adquirido buena voluntad en la configuración particular de sus ladrillos, no había podido probar que Ritvik había tergiversado intencionalmente su producto.

Tribunal Federal de Apelaciones [ editar ]

La apelación de Kirkbi fue desestimada. Escribiendo para la mayoría, Sexton JA no comentó sobre las cuestiones de confusión y los elementos del agravio de la imitación, pero consideró que la doctrina de la funcionalidad se aplica a las marcas, registradas o no. [10]

En disenso, Pelletier JA , sostuvo: [11]

  • la marca "LEGO", aunque funcional, aún podría ser la base de un reclamo de transferencia en virtud de la s. 7 (b), ya que Kirkbi tenía derecho a protección contra el uso confuso de su marca no registrada
  • la doctrina de la funcionalidad ya no formaba parte de la ley de marcas comerciales en Canadá con respecto a las marcas no registradas, debido a cambios en la ley
  • los elementos de la imitación se habían distinguido, ya que, aunque no se había establecido una estrategia deliberada para engañar, se había probado la confusión en el mercado entre los productos Kirkbi y Ritvik.

Fallo de la Corte Suprema [ editar ]

Por unanimidad se desestimó el recurso de apelación. En sus razones, LeBel J sostuvo que:

  • s. 7 (b) de la Ley de Marcas Registradas fue intra vires del Parlamento de Canadá , y
  • La afirmación de Kirkbi sobre la transferencia en virtud de la s. 7 (b) debe ser desestimado, ya que está prohibido por la aplicación de la doctrina de la funcionalidad.

Constitucionalidad [ editar ]

No fue hasta que el caso estuvo en la Corte Suprema que Ritvik impugnó la constitucionalidad de la s. 7 (b) de la Ley de Marcas. LeBel J declaró que era constitucional, [12] diciendo:

  • la intrusión del s. 7 (b) a la jurisdicción provincial es mínima, ya que es correctiva y está limitada en su aplicación por las disposiciones de la ley.
  • la Ley de marcas es un ejercicio válido del poder comercial y comercial general del Parlamento .
  • s. 7 (b) está suficientemente integrado en la Ley de Marcas, ya que una "relación funcional", como la que se presenta aquí, es suficiente para sustentar la constitucionalidad de la disposición.

Doctrina de la funcionalidad [ editar ]

Citando jurisprudencia que se remonta a 1964, LeBel señaló:

La ley parece estar bien asentada en el sentido de que si lo que se pretende registrar como marca tiene un uso funcional o una característica, no puede ser objeto de una marca. [13]

El Tribunal señaló que la Ley de marcas comerciales excluía específicamente la protección de "características utilitarias de una forma distintiva". [14] Reconoció que permitir la reclamación creaba una preocupación por "extender en exceso los derechos de monopolio sobre los productos mismos y obstaculizar la competencia, con respecto a los productos que comparten las mismas características técnicas". [15] La Corte estuvo de acuerdo con la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones, que no encontró diferencia entre los atributos legales de las marcas registradas y no registradas. Se examinó el texto y la historia legislativa de la ley para determinar que no había ninguna intención de otorgar a las marcas no registradas más protección que a las marcas registradas.

Fallecimiento [ editar ]

Aunque el Tribunal resolvió el caso al dictaminar que no había causa de acción en virtud de la ley de marcas comerciales, consideró, no obstante, el agravio de derecho consuetudinario de la imitación. Encontró que se requerían tres elementos para establecer el agravio: [16]

  • existencia de buena voluntad,
  • engaño al público debido a una tergiversación, y
  • daño real o potencial al demandante.

En este caso, la afirmación de K estaba destinada a fracasar porque no habría cumplido la primera condición de la acción. El supuesto carácter distintivo del producto consistía precisamente en el proceso y las técnicas que ahora eran comunes en el comercio. [17]

Si bien se había probado el engaño, el SCC señaló que el juez de primera instancia lo había interpretado de manera demasiado estricta. La tergiversación puede ser deliberada y, por lo tanto, puede significar lo mismo que engaño. Pero ahora la doctrina de la falsificación también cubre la tergiversación negligente o descuidada por parte del comerciante. [18] Como no hubo discusión en el presente caso en cuanto a la cuestión de los daños, no se hizo ningún comentario.

Impacto [ editar ]

Kirkbi , junto con General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing , son casos destacados sobre el alcance del poder comercial y comercial del Parlamento, en particular con respecto a la rama general de ese poder. [19] Refleja la visión actual de la Corte que favorece la integración económica interprovincial, especialmente con respecto a las opiniones expresadas por Peter Hogg y Warren Grover:

Seguramente es obvio que la mayor regulación de la economía canadiense tiene que ser nacional. Los bienes y servicios, y el dinero en efectivo o el crédito que los adquiere, fluyen libremente de una parte del país a otra sin tener en cuenta las fronteras provinciales. De hecho, un concepto básico de la federación es que debe ser una unión económica ... La relativa falta de importancia de los límites provinciales se ha vuelto cada vez más obvia a medida que la industria ha tendido a concentrarse más. [20]

En las cuestiones más específicas de la ley de propiedad intelectual, Kirkbi también puede considerarse como un incentivo para los fabricantes de productos que incorporan diseños modulares funcionales a emplear una marca y un marketing apropiadamente inteligentes, de modo que dichos diseños puedan ser vistos como una fuente de distinción y, por lo tanto, merecedores de una marca registrada. proteccion. [21]

Ver también [ editar ]

  • TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. , 532 U.S. 23 (2001), un caso similar en EE. UU.

Referencias [ editar ]

  1. ^ Kirkbi AG contra Ritvik Holdings Inc. , 2005 SCC 65 , [2005] 3 SCR 302 (17 de noviembre de 2005)
  2. ^ Ley de marcas registradas , RSC 1985, c. T-13
  3. ^ Bernstein y Huggins , 2006 , p. 734
  4. ^ Bernstein y Huggins , 2006 , p. 734, que cita al Fiscal General de Ontario contra el Fiscal General de Canadá y otros ("Caso de marca comercial estándar de Canadá") [1937] UKPC 11 , [1937] AC 405 (28 de enero de 1937), PC (en apelación de Canadá) y MacDonald v. Vapor Canada Ltd. , 1976 CanLII 181 , [1977] 2 SCR 134 (30 de enero de 1976), Tribunal Supremo (Canadá)
  5. ^ Kirkbi (FCT), párr. 33–34, teniendo en cuenta la patente de CA 443019  , la patente de CA 629732  , la patente de CA 880418 
  6. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 4, señalando que la última patente canadiense expiró en 1988.
  7. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 6
  8. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 7
  9. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 9
  10. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 10
  11. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 11
  12. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 20 a 36, utilizando la prueba de constitucionalidad como se expresa en Kitkatla Band v. Columbia Británica (Ministro de Pequeñas Empresas, Turismo y Cultura) , 2002 SCC 31 en párr. 58, [2002] 2 SCR 146 (28 de marzo de 2002)
  13. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 45, citando Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd. , 1964 CanLII 74 en 354, [1964] SCR 351 (23 de marzo de 1964), Corte Suprema (Canadá)
  14. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 43
  15. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 52
  16. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 66, que cita a Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. , 1992 CanLII 33 en párr. 66, [1992] 3 SCR 120 (29 de octubre de 1992)
  17. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 69
  18. ^ Kirkbi SCC 2005 , párr. 68
  19. ^ Bernstein y Huggins , 2006 , p. 736
  20. ^ Bernstein y Huggins , 2006 , p. 736, señalando a General Motors , citando a Peter Hogg; Warren Grover (1976). "La Constitucionalidad del Proyecto de Ley de Competencia". Revista Canadiense de Derecho Comercial . 1 : 197–228.
  21. ^ Robertson 2004 , p. 146

Lectura adicional [ editar ]

  • Andrew Bernstein; Sarah Huggins (2006). "Considerando la constitucionalidad de la Ley de marcas registradas : un comentario de caso sobre Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. " (PDF) . Propiedad Intelectual . Prensa federada . XII (3): 734–736 . Consultado el 5 de enero de 2013 .
  • Peter Bowal; Christopher Bowal (2008). "¿Y si ... el semental no funciona?" (PDF) . Revisión de la ley del estado de Michigan . Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan . 2008 : 389–399. Archivado desde el original (PDF) el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 5 de enero de 2013 .
  • Elizabeth Elliott (2005). "LEGO Blocked" (PDF) . Ottawa: Macera & Jarzyna LLP.
  • Sean Robertson (2004). "NO LEGO, YES LOGO: El Tribunal Federal de Apelaciones protege la innovación en Kirkbi AG y Lego Canada Inc. contra Ritvik Holdings Inc. " (PDF) . Revista Canadiense de Derecho y Tecnología . 3 (3): 141-147. Archivado desde el original (PDF) el 13 de abril de 2014 . Consultado el 5 de enero de 2013 .
  • Stella Syrianos (2003). "La doctrina de la funcionalidad se aplica a las marcas comerciales no registradas" (PDF) . Informe mundial de propiedad intelectual . 17 (9): 6–8 . Consultado el 5 de enero de 2013 .