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La ley canadiense de marcas proporciona protección a las marcas por estatuto en virtud de la Ley de marcas comerciales [1] y también por el derecho consuetudinario . La ley de marcas proporciona protección para las marcas distintivas, las marcas de certificación, las formas distintivas y las marcas propuestas contra quienes se apropian de la buena voluntad de la marca o crean confusión entre los productos o servicios de diferentes proveedores. Una marca puede protegerse como una marca registrada en virtud de la Ley o alternativamente puede protegerse mediante una acción de derecho consuetudinario sobre la imitación .
Una marca comercial solo está protegida en la medida en que una persona la utilice para distinguir un producto o servicio de otro. Las marcas registradas no otorgan derechos exclusivos sobre un símbolo, por ejemplo, sino solo para el símbolo en relación con un uso particular con el fin de distinguir el producto de otros.
Las marcas comerciales ayudan a los clientes potenciales a identificar la fuente de los productos y, por lo tanto, tienen un impacto significativo en el comercio, especialmente cuando la identidad del producto se comercializa como una extensión de la identidad personal de los clientes. [2]
Aunque cualquier nombre o símbolo podría estar protegido por la ley de marcas, existen cuestiones relativas a los límites de esa protección. Por ejemplo, hacer cumplir la protección de una marca y su percepción es cuestionable cuando no existe una confusión real para los consumidores. Asimismo, proteger una marca frente a todas las críticas o alusiones, como si se tratara de una persona real, es controvertido ya que intentar proteger las marcas a toda costa podría ser perjudicial para la libertad de expresión y el libre comercio. [3]
La Ley da la siguiente definición del alcance de las marcas: [4]
"marca registrada" significa:
- (a) una marca que es utilizada por una persona con el fin de distinguir o para distinguir mercancías o servicios fabricados, vendidos, arrendados, alquilados o realizados por ella de los fabricados, vendidos, arrendados, alquilados o realizados por otros,
- (b) una marca de certificación
- (c) una apariencia distintiva, o
- (d) una marca comercial propuesta
Las marcas de certificación se utilizan para clasificar la naturaleza de un bien o servicio (por ejemplo, un logotipo de Comercio Justo Certificado).
Un disfraz distintivo sólo puede registrarse si "no es probable que limite injustificadamente el desarrollo de cualquier arte o industria". [5] En Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc. , la Corte Suprema de Canadá declaró:
43. ... la ley reconoce claramente que no protege las características utilitarias de una forma distintiva. De esta forma, reconoce la existencia y relevancia de una doctrina de larga data en el derecho de marcas. Esta doctrina reconoce que la ley de marcas no tiene por objeto impedir el uso competitivo de las características utilitarias de los productos, sino que cumple una función de distinción de fuentes. Esta doctrina de funcionalidad va a la esencia de lo que es una marca. [6]
Kirkbi aclara que el mero propósito de un producto, por único que sea, no puede ser objeto de una marca registrada. Tales características utilitarias caen más propiamente dentro del ámbito del derecho de patentes. Sin embargo, la apariencia y el tacto distintivos de un producto pueden atraer la protección de una marca registrada. En Ciba-Geigy , [7] el Tribunal Supremo del Canadá sostuvo que infracción de marca se había producido cuando el tamaño, forma y color de los comprimidos metoprolol (utilizado para la hipertensión tratar) fueron imitados por dos competidores con productos comparables.
Canadá, a diferencia de los Estados Unidos, [8] no tiene una disposición que rija la notificación por parte del propietario de una marca de la existencia de una marca, [9] salvo en el caso de que el titular permita a un licenciatario utilizar una. [10] Por lo tanto, el uso de símbolos como ™ o ® es opcional, pero se recomienda, acompañado de un aviso completo por escrito. [9]
La ley de marcas parece dividirse en dos tipos de propósitos:
El Tribunal Supremo de Canadá ha emasized que la responsabilidad civil de imitación fraudulenta estaba destinado a proteger el derecho de propiedad que los demandantes tenían en la buena voluntad de sus negocios. [7] Sin embargo, la protección del público es una prioridad, y la Corte Suprema también ha dicho que la ley de marcas era de hecho "legislación de protección al consumidor". [12]
Cuando una empresa ha adoptado un nombre comercial que es el mismo o muy similar al de un competidor, una consideración clave es la posibilidad de que los clientes se confundan. Incluso cuando un demandante solo ha utilizado su marca durante un período de tiempo limitado y tiene poca buena voluntad, un competidor con un nombre similar puede confundir a los clientes y hacer que el demandante pierda el control de su propia reputación, justificando así los daños en virtud de la Ley de Marcas Registradas . [13]
Los tribunales, al interpretar la Ley , tratan de lograr un equilibrio entre los derechos del propietario y los de los demás. Esto significa tener en cuenta el interés público en el libre comercio y expresión. [14]
Según la Corte Suprema de los Estados Unidos , las marcas comerciales son muy diferentes de las patentes y los derechos de autor en la medida en que no requieren "ni fantasía ni imaginación, ni genio, ni pensamiento laborioso". [15] La Corte Suprema de Canadá los llama "algo así como una anomalía". [16] A diferencia de otras ramas del derecho de propiedad intelectual, la protección de las marcas no surge necesariamente de ningún acto de creatividad.
El uso del término "propiedad industrial" en lugar de "propiedad intelectual" puede ser más apropiado cuando se hace referencia a marcas comerciales, que son principalmente dispositivos comerciales, aunque el término "propiedad" sigue siendo engañoso ya que la ley de marcas registradas no otorga a los 'propietarios' el derecho de excluir otros no lo usen. [17]
El medio principal de proteger las marcas registradas es a través de una acción bajo la Ley de Marcas Registradas . Para las marcas comerciales no registradas, el agravio de derecho consuetudinario de la imitación es el medio principal por el cual los productores pueden obtener reparaciones contra un competidor. [18] La sección 7 (b) y 7 (c) de la Ley de Marcas Registradas también codifica el agravio de la transferencia a la ley federal.
La mayor parte de la ley de la falsificación se ha heredado de la jurisprudencia del Reino Unido. Para que una acción exitosa de hacer pasar, el reclamante debe mostrar tres cosas:
Una marca debe ser registrable para estar completamente protegida bajo la Ley de Marcas Registradas . Generalmente, todas las marcas visuales pueden registrarse con excepción de las marcas que poseen ciertas características prohibidas por la ley. Entre las características prohibidas se encuentran:
Según el artículo 19 de la Ley, el propietario de una marca comercial registrada válida tiene el derecho exclusivo al uso de la marca en todo Canadá con respecto a los productos o servicios para los que está registrada. La sección 20 establece que ninguna persona no autorizada puede vender, distribuir o publicitar mercancías o servicios en asociación con una marca comercial o nombre comercial confusos y la sección 22 además prohíbe a un no propietario usar una marca registrada de cualquier manera que pueda deteriorar el valor de la marca registrada. buena voluntad adjunta a la marca.
El derecho consuetudinario protege las marcas reconociendo el derecho del propietario a usos exclusivos, sujeto a los límites geográficos y de mercado de la reputación comercial establecida por el propietario. [19] El registro también permite al titular registrarse en otros países que se adhieren al Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial .
Una marca debidamente registrada tiene una vigencia de quince años y puede renovarse a perpetuidad , siendo la única forma de propiedad intelectual con protecciones legales que no caducan definitivamente. Sin embargo, los artículos 44 y 45 de la Ley permiten que el registrador exija, de vez en cuando, que los propietarios presenten información o pruebas sobre el uso continuo de las marcas registradas. Si se abandona una marca comercial, no muestra evidencia de uso o no se renueva, el Registrador de Marcas Comerciales puede eliminar la marca comercial del registro.
Los propietarios de marcas comerciales suelen contratar los servicios de un agente de marcas comerciales para asesorar, preparar y presentar la solicitud de registro. La sección 12 de la ley contiene subsecciones (a) - (i) que enumeran el tipo de marcas que no son elegibles para el registro. Las inelegibilidades generalmente están diseñadas para garantizar un carácter distintivo adecuado y garantizar que los nombres, lugares, personas y palabras descriptivas o comunes no queden monopolizados a través del registro. Además, cuando un producto genérico es vendido legalmente por varios distribuidores, generalmente no es posible que un fabricante reclame la protección exclusiva de marca registrada. [20] [21]
La ley también prohíbe el registro de cualquier marca que connota asociación con la realeza, el gobierno, agencias internacionales, profesiones o marcas que contengan obscenidad . Si una marca es elegible para el registro, los agentes de marcas registradas pueden realizar búsquedas en los registros para determinar si alguna marca registrada tiene similitudes que puedan resultar confusas. Una marca comercial no tiene que ser original, pero debe ser lo suficientemente distinta. Las búsquedas de registros en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), NUANS y posiblemente en los registros de EE. UU. Son una práctica estándar.
El artículo 16 de la Ley establece tres motivos básicos en los que un solicitante puede basar su solicitud. En primer lugar, la marca se ha utilizado o dado a conocer anteriormente en Canadá. La publicidad de la marca comercial puede ser suficiente para garantizar que la marca se dé a conocer en Canadá, aunque nunca se haya utilizado en Canadá. En segundo lugar, la marca ha sido registrada y utilizada en un país parte de la convención internacional. En tercer lugar, el solicitante propone utilizar la marca en Canadá; Dado que la marca se registrará solo después de que el solicitante presente una declaración de inicio del uso de la marca en Canadá, según la subsección 40 (2), el solicitante cumple con el requisito de poseer la marca en el momento del registro.
El registrador considera que la marca es elegible o no elegible para el registro. Un propietario puede apelar la decisión de inelegibilidad del registrador ante el tribunal. Para una marca elegible, el siguiente paso es que la CIPO emita un aviso de aprobación de la solicitud para publicidad. Luego, la solicitud y la marca deben anunciarse en el Diario de marcas durante dos meses, lo que brinda una oportunidad para que los oponentes presenten una declaración de oposición al registro propuesto. La sección 38 de la Ley requiere que los oponentes proporcionen especificaciones detalladas de los motivos de la oposición, de modo que el solicitante tenga una oportunidad justa para refutar las acusaciones y cumplir con su responsabilidad de satisfacer al registrador de que el registro está justificado.
La subsección 38 (2) proporciona al oponente siete motivos en los que basar una declaración de oposición, que generalmente se pueden clasificar en las siguientes áreas: incumplimiento de los requisitos de presentación, marca no registrable (ver sección 12), el solicitante no es el propietario ni el la marca carece de carácter distintivo. Una vez que se presenta el escrito de oposición, el procedimiento es determinado por la Junta de Oposición de Marcas . Las decisiones de la Junta se pueden apelar ante el Tribunal Federal de Canadá .
El registro es costoso; sin embargo, una vez que se registra la marca, probar una infracción es más fácil y, por lo tanto, posiblemente menos costoso que una acción de imposición del derecho consuetudinario. Las razones detrás de las dos nociones también difieren: la imitación simplemente protege la ruptura de las relaciones económicas por tergiversación, mientras que el registro en realidad ve las marcas como mercancías. [22]
Existen otras diferencias: [23]
Depender de la acción del derecho consuetudinario de la imitación sigue siendo útil cuando un símbolo no se puede registrar o cuando el registro no es válido. Además, su flexibilidad lo hace más adecuado que el concepto de infracción previsto por la Ley para situaciones que no están cubiertas por la legislación, por ejemplo, prácticas engañosas en Internet. También brinda más protección a las actividades públicas y sin fines de lucro que la Ley , que es más restrictiva. [24]
Las marcas tienen dos funciones económicas distintas pero relacionadas: la función lingüística y la función de confianza [25]
Esta función se ocupa de la idea de que las marcas comerciales ayudan a condensar información compleja en una sola palabra o símbolo, inmediatamente reconocible por los consumidores. Esto eventualmente reduce los costos de búsqueda para los clientes al simplificar el proceso de toma de decisiones y facilitar los intercambios entre el vendedor y los consumidores. [26]
Hay tres clases o atributos de productos: [27]
Un vendedor suele decir que un producto tiene los tres atributos; sin embargo, los consumidores no pueden verificar dicha información y distinguir los productos confiables de los no confiables. Los vendedores honestos pedirán un precio más sustancial para mantener la calidad del producto. Pero los consumidores no estarán dispuestos a pagar más por un producto supuestamente confiable. Eventualmente, el vendedor honesto tendrá que salir del mercado. Un mercado para limones [28] fenómeno aparecerá debido a esta asimetría de la información, en el que el precio real y el precio que los consumidores están dispuestos a reducción de salario. [29]
En este contexto, las marcas comerciales cumplen una función de confianza en la medida en que brindan un mercado más confiable para los consumidores, que no pueden saber de inmediato si los productos de credenciales son confiables o no. Los vendedores honestos pueden desarrollar y ofrecer productos más deseables. [29]
Aunque la función de confianza es más importante que la lingüística, las dos funciones están estrechamente relacionadas. Las marcas registradas pueden indicar atributos complejos que los consumidores no pueden verificar por sí mismos, al igual que un nombre ayuda a identificar a una persona, pero también sus atributos. [30]
Cuando se conservan las dos funciones, se crea una regla normativamente robusta. Un ejemplo de esto es el agravio de la imitación: la imitación generalmente frustra tanto la función lingüística (al aumentar los costos de búsqueda para los consumidores) como la función de confianza (al crear un problema de "limones"). [31]
Por otro lado, cuando una o ambas funciones se frustran, se considera que la regla es normativamente débil. Por ejemplo, la regla relativa a la publicidad comparativa en Canadá parece ser incompatible con ambas funciones en la medida en que prohibir que una empresa utilice el nombre de un competidor para transmitir información correcta a los consumidores hace que la comunicación sea menos eficiente y más costosa (función lingüística), y hace que sea difícil para la empresa explicar por qué los productos que vende son diferentes de los de la competencia, lo que crearía un problema de confianza (función de confianza)
¿Por qué la función de confianza es más importante que la lingüística? Porque frustrar la función lingüística daría lugar a mayores costos de búsqueda, mientras que frustrar la función de confianza causaría fallas en el mercado debido al hecho de que los clientes ya no pueden diferenciar los productos.
¿Qué sucede cuando dos productos son prácticamente indistinguibles, porque las marcas son muy similares, por ejemplo? El uso de la misma palabra generalmente no frustrará la función de confianza, que es más crucial que la función lingüística. Esto podría generar mayores costos de búsqueda para los consumidores, pero mientras se proporcione información adicional, la función de confianza se preserva y los consumidores aún pueden distinguir los dos productos, aunque en algunos casos la información adicional puede crear aún más confusión. [32]