Vernor v. Autodesk, Inc. fue un caso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington con respecto a la aplicabilidad de la doctrina de primera venta al software vendido bajo los términos de las llamadas " licencias de envoltura retráctil ". El tribunal sostuvo que cuando la transferencia de software al comprador se parecía materialmente a una venta (precio no recurrente, derecho a la posesión perpetua de la copia) era, de hecho, una "venta con restricciones de uso" [1] que daba lugar a una derecho a revender la copia bajo la doctrina de primera venta. Como tal, Autodesk no podía emprender una acción por infracción de derechos de autor contra Vernor, que buscaba revender versiones usadas de su software en eBay. La decisión fue apelada ante elTribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos , que emitió una decisión el 10 de septiembre de 2010, revocando el fallo de la doctrina de primera venta y remitiendo para otros procedimientos sobre el uso indebido del reclamo de derechos de autor. La decisión del Noveno Circuito afirmó que su decisión fue impuesta por el precedente del Noveno Circuito, pero observó que las consideraciones de política involucradas en el caso podrían afectar las películas y las bibliotecas, así como las ventas de software usado.
Vernor contra Autodesk, Inc. | |
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Tribunal | Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington |
Decidido | 20 de mayo de 2008 |
Cita (s) | 555 F. Supp. 2d 1164 |
Historia del caso | |
Acciones posteriores | Vernor v. Autodesk, Inc. , 2009 US Dist. LEXIS 90906 (WD Wash., 30 de septiembre de 2009) (otorga sentencia sumaria para Vernor). |
Tenencia | |
La moción de Autodesk para desestimar se negó porque Autodesk distribuyó copias de su software en transacciones que, a pesar de la inclusión de un acuerdo de licencia restrictivo, se caracterizaron mejor como ventas de las copias, dando lugar a un derecho a redistribuir esas copias bajo la doctrina de primera venta. (Revocado y devuelto en apelación por 9th Cir.) | |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Richard A. Jones |
Palabras clave | |
Ley de derechos de autor de los Estados Unidos , doctrina de primera venta , licencias de software |
El efecto neto de la decisión del Noveno Circuito es limitar el principio de "Usted lo compró, es de su propiedad" afirmado por organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (o EFF). [2] [3]
Reclamación (es
Según la doctrina de la primera venta, los titulares de los derechos de autor renuncian al derecho de controlar la distribución de copias de sus obras después de una primera venta inicial al comprador original. De manera informal, los propietarios de copias de obras protegidas por derechos de autor (libros, música, etc.) tienen derecho a vender o disponer de sus copias de la obra sin restricciones y sin necesidad de solicitar permiso al titular de los derechos de autor. Vernor afirmó que compró "copias auténticas y usadas" del software de Autodesk y que nunca abrió, instaló ni aceptó los términos de licencia incluidos, y que tenía derecho a revender esas copias del software sin interferencia de Autodesk. Además, afirmó que el uso de la DMCA por parte de Autodesk para inhibir estas ventas constituía una restricción ilegal del comercio.
El contador de Autodesk afirmó que las copias de su software tenían licencia, no se vendían a las partes originales. Por lo tanto, en opinión de Autodesk, la doctrina de la primera venta no se aplicó: las partes originales nunca fueron propietarias de sus copias y, por lo tanto, no tenían autoridad para revender el software a Vernor. Por lo tanto, Vernor estaba infringiendo los derechos de autor de Autodesk y Autodesk estaba en su derecho de bloquear tales ventas. Autodesk también sostuvo que, como el CD era un mecanismo para hacer una copia del software, Vernor permitía a sus clientes hacer copias sin licencia del software de Autodesk y Vernor era responsable de la infracción de derechos de autor contribuyente. Finalmente, Autodesk afirmó que al comprar el software a un licenciatario, Vernor estaba sujeto a los términos de esa licencia, a pesar de no haberlo aceptado nunca. Este último reclamo fue desestimado por el tribunal.
Un aspecto importante de este caso es que CTA, que originalmente compró el software, compró una actualización y luego vendió las versiones anteriores. Esto potencialmente plantea un problema específico diferente sobre la legalidad de la reventa de software actualizado frente a la simple venta de software usado. [4]
¿Precedente en conflicto?
Mientras el tribunal de distrito analizaba el caso, la cuestión crucial era si la transferencia de la copia del software de Autodesk era una venta o una licencia. [5] Si las ventas, prevalecería Vernor, pero si las licencias prevalecería Autodesk. Al tratar de determinar el precedente de control, el tribunal de distrito se centró en cuatro casos del Noveno Circuito. El caso más antiguo abordó la clasificación de ventas y transacciones a los efectos de la doctrina de la primera venta explícitamente en el contexto de la transferencia de copias de películas cinematográficas. Los tres últimos, en la medida en que se centraron en la cuestión de clasificar la naturaleza de las transacciones de software, lo hicieron en el contexto de la sección 117 de la Ley de derechos de autor de EE. UU.:
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 106, [6] no constituye una infracción que el propietario de una copia de un programa informático realice o autorice la realización de otra copia o adaptación de ese programa informático siempre que [el propietario cumpla con dos condiciones].
Los hallazgos de estos casos fueron los siguientes:
- Estados Unidos contra Wise (Noveno Cir. 1977).
- En Estados Unidos contra Wise , que abordó directamente la clasificación de ventas y licencias a los efectos de la primera venta con respecto a las copias de películas, el tribunal determinó que el factor crucial era si la transacción dio lugar a un derecho de posesión perpetua en el cesionario. . Si el cesionario tenía derecho a conservar la copia adquirida del titular de los derechos de autor, se trataba de una venta. Si se le pidió al cesionario que devolviera la copia, no se trataba de una venta.
- MAI Sys. Corp. contra Peak Computer (Noveno Cir. 1993).
- En MAI Sys. Corp. v. Peak Computer , el tribunal consideró el reclamo de que cargar un programa en la RAM constituía hacer una copia con el propósito de infringir los derechos de autor. El tribunal determinó que sí lo hizo y declaró además en una nota a pie de página (sin explicación y sin citar ningún precedente de respaldo) que "dado que MAI obtuvo la licencia de su software, [sus] clientes no califican como 'propietarios' del software y no son elegibles para protección bajo 117 ". [7] La decisión de MAI ha sido ampliamente criticada, un hecho reconocido por el Noveno Circuito en Wall Data [8] y la participación principal de MAI fue anulada por un cambio estatutario a 17 USC § 117 realizado por el Congreso como un anexo al Ley de derechos de autor de Digital Millennium , pero solo para fines de "mantenimiento o reparación de máquinas".
- Triad Sys. Corp. contra Southeastern Express Co. (Noveno Cir. 1995).
- En Triad Sys. Corp. v. Southeastern Express Co. , el tribunal distinguió implícitamente entre propietarios de copias de software y no propietarios al contrastar a aquellos que compraron "el software directamente", [9] que se suponía que tenían derechos de la sección 117, con los que sí no. El tribunal citó a MAI , pero no un precedente anterior.
- Wall Data contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (9 ° Cir. 2006).
- En Wall Data contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles , el tribunal determinó que la presencia de una licencia con restricciones era "suficiente para clasificar la transacción como una concesión de licencia al software de Wall Data, y no una venta del software de Wall Data". [10] Una vez más, el tribunal citó a MAI , pero no un precedente anterior.
Análisis del tribunal de distrito
El tribunal de distrito determinó que los precedentes citados anteriormente estaban en conflicto directo e irreconciliable. En los casos MAI , Triad y Wall Data , la transferencia de software de Autodesk acompañada de una licencia restrictiva no sería una venta y no se aplicaría la doctrina de primera venta, por lo que a Vernor no se le permitiría redistribuir el software. Sin embargo, según Estados Unidos contra Wise , la transferencia de copias del software de Autodesk se consideraría ventas, porque la realidad de las transferencias implica un derecho de posesión perpetua de la copia, por lo que Vernor estaría protegido por la doctrina de la primera venta. Dados los precedentes contradictorios, el tribunal se sintió obligado a confiar en el precedente más antiguo, Wise , y por lo tanto falló a favor de Vernor. [5] El primer precedente se sigue debido a que un panel de jueces de circuito están obligados por stare decisis a seguir las decisiones de grupos especiales anteriores de su corte y sólo se apartaron de ellos si no ha habido intervención precedente del Tribunal Supremo sobre el punto o un banc en la decisión de la explotación de ciclo de lo contrario. [11]
El tribunal de distrito también rechazó la afirmación de Autodesk de que Vernor estaba sujeto a los términos de la licencia del software que no instaló ni aceptó. El tribunal citó tanto "cuestiones espinosas" del consentimiento implícito como lo absurdo de afirmar la transferibilidad de una licencia que, según la definición de sus términos, era intransferible. [12]
Análisis del Noveno Circuito
La jueza Consuelo Callahan, que escribe para el Noveno Circuito, estuvo de acuerdo con el tribunal de distrito en que la cuestión crucial era si el arreglo era una venta o una licencia. Vernor v. Autodesk, Inc., No. 09-35969, slip op. en 13871-72. Lo que sostiene el Noveno Circuito es que la transacción es una licencia. Su análisis cubre los mismos cuatro casos analizados por el tribunal de distrito, pero deriva principios diferentes de ellos:
Leemos Wise y el trío MAI para prescribir tres consideraciones que podemos usar para determinar si un usuario de software es un licenciatario, en lugar de un propietario de una copia. Primero, consideramos si el propietario de los derechos de autor especifica que se otorga una licencia a un usuario. En segundo lugar, consideramos si el propietario de los derechos de autor restringe significativamente la capacidad del usuario para transferir el software. Finalmente, consideramos si el propietario de los derechos de autor impone restricciones de uso notables. [Nota a pie de página omitida.] Nuestro grupo reconcilia al trío MAI y Wise, aunque el trío MAI no citó a Wise. Ver Cisneros-Perez v. Gonzales, 451 F.3d 1053, 1058 (9th Cir. 2006) ('[N] eq u uebamos reconciliar precedentes anteriores si podemos hacerlo').
Slip op. at 13878. Esos principios favorecen a Autodesk:
Autodesk retuvo la propiedad del software e impuso importantes restricciones de transferencia: declaró que la licencia no es transferible, que el software no se puede transferir ni arrendar sin el consentimiento por escrito de Autodesk y que el software no se puede transferir fuera del hemisferio occidental. El SLA también impuso restricciones de uso contra el uso del software fuera del hemisferio occidental y contra la modificación, traducción o ingeniería inversa del software, eliminando cualquier marca de propiedad del software o documentación, o anulando cualquier dispositivo de protección de copia. Además, el SLA preveía la terminación de la licencia en caso de que el licenciatario realizara copias no autorizadas o no cumpliera con otras restricciones de la licencia. Por lo tanto, debido a que Autodesk se reservó el título de las copias de la Versión 14 e impuso restricciones importantes de transferencia y uso, concluimos que sus clientes son licenciatarios de sus copias de la Versión 14 en lugar de propietarios.
CTA era un licenciatario en lugar de un "propietario de una copia en particular" de la Versión 14, y no tenía derecho a revender sus copias de la Versión 14 a Vernor según la doctrina de la primera venta. 17 USC § 109 (a). Por lo tanto, Vernor no recibió el título de las copias de la CTA y, en consecuencia, no pudo transferir la propiedad a otros. Tanto las ventas de CTA como las de Vernor infringieron el derecho exclusivo de Autodesk de distribuir copias de su trabajo. Identificación. § 106 (3).
Slip op. en 13880.
El Noveno Circuito observó que debido a que el tribunal de distrito se había basado en la doctrina de la "primera venta", no había llegado al reclamo de Vernor de que Autodesk había abusado de sus derechos de autor y, por lo tanto, el Noveno Circuito remitió ese segundo reclamo para procedimientos adicionales. Slip op. en 13887.
Trascendencia
La sentencia
El fallo del tribunal de distrito trató de armonizar las ventas de software usado con la doctrina de primera venta con la que los consumidores están familiarizados en el contexto de libros usados, CD de música y DVD de películas al tratar las copias usadas de software de manera similar. Las licencias de envoltura retráctil se utilizan ampliamente en un intento de hacer cumplir las restricciones que de otro modo se considerarían uso justo según las leyes de derechos de autor. Los términos comunes impuestos por estas licencias incluyen la prohibición de reventa, modificación y / o ingeniería inversa. Según el fallo Vernor v. Autodesk del tribunal de distrito , la aplicabilidad de estos términos habría tenido que sopesarse con las políticas compensatorias implícitas en la Ley de derechos de autor.
La decisión del Noveno Circuito establece un resumen de las cuestiones de política involucradas y sugiere que el Congreso podría enmendar el estatuto si quisiera un resultado diferente. Aquí está el análisis:
Aunque nuestra celebración de hoy está controlada por nuestro precedente, reconocemos las importantes consideraciones de política planteadas por las partes y los amici en ambos lados de este llamamiento ".
Autodesk, la Asociación de la industria de la información y el software ('SIIA') y la Motion Picture Association of America ('MPAA') han presentado argumentos políticos que favorecen nuestro resultado. Por ejemplo, Autodesk defiende la aplicación judicial de los acuerdos de licencia de software que restringen las transferencias de copias del trabajo. Autodesk sostiene que esto (1) permite precios escalonados para diferentes mercados de software, como precios reducidos para estudiantes o instituciones educativas; (2) aumenta las ventas de las empresas de software; (3) rebaja los precios para todos los consumidores al distribuir los costos entre un gran número de compradores; y (4) reduce la incidencia de la piratería al permitir que los propietarios de derechos de autor entablen acciones por infracción contra revendedores no autorizados. SIIA argumenta que una licencia puede existir incluso cuando un cliente (1) recibe su copia del trabajo después de realizar un pago único y (2) puede poseer indefinidamente una copia del software, porque es el código del software y los derechos asociados los que son valiosos en lugar de los discos económicos en los que se puede almacenar el código. Además, la MPAA argumenta que la capacidad de un cliente de poseer una obra protegida por derechos de autor por tiempo indefinido no debería obligar a un hallazgo de una primera venta, porque a menudo no existe una forma prácticamente factible para que un consumidor devuelva una copia al propietario de los derechos de autor.
Vernor, eBay y la Asociación Estadounidense de Bibliotecas ('ALA') han presentado argumentos políticos en contra de nuestra decisión. Vernor sostiene que nuestra decisión (1) no reivindica la aversión de la ley a las restricciones sobre la enajenación de propiedad personal; (2) puede obligar a todos los que compren una propiedad con derechos de autor a rastrear la cadena del título para asegurarse de que se realizó una primera venta; e (3) ignora las realidades económicas de las transacciones relevantes, en las que el propietario de los derechos de autor libera permanentemente copias de software en el flujo de comercio sin expectativa de devolución a cambio del pago por adelantado del precio total del software. eBay sostiene que es necesaria una visión amplia de la doctrina de la primera venta para facilitar la creación de mercados secundarios para las obras protegidas por derechos de autor, lo que contribuye al bien público al (1) brindar a los consumidores oportunidades adicionales para comprar y vender obras protegidas por derechos de autor, a menudo a precios inferiores a los minoristas. precios; (2) permitir que los consumidores obtengan copias de las obras después de que el propietario de los derechos de autor haya cesado la distribución; y (3) permitir la proliferación de negocios.
La ALA sostiene que la doctrina de la primera venta facilita la disponibilidad de obras protegidas por derechos de autor después de su vida útil comercial, al permitir, entre otras cosas, la existencia de bibliotecas, librerías usadas e intercambios mano a mano de materiales protegidos por derechos de autor. La ALA sostiene además que la aplicación judicial de los acuerdos de licencia de software, que a menudo son contratos de adhesión , podría eliminar el mercado de reventa de software, requerir que los vendedores de computadoras usadas eliminen el software legítimo antes de la venta y aumentar los precios para los consumidores al reducir la competencia de precios para los proveedores de software. . Sostiene que la posición de Autodesk (1) socava 17 USC § 109 (b) (2), que permite a las bibliotecas sin fines de lucro prestar software para fines no comerciales, y (2) obstaculizaría los esfuerzos de las organizaciones sin fines de lucro para recopilar y preservar software agotado. ALA teme que las prácticas de concesión de licencias de la industria del software puedan ser adoptadas por otros propietarios de derechos de autor, incluidos los editores de libros, las discográficas y los estudios cinematográficos.
Estos son argumentos serios en ambos lados, pero no alteran nuestra conclusión de que nuestro precedente desde Wise hasta el trío MAI requiere el resultado que alcancemos. El Congreso es libre, por supuesto, de modificar la doctrina de la primera venta y la defensa del paso esencial si considera que estas u otras consideraciones de política requieren un enfoque diferente.
Slip op. en 13885-86.
Reacción al fallo
La EFF cree que esto dará lugar a más litigios a medida que otros proveedores de software intentan encontrar formas de restringir las ventas de software de segunda mano, así como a otros propietarios de propiedad intelectual. [13] A algunos minoristas les preocupa que el fallo también pueda afectar la venta de videojuegos usados. [14] Gregory Beck de Public Citizen, abogado de Vernor, dice que el fallo tendrá un efecto paralizador en el mercado de software usado. [13]
El 1 de octubre de 2010, Vernor presentó una petición para que el caso se revisara en pleno. Autodesk presentó su respuesta el 10 de noviembre de 2010. El Noveno Circuito denegó la solicitud el 18 de enero de 2011. [15] La Corte Suprema denegó la petición de Vernor de certiorari en octubre de 2011. [16]
Ver también
- UMG v. Augusto otro caso actual de "doctrina de primera venta"
- MDY v. Blizzard otro caso actual de "doctrina de primera venta"
Notas
- ^ Estados Unidos contra Wise , 550 F.2d 1180 Archivado el 25 de febrero de 2012 en la Wayback Machine (9 ° Cir. 1977).
- ↑ von Lohmann, Fred. "Usted lo compró, es el propietario: Vernor v. Autodesk" . Fundación Frontera Electrónica . Consultado el 13 de septiembre de 2010 .
- ^ Costa, David A. (2011). "Vernor v. Autodesk: una erosión de la doctrina de la primera venta" (PDF) . Registro de la Ley de Rutgers .
- ^ Picker, Randy. "Vernor v. Autodesk: derechos de autor, actualizaciones de software y mercados secundarios" . El blog de la facultad . Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago . Consultado el 13 de septiembre de 2010 .
- ^ a b Wevers, Kate. "La corte dictamina que la licencia del software transfiere la propiedad" . JOLT Digest . Revista de Derecho y Tecnología de Harvard. Archivado desde el original el 8 de julio de 2010 . Consultado el 13 de septiembre de 2010 .
- ^ 17 USC § 106 .
- ^ MAI Sys. Corp. contra Peak Computer, Inc. , 991 F.2d 511 (noveno cir. 1993).
- ^ Wall Data v. Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles , 447 F.3d 769 (9th Cir. 2006) ("Reconocemos que nuestra decisión en MAI ha sido criticada. Ver Nimmer sobre Copyright § 8.08 [B] [1] [c ], en 8-136; véase también DSC Commc'ns Corp. v. Pulse Commc'ns, Inc. , 170 F.3d 1354 , 1360 (Fed. Cir. 1999). ").
- ^ Triad Sys. Corp. contra Southeastern Express Co. , 64 F.3d 1330 (9º Cir. 1994).
- ^ Wall Data, Inc., v. Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles , 447 F.3d 769 (noveno Cir. 2006).
- ^ Estados Unidos contra Rodríguez-Lara , 421 F.3d 932 (noveno Cir. 2005).
- ^ Vernor contra Autodesk, Inc. , 555 F.Supp. 2d 1164 (WD Wash. 2008); ver también Resolución de sentencia sumaria , 30 de septiembre de 2009.
- ^ a b Liedtke, Michael. "Sentencia de la corte de apelaciones amenaza la venta de software usado" . Prensa asociada . Consultado el 13 de septiembre de 2010 .
"Estoy seguro de que habrá otros (en los medios de comunicación) tratando de encontrar las palabras mágicas que impidan que un comprador de propiedad intelectual sea considerado el propietario
- ^ Thorsen, Tor. "Un fallo judicial podría afectar las ventas de juegos usados" . GameSpot.com . Consultado el 13 de septiembre de 2010 .
- ^ Timothy Vernor contra Autodesk Inc. , no. 09-3596, Orden (9 ° Cir. 18 de enero de 2011). Obtenido de Ninth Circuit Case Management / Electronic Case Filing system, 28 de abril de 2011.
- ^ "Lista de pedidos" (PDF) . Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 3 de octubre de 2011. p. 13 . Consultado el 3 de octubre de 2011 .
Referencias
- Carver, Brian W., Por qué los acuerdos de licencia no controlan la propiedad de las copias: primeras ventas y copias esenciales (19 de marzo de 2010). Berkeley Technology Law Journal, enlace de conveniencia SSRN
- Hackett, Thomas A., Donde Vernor v. Autodesk encaja en las decisiones de primera venta , 5 Shidler JL Com. & Tech. 17 (2009), enlace de conveniencia de Shidler
- Kim, Nancy S., Dilema de licencias de software, The . BYU L.Rev.1103 (2008) Enlace de conveniencia de HeinOnline
- Samuelson, Pamela, Legally Speaking: When is a License Really a Sale , Communications of the ACM Vol. 52, n. ° 3, marzo de 2009, págs. 27–29
- Samuelson, Pamela, Legally Speaking: Quantafying the value of patent agotating , Communications of the ACM Vol. 51, no 11 de noviembre de 2008 págs. 27–19
Referencias externas
- Vernor v. Autodesk, Respuesta a la moción cruzada para desestimar .
- Vernor v. Autodesk, Demanda No. 2: 07-cv-01189-JLR .
- Vernor v. Autodesk, Moción de Autodesk para desestimar No. 2: 07-cv-01189-RAJ .
- Vernor v. Autodesk, Respuesta a la moción para desestimar No. 2: 07-cv-01189-RAJ .
- Vernor v. Autodesk, Respuesta breve .
- Vernor v. Autodesk, Orden denegación de la moción de desestimación y sentencia sumaria .
- Vernor v. Autodesk, Orden que otorga (en parte) la moción de Vernor de juicio sumario (30 de septiembre de 2009).