Bilski contra Kappos | |
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Disputado el 9 de noviembre de 2009 Decidido el 28 de junio de 2010 | |
Nombre completo del caso | Bernard L. Bilski y Rand A. Warsaw contra David J. Kappos, Subsecretario de Comercio de Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Patentes y Marcas |
Expediente no. | 08-964 |
Citas | 561 US 593 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | In re Bilski , 545 F.3d 943 , ( Fed. Cir.2008 ) (sentencia confirmada) |
Tenencia | |
La prueba de máquina o transformación no es la única prueba para determinar la elegibilidad de patente de un proceso, sino más bien una herramienta útil. La solicitud de Bilski, que buscaba una patente sobre un método para cubrir el riesgo en el mercado de materias primas, no atrajo a un tema elegible para la patente. Afirmado. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Kennedy, acompañado por Roberts, Thomas, Alito; Scalia (excepto las Partes II – B – 2 y II – C – 2) |
Concurrencia | Stevens (en juicio), junto con Ginsburg, Breyer, Sotomayor |
Concurrencia | Breyer (en el juicio), acompañado por Scalia (Parte II) |
Leyes aplicadas | |
35 USC § 101 |
Bilski v. Kappos , 561 US 593 (2010), fue un caso decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos que sostiene que la prueba de máquina o transformación no es la única prueba para determinar la elegibilidad de patente de un proceso, sino más bien " una pista útil e importante, una herramienta de investigación, para determinar si algunas invenciones reivindicadas son procesos según el § 101 ". [1] Al hacerlo, la Corte Suprema afirmó el rechazo de una solicitud de patente sobre un método de cobertura de pérdidas en un segmento de la industria energética mediante la realización de inversiones en otros segmentos de esa industria, sobre la base de que la estrategia de inversión abstracta establecido en la solicitud no era materia patentable.
El Tribunal confirmó la sentencia del Circuito Federal en In re Bilski , el caso a continuación. [2] Sin embargo, rechazó la prueba de máquina o transformación como única prueba de patentabilidad basada en una interpretación del lenguaje de § 101. [3] El Tribunal rechazó la interpretación legal del Circuito Federal con respecto a la palabra "proceso", encontrando la definición del § 100 (b) es suficiente sin recurrir al canon de noscitur a sociis . [4] La Sección 100 (b) define el proceso como un "proceso, arte o método, e incluye un nuevo uso de un proceso, máquina, fabricación, composición de materia o material conocido".
El Tribunal examinó Gottschalk contra Benson y Parker contra Flook , y señaló que ambos se habían negado explícitamente a confiar en la prueba de máquina o transformación como la única prueba para determinar la elegibilidad de la patente. [5] [6]
El Tribunal también rechazó una exclusión categórica de las patentes de métodos comerciales de la elegibilidad, razonando que la definición de "proceso" en § 100 (b) incluye la palabra "método", que parece comprender algunas formas de patentes de métodos comerciales. [7] 35 USC § 273 (b) (1) también proporciona como defensa a la infracción de patente el uso previo de un "método para realizar o hacer negocios". Al reconocer la defensa, el estatuto también reconoció la posibilidad de patentes de métodos comerciales. [8]
Con respecto al tema reclamado por Bilski, el Tribunal concluyó que su método de optimizar un sistema de factura fija para los mercados de energía era una idea abstracta no patentable. [9] A pesar de tomar una lectura más amplia de la elegibilidad de las patentes para los procesos, según la opinión de la mayoría "esta Corte de ninguna manera desea impedir que el Circuito Federal desarrolle otros criterios limitantes que promuevan los propósitos de la Ley de Patentes y no sean inconsistentes con su texto. " [10]
En las secciones de pluralidad de la opinión de Kennedy, una opinión general minoritaria del Tribunal que Scalia no se suma, señala que la estricta adherencia a solo "la prueba de máquina o transformación crearía incertidumbre en cuanto a la patentabilidad del software, las técnicas avanzadas de medicina de diagnóstico y invenciones basadas en la programación lineal, la compresión de datos y la manipulación de señales digitales "pero" la Corte hoy no comenta sobre la patentabilidad de ninguna invención en particular, y mucho menos sostiene que cualquiera de las tecnologías mencionadas anteriormente de la era de la información debería o debería no recibir protección de patente ". [11] Kennedy también sugiere que una exclusión categórica de algunos tipos de métodos comerciales de la elegibilidad de la patente podría ser legítima si esa regla se basara en la idea de que las ideas puramente abstractas no son patentables. [12]
La decisión de la Corte fue unánime, pero hubo dos opiniones concurrentes y ninguna opinión única obtuvo una mayoría de la Corte en todas las partes.
La concurrencia del juez Stevens , junto con los jueces Ginsburg , Breyer y Sotomayor , argumenta que la mayoría interpreta el término "proceso" de manera demasiado amplia. [13] Stevens rechazó la confianza de la mayoría en la mención de la palabra "método" en 35 USC § 273 (b), diciendo que el estatuto, originalmente conocido como la Ley de Defensa de los Primeros Inventores de 1999 , solo fue aprobado por el Congreso en respuesta a la confusión creada por State Street Bank contra Signature Financial Group . [14] 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). [13] Él excluiría categóricamente los métodos comerciales de la patentabilidad, ya que tradicionalmente no han sido patentables en los Estados Unidos, a pesar de las importantes innovaciones en los métodos comerciales. [15]
Fue la opinión final en los 35 años de carrera de Stevens en la Corte Suprema. Su retiro se hizo efectivo al día siguiente.
La concurrencia del juez Breyer comenzó por estar de acuerdo con el juez Stevens "que un 'método general de participación en transacciones comerciales' no es un 'proceso' patentable ..." En una segunda parte, junto con el juez Scalia , Breyer destacó cuatro puntos que él estimaron que eran compatibles tanto con la opinión del Tribunal como con la opinión concurrente del juez Stevens: [16]
La Parte II resume al afirmar que "en mi opinión, al volver a enfatizar que la prueba de 'máquina o transformación' no es necesariamente la única prueba de patentabilidad, la Corte no tiene la intención de restar importancia a la utilidad de la prueba ni de sugerir que muchos los procesos patentables están fuera de su alcance ".
Se considera que la opinión del Tribunal en este caso modera el requisito de prueba de máquina o transformación establecido por el Circuito Federal en In re Bilski , al tiempo que deja poca orientación sobre lo que debe considerarse patentable en virtud del § 101. [17] "[T ] El resultado de la decisión podría expresarse mejor como "negocios como siempre". " [18]
A la luz de la decisión en Bilski v. Kappos , la Corte Suprema otorgó revisión judicial , anuló las decisiones del Circuito Federal y remitió al Circuito Federal para reconsideración de los casos de Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. [19] y Classen Immunotherapies, Inc. contra Biogen Idec . [20] Las dos afirmaciones relacionadas con el diagnóstico médico y las reclamaciones en Prometheus se consideraron patentables bajo la prueba de máquina o transformación, mientras que las afirmaciones en Classen no lo eran. [21] En diciembre de 2010, el Circuito Federal aplicó la amplia elegibilidad de Bilski en Research Corp. Technologies v. Microsoft Corp. , que confirmó la elegibilidad de patente de un proceso para medios tonos de imágenes digitales. [22]
Los Examinadores y Practicantes de Patentes recibieron instrucciones provisionales sobre la interpretación de Bilski v. Kappos tanto durante el proceso de apelación (el 29 de agosto de 2009) como poco después de la decisión (el 27 de julio de 2010) en documentos emitidos por la USPTO. [23]
En respuesta a la decisión, los inventores, Bernard Bilski y Rand Warsaw hicieron los siguientes comentarios: [24]