Brenner v. Manson , 383 US 519 (1966), fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la Corte sostuvo que un proceso novedoso para hacer un esteroide conocidono satisfacía el requisito de utilidad porque los solicitantes de la patente no demostraron que el esteroide sirvió para cualquier función práctica. [1] La Corte dictaminó que "una patente de proceso en el campo químico, que no ha sido desarrollada y apuntada al grado de utilidad específica, crea un monopolio del conocimiento que sólo debe otorgarse si está claramente ordenado por la ley". [2] La utilidad práctica o específica, de modo que un "beneficio específico exista en la forma actualmente disponible" es, por lo tanto, el requisito para que una invención reivindicada sea elegible para una patente. [3]
Brenner contra Manson | |
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Disputado el 17 de noviembre de 1965 Decidido el 21 de marzo de 1966 | |
Nombre completo del caso | Brenner, Comisionado de Patentes contra Manson |
Citas | 383 US 519 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | En referencia a Manson , 333 F.2d 234 ( CCPA 1964); cert . concedida, 380 U.S. 971 (1965). |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Fortas, junto con Warren, Black, Clark, Brennan, Stewart, White |
Disentimiento | Harlan, acompañado por Douglas |
Leyes aplicadas | |
35 USC § 101 |
El caso es conocido por la afirmación "una patente no es una licencia de caza". [4]
Cuestión de jurisdicción de apelación
El caso Manson es el primero en el que el Tribunal otorgó un auto de certiorari en una apelación del rechazo de una solicitud de patente por parte de una oficina de patentes. Durante muchos años ha habido incertidumbre sobre si el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos (CCPA) es un tribunal del Artículo III y, por lo tanto, uno sobre el cual la Corte Suprema tiene jurisdicción certiorari . [5]
Durante muchos años, casi hasta la víspera del caso Manson , el Procurador General se había opuesto a las peticiones de certiorari de solicitantes de patentes decepcionados sobre la base de que la CCPA era un tribunal del Artículo I al que no se extendía la jurisdicción de certiorari de la Corte Suprema . En Lurk v. Estados Unidos , [6] sin embargo, la Corte sostuvo que los jueces de la CCPA (así como los del Tribunal de Reclamaciones) eran jueces del Artículo III. [7] En el caso Manson , la Corte sostuvo expresamente, por unanimidad, que se disponía de certiorari para revisar las decisiones de la CCPA. [8]
Esto allanó el camino para que el gobierno de los Estados Unidos buscara la revisión en la Corte Suprema de las sentencias de la CCPA (y su sucesor, el Circuito Federal) para revertir las denegaciones de solicitudes de patentes, lo que hizo a partir de Manson .
Cuestión sustantiva del derecho de patentes
El juez Abe Fortas emitió la opinión unánime de la Corte sobre la cuestión jurisdiccional en este caso y la opinión 7-2 de la Corte sobre la cuestión de la utilidad. El juez John Marshall Harlan II , acompañado por el juez William O. Douglas , discrepó sobre el tema de los servicios públicos.
Opinión de la mayoría
La cuestión sustantiva del derecho de patentes en el caso era el grado de utilidad específica que debe tener una invención reivindicada para calificar para la patente. Andrew Manson solicitó una patente sobre un proceso novedoso para fabricar una forma de dihidrotestosterona , un químico esteroide conocido. Manson no conocía ni divulgaba un uso específico para el producto, aunque se planteó la hipótesis de que podría examinarse para determinar su posible utilidad anticancerígena. Se sabía que otros esteroides de estructura química similar inhibían los tumores en ratones. [9] La Oficina de Patentes adoptó la posición de que un proceso para hacer un producto conocido sólo podía patentarse si el producto tenía una utilidad conocida, [10] mientras que Manson argumentó, y el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes posteriormente acordó que era suficiente para que el proceso sea útil en la fabricación del producto, independientemente de si el producto en sí tiene alguna utilidad en particular. La Oficina de Patentes se negó a permitir que Manson prosiguiera. Apeló, y el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes revocó la Oficina de Patentes, [11] diciendo que "cuando un proceso reivindicado produce un producto conocido, no es necesario demostrar utilidad para el producto" siempre que el producto no sea presuntamente perjudicial para el interés público ". [12] Luego, la Oficina solicitó revisión en la Corte Suprema.
La Corte Suprema comenzó por considerar si el hecho de que una sustancia química estrechamente relacionada hubiera mostrado actividad antitumoral en ratones era suficiente para satisfacer el requisito de 35 USC § 101 de que el objeto de una patente debe ser "útil". [13] El Tribunal dijo que no anularía el hallazgo de la Oficina de que no se deducía de los datos de los ratones que el proceso reclamado era útil, porque si el producto esteroide producido por el proceso de Manson tendría características similares de inhibición de tumores no podría asumirse sin prueba, dada la imprevisibilidad de los compuestos en el campo de los esteroides. [14] Tampoco fue suficiente el hecho de que la invención no fuera "perjudicial para la sociedad". "Después de todo, hay muchas cosas en este mundo que pueden no ser consideradas" útiles "pero que, sin embargo, carecen totalmente de capacidad para hacer daño". [15]
Manson argumentó que permitir afirmaciones como la suya alentaría la divulgación, desalentaría el secreto y promovería los esfuerzos para realizar avances tecnológicos. El Tribunal respondió que una "consideración más imperiosa" era que el monopolio así otorgado desalentaría la actividad inventiva de otros:
[Una] patente de proceso en el campo químico, que no ha sido desarrollada y apuntada al grado de utilidad específica, crea un monopolio del conocimiento que sólo debe otorgarse si está claramente ordenado por la ley. Hasta que la reivindicación del proceso se haya reducido a la producción de un producto que se haya demostrado que es útil, las medidas y límites de ese monopolio no pueden delimitarse con precisión. Puede absorber un área vasta, desconocida y quizás incognoscible. Tal patente puede conferir poder para bloquear áreas enteras del desarrollo científico, sin compensar el beneficio para el público. El quid pro quo básico contemplado por la Constitución y el Congreso para la concesión de un monopolio de patentes es el beneficio que obtiene el público de una invención de utilidad sustancial. A menos que y hasta que se refine y desarrolle un proceso hasta este punto, donde existe un beneficio específico en la forma actualmente disponible, no hay justificación suficiente para permitir que un solicitante se concentre en lo que puede resultar ser un campo amplio. [3]
Disentimiento
En desacuerdo, el juez Harlan argumentó que el resultado del fallo podría ser retrasar el progreso químico:
Lo que más me preocupa del resultado alcanzado por la Corte es el impacto que puede tener en la investigación química. La química es un campo altamente interrelacionado, y un beneficio tangible para la sociedad puede ser el resultado de varios descubrimientos diferentes, un descubrimiento que se basa en el siguiente. Alentar a un químico o centro de investigación a inventar y difundir nuevos procesos y productos puede ser vital para el progreso, aunque el producto o proceso carezca de "utilidad", como define el término el Tribunal, porque ese descubrimiento permite que otra persona lleve más allá, pero tal vez paso menos difícil que conduce a un artículo comercialmente útil. En mi opinión, nuestra conciencia en esta época de la importancia de lograr y dar a conocer la investigación básica debería llevar a esta Corte a resolver las incertidumbres a su favor y defender la posición del demandado en este caso. [dieciséis]
Referencias
Las citas en este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.
- ^ Brenner v. Manson , 383 U.S. 519 (1966).
- ^ 383 Estados Unidos en 534.
- ^ a b 383 US en 534-35.
- ^ 383 US en 536. Lo que el juez Fortas quiso decir con esta broma es que las patentes no deben otorgarse para que el titular de la patente pueda buscar (cazar) una utilidad después de obtener la posesión de un monopolio de patentes.
- ↑ En Ex parte Bakelite Corp. , 279 U.S. 438 (1929), y Williams v. United States , 289 U.S. 553 (1933), el Tribunal había sostenido que la CCPA y el Tribunal de Reclamaciones eran tribunales del Artículo I. Véase también Postum Cereal Co.v. California Fig Nut Co. , 272 U.S. 693 (1927). Sin embargo, la legislación posterior dejó el asunto confuso.
- ^ Lurk v. Estados Unidos , 370 U.S. 530 (1962).
- ^ Sin embargo, ladecisión de Lurk dejó abierta la cuestión de si 28 USC § 1256 conferíajurisdicción de certiorari sobre casos de patentes y marcas decididos en la CCPA, 370 US en 578 n. 49. Sin embargo, sugirió que la ley anterior en contrario era una pieza de museo.
- ^ 383 US en 528 ("Por lo tanto, concluimos que § 1256 autoriza la concesión de certiorari en el presente caso".
- ^ 383 Estados Unidos en 521-22.
- ^ La agencia dijo: "En nuestra opinión, el requisito legal de la utilidad de un producto no puede presumirse simplemente porque está estrechamente relacionado con otro compuesto que se sabe que es útil". Consulte 383 US en 522.
- ↑ In re Manson , 333 F.2d 234 ( CCPA 1964).
- ^ 383 Estados Unidos en 522.
- ^ 35 USC § 101 .
- ^ 383 Estados Unidos en 532.
- ^ 383 Estados Unidos en 533.
- ^ 383 Estados Unidos en 540 (Harlan, J., disidente).
enlaces externos
- El texto de Brenner v. Manson , 383 U.S. 519 (1966) está disponible en: CourtListener Findlaw Google Scholar Justia Library of Congress Oyez (audio del argumento oral)