Un registro de uso concurrente , en la ley de marcas de los Estados Unidos , es un registro de marca federal de la misma marca para dos o más partes no relacionadas , y cada parte tiene un registro limitado a un área geográfica distinta. Dicho registro se logra presentando una solicitud de uso concurrente (o convirtiendo una solicitud existente en una solicitud de uso concurrente) y luego prevaleciendo en un procedimiento de uso concurrente ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas ("TTAB"), que es un órgano judicial dentro de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos("USPTO"). Se puede presentar una solicitud de uso concurrente con respecto a una marca que ya está registrada o en uso por otra parte, pero se puede permitir que avance basándose en la afirmación de que el uso existente puede coexistir con el nuevo registro sin causar que el consumidor Confusión.
La autoridad para este tipo de registro se establece en la Ley Lanham , que permite el registro de uso concurrente cuando el solicitante de uso concurrente adoptó de buena fe la marca antes de que el solicitante de registro presente una solicitud de registro. Dichos registros se logran más comúnmente por acuerdo de las partes involucradas, aunque la USPTO aún debe determinar que no se causará confusión.
Base estatutaria
La autoridad de la USPTO para emitir un registro de uso concurrente se establece en la Ley Lanham , sección 2 (d), promulgada en 1947 y codificada en 15 USC § 1052 , que establece en la parte relevante:
Disponiéndose: Que si el Director determina que no es probable que se produzca confusión , error o engaño por el uso continuado por más de una persona de las mismas o similares marcas bajo condiciones y limitaciones en cuanto al modo o lugar de uso de las marcas o los productos en los que se utilizan tales marcas o en relación con ellos, podrán expedirse registros simultáneos a dichas personas cuando hayan adquirido el derecho a utilizar dichas marcas como resultado de su uso legal simultáneo en el comercio antes de
- (1) la más temprana de las fechas de presentación de las solicitudes pendientes o de cualquier registro emitido bajo esta Ley;
- (2) 5 de julio de 1947, en el caso de registros emitidos previamente bajo la Ley del 3 de marzo de 1881 o el 20 de febrero de 1905, y que continúen en pleno vigor y efecto en esa fecha; o
- (3) 5 de julio de 1947, en el caso de solicitudes presentadas bajo la Ley del 20 de febrero de 1905 y registradas después del 5 de julio de 1947.
No se requerirá el uso antes de la fecha de presentación de cualquier solicitud pendiente o un registro cuando el propietario de dicha solicitud o registro consienta la concesión de un registro concurrente al solicitante. El Director también puede emitir registros concurrentes cuando un tribunal de jurisdicción competente haya determinado finalmente que más de una persona tiene derecho a utilizar marcas iguales o similares en el comercio . Al emitir registros concurrentes, el Director prescribirá condiciones y limitaciones en cuanto al modo o lugar de uso de la marca o de los productos en o en relación con los cuales dicha marca está registrada a nombre de las personas respectivas.
A través de estas disposiciones, la Ley impone efectivamente tres requisitos a las marcas para las que un solicitante posterior solicita un registro de uso concurrente:
- 1) el solicitante posterior debe haber utilizado la marca en el comercio antes del momento en que el solicitante de registro anterior presentó su solicitud de registro, a menos que el solicitante de registro senior consienta el registro del usuario junior;
- 2) el uso comercial del solicitante posterior debe haber sido legal
- 3) el uso simultáneo de las marcas no debe dar lugar a riesgo de confusión .
El estatuto esencialmente codifica la doctrina Tea Rose-Rectanus, establecido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en dos casos decididos en 1916 y 1918. [1] La Corte había establecido en esos casos que un usuario menor de una marca que está geográficamente alejada del usuario mayor de la marca puede establecer prioridad sobre una marca. Reclamación del usuario senior a la marca en el área de usuarios junior.
Cualquiera de las partes puede limitar voluntariamente el alcance geográfico de su aplicación mientras concede los derechos de otra parte a un territorio geográfico diferente. [2] No se puede presentar una solicitud de uso concurrente basándose en la intención de una parte de usar una marca, sino que debe basarse en el uso real en el comercio. [3] La solicitud de uso concurrente debe identificar a todas las demás partes que tienen derecho a usar la marca y proporcionar los nombres y direcciones de las partes identificadas. [4] En lugar de hacer la afirmación habitual de que ninguna otra parte tiene derecho a utilizar la marca, el solicitante debe afirmar que ninguna otra parte "salvo lo especificado en la solicitud" tiene ese derecho. [4]
Cuando dos o más solicitudes geográficamente no restringidas estén pendientes al mismo tiempo y aún no se haya emitido un registro, la USPTO procederá con la solicitud más temprana y pondrá todas las solicitudes posteriores en espera a la espera de una determinación sobre la primera. [5]
Uso en el comercio antes de una solicitud de registro adversa
Según los términos de la Ley, las fechas críticas con respecto al registro concurrente son la fecha del primer uso del solicitante y la fecha de presentación más temprana de cualquier otro solicitante de registro. En otras palabras, como establece el Manual de Procedimiento de la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas ("TBMP"), "una solicitud que busca el registro concurrente a través de un procedimiento de uso concurrente normalmente debe afirmar una fecha de primer uso en el comercio antes de la fecha de presentación de la solicitud más temprana de la (s) solicitud (es) ... involucradas en el procedimiento ". [6]
La Ley Lanham requiere que el uso de un Solicitante en el comercio debe haber sido legal. La TTAB (y su predecesor, el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos ("CCPA")) ha interpretado que esto significa que el uso del solicitante no debe haber infringido el uso de otra parte en el momento en que el solicitante adoptó su marca. Por lo tanto, un posible problema al que se enfrenta el solicitante es que "[generalmente] los derechos concurrentes surgen cuando una parte, de buena fe y sin conocimiento del uso de una parte anterior en otra área geográfica, adopta y usa la misma marca o una similar para la misma o bienes o servicios similares dentro de su propia área geográfica ". [7]
El mero hecho de que el uso de un solicitante fuera geográficamente remoto del uso de un solicitante de registro o de otro opositor no establece buena fe, ya que "los tribunales generalmente han sostenido que la defensa del uso remoto ... no está disponible cuando el usuario menor adopta una marca sustancialmente idéntica en un área geográfica remota con pleno conocimiento del uso anterior del usuario mayor en otro lugar ". [8] Sin embargo, la TTAB también ha sostenido anteriormente que "el mero conocimiento de la existencia del usuario anterior no debe, por sí mismo, constituir mala fe". [9]
Probabilidad de confusión
Los factores según los cuales la TTAB evalúa el riesgo de confusión se establecieron en In re EI du Pont de Nemours & Co. , [10] y se denominan comúnmente " factores du Pont ".
Los trece factores du Pont son:
- (1) La similitud o disimilitud de las marcas en su totalidad en cuanto a apariencia, sonido, connotación e impresión comercial.
- (2) La similitud o disimilitud y naturaleza de los productos o servicios descritos en una solicitud o registro o en relación con los cuales se utiliza una marca anterior.
- (3) La similitud o disimilitud de los canales comerciales establecidos y que probablemente continúen.
- (4) Las condiciones bajo las cuales y los compradores a quienes se realizan las ventas, es decir, compras "impulsivas" versus compras cuidadosas y sofisticadas.
- (5) La fama de la marca anterior (ventas, publicidad, duración del uso).
- (6) El número y la naturaleza de marcas similares en uso en productos similares.
- (7) La naturaleza y el alcance de cualquier confusión real.
- (8) El tiempo y las condiciones bajo las cuales ha habido uso concurrente sin evidencia de confusión real.
- (9) La variedad de productos en los que se utiliza o no una marca (marca de la casa, marca "familiar", marca de producto).
- (10) La interfaz de mercado entre el solicitante y el propietario de una marca anterior:
- (a) un mero "consentimiento" para registrar o utilizar.
- (b) disposiciones del acuerdo diseñadas para evitar confusiones, es decir, limitaciones al uso continuado de las marcas por cada parte.
- (c) cesión de marca, solicitud, registro y buena voluntad del negocio relacionado.
- (d) lagunas e impedimentos imputables al titular de la marca anterior e indicativos de falta de confusión.
- (11) La medida en que el solicitante tiene derecho a excluir a otros del uso de su marca en sus productos.
- (12) El grado de confusión potencial, es decir, si es mínima o sustancial.
- (13) Cualquier otro hecho acreditado probatorio del efecto del uso. [11]
En muchos casos, solo algunas de las categorías serán aplicables a los hechos del caso ante la TTAB.
Procedimiento para adquirir
Los procedimientos para adquirir dicho registro se establecen en el Capítulo 1100 de TBMP . Se inician cuando se envía una solicitud de uso concurrente a la USPTO, que iniciará un procedimiento de uso concurrente para determinar si el solicitante tiene derecho a dicho registro. Una solicitud existente a la que se le ha negado el registro debido a un conflicto con una marca existente puede convertirse en una solicitud de uso concurrente contra esa marca existente. En cualquier caso, el solicitante debe afirmar que su marca se utilizó en el comercio antes de que el propietario del registro existente, llamado "registrante principal", hubiera presentado su propia solicitud de registro. El solicitante también debe demostrar que las marcas pueden utilizarse en sus áreas geográficas específicas sin causar riesgo de confusión .
La USPTO se comunicará con el registrante senior para informarle a esa parte del reclamo contra su marca. El procedimiento en el que se determinan los derechos respectivos de las partes es como un juicio en el que el solicitante debe presentar pruebas que demuestren que el solicitante había adoptado la marca de buena fe, que el solicitante había adoptado la marca antes de la fecha de registro del registrante principal. , y que la confusión no es probable. El solicitante de registro principal puede presentar pruebas de lo contrario, a fin de evitar la pérdida de control sobre el uso de la marca registrada en el territorio reclamado por el solicitante. Ambas partes pueden tomar la prueba en forma de solicitudes de admisión , interrogatorios , solicitudes de presentación y declaraciones . Al igual que con un juicio regular, se puede recurrir a la TTAB para resolver disputas sobre si las solicitudes de descubrimiento son demasiado amplias y si las respuestas de descubrimiento son inadecuadas.
El registrante principal en tal procedimiento tiene un amplio incentivo para oponerse a la concesión de un registro de uso concurrente, porque se presume que una marca registrada se aplica en todo Estados Unidos. Por lo tanto, la concesión de un registro de uso concurrente separa un territorio geográfico del control exclusivo del registrante principal.
Como indica el 15 USC § 1052 (d), también se puede emitir un registro de uso concurrente "cuando un tribunal de jurisdicción competente ha determinado finalmente que más de una persona tiene derecho a usar las mismas marcas o marcas similares en el comercio". Como cuestión de derecho, la TTAB emitirá dicho registro de conformidad con una orden judicial de que el solicitante tiene derecho a usar su marca en determinada área geográfica. Cuando un tribunal ha emitido una orden de este tipo, no es necesario un procedimiento de uso concurrente, ya que ya se han obtenido pruebas en el procedimiento judicial y ya se han determinado los derechos de las partes.
La mayoría de los procedimientos de uso concurrente dan como resultado un acuerdo legal entre las partes. [12] Con frecuencia, una de las partes renuncia a su reclamo de uso concurrente y, en su lugar, recibe una licencia de marca registrada de la otra parte. En otras situaciones, cada parte puede acordar limitaciones geográficas sobre el uso de la marca en cuestión, que la TTAB cumplirá si el acuerdo estipula hechos que demuestren que no es probable que haya confusión. Un beneficio de tal acuerdo es que las partes pueden acordar términos más allá del alcance de la decisión de la TTAB, como restricciones específicas en el tiempo y lugar de la publicidad, o modificaciones en la apariencia de cualquiera de las marcas. Sin embargo, independientemente del acuerdo alcanzado, la TTAB aún debe realizar una conclusión independiente de que no es probable que se produzca confusión para el consumidor como resultado del registro de uso concurrente. Incluso si ambas partes afirman que no es probable que haya confusión, la TTAB aún puede hacer constataciones de hecho que demuestren que la confusión es probable y denegar el registro al usuario menor de la marca.
Un factor fundamental para evaluar el riesgo de confusión en tal circunstancia "es si las partes cuyas marcas están en cuestión han acordado, de alguna forma, recordar los métodos para evitar la confusión". [13] En ese caso, el tribunal sostuvo que ese acuerdo "se considera a la luz de los intereses de las partes y del mercado imperante", y señaló además:
El peso que se concederá a acuerdos más detallados debería ser sustancial. Por lo tanto, cuando los más familiarizados con el uso en el mercado y los más interesados en evitar la confusión entran en acuerdos diseñados para evitarlo, las escalas de evidencia están claramente inclinadas. Es al menos difícil mantener una visión subjetiva de que se producirá confusión cuando los directamente interesados digan que no. La mera suposición de que la confusión es probable rara vez prevalecerá frente a la evidencia incontrovertida de quienes están en la línea de fuego de que no lo es. [14]
Además, la emisión de registros de uso concurrente no tiene por qué evitar que ninguna de las partes se dedique a publicidad u otras actividades que puedan resultar en la publicación incidental de la marca de un registrante en el territorio del otro registrante. En el caso de Amalgamated Bank , el Circuito Federal consideró aceptable un término en el acuerdo de que "nada en este acuerdo impedirá que Amalgamated New York realice publicidad que pueda ingresar al estado de Illinois o de tratar con clientes que se encuentren en el Estado de Illinois ". [15] De manera similar, los tribunales han sostenido que un registro de uso concurrente no restringe a ninguna de las partes la publicidad en Internet , particularmente cuando el usuario menor incluye una renuncia de alguna forma en su sitio web .
Divisiones geográficas
Un registro de uso concurrente puede ser muy detallado en las divisiones geográficas establecidas. Puede, por ejemplo, permitir que una de las partes posea el derecho de usar una marca dentro de un radio de cincuenta millas alrededor de un puñado de ciudades o condados seleccionados, mientras que la otra parte posee el derecho de usar la misma marca en cualquier otro lugar del país. Incluso puede dividir los derechos de uso de una marca dentro de una ciudad en particular por referencia a carreteras u otros puntos de referencia en esa ciudad.
La TTAB describe sucintamente su análisis territorial en Weiner King, Inc. c. Wiener King Corp .: [16]
Pasando a la cuestión fundamental en este caso, es decir, quién obtiene qué territorio, este tribunal ha sugerido ciertos criterios que son útiles para resolver esta cuestión. En In re Beatrice Foods Co. ... este tribunal señaló que el uso real en un territorio no era necesario para establecer derechos en ese territorio, y que la investigación debería centrarse en la actividad comercial previa de la parte (1); (2) expansión previa o falta de la misma; (3) predominio de áreas contiguas; (4) expansión actualmente planificada; y, en su caso (5) posible penetración en el mercado por medio de productos traídos de otras áreas.
La TTAB ha constatado que en los procedimientos de uso concurrente, "[l] a área para la que se solicita el registro suele ser más extensa que la zona en la que el solicitante utiliza realmente la marca". [7] "Como regla general, un usuario anterior de una marca tiene derecho a un registro que cubra la totalidad de los Estados Unidos, limitado solo en la medida en que el usuario posterior pueda establecer que no existe riesgo de confusión y que tiene derechos concurrentes en su área real de uso, más su área de expansión natural ". [17]
Entre usuarios legítimos concurrentes de la misma marca en mercados geográficamente separados, el registrante senior tiene derecho a mantener su registro para al menos aquellas áreas de mercado en las que está usando la marca. Sin embargo, el registrante senior no siempre mantiene el derecho de usar la marca en territorios que aún no están ocupados por ninguna de las partes. En Pinocchio's Pizza , por ejemplo, el primer solicitante (pero el usuario menor de la marca en el comercio) era propietario de un pequeño restaurante en Maryland y no había expresado planes de expansión, mientras que el segundo solicitante (pero usuario principal de la marca en el comercio) poseía varios restaurantes en Texas y estaba planeando una expansión agresiva. La TTAB sostuvo que "el propósito de la ley se cumple mejor si se concede al [segundo] solicitante un registro para todo Estados Unidos, excepto para el área comercial del registrante". Por lo tanto, la TTAB restringió el registro del primer solicitante para permitir el uso exclusivo en Maryland y dentro de las 50 millas del restaurante del primer solicitante en áreas que cruzan a otros estados.
Además, aunque la regla general establece que todo Estados Unidos debe estar cubierto por los respectivos registros, está permitido que las partes de un procedimiento resuelvan la cuestión de los derechos territoriales de una manera que deje una parte del país completamente descubierta. En un procedimiento impugnado en relación con Beatrice Foods Co. , el tribunal sostuvo que el usuario principal de una marca tenía derecho a un registro que cubriera todo Estados Unidos, fuera del área de uso real del usuario menor. Sin embargo, el tribunal continuó diciendo:
Lo anterior no pretende implicar que la Oficina de Patentes esté obligada a emitir registros que cubran todo Estados Unidos en todas las circunstancias. Ciertamente, el solicitante o los solicitantes siempre pueden solicitar registros restringidos territorialmente. Además, al llevar a cabo el deber del Comisionado bajo la condición del § 2 (d) de determinar si es probable que se produzca confusión, error o engaño como resultado del uso continuo y concurrente de una marca por dos o más partes, se puede sostener que tal La probabilidad se evitará solo cuando a cada parte se le otorgue un territorio muy limitado y partes de los Estados Unidos no se otorguen a nadie. [18]
Los pocos tribunales que han considerado las implicaciones antimonopolio del registro de uso concurrente han determinado que no plantea ninguna violación de las leyes antimonopolio. Aunque se considera una violación de dichas leyes que las empresas acuerden dividir territorios geográficos para la venta de bienes, el Congreso estipula específicamente los acuerdos de uso concurrente que dividen los territorios de marcas registradas. Además, incluso con un acuerdo de este tipo en vigor, una empresa todavía puede vender productos competidores en el territorio de marca registrada de otra empresa, siempre que la parte intrusa venda ese producto con una marca diferente. [19]
Impacto
La disponibilidad del registro de uso concurrente no se invoca comúnmente, incluso cuando el solicitante podría tener una excelente oportunidad de demostrar la existencia de mercados geográficamente distintos. Los procedimientos ante la TTAB, al igual que los procedimientos ante cualquier tribunal, pueden ser costosos y llevar mucho tiempo. Un procedimiento de uso concurrente impugnado puede durar dos o tres años antes de la resolución de un reclamo, y el resultado seguirá siendo incierto hasta el final. El resultado del procedimiento estará sujeto a una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal , o a una impugnación colateral en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos .
Quizás el caso más notable de un registro de uso concurrente continuo es el de Holiday Inn . Aunque la cadena nacional posee numerosos registros de marcas comerciales, hay un registro para un "Holiday Inn" no relacionado que está "restringido al área que comprende la ciudad de Myrtle Beach , SC ". El hotel Myrtle Beach había usado ese nombre desde la década de 1940 e inició un procedimiento de uso concurrente en 1970. Mientras este procedimiento estaba pendiente, la cadena nacional inició una acción en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El procedimiento de uso concurrente se suspendió durante la tramitación del litigio federal, que resultó en una sentencia en 1973 que autorizaba al hotel de Myrtle Beach a usar una marca de servicio distintiva y no infractora de Holiday Inn dentro de la ciudad de Myrtle Beach. [20] Se reanudó el procedimiento de uso concurrente y, en 1976, el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos otorgó al hotel de Myrtle Beach un registro de marca federal. [21]
Incluso cuando se emite un registro de uso concurrente, las partes pueden llegar a un acuerdo en virtud del cual una de las partes renunciará a su registro. En algunos casos, una parte simplemente dejará de usar la marca en favor de una nueva marca y el registro caducará. En otros casos, la empresa más grande eventualmente adquirirá la más pequeña.
Una nota final es que el registro de uso concurrente se ideó antes de la llegada de Internet, lo que sirve para disminuir las distinciones geográficas entre los vendedores. John L. Welch , un abogado educado en Harvard que escribe un conocido blog sobre los procedimientos de la TTAB, ha señalado que "los procedimientos fuertemente impugnados pueden dejar en claro que los registros de uso concurrente son, en esta era de Internet , una especie en extinción ". [22]
Referencias
- ^ Hanover Star Milling Co. v. Metcalf , 240 US 403 (1916) (el caso "Tea Rose") y United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co. , 248 US 90 (1918).
- ^ TMEP § 1207.04 (a) , Uso concurrente: en general.
- ^ TMEP § 1207.04 (b) , Base de presentación de la solicitud que busca el uso concurrente.
- ^ a b TMEP § 1207.04 (d) (i) , Requisitos para todas las aplicaciones de uso concurrente.
- ^ TMEP § 1208.01 , Prioridad de publicación o emisión basada en la fecha de presentación efectiva.
- ^ TBMP, sección 1103.01 (b) (2004). El TBMP tiene doce capítulos, numerados del 100 al 1200; El capítulo 1100 está dedicado enteramente al tema de "Procedimientos de uso concurrente".
- ^ a b TBMP, sección 1103.01 (d) (2).
- ^ Tiendas del mundo de la mujer Inc. contra Lane Bryant Inc. , 1988 TTAB LEXIS 72 (TTAB 1988).
- ^ Weiner King, Inc. v.Wiener King Corp. , 615 F.2d 512, 522 (CCPA 1980) (el solicitante no sabía de un uso anterior de la marca en el momento de su adopción, pero amplió el uso de su marca después de conocer el uso anterior).
- ^ En re EI du Pont de Nemours & Co. , 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (CCPA 1973).
- ↑ En re EI Du Pont de Nemours & Co. , 476 F.2d 1357, 1361 (CCPA 1973).
- ^ Cheryl L. Slay, en Brian E. Banner , Soluciones por infracción de marcas, Suplemento acumulativo de 2007 (2007) p. 35.
- ^ Amalgamated Bank of New York v. Amalgamated Trust & Savings Bank , 842 F.2d 1270, 1273 (Fed. Cir. 1988).
- ^ Id. , citando In re EI du Pont de Nemours & Co. , 476 F.2d 1357, 1362-63 (CCPA 1973); Bongrain International (American) Corp. contra Delice de France Inc. , 811 F.2d 1479 (Fed. Cir. 1987).
- ^ Banco fusionado , 842 F.2d en 1272.
- ^ Weiner King, Inc. contra Wiener King Corp. , 615 F.2d 512, 523 (CCPA 1980).
- ^ Pizza de Pinocho, Inc. contra Sandra, Inc. , 11 USPQ2d 1227 (TTAB 1989).
- ^ En referencia a Beatrice Foods Co. , 57 CCPA 1302, 1310 (CCPA 1970).
- ^ Véase, por ejemplo , VMG Enterprises, Inc. v. F. Quesada & Franco, Inc. , 788 F. Supp. 648 (DPR 1992).
- ^ Holiday Inns, Inc. contra Holiday Inn , 364 F. Supp. 775, 786-87 (DSC1973), aff'd 1974 US App. LEXIS 8226, 182 USPQ (BNA) 129 (4º Cir. 1974).
- ^ Holiday Inn contra Holiday Inns, Inc. , 534 F.2d 312 (CCPA1976).
- ^ John L. Welch, TTABlog, TTAB emite decisión de uso concurrente poco común en la disputa "HUBCAP HEAVEN" , 10 de febrero de 2005.
Fuentes
- Manual de procedimiento de examen de marcas comerciales , § 1207.04, "Registro de uso concurrente".
- Manual de Procedimiento de la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas , Capítulo 1100, "Procedimientos de Uso Concurrente".