Doctrina de equivalentes

Concepto en derecho de patentes

Este artículo trata sobre la doctrina de las patentes. Para conocer la doctrina de la marca registrada, consulte Doctrina de equivalentes extranjeros .

La doctrina de equivalentes es una regla legal en muchos (pero no en todos) los sistemas de patentes del mundo que permite a un tribunal responsabilizar a una parte por la infracción de una patente , aunque el dispositivo o proceso infractor no se encuentre dentro del alcance literal de una reivindicación de patente. , pero sin embargo es equivalente a la invención reivindicada . El juez estadounidense Learned Hand ha descrito su propósito como "templar la lógica implacable y evitar que un infractor robe el beneficio de la invención". ^[1]

Estándares para determinar equivalentes

Alemania

Los tribunales alemanes suelen aplicar una prueba de tres pasos conocida como preguntas de Schneidmesser. ^[2] Estas preguntas son:

1. ¿La variante resuelve el problema subyacente a la invención con medios que objetivamente tienen el mismo efecto?
2. ¿Se habría dado cuenta el experto en la técnica , utilizando el conocimiento general común , en la fecha de prioridad que la variante tiene el mismo efecto?
3. ¿Son las consideraciones que el experto en la materia tiene en cuenta para la variante a la luz del significado de la invención lo suficientemente cerca de las consideraciones tomadas en cuenta para la solución literal protegida por las reivindicaciones, de modo que el experto en la materia considerará la variante como una solución que es equivalente a la literal?

Todas las preguntas anteriores deben responderse afirmativamente para demostrar una infracción equivalente. Además, una acusación de infracción equivalente debe resistir la prueba de Formstein . ^[3] La pregunta correspondiente dice:

¿La variante, teniendo en cuenta el estado de la técnica , carece de novedad o es evidente para un experto en la materia?

Irlanda

Irlanda parece suscribir una doctrina de equivalentes. En Farbwerke Hoechst contra Intercontinental Pharmaceuticals (Eire) Ltd (1968), un caso que involucraba una patente de un proceso químico, el Tribunal Superior encontró que el demandado había infringido la patente del demandante a pesar de que el demandado había sustituido el material de partida especificado en el Reclamación de patente de otro material. La evidencia de expertos mostró que cualquier técnico que no pudiera obtener un buen resultado utilizando el material de partida especificado probaría el material de reemplazo. Por lo tanto, se consideró que los dos materiales eran químicamente equivalentes, y la sustitución de uno por el otro por parte del acusado no impidió una determinación y una orden judicial contra él.

Suiza

El 21 de marzo de 2013, el Tribunal Federal de Patentes de Suiza adoptó un enfoque similar a la prueba de tres puntas aplicada en Alemania . El tribunal basó su decisión en las tres cuestiones: ^[4]

1. ¿Las características reemplazadas tienen la misma función objetivo (mismo efecto)?
2. ¿Las características reemplazadas y su misma función objetiva son obvias para un experto en la materia sobre la base de la enseñanza de la patente (accesibilidad)?
3. Después de leer la redacción de la reivindicación a la luz de la descripción, ¿un experto en la técnica consideraría las características reemplazadas como una solución de igual valor (igual valor)?

El tribunal negó una infracción equivalente de EP0918791B3, ya que el párrafo 19 de EP0918791B3 enseña explícitamente que los compuestos de cromo tóxicos pueden ser reemplazados por catalizadores metálicos. Un experto en la técnica no consideraría el catalizador orgánico TEMPO como una solución de igual valor que las sales de rutenio especificadas en la reivindicación 1. La respuesta a la tercera pregunta fue negativa.

El tribunal también dictaminó que hubo una infracción equivalente de EP1149840B1, ya que todas las preguntas de la prueba de tres puntas fueron respondidas afirmativamente. El tribunal estableció que el reemplazo del ácido p-toluensulfónico por piridina / agua constituía un conocimiento básico enseñado durante los primeros años de un curso de pregrado en química orgánica.

En Urinal valve II , ^[5] el Tribunal Supremo Federal de Suiza básicamente afirmó la prueba de tres puntas aplicada por el Tribunal Federal de Patentes. La Corte Suprema aún revocó parcialmente el fallo anterior del Tribunal Federal de Patentes en el caso O2014_002 . El Tribunal Supremo sostuvo (razones 6.4) que una segunda realización de la válvula de urinario implementó completamente las enseñanzas clave de la patente EP1579133 reivindicada, aunque la segunda realización no estaba literalmente cubierta por la redacción de la reivindicación relevante. El Tribunal pasó a establecer una infracción equivalente.

Reino Unido

El enfoque del Reino Unido a la infracción que no se incluye en la redacción literal de una reivindicación de patente ha variado a lo largo de los años.

Historia

Hasta la década de 1960, un acto podía considerarse infractor si entraba en la redacción literal de la demanda ("infracción textual") o era algo que los tribunales consideraban un "equivalente mecánico". Se consideró que esa redacción causaba problemas en algunos casos y, gradualmente, los tribunales construyeron un cuerpo complejo de jurisprudencia mediante el cual un acto que no era una infracción textual podía, no obstante, ser detectado si el presunto infractor hubiera tomado lo que los tribunales llegaron a llamar el " médula y médula "de la invención. ^[6]

En 1963, Van der Lely v Bamfords fue decidido por la Cámara de los Lores . Sus Señorías opinaron que si los titulares de la patente habían formulado deliberadamente su reclamo de tal manera que excluyera el presunto acto infractor, entonces debían someterse a la redacción que habían elegido. La doctrina de "médula y médula" no debe aplicarse de manera que se amplíe el alcance de una reivindicación cuidadosamente redactada y, en el futuro, debe aplicarse únicamente a los casos de "evasión difusa de las reivindicaciones de patente". ^[7]

Este enfoque mucho más estricto para la construcción de reclamaciones quedó abierto a revisión después de 1977, cuando el Reino Unido se unió a la Convención Europea de Patentes (EPC). En virtud del Protocolo sobre la interpretación del artículo 69, la Convención exigía que los tribunales del Reino Unido mantuvieran un equilibrio entre interpretar las reivindicaciones de patente con estricto literalismo (la descripción y los dibujos se utilizan solo para resolver la ambigüedad) y considerar las reivindicaciones como una mera pauta. ^[8]

En Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd (1982), la Cámara de los Lores eliminó toda la jurisprudencia anterior sobre "equivalentes mecánicos" y "médula y médula", y sostuvo que una especificación de patente debe tener una " construcción intencionada " En lugar de uno puramente literal. La pregunta que debe hacerse debería ser si una persona capacitada que lea la patente entendería que el cumplimiento estricto de una palabra o frase dentro de la reivindicación fue previsto por el titular de la patente como un requisito esencial, incluso si hubiera podido ningún efecto material sobre la forma en que funcionó la invención. ^[9]

Las preguntas específicas utilizadas por los tribunales para lograr la “construcción intencional” requerida se establecieron de forma estable con Improver v Remington (1990) y la decisión de la Cámara de los Lores en Kirin-Amgen (2004). Estas llamadas preguntas de Mejoramiento (o Protocolo) se convirtieron en una prueba de tres pasos ampliamente utilizada para determinar la infracción de patente no literal.

Ley actual

En 2007, el EPC fue revisado como EPC 2000 . Esto enmendó el Protocolo sobre la Interpretación del Artículo 69 para requerir que los tribunales de todos los estados contratantes, incluido el Reino Unido, tengan debidamente en cuenta al considerar la infracción "de cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reclamaciones". ^[10]

En 2017, Lord Neuberger en Actavis UK v Eli Lilly sostuvo que las preguntas del Protocolo deberían revisarse. Las preguntas correctas para hacer al determinar si ha habido una infracción no literal, según la Corte Suprema , ahora deberían ser ^[11]

1. "A pesar de que no está dentro del significado literal de las reivindicaciones pertinentes de la patente, ¿la variante logra sustancialmente el mismo resultado sustancialmente de la misma manera que la invención, es decir, el concepto inventivo revelado por la patente?"
2. "¿Sería obvio para el experto en la materia, leyendo la patente en la fecha de prioridad, pero sabiendo que la variante logra sustancialmente el mismo resultado que la invención, que lo hace sustancialmente de la misma manera que la invención?"
3. "¿Habría dicho tal lector de la patente que, no obstante, el titular de la patente tenía la intención de que el estricto cumplimiento del significado literal de las reivindicaciones pertinentes de la patente era un requisito esencial de la invención?"

Para establecer una infracción en un caso en el que no existe una infracción literal, el titular de la patente debe establecer que la respuesta a las dos primeras preguntas es "sí" y que la respuesta a la tercera es "no".

Estados Unidos

En los Estados Unidos , la doctrina del análisis de equivalentes se aplica a las limitaciones de las reivindicaciones individuales, no a la invención en su conjunto. ^[12] La prueba legal, articulada en Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. (1997), es si la diferencia entre la característica en el dispositivo acusado y la limitación literalmente recitada en la reivindicación de la patente es "insustancial".

Una forma de determinar si una diferencia es "insustancial" o no se denomina prueba de la "triple identidad". Según la prueba de triple identidad, la diferencia entre la característica del dispositivo acusado y la limitación que se menciona literalmente en la reivindicación de la patente puede resultar "insustancial" si la característica del dispositivo acusado:

1. Realiza sustancialmente la misma función
2. Sustancialmente de la misma manera
3. Para obtener el mismo resultado

como la limitación literalmente citada en la reivindicación de la patente. Véase Graver Tank & Manufacturing Co. contra Linde Air Products Co. , (1950).

El Tribunal también explicó que la doctrina de equivalentes se aplica si dos elementos son intercambiables y una persona con conocimientos ordinarios en la técnica hubiera sabido que los elementos eran intercambiables en el momento de la infracción. ^[12]

En los Estados Unidos, la doctrina de equivalentes está limitada por el estoppel del historial de enjuiciamiento . Bajo el estoppel del historial de enjuiciamiento, si el titular de la patente abandonó a través de una enmienda a la solicitud de patente cierta cobertura de reclamo literal (por ejemplo, al reducir el alcance literal del reclamo de patente), entonces el titular de la patente no podrá argumentar posteriormente que la cobertura renunciada es insustancialmente diferente de la limitación literalmente reivindicada. ^[13] Los equivalentes propuestos tampoco pueden cubrir o entrampar el estado de la técnica. ^[14]

Estados Unidos también tiene una doctrina de equivalentes estatutarios que está codificada en 35 USC § 112 ¶ 6, que se extiende a los equivalentes estructurales. Sin embargo, mientras que la doctrina general de equivalentes se extiende a los equivalentes tecnológicos desarrollados después de la emisión de una reclamación, los equivalentes estructurales legales en 35 USC § 112 ¶ 6 se extiende solo a los equivalentes disponibles en el momento de la emisión. ^{[se necesita fuente no primaria ]}

Intentos de armonización

Se ha intentado armonizar la doctrina de equivalentes.

Por ejemplo, el Artículo 21 (2) de la "Propuesta básica" de la OMPI de 1991 para un tratado que complemente el Convenio de París establece:

"a) (...) se considerará que una reivindicación cubre no sólo todos los elementos expresados ​​en la reivindicación, sino también sus equivalentes.

b) En general, se considerará que un elemento ("el elemento equivalente") es equivalente a un elemento expresado en una reivindicación si, en el momento de cualquier presunta infracción, se cumple alguna de las siguientes condiciones con respecto a la invención como reclamó:

(i) el elemento equivalente realiza sustancialmente la misma función sustancialmente de la misma manera y produce sustancialmente el mismo resultado que el elemento tal como se expresa en la reivindicación, o

(ii) es obvio para un experto en la materia que el mismo resultado que el logrado mediante el elemento tal como se expresa en la reivindicación puede lograrse mediante el elemento equivalente ".

El EPC 2000 , que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007, incluyó un "Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 EPC " enmendado destinado a lograr uniformidad a nivel nacional entre los estados contratantes del EPC al interpretar las reclamaciones. ^[10] El texto enmendado dice:

A los efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente europea, se tendrá debidamente en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones.

Sin embargo, en el Protocolo no se incluyó una definición de lo que se entendía por "equivalente" y se espera que esta falta de una definición vinculante contribuya poco a lograr la interpretación uniforme deseada. ^[10]

Decisiones históricas

• Alemania
  • Decisión Batteriekastenschnur
  • Defensa de Formstein
  • Decisión de Schneidmesser
• Suiza
  • Decisión de Drospirenon
• Reino Unido
  • Catnic Components Ltd. contra Hill & Smith Ltd. (1982)
  • Kirin-Amgen contra Hoechst Marion Roussel (2004)
  • Actavis contra Eli Lilly, 12 de julio de 2017, decisión (2017) UKSC 48
• Estados Unidos
  • Graver Tank & Manufacturing Co. contra Linde Air Products Co. , (1950)
  • Warner-Jenkinson Co. contra Hilton Davis Chem. Co. (1997)
  • Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. ,decisiones del Circuito Federal y del Tribunal Supremo
  • Honeywell International contra Hamilton Sundstrand Corp. (doc)

Referencias

1. Royal Typewriter Co. v. Remington Rand , Inc. , 168 F.2d 691, 692 (2d Cir. 1948).
2. Schneidmesser II; GRUR 2002, p. 513. Tribunal Federal de Justicia de Alemania , 12 de marzo de 2002.
3. Schneidmesser II; GRUR 1986, p. 803. Tribunal Federal de Justicia de Alemania , 29 de abril de 1986.
4. Kontrazeptiva; GRUR Int 2014, p 543. Tribunal Federal de Patentes de Suiza , 21 de marzo de 2013.
5. Patentverletzung durch Nachahmung; GRUR Int 1/2017, pág. 40. Suprema Corte Federal , 3 de octubre de 2016.
6. "Clark contra Adie". 2 Aplicación. Cas. : 315. 1877. según Lord Cairns en 320
7. "C. VAN DER LELY NVV BAMFORDS LIMITED" . Informes de casos de patentes, diseños y marcas comerciales [RPC] . 80 (4): 61–80. 13 de junio de 1963.
8. "Convenio sobre la patente europea: Protocolo sobre la interpretación del artículo 69 EPC" . Oficina Europea de Patentes . Consultado el 4 de enero de 2019 .
9. "CATNIC COMPONENTS LIMITED Y OTRO v. HILL & SMITH LIMITED" . Informes de casos de patentes, diseños y marcas comerciales [RPC] . 99 (9): 61–80. 1 de enero de 1982.
10. "Una descripción general de la nueva convención europea sobre patentes y su impacto potencial en la práctica de la patente europea", SJ Farmer y M. Grund, Bio-Science Law Review, vol. 9, número 2, páginas 53-61
11. "Eli Lilly and Company (apelante) contra Actavis UK Limited y otros (demandados)" . El Tribunal Supremo . [2017] UKSC 48.12 de julio de 2017 . Consultado el 4 de enero de 2019 .
12. Véase Warner-Jenkinson Co.
13. Véase Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.
14. [1] Depuy Spine, Inc. contra Biedermann Motech GMBH (Fed. Cir. 2009)

Otras lecturas

• Meurer, Michael J. y Nard, Craig Allen, " Invención, perfeccionamiento y alcance de la reivindicación de patentes: una nueva perspectiva sobre la doctrina de los equivalentes " (20 de abril de 2004). Documento de trabajo núm. 04-03 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston ; Documento de investigación de estudios jurídicos de casos nº 04-5. [2]
• Rigamonti, Cyrill P., Teorías de equivalencia en conflicto: 35 USC § 112, párr. 6 en el Circuito Federal y la Corte Suprema , 40 IDEA: The Journal of Law and Technology 163 (2000) (PDF, 1.5 MB)
• "Ley de Patentes: El caso Festo y la doctrina de equivalentes" , Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, 25 de julio de 2002