Microsoft Corp. v. Motorola Inc. , 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) fue un caso de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito sobre Licencias Razonables y No Discriminatorias (RAND) y medidas cautelares extranjeras contra demandas .
Microsoft Corp. contra Motorola, Inc. | |
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Tribunal | Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos |
Nombre completo del caso | Microsoft Corp. contra Motorola, Inc., Motorola Mobility, Inc. y Gen. Instrument Corp. |
Argumentó | 11 de septiembre de 2012 |
Decidido | 28 de septiembre de 2012 |
Cita (s) | 696 F.3d 872 ; 104 USPQ2d 2000; 12 Cal. Op. Diaria Serv. 11, 223; 2012 Daily Journal DAR 13, 619 |
Historia del caso | |
Acción (es) previa (s) | 2: 10-cv-01823-JLR, 871 F. Supp. 2d 1089 ( WD Wash. 2012) |
Tenencia | |
Se confirma una medida cautelar temporal contra la demanda en una apelación interlocutoria | |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Marsha Berzon , John Clifford Wallace , Sidney R. Thomas |
Opiniones de casos | |
Mayoria | Berzon |
El caso fue presentado originalmente por Microsoft contra Motorola en el Tribunal de Distrito Occidental de Washington el 9 de noviembre de 2010, alegando que Motorola había violado su acuerdo de licencia razonable y no discriminatorio del que Microsoft era un tercero beneficiario . [1] El tribunal de distrito dictaminó que el acuerdo de una empresa con una organización de estándares para proporcionar términos de licencia razonables y no discriminatorios (RAND) a todas las demás partes constituye un contrato que es ejecutable por terceros.
Mientras se desarrollaba el litigio contractual interno de EE. UU., Motorola demandó a Microsoft en Alemania por infracción de patente en julio de 2011. El tribunal de distrito alemán otorgó a Motorola una orden judicial que prohíbe a Microsoft vender productos supuestamente infractores en Alemania sobre la base de la ley de patentes alemana. Luego, Microsoft solicitó una orden judicial contra una orden judicial por infracción de patente en Alemania.
El tribunal de distrito otorgó a Microsoft una orden judicial contra la demanda que impedía a Motorola hacer cumplir una orden judicial por infracción de patente extranjera que Motorola había obtenido contra Microsoft en Alemania. Después de otorgar a Microsoft esta medida cautelar preliminar , el caso fue llevado a la Corte de Apelaciones en una apelación interlocutoria de Motorola. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revisó la orden judicial antitualitaria extranjera del tribunal de distrito por abuso de discreción y confirmó la decisión del Tribunal de Distrito. [2]
Fondo
Motorola era el titular de patentes que se consideraban esenciales para los estándares de la industria 802.11 y H.264 , lo que significa que sería necesario utilizar las ideas incorporadas en estas patentes si se quisiera crear un dispositivo que cumpliera con estos estándares. [1] Muchas organizaciones que establecen estándares, en un esfuerzo por reducir la posibilidad de retención de patentes y aumentar la competencia, pidieron que los titulares de cualquier patente esencial para estándares acuerden licenciar estas patentes sobre una base justa y no restrictiva. Motorola había indicado su voluntad de otorgar licencias para estas patentes en términos RAND a nivel mundial y no discriminatorio en cartas tanto al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) como a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). [1] Microsoft tenía varios productos que utilizaban estos estándares, más notablemente Xbox 360 y computadoras personales con Microsoft Windows.
El 21 y 29 de octubre de 2010, Motorola envió cartas a Microsoft ofreciendo la licencia de sus patentes de estándares esenciales para los estándares 802.11 y H.264, respectivamente. La oferta pedía una tasa de regalía del 2,25% sobre el precio de todos los productos finales vendidos por Microsoft utilizando las tecnologías protegidas por estas patentes. [1] Microsoft consideró estos términos como descaradamente irrazonables y respondió presentando un caso de incumplimiento de contrato contra Motorola, alegando que Motorola había violado su acuerdo con el IEEE y la UIT para proporcionar términos de licencia razonables y no discriminatorios a todos los posibles licenciatarios en un escala global. [3]
En julio de 2011, Motorola respondió presentando casos de infracción de patentes contra Microsoft en Alemania para muchos productos que empleaban los estándares propiedad de Motorola. Los contratos RAND de Motorola fueron directamente entre Motorola y una organización de establecimiento de estándares; Microsoft, como tercero, no fue reconocido como parte involucrada por la ley de patentes alemana . [2]
Por otro lado, en los EE. UU., El 27 de febrero de 2012, el Tribunal de Distrito Occidental de Washington sostuvo que las cartas de garantía de Motorola al IEEE y a la UIT que establecían que Motorola proporcionaría los términos RAND a nivel mundial a todos los posibles licenciatarios establecían un contrato entre Motorola y las organizaciones que establecen estándares. [1] Además, debido a que el lenguaje del contrato no indicaba que se agregaran condiciones para ser elegible para los términos de RAND, se ignoraron las afirmaciones de Motorola de que un licenciatario tendría que negociar para ser elegible para los términos de RAND. [3] El 28 de marzo de 2012, Microsoft solicitó al tribunal de distrito una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar para prohibir a Motorola hacer cumplir cualquier medida cautelar alemana que pudiera obtener. [2]
El 2 de mayo de 2012, Motorola ganó su caso en Alemania y obtuvo una orden judicial contra la venta de productos infractores por parte de Microsoft en Alemania. [2] La orden judicial alemana no se ejecutó por sí sola; Para hacer cumplir la sentencia, Motorola tendría que pagar una fianza de seguridad para cubrir los daños potenciales de Microsoft, en caso de que la sentencia por infracción se revoque en la apelación. [4]
Procedimientos judiciales
Reclamaciones del demandante
Microsoft afirmó que las ofertas de licencias de Motorola incumplieron su acuerdo de proporcionar términos razonables y no discriminatorios a todos los posibles licenciatarios. Microsoft sostuvo que la tasa de regalías del 2,25% era una tasa descaradamente irrazonable y que una tasa de regalías basada en el precio de los productos finales era injusta para los productos que no se centraban en incorporar las normas pertinentes. Si Motorola inicialmente ofreciera términos descaradamente irrazonables, independientemente de los términos que finalmente se acordaran, entonces estaría actuando de mala fe con respecto a su obligación de proporcionar términos razonables de licencia sobre una base no discriminatoria y violando sus contratos con el IEEE y ITU. [3]
Moción de requerimiento preliminar
Microsoft solicitó una orden judicial anti-demanda argumentando que la medida cautelar en Alemania era inapropiada porque: [5]
- Las cartas de Motorola del 21 y 29 de octubre solicitaban pagos monetarios por una licencia mundial de las patentes de Motorola relacionadas con los estándares 802.11 y H.264 demostraron que la compensación monetaria sería suficiente como un remedio alternativo a una orden judicial.
- Microsoft buscaba obtener una licencia para las patentes de Motorola, tenía derecho a una licencia RAND como tercero beneficiario, y tal acuerdo de licencia RAND eventualmente se llevaría a cabo entre las partes, ya sea a través de la negociación o por el tribunal que establezca los términos.
Reclamaciones del demandado
En la demanda original, Motorola defendió que sus términos eran razonables, ya que eran los términos estándar de licencia que habían acordado muchos otros licenciatarios. Además, Motorola argumentó que su acuerdo para proporcionar términos RAND dependía de que un licenciatario se pusiera en contacto con Motorola y negociara los términos de una licencia, mientras que la interpretación de Microsoft fue que a todos los posibles licenciatarios se les otorgaron términos RAND por defecto. Debido a que Microsoft no cumplió con estas condiciones necesarias para ser elegible para los términos de licencia de RAND, Motorola afirmó que no tenía ninguna obligación de dar los términos de RAND y, por lo tanto, no podía haber incumplido ningún contrato. [3]
Defensa contra una acción judicial preliminar
En contra de la moción de Microsoft para una medida cautelar preliminar contra la demanda, Motorola sostuvo lo siguiente: [2]
- Fue incorrecto que el tribunal determinara la tasa RAND al menos antes de que el licenciatario de patentes y el licenciatario no hubieran podido producir una tasa mediante negociación de buena fe.
- El litigio alemán no podía describirse como "vejatorio" porque el tribunal alemán había fallado a favor de Motorola.
- La medida cautelar contra la demanda ofende intolerablemente la cortesía porque sus reclamos de patentes alemanes tienen mérito bajo la ley alemana, y porque los tribunales alemanes, que tenían opiniones legales diferentes a las del tribunal estadounidense, no interpretaron el compromiso de RAND de crear un contrato con terceros.
- La orden judicial contra la demanda había impedido a Motorola hacer cumplir sus patentes alemanas en el único foro en el que se pueden hacer cumplir las patentes.
Fallo de la Corte
El Tribunal de Distrito
El 14 de mayo de 2012, el tribunal de distrito otorgó a Microsoft la orden judicial anti-demanda en Alemania, junto con el marco de medidas cautelares anti-demanda de E. & J. Gallo Winery v. Andina Licores SA , 446 F.3d 984 y Applied Medical v. . The Surgical Company , 587 F.3d 909, que incluía tres factores: [2] [5]
- Si las partes y los asuntos son o no los mismos tanto en la acción interna como en la extranjera, y si la primera acción es dispositiva de la acción que se impondrá.
- Si el litigio extranjero (1) frustraría una política del foro que emite la orden judicial; (2) ser irritante u opresivo; (3) amenazar la jurisdicción del tribunal emisor sobre cosas (como propiedad); o (4) cuando los procedimientos perjudiquen otras consideraciones de equidad.
- Si el impacto de la orden judicial sobre la cortesía es tolerable.
Junto con el marco, el tribunal sostuvo lo siguiente: [2] [5]
- El caso sobre el contrato, incluido el compromiso RAND de Motorola con la UIT, en la corte estadounidense, sería determinante para la decisión de la corte alemana. El tribunal de distrito determinó que las reclamaciones basadas en contratos de Microsoft abarcarían el caso de patentes y medidas cautelares en Alemania.
- A juzgar por el momento de la presentación en Alemania y las circunstancias por las que Motorola reclamó solo dos de la cantidad de cien de sus patentes esenciales estándar, el litigio alemán de Motorola generó preocupación por las compras en foros y el efecto vejatorio u opresivo en Microsoft. Además, el tribunal de distrito concluyó que la acción de Motorola había frustrado la capacidad del tribunal de distrito para resolver adecuadamente la demanda contractual.
- El impacto de la orden judicial contra la demanda en la cortesía sería tolerable porque la acción alemana se presentó después de la acción de los EE. UU., El alcance de la orden judicial contra la demanda no afectó la legalidad de Motorola, excepto por la medida cautelar de la presunta infracción de patente, y el tribunal de los EE. UU. un gran interés en el caso porque ambas empresas tenían su sede en los EE. UU. y disputaron el contrato que tuvo lugar dentro de los EE. UU.
El noveno circuito
El noveno circuito adoptó el mismo marco y revisó la decisión del tribunal de distrito por abuso de discreción. El 28 de septiembre de 2012, después de recitar el historial fáctico y procesal de las demandas de las partes en los EE. UU. Y Alemania, el tribunal reafirmó la demanda judicial contra la demanda de Microsoft, impidiendo que Motorola impidiera la venta de muchos productos de Microsoft en Alemania. En su juicio, el tribunal analizó cada uno de los argumentos de Motorola anteriores y los rechazó de la siguiente manera: [2]
- Una orden judicial que prohíbe las ventas no fue el único remedio compatible con el compromiso contractual de otorgar licencias a los usuarios de las patentes esenciales de las normas de la UIT.
- El litigio aún podría ser "fastidioso" incluso si tuviera algún mérito. La acción de Motorola pudo ser interpretada como una maniobra del tribunal de distrito.
- El mero hecho de que diferentes jurisdicciones respondieran a la misma cuestión jurídica de manera diferente no generó un problema de cortesía intolerable.
- El alcance de la medida cautelar contra la demanda estaba en solo las medidas cautelares que Motorola había obtenido en Alemania, y Motorola pudo continuar litigando su patente alemana excepto su medida cautelar concedida.
Como la medida cautelar contra la demanda solo tenía como objetivo evitar que Microsoft sufriera daños mientras se decidía el caso, solo estuvo en vigor hasta que se tomara una decisión final y solo impidió que Motorola hiciera cumplir la medida cautelar del caso de infracción de patente alemana. Después de que el noveno circuito reafirmó que la medida cautelar contra la demanda estaba dentro de la jurisdicción del tribunal y era necesaria para proteger a Microsoft, todo el caso regresó al tribunal de distrito para concluirlo. [2]
Seguimiento e impacto
En el tribunal de distrito, se consideró que las cartas de garantía de Motorola a IEEE e ITU formaban un contrato que establecía que Motorola eventualmente tendría términos de licencia RAND con sus licenciatarios. El contrato no garantizaba que cualquier oferta inicial de licencia incluyera términos RAND; sin embargo, si Motorola ofreciera términos descaradamente irrazonables, actuaría de mala fe al no querer llegar finalmente a los términos RAND con sus licenciatarios. [6] Como las calificaciones para los términos RAND son inherentemente diferentes de una compañía a otra, el tribunal no tomó una decisión inmediata sobre si la oferta inicial de Motorola era descaradamente irrazonable y un incumplimiento de contrato. El tribunal dictaminó que a Motorola se le prohibió emprender acciones adicionales contra Microsoft por infracción de patente relacionada con los estándares 802.11 y H.264, y que Microsoft y Motorola debían llegar a un acuerdo sobre los términos RAND para la concesión de licencias de las mismas patentes. [6] Posteriormente, Microsoft y Motorola presentaron varias reclamaciones y contrademandas sobre el mismo asunto, Microsoft alegó que Motorola había ofrecido términos descaradamente irrazonables y Motorola afirmó que su oferta era razonable. Al 4 de septiembre de 2013, Microsoft ganó sus reclamos de que las regalías solicitadas por Motorola no eran razonables y ganó aproximadamente $ 14.5 millones en daños. [7]
Varios casos posteriores citaron Microsoft v. Motorola como precedente de que un acuerdo con una organización de establecimiento de estándares para proporcionar términos RAND a los licenciatarios constituía un contrato, y que las medidas cautelares por infracción de patentes deberían evitarse en favor de la negociación de un acuerdo de licencia RAND. [2]
Ver también
- Emboscada de patentes
- Licencias razonables y no discriminatorias
- Conflicto de leyes
- Guerras de teléfonos inteligentes
enlaces externos
- Sitio web oficial de Microsoft
- Sitio web oficial de Motorola
Referencias
- ^ a b c d e Microsoft contra Motorola , 854 F.Supp.2d 993 ( Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington 27 de febrero de 2012).
- ^ a b c d e f g h i j Microsoft contra Motorola , 696 F.3d 872 ( Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, 2012).
- ^ a b c d Microsoft contra Motorola , 864 F.Supp.2d 1023 ( Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington , 6 de junio de 2012).
- ^ Dutton, Tyler (18 de agosto de 2013). "Batallas jurisdiccionales en las órdenes judiciales transfronterizas de la Unión Europea y las órdenes judiciales anti-demanda de los Estados Unidos". Revista de Derecho Internacional Emory . Próximo. SSRN 2252895 .
- ^ a b c Microsoft contra Motorola , 871 F.Supp.2d 1089 ( Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington 14 de mayo de 2012).
- ^ a b Microsoft v. Motorola ( Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington 30 de noviembre de 2012). Texto
- ^ Shu, Catherine (4 de septiembre de 2013). "Jurado federal ordena a Motorola Mobility pagar a Microsoft $ 14,5 millones en caso de patente" . TechCrunch .