En la ley de patentes de Estados Unidos , un nuevo examen es un proceso mediante el cual parte o ninguna persona tercio inventor -puede tienen una estadounidense de patente reexaminada por un examinador de patentes para verificar que la materia que pretende es patentable. [1] Para que se vuelva a examinar una patente, una parte interesada debe presentar un estado de la técnica , en forma de patentes o publicaciones impresas, que plantee una "nueva cuestión sustancial de patentabilidad ". La Ley de Invenciones de América Leahy-Smith realiza cambios sustanciales en el sistema de patentes de EE. UU., Incluidos nuevos mecanismos para impugnar patentes en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.. Uno de los nuevos mecanismos es un procedimiento de revisión posterior a la concesión, que proporcionará a los impugnadores de patentes bases ampliadas sobre las cuales atacar las patentes. [2]
Proceso
Cualquier persona puede presentar una solicitud de reexamen en cualquier momento durante el período de ejecución de una patente. Para solicitar un reexamen, se debe presentar una "solicitud de reexamen" que incluya (1) una declaración que señale cada "nueva cuestión sustancial de patentabilidad basada en patentes anteriores y publicaciones impresas; (2) una identificación y explicación para cada reclamo por el cual se solicita un nuevo examen; (3) una copia de cada patente o publicación impresa en la que se confía; (4) una copia de la patente completa en cuestión; (5) una certificación de que se ha entregado una copia de la solicitud de nuevo examen al propietario de la patente si el solicitante no es el propietario de la patente; y (6) una certificación del tercero solicitante de que las disposiciones de impedimento legal de 35 USC 351 (e) (1) o 35 USC 325 (e) (1) no prohíben la solicitante de presentar la solicitud de reexamen. [3] Si la USPTO encuentra que la solicitud realmente plantea una nueva cuestión sustancial de patentabilidad, la USPTO ordena un reexamen.
Las solicitudes de reexamen a menudo son presentadas por terceros, que ya están involucrados en una demanda por infracción relacionada con la patente en cuestión. Al solicitar un nuevo examen, dichas partes buscan invalidar la patente y, al mismo tiempo, mantener bajos los honorarios legales. Si el juez está de acuerdo, el proceso del juicio se puede suspender hasta que se conozca el resultado del nuevo examen.
Los propios inventores también presentan solicitudes de reexamen. Dichas solicitudes pueden presentarse antes de que los inventores demanden a otra parte por infringir la patente, para asegurarse de que la patente es válida a la luz de cualquier estado de la técnica que hayan descubierto desde la emisión de la patente.
La propia oficina de patentes puede iniciar reexaminaciones "iniciadas por el director", por ejemplo, cuando hay motivos para cuestionar la validez de la patente. El director, por ejemplo, ordenó que se volvieran a examinar las patentes de NTP, Inc. que cubrían la tecnología de correo electrónico móvil de BlackBerry .
Una vez que se ordena un nuevo examen, se asigna un nuevo examinador al caso y la patente pasa por otro examen similar al examen que recibió la primera vez. Si se rechaza alguna reclamación a la luz de las nuevas cuestiones planteadas, el propietario de la patente puede limitar o cancelar esas reclamaciones. El propietario de la patente también puede presentar nuevas reivindicaciones, siempre que no sean más amplias que las de la patente original. Si el examinador hace un rechazo "definitivo", el propietario de la patente puede apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes (BPAI) de la USPTO. El propietario de la patente puede presentar una apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal e incluso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos , si se le permite.
Una vez concluido el reexamen, se emite un "certificado de reexamen". El certificado hace las correcciones a una patente según lo requiera el reexamen. Si se rechazan todas las reivindicaciones de la patente, la patente queda anulada.
Noticia pública
Los procedimientos de todos los nuevos exámenes se ponen a disposición del público en el sitio web público PAIR ( Recuperación de información de solicitudes de patente ) de la USPTO . [4] A las reexaminaciones se les asignan números de serie y se hace referencia cruzada como solicitudes secundarias de patentes emitidas originalmente.
El proceso de reexamen tiene el potencial de aumentar la calidad de las patentes emitidas y de fomentar la participación del público en el proceso. [5]
Reexaminaciones ex parte e inter partes
Los miembros del público inician reexaminaciones ex parte , pero una vez que dichos miembros presentan su solicitud, ya no participan activamente en los procedimientos. La correspondencia es estrictamente entre el examinador y el titular de la patente. La tarifa por presentar una solicitud de reexamen ex parte es de $ 6,000 al 16 de enero de 2018. [6]
Las reexaminaciones inter partes fueron iniciadas por miembros del público y dichos miembros del público luego participaron en los procedimientos. El 16 de septiembre de 2012, Leahy-Smith America Invents Act eliminó estos procedimientos y los reemplazó con dos nuevos procedimientos posteriores a la concesión (Revisión posterior a la concesión y Revisión entre partes).
Las solicitudes duplicadas de reexamen inter partes por parte de la misma parte solicitante están prohibidas de conformidad con 35 USC § 317. [7]
Estadísticas
En el año fiscal 2012 se presentaron 747 solicitudes de reexaminaciones ex parte (correspondientes a aproximadamente el 0,28% del número total de patentes emitidas ese año), aunque aproximadamente el 90% de estas solicitudes fueron realizadas por el propietario de la patente. [8] Durante el ejercicio de 2012 se presentaron unas 640 solicitudes de reexamen inter partes, una cifra que ha aumentado sustancialmente cada año y se ha cuadruplicado desde el ejercicio de 2008. [9]
Las estadísticas publicadas por la USPTO para reexaminaciones para el período de 1981 a 2007 mostraron que para las reexaminaciones ex parte, las reclamaciones se modificaron en promedio en el 64% de los casos. En el 26% de los casos, todas las reclamaciones se confirman sin cambios, mientras que en el 10% de los casos, todas las reclamaciones fueron invalidadas. En el caso de los reexamen inter partes, se modificaron las reclamaciones en siete de los ocho casos que se habían completado en el momento en que se publicaron las estadísticas. [10]
Reexaminaciones notables
Patentes NTP
Las patentes NTP que cubren la tecnología BlackBerry están [ necesita actualizarse ] actualmente en una serie de reexaminaciones porque se ha descubierto un nuevo estado de la técnica que no había sido considerado por la oficina de patentes cuando se examinaron por primera vez las solicitudes de patente. Algunas de estas reexaminaciones son inter partes, algunas ex parte, algunas fueron iniciadas por el director. Algunas de las patentes han tenido una serie de reexaminaciones presentadas. Estas múltiples reexaminaciones se han fusionado en reexaminaciones únicas, cada una para la patente en cuestión.
En abril de 2006, todas las reclamaciones de NTP sobre las que se ha actuado han sido rechazadas sobre la base de las nuevas cuestiones sustanciales de la patentabilidad. Aún no se sabe si NTP reducirá sus reclamos para sortear los rechazos o si tendrá éxito en una apelación. [ necesita actualización ] Blackberry acordó, el 3 de marzo de 2006, resolver su disputa de patentes con NTP por más de 600 millones de dólares estadounidenses. [11]
Método para columpiarse en un columpio
La patente estadounidense 6.368.227 titulada "Método de balanceo en un columpio" fue emitida en 2002 al solicitante Steven Olson, el hijo pequeño de un abogado de patentes que solicitó la patente para enseñar a su hijo sobre el sistema de patentes. Esta patente se presentó poco después de que las patentes de métodos comerciales se volvieran permitidas según la ley de patentes de EE. UU. Debido a la decisión de State Street de 1998; Sin embargo, no se trata de un método comercial, sino simplemente de una patente de método o proceso. La patente reivindicaba un método mejorado para que un niño se columpiara en un columpio.
El director de la PTO ordenó un nuevo examen y, posteriormente, las reclamaciones fueron rechazadas. El propietario de la patente decidió no apelar. Se emitió un certificado de reexamen cancelando todas las reclamaciones.
Sándwich de mermelada y mantequilla de maní sin corteza
La patente estadounidense 6.004.596 titulada " Sándwich sin corteza sellado " se expidió en 1999 a los solicitantes Len Kretchman y David Gesked. La patente reivindicaba un sándwich mejorado de mantequilla de maní y mermelada sin corteza, que podía producirse en masa y venderse en las tiendas.
La patente fue otorgada a Smuckers , que luego presentó la marca Uncrustables de sándwiches congelados sin corteza. [12] Smuckers invirtió alrededor de $ 20 millones para construir una fábrica en Scottsville , Kentucky para producir el producto. Sus ventas anuales en 2005 fueron de 60 millones de dólares. [13]
Para hacer cumplir la patente, Smuckers presentó una demanda por infracción de patente contra el presunto infractor, Albie's Foods. Albie's Foods respondió presentando una solicitud de reexamen ex parte.
El examinador rechazó las afirmaciones de la patente y el rechazo fue apelado ante la BPAI. La BPAI rechazó las reclamaciones, y en 2006, la USPTO emitió un Aviso de Intención de Emitir un Certificado de Reexaminación, [14] que posteriormente se emitió en 2007 cancelando todas las reclamaciones de la patente. [15] En 2008, la patente caducó [16] debido a que el titular de la patente no pagó la tasa de renovación.
Ver también
- Procedimiento de interferencia (ley de patentes de EE. UU.)
- Procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes
- Scire facias
Referencias
- ^ "MPEP § 2209" . www.uspto.gov . USPTO . Consultado el 9 de noviembre de 2018 .
- ^ Sterne, Kessler, Goldstein & Fox PLLC (8 de septiembre de 2011). "10 cosas que debe saber sobre la revisión posterior a la subvención en virtud de la Ley de Invenciones de Estados Unidos de 2011" . La Revisión de la Ley Nacional . Consultado el 10 de septiembre de 2012 .CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
- ^ "37 CFR 1.510 - Solicitud de reexamen ex parte" . LII / Instituto de Información Legal . Consultado el 9 de noviembre de 2018 .
- ^ PAR público de la USPTO (recuperación de información de solicitud de patente)
- ^ "PUBPAT proporciona comentarios a la USPTO sobre el reexamen inter partes y las reglas que rigen a los profesionales: argumenta que todas las patentes deben estar sujetas a una revisión contradictoria posterior a la concesión y que todos los abogados de patentes deben tener requisitos de educación continua" . Fundación de Patentes Públicas. 23 de febrero de 2007 . Consultado el 2 de octubre de 2010 .
- ^ Lista de tarifas de la USPTO [1]
- ^ 35 USC § 317, que se encuentra en el reexamen inter partes prohibido en el sitio web Bitlaw.com . Consultado el 3 de julio de 2008.
- ^ Informe de rendimiento y responsabilidad de la USPTO para el año fiscal 2012 , tablas 14A y 6
- ^ Informe de rendimiento y responsabilidad de la USPTO para el año fiscal 2012 , tabla 14B
- ^ Robert A. Saltzberg y Mehran Arjomand, aumento de la popularidad de los nuevos exámenes , Morrison y Foerster , septiembre de 2007
- ^ Kelley, Rob (3 de marzo de 2006). "Fabricante de BlackBerry, acuerdo de $ 612 millones de tinta NTP" . CNNMoney.com . Consultado el 9 de agosto de 2017 .
- ^ "Incrustables" . smuckers.com . Consultado el 2 de octubre de 2010 . Sándwiches Uncrustables , The JM Smucker Co., recuperado el 16 de junio de 2006.
- ^ The JM Smucker Company anuncia resultados del cuarto trimestre y del año completo , The JM Smucker Company, comunicado de prensa, 16 de junio de 2005, consultado en www.corporate-ir.net el 16 de junio de 2006
- ^ Archivo US PAIR 90 / 005,949, requiere recuperación interactiva, recuperado el 20 de octubre de 2013
- ^ Texto completo de la patente de la USPTO
- ^ Archivo US PAIR 6,004,596, requiere recuperación interactiva, recuperado el 20 de octubre de 2013
enlaces externos
- Reexaminación capítulo en USPTO Manual de patentes de examen Procedimiento
- Opcional inter partes reexaminación capítulo en la USPTO Manual de Procedimiento del examen de la patente
- Lista de reexaminaciones presentadas recientemente