State Street Bank and Trust Company contra Signature Financial Group, Inc. ,149 F.3d1368 (Fed. Cir. 1998), también conocido como State Street o State Street Bank , fue una decisión de 1998 de laCorte de Apelacionesde losEstados Unidos para el Circuito Federalsobre lapatentabilidad de métodos comerciales. State Street estableciódurante un tiempo el principio de que unainvenciónreivindicadaera elegible para la protección de una patente en los Estados Unidos si implicaba alguna aplicación práctica y, en palabras de laopinión deState Street, "produce un resultado útil, concreto y tangible . "
Tribunal | Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal |
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Nombre completo del caso | STATE STREET BANK & TRUST CO., Demandante-Apelado, v. SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., Demandado-Apelante |
Decidido | 23 de julio de 1998 |
Cita (s) | 149 F.3d 1368 |
Historia del caso | |
Historia previa | Fallo a favor del demandante, 927 F. Supp. 502 , 38 USPQ2d 1530 ( D. Mass. 1996) (se encuentra la patente de EE. UU. No. 5,193,056 inválida por falta de materia legal) |
Tenencia | |
Una reivindicación es elegible para la protección de una patente en los Estados Unidos si involucra alguna aplicación práctica y produce un resultado útil, concreto y tangible. | |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Jueces de circuito Rich, Plager y Bryson |
Opiniones de casos | |
Mayoria | Rico |
Leyes aplicadas | |
35 USC § 101 |
Con la decisión del Circuito Federal de 2008 In re Bilski , [1] sin embargo, la prueba útil-concreto-tangible fue descartada. Según la opinión Bilski del Circuito Federal , la "'investigación de resultados útiles, concretos y tangibles' es inadecuada", y las partes de la decisión de State Street que se basan en esta investigación ya no tienen ningún efecto según la ley de patentes de Estados Unidos. La Corte Suprema confirmó la sentencia del Circuito Federal en Bilski v. Kappos . [2]
Fondo
El 9 de marzo de 1993, Signature Financial Group, Inc. recibió la patente estadounidense 5.193.056 [3] titulada "Sistema de procesamiento de datos para la configuración de servicios financieros Hub y Spoke". Los "radios" eran fondos mutuos que agrupan sus activos en un "eje" central. Cuando esto se hace en relación con ciertos procedimientos contables diarios de acuerdo con las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las ganancias se transfieren a los accionistas para fines fiscales, sin estar sujetos primero al impuesto sobre la renta de las sociedades, como lo estaría de otro modo. [4] Los procedimientos son tan complejos que no podrían realizarse, en el intervalo de tiempo que permiten las regulaciones del IRS, sin usar una computadora digital programada. [5]
Se ha señalado que la reivindicación de patente comprende medios para realizar pasos que son los requisitos especificados en un reglamento del Servicio de Impuestos Internos para evitar impuestos [6] sobre una sociedad. [7] Este gráfico ilustra cómo la redacción de la reivindicación de patente corresponde a la ley y las regulaciones fiscales de los EE. UU. Por tanto, la patente es, en efecto, sobre el cumplimiento de la legislación fiscal estadounidense.
Patentar | Ley de Impuesto |
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1. Un sistema de procesamiento de datos para administrar una configuración de servicios financieros de una cartera establecida como una asociación, siendo cada socio uno de una pluralidad de fondos, que comprende: (a) un procesador informático para procesar datos; (b) medios de almacenamiento para almacenar datos en un medio de almacenamiento; (c) primeros medios para inicializar el medio de almacenamiento; | [Esta parte de la reivindicación 1 está dirigida a configurar un sistema informático para procesar datos y tener acceso a una fuente de datos de almacenamiento para ser procesados en la computadora]. |
[Estas disposiciones del IRC establecen un marco para el tratamiento de los ingresos de la sociedad que los califica para el tratamiento de flujo continuo. Los términos en cursiva son relevantes para las disposiciones posteriores y para el lenguaje de reclamación correspondiente.] | 26 USC § 706 (d) (2) (A): [S] i durante un año contributivo de la sociedad hay un cambio en el interés de cualquier socio en la sociedad, ... La participación distributiva de cada socio de cualquier base de efectivo asignable se determinará: (i) asignando la parte apropiada de dicho elemento a cada día en el período al que es atribuible, y (ii) asignando la parte asignada a dicho día entre los socios en proporción a sus intereses en la asociación al cierre de dicho día.
Reg. 1,704-1 (b) (2) (iv): (a): Salvo que se disponga lo contrario en el párrafo (b) (2) (ii) (i) de esta sección, y asignación de ingresos, ganancias, pérdidas o deducción no tendrá efecto económico según el párrafo (b) (2) (ii) (i) de esta sección y no se considerará que está de acuerdo con el interés de un socio en la sociedad según el párrafo (b) (4) de esta sección [ es decir, calificar para el tratamiento de flujo directo de la sociedad] , a menos que las cuentas de capital de los socios se determinen y mantengan durante todo el término de la sociedad [es decir, diariamente] de acuerdo con las reglas de contabilidad de capital de este párrafo (b) (2) (iv). |
(d) segundo medio para procesar datos sobre activos en la cartera y cada uno de los fondos de un día anterior y datos sobre aumentos o disminuciones en cada uno de los fondos, activos y para asignar la participación porcentual que cada fondo tiene en la cartera; | ... (b) (2) (iv): [L] as cuentas de capital de los socios se considerarán determinadas y mantenidas de acuerdo con las reglas de este párrafo (b) (2) (iv) si, y solo si, la cuenta de capital de cada socio: ... aumenta en (1) la cantidad de dinero aportada por él a la sociedad ... y se reduce en (4) la cantidad de dinero que le distribuye la sociedad |
(e) tercer medio para procesar datos relacionados con los ingresos y gastos incrementales diarios y la ganancia o pérdida neta realizada para la cartera y para asignar dichos datos entre cada fondo; | se incrementa en (3) asignaciones a los ingresos y ganancias de la sociedad humana ... y se reduce en (6) las asignaciones a él de los gastos de la sociedad ... y (7) las asignaciones de la pérdida de la sociedad |
(f) cuarto medio para procesar datos relacionados con las ganancias o pérdidas netas diarias no realizadas para la cartera y para distribuir dichos datos entre cada fondo; y | Reg. Del IRS 1.704-1 (f): Un acuerdo de sociedad puede, al ocurrir ciertos eventos, aumentar o disminuir las cuentas de capital de los socios para reflejar una revaluación de la propiedad de la sociedad ... Las cuentas de capital así ajustadas no se considerarán determinadas y mantenido de acuerdo con las reglas si este párrafo (b) (2) (iv) a menos que —...
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(g) quinto medio para procesar datos relacionados con los ingresos, gastos y ganancias o pérdidas de capital agregados de fin de año para la cartera y cada uno de los fondos. | 26 USC § 706 (d) (1): [S] i durante cualquier año contributivo de los socios hay un cambio en el interés de cualquier socio en la sociedad, la participación distributiva de cada socio de cualquier elemento de ingreso, ganancia, pérdida, deducción, o el crédito de la sociedad por dicho año contributivo será determinado por el uso de cualquier método prescrito por el Secretario por reglamento que tome en cuenta los intereses variables de los socios en la sociedad durante dicho año contributivo. |
Opinión del Circuito Federal
El tribunal de distrito declaró inválida la patente según lo dirigido a un tema no legal. Sin embargo, el Circuito Federal dio marcha atrás en una opinión que fue seguida por un gran aumento en la emisión de patentes de software y métodos comerciales. El Circuito Federal declaró:
[L] a transformación de datos, que representan cantidades discretas en dólares, por una máquina a través de una serie de cálculos matemáticos en un precio final de la acción, constituye una aplicación práctica de un algoritmo, fórmula o cálculo matemático, porque produce "una utilidad concreta y resultado tangible ": un precio final de la acción fijado momentáneamente para fines de registro y presentación de informes e incluso aceptado y utilizado por las autoridades reguladoras y en operaciones posteriores.
En ese momento y durante la década siguiente, muchos consideraron que esta decisión era significativa porque anteriormente se pensaba que los "métodos de hacer negocios" no eran elegibles para la concesión de patentes. [8] Por ejemplo, en Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. , el Segundo Circuito sostuvo que no se podía patentar un sistema de contabilidad para evitar que los camareros robaran los pagos de los clientes por las comidas. [9] En Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell , [10] el Circuito de DC sostuvo que una patente sobre mezclas de whisky de "prueba a ciegas" para las preferencias del consumidor sería "una seria restricción al avance de la ciencia y la industria" y, por lo tanto, debe ser rechazado. [11]
El Circuito Federal rechazó este punto de vista en su opinión del State Street Bank :
La excepción del método comercial nunca ha sido invocada por este tribunal, o la CCPA , para considerar una invención no patentable. La aplicación de esta excepción particular siempre ha estado precedida por una decisión basada en algún concepto más claro del Título 35 o, más comúnmente, la aplicación de la excepción de idea abstracta basada en encontrar un algoritmo matemático. [12]
El Circuito Federal consideró inapropiado establecer una nueva excepción [13] al principio de que "cualquier cosa hecha por el hombre bajo el sol es patentable". [14] En consecuencia, el Circuito Federal aplicó ese principio a todos los métodos comerciales que "producen un resultado útil, concreto y tangible".
Secuelas
La opinión del State Street Bank dio lugar a un gran aumento de las patentes de software y métodos comerciales. En 1991, las patentes relacionadas con el software representaron alrededor del 20 por ciento del total anual; en 2011 representaban alrededor del 50 por ciento. El número absoluto de patentes de software aumentó de aproximadamente 25.000 por año a 125.000 por año en este período. Un gráfico adjunto muestra un análisis GAO de dichos datos.
Crítica judicial
En mayo de 2006, el juez Kennedy de la Corte Suprema de Estados Unidos comentó en una opinión concurrente en el caso de eBay [15] que un "número creciente" de patentes de métodos comerciales eran de "vaguedad potencial y validez sospechosa". A él se unieron los jueces Stevens, Souter y Breyer.
En junio de 2006, el Tribunal desestimó certiorari en LabCorp v. Metabolito, Inc. . [16] El Circuito Federal había decidido el caso sobre la base del precedente de State Street . Tres jueces (Breyer, J., junto con Stevens y Souter, JJ.) Disintieron de la desestimación, argumentando que el Circuito Federal había decidido el caso LabCorp sobre la prueba legal errónea de "resultado útil, concreto y tangible" enunciado en el Estado. Caso de calle . Esta fue una prueba legal, argumentó el disidente, bajo la cual las patentes que la Corte Suprema había declarado inelegible para patentes serían consideradas elegibles para patentes, citando como ejemplos O'Reilly contra Morse , Gottschalk contra Benson y Parker contra Flook . Por lo tanto, la Corte debe resolver el caso, sostuvieron los Magistrados disidentes, con el fin de "disminuir la inseguridad jurídica en el área, que afecta a un número sustancial de reclamos de patentes".
Bilski
En 2008, en In re Bilski , el Circuito Federal decidió reconsiderar State Street en banc . En su orden, el tribunal enumeró como una de las preguntas a ser informadas por el solicitante, la PTO y los amici curiae fue "Si el tribunal debe reconsiderar State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)... En el que el tribunal había sostenido que los métodos comerciales podían patentarse y si ese [en] caso [] debería anularse en algún aspecto ". [17]
En la opinión en banc que el tribunal emitió posteriormente, [18] descartó la prueba de "resultado tangible de concreto útil" (UCTR) declarada en State Street , pero no anuló explícitamente a State Street en su totalidad. El tribunal dijo que la prueba UCTR "es insuficiente para determinar si una reclamación es elegible para la patente según § 101", [19] y "es inadecuada", [20] y reafirmó que "la prueba de máquina o transformación descrita por la Corte Suprema es la prueba adecuada para aplicar "en su lugar. En cuanto a State Street , el tribunal dijo que "esas partes de nuestras opiniones en State Street , que se basan en un análisis de 'resultados útiles, concretos y tangibles' ya no deben ser confiables". [21]
La opinión mayoritaria del Circuito Federal no sostuvo que los métodos comerciales sean categóricamente inelegibles para patentes. Los jueces Mayer y Dyk estuvieron de acuerdo con la mayoría en que la solicitud de patente de Bilski debería ser denegada, pero argumentaron que la base adecuada para la decisión era que los métodos comerciales no podían patentarse bajo una interpretación adecuada de la ley.
En su opinión separada en In re Bilski , el juez de circuito federal Mayer declaró: "No es sorprendente que State Street y su progenie hayan generado un estruendoso coro de críticas", y recogió citaciones a las autoridades de apoyo. Citó una fuente para la declaración, "El reciente respaldo del Circuito Federal a la protección de patentes para métodos de hacer negocios marca una desviación tan radical del precedente que invita a buscar su justificación" y otra para esto: "Llamar [la situación siguiente State Street ] angustiante es quedarse corto. El consenso ... parece ser que las patentes no deberían emitirse para nuevos métodos comerciales ".
La Corte Suprema confirmó la sentencia de inelegibilidad de patente en Bilski v. Kappos . No respaldó el uso de la prueba de máquina o transformación como única prueba, pero dijo que era sólo una "pista útil" para tomar la determinación. La mayoría de la Corte también se negó a considerar categóricamente inelegibles las patentes de métodos comerciales. Sin embargo, cuatro jueces —el juez Stevens, concurriendo, junto con los jueces Breyer, Ginsburg y Sotomayor— habrían declarado inelegibles todas las patentes de métodos comerciales, sobre la base de los antecedentes históricos de la cláusula de patente de la Constitución. En una opinión concurrente separada del juez Breyer, enumeró los puntos en los que el Tribunal estuvo de acuerdo por unanimidad. Un punto fue que el caso del State Street Bank no era una declaración correcta de la ley.
Mayo y Alice
Las decisiones posteriores de la Corte Suprema en Mayo contra Prometheus y Alice contra CLS Bank ampliaron aún más Bilski y borraron sustancialmente State Street . Estas decisiones establecieron una investigación de dos pasos en la que, en primer lugar, el tribunal debe examinar si la invención reivindicada está dirigida a una idea abstracta o un principio natural; si lo es, sigue un segundo paso en el que el tribunal debe determinar si la invención reivindicada implementa la idea abstracta de manera inventiva o, en cambio, de una manera meramente rutinaria o convencional. A menos que la implementación o aplicación de la idea abstracta incorpore un "concepto inventivo", la invención reivindicada no es elegible por patente. (Estos conceptos se explican con más detalle en los artículos sobre los casos de Mayo y Alice ). Bajo esta prueba, la patente de State Street sería inválida. [22]
Alice sostiene específicamente que una implementación informática genérica de una idea abstracta no es elegible por patente. En Alice , la Corte Suprema sostuvo que una invención relacionada con software en un procedimiento comercial existente no podía salvarse de la inelegibilidad de patente y ser elegible para patente simplemente diciendo: "Hágalo con una computadora". En cambio, sería necesario implementar el procedimiento de manera inventiva. Esta decisión parece haber invalidado el sub silentio de State Street , como se pidió en el disenso de eBay .
Desarrollos después de la decisión de Alice
Después de la decisión de Alice , muchas de las patentes de métodos comerciales que se habían emitido como resultado de la decisión de State Street fueron invalidadas. Un comentarista tabuló estadísticas hasta junio de 2015. Encontró que el Circuito Federal consideró inválido más del 90 por ciento, mientras que los tribunales de distrito invalidaron más del 70 por ciento. [23]
En una de estas decisiones del tribunal de distrito, el juez federal de circuito Bryson , designado por designación como juez de distrito, se refirió a estas patentes de métodos comerciales como no inventivas y meras recitaciones "aspiracionales" de "métodos para realizar una función comercial común" sin ninguna descripción de " cualquier forma novedosa de realizar esa función "que no sea decir" hazlo con una computadora ":
En resumen, tales patentes, aunque con frecuencia se disfrazan con el argot de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolver el problema y recitan operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El principal defecto de estas patentes es que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y asegure que la patente esté dirigida a algo "significativamente más que" la idea abstracta inelegible en sí. Como tales, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, en lugar de soluciones inventivas. Además, debido a que describen los métodos reivindicados en términos funcionales, se adelantan a cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. [24]
Ver también
- Patente de método comercial
- Diamante contra Diehr
- Ex Parte Lundgren
- Prueba de Freeman-Walter-Abele
- Diamante contra Chakrabarty
- In re Bilski
- Bilski contra Kappos
Referencias
Las citas en este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de Discusión para este artículo. |
- ^ 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).
- ^ 561 Estados Unidos 593 (2010).
- ^ US 5193056"Sistema de procesamiento de datos para la configuración de servicios financieros concentradores y radiales" presentado el 11 de marzo de 1991. El inventor designado Todd Boes no originó la técnica de concentradores y radios. Había sido ideado anteriormente, pero Boes lo desarrolló para uso computarizado en Signature Financial Group. La programación real, aparentemente, fue realizada por otros bajo su dirección.
- ^ Cuando se cumplen las regulaciones, el IRS trata el fondo mutuo como si fuera una sociedad en lugar de una corporación o fideicomiso.
- ^ Las regulaciones del IRS requieren una asignación diaria de ganancias y pérdidas a los "socios" en el fondo dentro de las ocho horas a partir de las 4 pm cuandocierra la Bolsa de Nueva York y las 12 de la noche.
- ^ En un argumento oral, el juez Rich preguntó al abogado del titular de la patente si la patente no estaba dirigida a una "evasión fiscal".
- ^ Problemas de alcance de protección con patentes y derechos de autor sobre métodos de hacer negocios , 10 Fordham Intel. Prop., Medios y Ent. LJ 105, 121 y Apéndice A (1999). El Apéndice anterior es una tabla que muestra los elementos del reclamo y las partes correspondientes del reglamento, uno al lado del otro. El siguiente cuadro se basa en esa tabla.
- ^ Ver Donald S. Chisum, Patentes: Tratado sobre la ley de patentabilidad, validez e infracción § 1.03 [5] (ed. 1990) (que establece que los métodos comerciales no son patentables). Ver también Ernest Bainbridge Lipscomb III, Walker on Patents § 2:17 (3ª ed. 1984) ("[Un] 'sistema' o método de realizar transacciones comerciales no es un 'arte', ni se incluye en ninguna otra designación de materia patentable además de los medios físicos de conducción del sistema. "); Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals § 6.02 [3] (2d ed. 1995) ("Mientras que un aparato o sistema capaz de realizar una función comercial puede comprender materia patentable, la ley sigue siendo que un método de hacer negocios sea o no generado por un aparato o sistema no constituye materia patentable. ").
- ^ 160 F. 467 (2. ° Cir. 1908).
- ^ 180 F.2d 26 (DC Cir. 1950).
- ^ Véase, en general , la patente de método comercial n.º Estados Unidos .
- ^ Id . al 872, 157 USPQ al 617.
- ^ Además de las leyes de la naturaleza, ideas abstractas y similares. Véase Gottschalk v. Benson .
- ↑ La frase es una cita delfallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en ladecisión de Chakrabarty , basada a su vez en una frase de un informe del Congreso de 1952, atribuida a Pat Federico , y eventualmente derivada del Libro de Eclesiastés , en la que la frase " bajo el sol "aparece treinta veces. Eclesiastés # Temas .
- ^ eBay Inc. contra MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006).
- ^ LabCorp v. Metabolite, Inc. , 548 U.S. 124 (2006).
- ^ In re Bilski, 264 Fed. Aprox. 896 (Fed. Cir. 2008).
- ↑ In re Bilski , 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc).
- ^ Bilski , 545 F.3d en 959.
- ^ Id . en 960.
- ^ Id . en 960 n. 19.
- ^ Según unanálisis de Mayo-Alice , los reclamos en State Street se dirigen a la idea abstracta de cumplir con ciertas regulaciones del IRS que rigen la tributación de los fondos de centro y radio como sociedades. La implementación es una implementación de computadora genérica convencional.
- ^ Véase Robert Sachs, Bilskiblog , "#AliceStorm en junio: un análisis más profundo de las tendencias judiciales y nuevos datos sobre Alice dentro de la USPTO" (2 de julio de 2015) ("Por ejemplo, la tasa de invalidez del 73,1% [después de Alice ] en los tribunales federales se dividen en un 70,2% (66 de 96) en los tribunales de distrito y un impresionante 92,9% en el Circuito Federal (13 de 14). ").
- ^ Sistema de conversión de lealtad. Corp. contra American Airlines, Inc. , __ F. Supp. 3d __, No. 2: 13-cv-655, 2014 WL 4364848 (ED Tex. 3 de septiembre de 2014) (seomiten lascitas de Alice y Mayo ).
enlaces externos
- Texto de . State Street Bank & Trust Co. v Firma Financial Group, Inc. , 149 F. 3d 1368 (.. Fed Cir 1998) está disponible en: CourtListener Findlaw Justia OpenJurist Google Académico
- "Tenemos algoritmo: auge de las patentes de software"
- Comentario sobre el sitio web de la Universidad de Cornell
- "Después de la fiebre del oro"