Existen cuatro requisitos primordiales para la concesión de una patente en virtud de la ley de patentes del Reino Unido. En primer lugar, debe haber habido una invención . Esa invención debe ser novedosa , inventiva y susceptible de aplicación industrial . (Ver patentabilidad ).
Las leyes de patentes en el Reino Unido y en toda Europa especifican una lista no exhaustiva de cosas excluidas que no se consideran invenciones en la medida en que una solicitud de patente se relaciona con la cosa excluida como tal. Esta lista incluye programas para computadoras .
A pesar de esto, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) concede regularmente patentes a invenciones que se implementan total o parcialmente en software. La medida en que esto debe hacerse de acuerdo con la ley actual y el enfoque que se utilizará para evaluar si una solicitud de patente describe una invención ha sido resuelto por el Tribunal de Apelación . El enfoque del Reino Unido es bastante diferente al de la Oficina Europea de Patentes (EPO), aunque "no debería haber una diferencia significativa en el resultado". [1]
A nivel mundial, la medida en que la ley de patentes debería permitir la concesión de patentes que involucren software (a menudo denominadas " patentes de software ") es controvertida y también muy debatida (ver Debate sobre patentes de software ).
Ley sustantiva
Aunque es un requisito implícito de la Sección 1 (1) de la Ley de Patentes del Reino Unido (1977) que las patentes solo deben otorgarse para invenciones, la "invención" no se define en ninguna parte de la Ley.
En cambio, el artículo 1 (2) de la Ley de Patentes proporciona una lista no exhaustiva de "cosas" que no se tratan como invenciones. En esta lista se incluye "un programa para computadora". Sin embargo, sólo se impide que estas cosas se consideren invenciones "en la medida en que una patente o una solicitud de patente se relacione con esa cosa como tal".
El artículo 52 (2) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) [2] incluye una lista ligeramente diferente de no invenciones, aunque existen "programas para computadoras". El artículo 52 (3) del CPE establece que la patentabilidad de la materia o actividades identificadas está excluida "sólo en la medida en que una solicitud de patente europea o una patente europea se relacionen con dicha materia o actividades como tales".
La redacción de la Ley de Patentes es ligeramente diferente del artículo 52 EPC, pero los tribunales del Reino Unido han opinado que, dado que el propósito de la Sección 1 de la Ley de Patentes era transponer los requisitos del artículo 52 EPC a la legislación del Reino Unido, cualquier diferencia entre las EPC y la Ley de Patentes deben ignorarse. Por tanto, el propio texto del CPE debe considerarse definitivo.
Otras cosas que no se consideran invenciones incluyen métodos y esquemas matemáticos, reglas y métodos para realizar actos mentales, jugar o hacer negocios. Estas categorías adicionales excluidas a menudo se superponen con la exclusión de los programas de computadora, ya que pueden ponerse en práctica utilizando una computadora.
Caso de ley
Resumen
La jurisprudencia del Reino Unido relativa a materias excluidas en general, y programas informáticos en particular, tiene una historia algo esporádica. Durante ocho años, el caso principal en el Reino Unido sobre si una patente o una solicitud de patente involucraba el uso de un programa de computadora relacionado con una invención, o si en cambio se relacionaba con un programa de computadora "como tal" fue la sentencia en la solicitud de Fujitsu. desde 1997. [3]
Solo en 2005, en la sentencia en las solicitudes de CFPH LLC, [4] los tribunales del Reino Unido volvieron a considerar en detalle la cuestión de la materia excluida. Mientras tanto, la práctica de la OEP y la UKIPO había divergido significativamente. En cierto modo, esta sentencia acercó la legislación del Reino Unido a la práctica de la OEP; pero también criticó la dependencia de la OEP para parafrasear las exclusiones de la patentabilidad bajo el título general de "técnicas".
Posteriormente, en octubre de 2006, el Tribunal de Apelación conoció su primer caso relativo a la validez de programas informáticos en nueve años y dictó sentencia sobre el asunto Aerotel c. Telco y la demanda de Macrossan . Esta sentencia reafirmó el razonamiento en Fujitsu y una vez más alejó la práctica de la UKIPO de la de la OEP.
Sentencias del Tribunal de Apelación
Aplicación de Fujitsu
La solicitud de Fujitsu fue examinada por el Tribunal de Apelación en 1997. El caso en cuestión había sido rechazado por la UKIPO y por J Laddie en apelación ante el Tribunal Superior . LJ Aldous escuchó la apelación ante el Tribunal de Apelación y su sentencia se destaca por varias razones:
- Declaró que los tribunales del Reino Unido deberían consultar las decisiones de la Oficina Europea de Patentes para obtener orientación sobre la interpretación de las exclusiones.
- Confirmó que se necesita una "contribución técnica" para hacer patentable una cosa potencialmente excluida, proclamando que se trata de un concepto en el corazón de la ley de patentes y haciendo referencia a la decisión de la Oficina Europea de Patentes en T 208/84, VICOM .
- Reconoció la dificultad inherente a determinar qué es y qué no es "técnico", de modo que cada caso debe decidirse en función de sus propios hechos.
- Destacó que la sustancia de una invención debe utilizarse para evaluar si una cosa es patentable o no, no la forma en que se reivindica. Por tanto, un método no patentable no puede patentarse bajo la apariencia de un aparato.
La invención reivindicada por Fujitsu era una nueva herramienta para modelar estructuras de cristal en una computadora. Un científico que desee investigar qué resultaría si creara un nuevo material que constara de una combinación de dos compuestos existentes, ingresaría datos que representan esos compuestos y cómo deberían unirse en la computadora. A continuación, la computadora generó y mostró automáticamente la nueva estructura utilizando los datos proporcionados. Anteriormente, solo se podía lograr el mismo efecto ensamblando modelos de plástico a mano, una tarea que requería mucho tiempo. Por lo tanto, la invención reivindicada era ciertamente nueva y útil , pero el hecho de que la misma tarea se pudiera realizar manualmente en el pasado fue la ruina de la aplicación. Como se afirma, la invención no era más que una computadora convencional que mostraba automáticamente una estructura de cristal mostrada pictóricamente en una forma que en el pasado se habría producido como modelo. El único avance expresado en las afirmaciones fue el programa informático que permitió que la estructura combinada se retratara más rápidamente. Por tanto, la nueva herramienta no proporcionó nada que vaya más allá de las ventajas normales que se obtienen mediante el uso de un programa informático. Por lo tanto, no hubo contribución técnica y la solicitud fue rechazada por ser un programa de computadora como tal.
Menashe v William Hill
Menashe Business Mercantile Limited contra William Hill Organization Limited fue examinado por el Tribunal de Apelación en 2002. El caso en cuestión se relacionaba con el documento EP 0625760y una cuestión preliminar de infracción. El tribunal nunca consideró las cuestiones de validez.
Este caso es importante porque considera las cuestiones relacionadas con la infracción de invenciones implementadas en computadora cuando la computadora que realiza el método reivindicado está fuera del Reino Unido, pero una persona dentro del Reino Unido está haciendo uso de la invención.
La invención reivindicada requería que hubiera una computadora host o servidor. Según la sentencia, no importaba dónde estuviera situado el ordenador central. Podría ser en el Reino Unido, en un satélite o incluso en la frontera entre dos países. Su ubicación no era importante para el usuario de la invención ni para el sistema de juego reivindicado. A ese respecto, existía una diferencia real entre el sistema de juego reivindicado y una máquina ordinaria. Por lo tanto, el juez creyó que sería incorrecto aplicar las viejas ideas de ubicación a invenciones del tipo que se está considerando. Una persona que se encuentra en el Reino Unido que obtiene en el Reino Unido un CD y luego usa su terminal para dirigirse a una computadora host no se molesta en dónde se encuentra la computadora host. No es de importancia para él, el usuario o el titular de la patente si está ubicada o no en el Reino Unido.
Aplicación de Aerotel v Telco y Macrossan
La sentencia Aerotel c. Telco y la demanda de Macrossan del Tribunal de Apelación, dictada el 27 de octubre de 2006, se refiere a una patente concedida a Aerotel y a una solicitud de patente presentada por Neal Macrossan pero rechazada por la UKIPO y el Tribunal Superior . La patente de Aerotel es GB 2171877y tiene una fecha de prioridad de enero de 1985. Aplicación GB de Macrossan 2388937, tiene una fecha de prioridad de diciembre de 2000.
Se descubrió que la patente de Aerotel se relacionaba con una invención patentable en principio porque el sistema en su conjunto era nuevo en sí mismo, no simplemente porque se usaría para el negocio de venta de llamadas telefónicas. El juez consideró que esto era claramente más que un método de hacer negocios como tal. Las reivindicaciones del método se interpretaron como relacionadas con el uso del nuevo sistema y también se consideró que estaban relacionadas con una invención patentable en principio.
La invención reivindicada en la aplicación de Macrossan era un método automatizado de adquirir los documentos necesarios para constituir una empresa. La solicitud de patente de Macrossan fue rechazada por no ser una invención, ya que se descubrió que estaba relacionada con un programa de computadora como tal y con un método de hacer negocios como tal. La razón de la Corte para este rechazo fue que no hubo contribución hecha por la invención reivindicada que estuviera fuera de la materia excluida.
Citando como razones esta clara divergencia de razonamiento entre los tribunales del Reino Unido y la Oficina Europea de Patentes, Neal Macrossan solicitó autorización para apelar la denegación de su solicitud de patente ante la Cámara de los Lores . [5] [6] Dentro de la profesión de patentes , se esperaba que una decisión de la Cámara de los Lores aclarara hasta qué punto la protección de patentes está disponible para las invenciones implementadas en computadora. Para decepción de los abogados de patentes, la Cámara de los Lores se negó a escuchar la apelación, citando la razón de que el caso "no plantea un punto de derecho discutible de importancia para el público en general". [7] [8] [9]
Sentencias del Tribunal Superior
Después de la sentencia en la Solicitud de Fujitsu , los tribunales del Reino Unido no conocieron otro caso relacionado con las exclusiones de programas de computadora durante ocho años. La sentencia en las solicitudes de CFPH fue la primera de una serie de casos judiciales en el Reino Unido que comenzaron en 2005 y que involucran la reconsideración por parte del Tribunal Superior de las solicitudes de patente rechazadas por la UKIPO y hacen muchas referencias a la práctica de la EPO. [4]
Peter Prescott QC, que se desempeña como juez adjunto en el Tribunal Superior del Reino Unido, señaló que las decisiones de la OEP son prescriptivas, pero no vinculantes para los tribunales del Reino Unido. Teniendo esto en cuenta, se criticó la confianza de la EPO en la palabra "técnico", pero la sentencia continuó diciendo que los dos modos de razonamiento utilizados por los tribunales del Reino Unido y por la EPO, aunque diferentes, normalmente producirían resultados idénticos en la mismo conjunto de hechos si se aplica correctamente. Otra crítica sugiere que la EPO está siendo demasiado estricta al insistir en que una invención debe proporcionar una contribución técnica para ser inventiva ya que, como lo demuestra la sentencia Dyson v Hoover , los antecedentes comerciales de una invención pueden ser importantes para determinar la presencia o no. de actividad inventiva.
Las dos solicitudes de patente en cuestión implicaban apuestas interactivas en red sobre los resultados de los eventos. Las solicitudes no fueron rechazadas por estar relacionadas con un programa de computadora como tal, porque el programa de computadora era simplemente una herramienta que se estaba utilizando para implementar un nuevo conjunto de reglas comerciales y la invención no se refería realmente al programa de computadora. Más bien, el único "avance" (definido como aquellas características que eran novedosas e inventivas) resultó ser el nuevo conjunto de reglas comerciales y se rechazó cada solicitud por estar relacionada con un método de hacer negocios como tal. Aunque la sentencia destacó que el razonamiento utilizado era bastante diferente del que habría aplicado la EPO, el juez pareció satisfecho de que la EPO hubiera llegado a la misma conclusión utilizando su propio razonamiento.
Aunque brevemente de gran importancia debido a que la UKIPO modificó rápidamente su práctica para seguir sus recomendaciones [1] , la idea en la sentencia CFPH de considerar si una invención está excluida al observar el avance novedoso e inventivo ha sido desaprobada por Aerotel más reciente. y juicio Macrossan. Por tanto, este juicio sigue siendo de interés sólo desde una perspectiva histórica.
Decisiones de la Oficina de Patentes
Las decisiones de la UKIPO, tomadas por los Consejeros Auditores superiores, no son vinculantes para la UKIPO en la forma en que lo son las sentencias de los Tribunales. Sin embargo, hay, por naturaleza, muchas más decisiones de la Oficina que sentencias judiciales. Una lista completa está disponible en el sitio web de la UKIPO.
Práctica de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido
El 2 de noviembre de 2006, tras la sentencia Aerotel c. Telco y la solicitud de Macrossan , la UKIPO emitió una nota práctica anunciando un cambio inmediato en la forma en que los examinadores de patentes evaluarán si las invenciones se relacionan con la materia patentable. [10] Esta práctica se considera una interpretación restrictiva de la sentencia de los abogados de patentes. [9] [11]
Un aspecto del cambio de práctica fue una reversión de la práctica de la UKIPO con respecto a las reclamaciones de programas informáticos. Durante varios años antes, la UKIPO había permitido reclamaciones dirigidas a un programa informático si el método realizado por el programa informático era en sí mismo patentable. A la luz del primer paso de la prueba de cuatro pasos de Aerotel / Macrossan, para interpretar la reclamación, la UKIPO decidió que las reclamaciones sobre un programa informático no eran una forma de reclamación admisible, incluso si se determinaba que el método subyacente era patentable. [12]
Esta práctica se mantuvo en vigor hasta el 7 de febrero de 2008, cuando, tras la sentencia de Astron Clinica y otras solicitudes, [13] la UKIPO emitió una nueva nota práctica en la que indicaba que volverían a su práctica anterior de permitir reclamaciones sobre programas informáticos si reclamaciones a un Los métodos realizados ejecutando una computadora adecuadamente programada o en una computadora programada para llevar a cabo el método eran ellos mismos permisibles. [14] Este cambio reafirmó la práctica establecida de considerar la sustancia de la invención por encima de la forma particular en que fue reivindicada, pero no se pensó que causaría un cambio sustancial en la materia que la UKIPO consideraría patentable. [11] [14]
Comparación de EPO con la práctica del Reino Unido
Las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes (EPO) pueden entrar en vigor en el Reino Unido una vez que se hayan cumplido determinados requisitos formales. [2] Tan pronto como se conceda una patente europea (siempre que no se presente oposición ), la autoridad final para interpretar el Artículo 52 (2) y (3) EPC recae en cada jurisdicción nacional y cualquier persona puede presentar una solicitud a la UKIPO o al Los tribunales del Reino Unido deben revocar una patente concedida por la EPO en el Reino Unido.
Hasta la fecha, no existe un sistema europeo supranacional para los litigios de patentes, por lo que los tribunales de cada Estado contratante del EPC tienen la última palabra. Varían hasta cierto punto de unos a otros en cuanto a hasta dónde debería extenderse la exclusión.
En comparación con la EPO, la UKIPO siempre ha adoptado un enfoque muy diferente al decidir si concede o no patentes de software. En ocasiones, esto ha suscitado críticas por parte de quienes abogan por la necesidad de armonía en toda Europa. (Ver artículo sobre la Directiva CII ).
La diferencia más importante entre las dos Oficinas es que la OEP aceptará en general que cualquier solicitud de patente relacionada con un método implementado en computadora es "una invención", mientras que la UKPO rechazará una solicitud sobre la base de que no describe "una invención "si la única contribución proporcionada por el inventor es un programa de computadora. En cambio, la OEP solo considera las características técnicas al evaluar la presencia o no de una actividad inventiva y, por lo tanto, normalmente rechazará la implementación informática trivial de un método no técnico por carecer de actividad inventiva. La UKPO, por el contrario, considera cualquier característica, técnica o no, como capaz de contribuir a una actividad inventiva. (Consulte Patentes de software bajo la Convención de Patentes Europeas , que analiza la posición y la práctica en evolución de la OEP en este tema).
Así, por ejemplo, una solicitud de patente que describe un nuevo chip de computadora utilizado para implementar un método más rápido para calcular raíces cuadradas fue rechazada por no ser una invención en el Reino Unido (Solicitud de Gale), pero probablemente se consideraría una invención en principio por el EPO. En cambio, la OEP consideraría si el nuevo método para resolver raíces cuadradas proporciona una solución técnica a un problema técnico y solo concedería la solicitud si dicha solución fuera inventiva.
El Tribunal de Apelación de Aerotel y Macrossan señaló que el uso del razonamiento de la mayor parte de la jurisprudencia de la EPO (como T 258/03 - Hitachi ) daría como resultado la misma conclusión final que el enfoque de "contribución". Sin embargo, el razonamiento en un caso particular de Microsoft se consideró erróneo. La UKPO también ha expresado la opinión de que el resultado final normalmente sería el mismo. [3] Esto es discutido por grupos como la Fundación para una Infraestructura de Información Libre que consideran que la EPO está otorgando constantemente patentes que serían rechazadas por los Tribunales en el Reino Unido y en otras partes de Europa. [4]
Ver también
- Patente de software
- Patentes de software bajo la Convención Europea de Patentes
- Lista de sentencias del Reino Unido relacionadas con la materia excluida
Referencias
- ^ Pearce, David (1 de noviembre de 2013). "En busca de un efecto técnico" . tuftythecat.blogspot.co.uk . Tufty el gato . Consultado el 1 de noviembre de 2013 .
- ^ Artículo 52 EPC
- ^ Solicitud de Fujitsu [1997] EWCA Civ 1174 (6 de marzo de 1997)
- ^ a b Aplicaciones de CFPH LLC [2005] EWHC 1589 (Patentes) (21 de julio de 2005)
- ^ Marks & Clerk / UK / Attorneys / News Archivado el 7 de octubre de 2007 en Wayback Machine.
- ^ El desarrollador de software pide a los Lores que escuchen la apelación de patente | El registro
- ^ "Copia archivada" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 29 de agosto de 2007 . Consultado el 5 de marzo de 2007 .Mantenimiento de CS1: copia archivada como título ( enlace )
- ^ IPKat - Noticias de PI y diversión para todos: Macrossan se negó a apelar; Hay muchas cosas que suceden en Irlanda
- ^ a b Los señores no escucharán la apelación de patente de Macrossan | El registro
- ^ Ley de Patentes de 1977: Materia patentable Archivado el 6 de febrero de 2007 en Wayback Machine , Nota práctica de la UKIPO del 2 de noviembre de 2006
- ^ a b Reclamaciones de permisos de los tribunales del Reino Unido para programas informáticos , Boletín de Boult Wade Tennant, enero de 2008
- ^ Ley de Patentes de 1977: Materia patentable Archivado el 6 de febrero de 2007 en Wayback Machine , Nota práctica de la UKIPO del 2 de noviembre de 2006, párrafo 14
- ^ Astron Clinica y otras aplicaciones [2008] EWHC 85 (Patentes) (25 de enero de 2008)
- ^ a b Ley de Patentes de 1977: Materia patentable , Nota práctica de la UKIPO del 7 de febrero de 2008
enlaces externos
Avisos y orientación sobre la práctica de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido
- UKPO Manual of Patent Practice (mayo de 2006) Incluye resúmenes de jurisprudencia y orientación práctica.
- Solicitudes de patentes relacionadas con métodos de hacer negocios (abril de 2005) Explica la práctica de UKPO para cerrar rápidamente las solicitudes de métodos comerciales.
- Ley de Patentes de 1977: Examen de la patentabilidad (julio de 2005) Antigua práctica de UKPO después de las sentencias CFPH y Halliburton.
- Ley de Patentes de 1977: Materia patentable Nota práctica de la UKIPO de 2 de noviembre de 2006 emitida tras la sentencia Aerotel / Macrossan.
- Ley de Patentes de 1977: Materia patentable , Nota Práctica de la UKIPO de 7 de febrero de 2008 emitida tras la sentencia de Astron Clinica.
Comentarios legales
- Patentes de software de revistas de derecho electrónico después de Fujitsu
- Revista de derecho escocés
- Guadamuz, Andrés (2007). "El debate sobre patentes de software". Revista de Derecho y Práctica de la Propiedad Intelectual . 1 (3): 196–206. SSRN 886905 .