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Stanford contra Roche
Sello de la Corte Suprema de Estados Unidos
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
Disputado el 28 de febrero de 2011 Decidido el 6 de junio de 2011
Nombre completo del casoJunta de Fideicomisarios de la Universidad Juvenil de Leland Stanford, Peticionario c. Roche Molecular Systems, Inc., et al.
Expediente no.09-1159
Citas563 US 776 ( más )
131 S. Ct. 2188; 180 L. Ed. 2d 1; 2011 US LEXIS 4183; 79 USLW 4407; 98 USPQ2d ( BNA ) 1761; 68 ALR Fed. 2d 617; 22 Fla. L. Weekly Fed. S 1069
Historia del caso
Previo487 F. Supp. 2d 1099 ( ND Cal. 2007); 563 F. Supp. 2d 1016 (ND Cal. 2008); afirmado en parte, desocupado en parte, 583 F.3d 832 ( Fed. Cir. 2009); cert . concedido, 562 U.S. 1001 (2010).
Membresía de la corte
Presidente del Tribunal Supremo
John Roberts
Jueces asociados
Antonin Scalia  · Anthony Kennedy
Clarence Thomas  · Ruth Bader Ginsburg
Stephen Breyer  · Samuel Alito
Sonia Sotomayor  · Elena Kagan
Opiniones de casos
MayoriaRoberts, acompañado por Scalia, Kennedy, Thomas, Alito, Sotomayor, Kagan
ConcurrenciaSotomayor
DisentimientoBreyer, acompañado por Ginsburg
Leyes aplicadas
Ley Bayh – Dole , 35 USC  §§ 200 - 212

La Universidad de Stanford contra Roche Molecular Systems, Inc. , 563 US 776 (2011), fue uncaso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte sostuvo que el título de una invención patentada corresponde primero al inventor, incluso si el inventor es un investigador en un laboratorio financiado con fondos federales sujeto a la Ley Bayh-Dole de 1980. [1] Los jueces afirmaron el entendimiento común de la ley constitucional estadounidense de que los inventores originalmente son dueños de las invenciones que hacen, y las obligaciones contractuales de ceder esos derechos a terceros son secundarias. [2]

Antecedentes [ editar ]

Para comprender el caso, se requiere una breve descripción de la disputa y de los entendimientos comunes sobre la propiedad de las invenciones.

Disputa [ editar ]

El caso surgió de una disputa sobre las patentes que cubren las pruebas de diagnóstico para la infección por VIH (Patentes de Estados Unidos Nº 5.968.730, [3] 6.503.705, [4] y 7.129.041 [5] ), originalmente propiedad de la Universidad de Stanford, y pruebas de diagnóstico de VIH vendidas por Roche. [6] Cuando Stanford demandó a Roche por infringir las patentes en 2005, Roche respondió afirmando que era propietaria conjunta de las patentes, debido a un acuerdo que un miembro de la facultad de Stanford, el Dr. Mark Holodniy, firmó a fines de la década de 1980 cuando investigaba en Cetus, la empresa de biotecnología que inventó la PCR y que luego fue adquirida por Roche.

Cuando Holodniy se incorporó a la facultad de Stanford poco antes de visitar Cetus, él, como todo el personal científico de empresas e instituciones de investigación, firmó un acuerdo en el que aceptaba que su empleador sería el propietario de los inventos que hiciera. El acuerdo de Stanford, en particular, establecía que él "'acuerda [d] ceder' a Stanford su 'derecho, título e interés en' invenciones resultantes de su empleo en la Universidad". [6] : 2

El laboratorio de Stanford en el que trabajaba Holodniy había estado trabajando en el desarrollo de mejores pruebas de VIH y quería probar el nuevo método de PCR, por lo que el supervisor de Holodniy había hecho arreglos para que trabajara en Cetus para aprender la técnica. Según la práctica comercial estándar, Cetus hizo que Holodniy firmara un acuerdo de confidencialidad antes de permitirle ingresar a sus instalaciones. El acuerdo particular que firmó Holodniy establecía que Holodniy “cederá y cederá” a Cetus su “derecho, título e interés en cada una de las ideas, invenciones y mejoras” realizadas “como consecuencia de [su] acceso” a Cetus. [6] : 2

Después de completar su formación en Cetus, Holodniy regresó a Stanford, donde él y otros empleados de Stanford probaron la técnica de medición del VIH. Durante los años siguientes, Stanford obtuvo asignaciones de derechos por escrito de los empleados de Stanford, incluido Holodniy, y presentó varias solicitudes de patente relacionadas con el procedimiento. Stanford obtuvo tres patentes para el proceso de medición del VIH. Algunas de las investigaciones de Stanford relacionadas con la técnica de medición del VIH fueron financiadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), por lo que sometieron la invención a la Ley Bayh-Dole. En consecuencia, Stanford reveló la invención al gobierno, otorgó al gobierno una licencia no exclusiva, intransferible y pagada para usar el procedimiento patentado y notificó formalmente a los NIH que eligió conservar el título de la invención.

Propiedad de invenciones [ editar ]

La Constitución de los EE. UU. Otorga a los inventores la propiedad de las invenciones que realizan en virtud de la Cláusula de derechos de autor que otorga al Congreso la autoridad "para promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos". Sin embargo, para los inventores contratados, sobrevienen complicaciones. [7] En ausencia de un acuerdo escrito, según el derecho consuetudinario, un empleado será propietario de una invención que haga, a menos que el empleado haya sido contratado específicamente para inventar y haya proporcionado los medios y la dirección para realizar la invención. [8]Sin embargo, las empresas y universidades que contratan científicos para realizar investigaciones obligan a sus empleados a firmar contratos en los que las invenciones se asignan al empleador, y estos contratos se rigen por una combinación de leyes federales y estatales. [8] [9]

Cuando el propio empleador contrata a terceros, esos contratos también pueden crear obligaciones con respecto a la propiedad intelectual inventada por los empleados. Especialmente en la investigación por contrato de pago por servicio, la asignación de invenciones de la organización de investigación por contrato (CRO) al patrocinador es común. [10] Por lo tanto, el inventor podría primero ceder su invento al CRO, que a su vez lo asignaría al patrocinador, o en aras de la simplicidad, el empleado del CRO podría asignarlo directamente al patrocinador. Antes de que se aprobara la Ley Bayh-Dole en 1980, las subvenciones y contratos de investigación emitidos por el gobierno de los EE. UU. A menudo obligaban a las instituciones y empresas receptoras a asignar invenciones al gobierno de EE. UU., Y los científicos generalmente asignaban directamente las invenciones al gobierno de EE. UU. [11] La Ley Bayh-Dole cambió esto; el lenguaje específico del estatuto es: "Cada organización sin fines de lucro o pequeña empresa (que recibe una subvención federal) puede ... optar por retener el título de cualquier invención en cuestión" [12] y también: "Si un contratista no elige retener el título de una invención en los casos sujetos a esta sección, la agencia federal puede considerar y después de consultar con el contratista otorgar solicitudes de retención de derechos por parte del inventor sujeto a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos promulgados a continuación ". [13] Es este lenguaje específico en el que Stanford se basaría en su disputa con Roche.

Caso del Tribunal de Distrito [ editar ]

En 2005, el Consejo de Administración de la Universidad Leland Stanford Junior presentó una demanda contra Roche Molecular Systems, Inc., alegando que los kits de detección del VIH de Roche infringían las tres patentes. Roche argumentó que había adquirido derechos sobre las patentes cuando compró Cetus, y defendió la teoría de la propiedad en tres formas: (i) como una reconvención de sentencia declarativa; (ii) como defensa afirmativa; y (iii) como un desafío a la legitimación de Stanford para demandar por infracción. El tribunal de distrito sostuvo que la contrademanda de Roche por la propiedad de las patentes estaba prohibida por los estatutos de limitación de California.

Stanford también argumentó que tenía un "derecho de segunda denegación" a las patentes sujetas al derecho de primera denegación del Gobierno, en virtud de 35 USC § 202 (d) de la Ley Bayh-Dole como se describe anteriormente. El tribunal de distrito estuvo de acuerdo con Stanford y sostuvo que Holodniy solo podía conservar el título de sus invenciones "[si] el contratista no opta por conservar el título de una invención en cuestión".

Sin embargo, el tribunal de distrito también sostuvo que las solicitudes de patente no eran válidas por obviedad.

Ambas partes apelaron. [14]

Caso del circuito federal [ editar ]

El Circuito Federal acordó con el tribunal de distrito que la contrademanda de propiedad de Roche estaba prohibida por los estatutos de limitación de California, pero sostuvo que la defensa afirmativa de propiedad no estaba prohibida y que "las cuestiones de legitimación pueden plantearse en cualquier momento y no están excluidas por , o sujeto a, estatutos de limitación ". El tribunal determinó entonces que Cetus (y por lo tanto Roche) había adquirido los derechos de las tres patentes debido al acuerdo que Holodniy había firmado con Cetus. [14]

Citando dos casos anteriores del Circuito Federal, el tribunal sostuvo que el lenguaje "aceptar asignar" en el acuerdo que Stanford hizo que Holodniy firmara, era simplemente una promesa de ceder sus derechos de invención a Stanford en algún momento futuro indeterminado. Además, cuando Holodniy firmó el contrato, la Guía Administrativa de "Invenciones, Patentes y Licencias" de Stanford declaró que: "[a] diferencia de la industria y muchas otras universidades, la política de derechos de invención de Stanford permite que todos los derechos permanezcan con el inventor si es posible". Y con respecto al contrato de Cetus, el Circuito Federal interpretó que el lenguaje del contrato "asignan por la presente" como "una cesión presente de las futuras invenciones de Holodniy a Cetus", otorgando así a Cetus derechos inmediatos sobre las futuras invenciones de Holodniy.Para cuando Holodniy ejecutó una cesión a Stanford tres años después con respecto a las solicitudes de patente que presentó Stanford, sus derechos ya se habían transferido a Cetus y la cesión subsiguiente fue nula. El Tribunal determinó que la propia Stanford recibiónoticia constructivade los derechos de propiedad de Cetus, al menos a través del empleo de Holodniy en Stanford; en otras palabras, el conocimiento de Holodniy del acuerdo de Cetus fue imputado a su empleador. El Tribunal también encontró que Stanford tenía una notificación constructiva similar a través del supervisor de Holodniy, quien ordenó a Holodniy que trabajara con Cetus y ejecutó acuerdos propios que transfirieron los derechos de propiedad intelectual a Cetus. Aunque Stanford afirmó que Holodniy firmó el acuerdo con Cetus únicamente en su propio nombre, no en el de Stanford, el Tribunal consideró que este argumento no entendía. Según la Corte, el acuerdo con Cetus indica que Holodniy estaba actuando como un contratista independiente con respecto a Cetus, no con respecto a Stanford, y que “Holodniy [había] cedido sus derechos individuales como inventor, no los de Stanford.” [15]

Con respecto a los reclamos de Stanford sobre la Ley Bayh-Dole, el Circuito Federal anuló la decisión del Tribunal de Distrito, sosteniendo que la Ley no anula una transferencia previa de derechos que de otro modo sería válida. Como resultado, Stanford solo tenía derecho a los derechos que quedaban después de que el Gobierno se negara a ejercer su opción.

Según el Tribunal, Stanford carecía de legitimación para demandar a Roche, el tribunal de distrito carecía de jurisdicción sobre la demanda por infracción de Stanford y el tribunal de distrito no debería haber abordado la validez de las patentes. En consecuencia, el Tribunal anuló el fallo de nulidad del tribunal de distrito y devolvió el caso a desestimación por falta de legitimación.

Stanford apeló a la Corte Suprema basándose en su argumento de que Bayh-Dole anula la propiedad normal de las invenciones. [dieciséis]

Caso de la Corte Suprema [ editar ]

En noviembre de 2010, la Corte Suprema accedió a conocer el caso. [16] El caso se decidió el 6 de junio de 2011. La decisión fue "en gran parte discutible", ya que la mayoría, encabezada por el presidente del Tribunal Supremo Roberts, sostuvo que los derechos de patente de EE. UU. Siempre (desde 1790) fueron inicialmente conferidos al "inventor" y que el lenguaje no específico de la Ley Bayh-Dole no hace nada para cambiar la configuración original. [17]

Efectos [ editar ]

Los efectos sobre la ley de patentes fueron insignificantes: "La concesión de certiorari por parte de la Corte Suprema para este caso fue una sorpresa para muchos abogados de propiedad intelectual que no creían que la Ley Bayh-Dole cambiara la proposición centenaria de que los inventores, en última instancia, tienen derechos sobre sus patentes Como resultado, la decisión de la Corte Suprema ciertamente tranquilizó a los inventores, así como a todos aquellos involucrados en la práctica del derecho que involucra invenciones, que su creencia de larga data de que los derechos de propiedad sobre las invenciones pertenecen ante todo a los inventores es correcta ". [2]

A medida que se desarrolló el caso, quedó claro que los problemas surgieron debido a que Stanford "no logró negociar un acuerdo estricto de asignación con sus investigadores y científicos" y, además, que la solución simple sería que los empleados universitarios existentes acordaran una nueva, más explícita y acuerdo de cesión inmediatamente efectivo y que todos los nuevos empleados firmen dichos acuerdos. [17] Universidades como MIT y Stanford lo han hecho. [18]

Referencias [ editar ]

  1. ^ Universidad de Stanford contra Roche Molecular Systems, Inc. , 563 U.S. 776 (2011). Dominio publico Este artículo incorpora material de dominio público de este documento del gobierno de EE . UU .
  2. ^ a b Baer MF, et al 9 Stanford v. Roche: Confirmación del principio básico de la ley de patentes según el cual los inventores tienen en última instancia derechos sobre sus invenciones les Nouvelles Marzo de 2012: 19-23
  3. ^ US5,968,730
  4. ^ US6,503,705
  5. ^ US7,129,041
  6. ^ a b c Junta de Fideicomisarios de Leland Stanford Junior Univ. contra Roche Molecular Systems, Inc. , 131 S.Ct. 2188 (2011)
  7. ^ Scott Thompson para el Houston Chronicle. ¿Cuál es el propósito de la cláusula de invenciones en un contrato de trabajo?
  8. ^ a b Eric S. Freibrun, Esq Derechos a las invenciones: empleadores contra empleados
  9. ^ Parker A. Howell (2012) ¿De quién es la invención de todos modos? Acuerdos de asignación de invenciones de empleados y sus límites Washington Journal of Law, Technology & Arts 8 (2): 79-106
  10. ^ Michael McCoy (2008) La vida después de las noticias de ingeniería y química de las grandes farmacéuticas 86 (49): 38-41
  11. ^ Ashley Stevens (2004) La promulgación de Bayh-Dole Archivado el 26 de mayo de 2012 en el Wayback Machine Journal of Technology Transfer 29: 93-99
  12. ^ 35 USC  § 202 (a)
  13. ^ 35 USC  § 202 (d)
  14. ^ a b George R. McGuire 28 de octubre de 2009 Propiedad intelectual: Bd. De Trs. Of The Leland Stanford Junior Univ. V.Roche Molecular Sys., Inc. Archivado el 5 de marzo de 2016 en la Wayback Machine.
  15. ^ Sean A. O'Donnell, 30 de septiembre de 2009. El demandante no tenía derecho a demandar por infracción de patente cuando un inventor transfirió válidamente su título a un tercero antes de reducirlo a la práctica. Archivado 2016-03-04 en Wayback Machine.
  16. ^ a b Dennis Crouch para Patently-O. 1 de noviembre de 2010. La Corte Suprema escuchará la disputa por la propiedad de la patente Bayh-Dole: Stanford v. Roche
  17. ^ a b Dennis Crouch para Patently-O. 6 de junio de 2011. Corte Suprema: Los inventores pueden conservar sus derechos incluso para las invenciones financiadas con fondos federales
  18. ^ Ana Lyons para The Tech. 30 de abril de 201, el MIT pide al tribunal superior que revise el caso de patentes: están en juego miles de millones de dólares en licencias

Lectura adicional [ editar ]

  • Fraser, John (2010). "Transferencia de tecnología académica: seguimiento, medición y potenciación de su impacto". Industria y Educación Superior . 24 (5): 311–317. doi : 10.5367 / ihe.2010.0001 .
  • Hagelin, Ted (2011). "Las consecuencias no deseadas de Stanford v. Roche " . Beca de la Facultad de Derecho. Documento 73 .
  • O'Connor, Sean M. (2011). "Las secuelas de Stanford v. Roche : ¿Qué ley de asignaciones gobierna?". Revista de Propiedad Intelectual . 24 (1). SSRN  1950804 .
  • Parker Tresemer, Mejores prácticas para redactar acuerdos de cesión de tecnología universitaria después de Filmtec, Stanford v. Roche, y Patent Reform , U. Ill. JL Tech. Y Pol'y (2012).

Enlaces externos [ editar ]

  • Texto de la . Universidad de Stanford v Roche Molecular Systems, Inc. , 563 EE.UU. 776 (2011) está disponible en: CourtListener Google Académico Justia Oyez (argumento de audio oral) Tribunal Supremo (opinión de deslizamiento)