Graham v. John Deere Co. , 383 US 1 (1966), fue un caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos aclaró elrequisito de no obviedad en la ley de patentes de los Estados Unidos , [1] establecido en 35 USC § 103. [2]
Graham contra John Deere Co. | |
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Disputado el 14 de octubre de 1965 Decidido el 21 de febrero de 1966 | |
Nombre completo del caso | William T. Graham y col. contra John Deere Co. de Kansas City, et al., junto con No. 37, Calmar, Inc. contra Cook Chemical Co., y No. 43, Colgate-Palmolive Co. contra Cook Chemical Co., también en certiorari al mismo tribunal. |
Citas | 383 US 1 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo |
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Tenencia | |
El requisito de no obviedad establecido en 35 USC § 103 estaba destinado a codificar el requisito anterior del derecho consuetudinario de que una invención sea una mejora significativa en la técnica. | |
Membresía de la corte | |
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Opinión de caso | |
Mayoria | Clark, junto con Warren, Black, Douglas, Harlan, Brennan, White |
Stewart y Fortas no tomaron parte en la consideración o decisión del caso. | |
Leyes aplicadas | |
Const. De EE. UU. Arte. I, § 8, cl. 8 , 35 USC § 103 |
Hechos e historia procesal
El caso era en realidad un conjunto de apelaciones consolidadas de dos casos, que se originaban en el mismo tribunal y se ocupaban de cuestiones similares. El peticionario mencionado, William T. Graham, había demandado a John Deere Co. por infracción de patente . La invención en cuestión fue una combinación de elementos mecánicos antiguos: un dispositivo diseñado para absorber el impacto de los vástagos de los arados de cincel cuando surcan el suelo rocoso y así evitar daños en el arado. Graham trató de resolver este problema uniendo los vástagos del arado a abrazaderas de resorte , para permitirles flexionar libremente debajo del marco del arado. Solicitó una patente sobre esta abrazadera y, en 1950, obtuvo la patente estadounidense 2.493.811 (denominada por el Tribunal como la patente '811). Poco después, hizo algunas mejoras en el diseño de la abrazadera colocando la placa de bisagra debajo del vástago del arado en lugar de encima de él, con el fin de minimizar el movimiento hacia afuera del vástago alejándose de la placa. Solicitó una patente sobre esta mejora, que le fue otorgada en 1953 como Patente de los Estados Unidos 2.627.798 (a la que el tribunal se refiere como la patente '798). Si bien la patente de Graham se había confirmado en un caso anterior ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de los Estados Unidos revocó la opinión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri y sostuvo que la patente era inválida y que John Deere Co. no la había infringido. [3]
Las otras dos acciones que se consolidaron con el caso Graham, (No. 37, Calmar, Inc. c. Cook Chemical Co. , y No. 43, Colgate-Palmolive Co. contra Cook Chemical Co. ) fueron ambas acciones de sentencia declaratoria. presentada contemporáneamente contra Cook Chemical Company. Calmar era un productor de rociadores de “sujeción” para botellas de productos químicos como insecticidas , y Colgate-Palmolive era un comprador de estos rociadores. El inventor Baxter I. Scoggin, Jr. había cedido su patente para el diseño del pulverizador a Cook Chemical Co. Calmar y Colgate-Palmolive solicitaron una declaración de nulidad y no infracción de la patente, y Cook Chemical Co. buscó mantener una acción por infracción. . La validez de la patente fue sostenida por el Tribunal de Distrito y el Octavo Circuito afirmó. [4]
Decisión
Antecedentes de la ley de patentes de EE. UU.
El juez Clark , escribiendo para la mayoría, primero explicó brevemente la historia y la política detrás de la ley de patentes de EE. UU., Comenzando con la Ley de Patentes de 1790 . Explicó que la ley de patentes de EE. UU. Fue creada por Thomas Jefferson , quien basó sus ideas sobre la ley de patentes en la preocupación económica utilitaria de promover la innovación tecnológica en lugar de proteger los derechos morales de los inventores sobre sus descubrimientos. Esto se debió en gran parte a que Jefferson sospechaba bastante de los monopolios . Esta teoría jurídica se plasmó en las palabras de la propia Constitución , en las palabras de la Cláusula de Patentes y Derechos de Autor ( Art. I, § 8, cl. 8 ). Por lo tanto, Jefferson tenía la intención de que el monopolio limitado otorgado por una patente solo se permitiera para aquellas invenciones que eran nuevas, útiles y fomentaban el conocimiento humano, en lugar de pequeños detalles y mejoras obvias.
La Ley de Patentes de 1952
Antes de la Ley de Patentes de 1952 , el Congreso solo requería novedad y utilidad para la emisión de patentes, y nunca creó ningún requisito legal de no obviedad. Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Hotchkiss v. Greenwood , [5] anuló una patente con el argumento de que solo implicaba una sustitución de materiales en lugar de una innovación real. El tribunal de Hotchkiss añadió efectivamente el requisito de no obviedad, y se dejó al poder judicial determinar si la patente implicaba una invención no obvia. Después de ese caso, la Corte Suprema emitió innumerables decisiones con un estándar de obviedad cambiante e impredecible. No fue hasta que el Congreso promulgó la Ley de Patentes de 1952 que la prueba se iba a realizar con cierto grado de previsibilidad.
La Ley de Patentes de 1952 agregó 35 USC § 103, [2] que codificó efectivamente la no obviedad como un requisito para demostrar que una idea es adecuada para la protección de una patente. La sección requiere esencialmente una comparación de la materia objeto de la patente que se busca patentar y el estado de la técnica , para determinar si la materia objeto de la patente en su conjunto habría sido obvia o no, en el momento de la invención, para una persona habilidad en la técnica . Clark sostuvo que el Congreso, al aprobar la Ley, tenía la intención de codificar y aclarar el derecho consuetudinario que rodea a la Ley de Patentes al hacer explícito el requisito de no obviedad.
Aunque la patentabilidad es una cuestión de derecho, el Tribunal sostuvo que §103 requería una determinación de las siguientes cuestiones de hecho para resolver el problema de la obviedad:
- el alcance y contenido del estado de la técnica;
- las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica; y
- el nivel de habilidad ordinaria en la técnica.
Además, la Corte mencionó “consideraciones secundarias” que podrían servir como prueba de no obviedad. Incluyen:
- éxito comercial;
- necesidades sentidas desde hace mucho tiempo pero no resueltas; y
- fracaso de los demás.
Sin embargo, la Corte también reconoció que estas preguntas probablemente necesitarían ser respondidas caso por caso, primero por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO), luego por los tribunales.
Aplicación de la ley a los hechos
Clark luego examinó el historial de la acusación y el estado de la técnica de ambos conjuntos de patentes involucrados en el caso. En el caso Graham, la patente '798 fue rechazada originalmente por el examinador de patentes por no distinguirse suficientemente de la patente' 811 anterior. Las únicas dos reivindicaciones que diferían entre las dos patentes fueron (1) el estribo y la conexión atornillada del vástago a la placa de bisagra no aparecen en el '811; y (2) la posición del vástago se invierte, colocándose en la patente '811 sobre la placa de bisagra, intercalada entre ésta y la placa superior. Un argumento que Graham planteó ante el tribunal, pero que no había planteado ante la USPTO, fue que en el nuevo diseño '798, la flexión del vástago del arado se limitaba a los puntos entre la abrazadera de resorte y la punta del vástago del arado, absorbiendo el impacto de objetos duros en el suelo de manera más eficiente. El tribunal rechazó este argumento y anuló la patente '798 por dos razones: primero, Graham no había planteado este argumento de "flexión" ante la USPTO, y segundo, las partes de la patente' 798 tenían los mismos propósitos que las del estado de la técnica. . [6]
En los asuntos relacionados con Cook Chemical, Scoggin, un oficial corporativo de Cook, había basado originalmente su diseño en el diseño anterior no patentado de Calmar, pero luego afirmó que la integración del rociador y el contenedor resolvió el problema de las fugas externas durante el ensamblaje y envío de productos insecticidas. . El tribunal de distrito sostuvo que el pulverizador de Scoggin no era obvio porque, aunque sus elementos individuales no eran nuevos, nada en la técnica anterior habría sugerido la combinación de elementos. Después del rechazo inicial de su patente, Scoggin redactó reclamaciones con más cuidado para distinguir el estado de la técnica, limitando las nuevas reclamaciones al uso de un sello de nervadura, en lugar de una arandela o junta , para mantener un sello, así como la existencia de una pequeña espacio entre la tapa y el rociador. Clark sostuvo que debido a que Scoggin redujo sus reclamos para cumplir con las limitaciones solicitadas por el examinador de patentes, Cook Chemical ahora no podía reclamar un tema más amplio (ver estoppel del historial de la acusación ). Clark sostuvo además que las diferencias entre el diseño de Scoggin y el estado de la técnica eran simplemente demasiado pequeñas y no técnicas para mantener la validez de la patente de Cook.
Un caso complementario, Estados Unidos v. Adams , se argumentó el mismo día y, a diferencia de lo que se sostuvo en Graham v. Deere , se sostuvo que la no obviedad estaba satisfecha.
Notas
- ^ Graham contra John Deere Co. , 383 U.S. 1 (1966).
- ^ a b 35 USC § 103 .
- ^ John Deere Co. v. Graham , 333 F.2d 529 ( 8º Cir. 1964).
- ^ Calmar, Inc. contra Cook Chemical Co. , 336 F.2d 110 ( 8 ° Cir. 1964).
- ^ Hotchkiss v. Greenwood , 52 Estados Unidos 248 (1850).
- ^ Morris, Tom; Kiddoo, Hannah (junio de 2016). "50 años: Graham v. Deere" . Diario de la barra de Texas . Barra del Estado de Texas. 79 (6): 430–431. ISSN 0040-4187 . Consultado el 6 de junio de 2016 .
Apenas había comenzado mi discusión cuando el juez Black se levantó en su silla y, en efecto, me dijo: "Sr. Morris, ¿qué diferencia hay si el vástago se dobla hacia afuera del plato o contra el plato?" Respondí: "No hace ninguna diferencia", y el juez Black dijo: "Eso es lo que pensé". En vista de ese comentario, acorté mi argumento y el tribunal me hizo muy pocas preguntas.
enlaces externos
- El texto de Graham v. John Deere Co. , 383 U.S. 1 (1966) está disponible en: Cornell CourtListener Findlaw Google Scholar Justia Library of Congress Oyez (audio del argumento oral)
- Patente de Estados Unidos No. 2.493.811
- Patente de Estados Unidos No. 2.627.798