Inwood Laboratories, Inc. contra Ives Laboratories, Inc. | |
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![]() Tribunal Supremo de los Estados Unidos | |
Disputado el 22 de febrero de 1982 Decidido el 1 de junio de 1982 | |
Nombre completo del caso | Inwood Laboratories, Inc. y col. contra Ives Laboratories, Inc. |
Citas | 456 US 844 ( más ) |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | O'Connor, junto con Burger, Brennan, Blackmun, Powell, Stevens |
Concurrencia | White, acompañado por Marshall |
Concurrencia | Rehnquist |
Leyes aplicadas | |
Ley de Lanham |
Inwood Laboratories Inc. contra Ives Laboratories, Inc. , 456 US 844 (1982), es uncaso de la Corte Suprema de los Estados Unidos , en el que la Corte confirmó la aplicación y estableció una prueba para laresponsabilidadcontributiva de marcas registradas bajo § 32 de la Ley de Lanham. Ley (15 USC § 1114). [1] [2]
Según la Ley Lanham , el propietario de una marca comercial puede demandar a cualquier persona que utilice una marca idéntica o confusamente similar a la marca del propietario de la marca comercial o que de otra manera haga afirmaciones engañosas sobre el origen. [3] La Ley Lanham no establece explícitamente una causa de acción por infracción contributiva. [4] Por lo tanto, la infracción contributiva de marcas es una doctrina judicial basada en el derecho común de los agravios . [5] [6] [7] Específicamente, la responsabilidad contributiva se basa en el principio de que las partes deben ser consideradas responsables por su contribución a un daño, incluso cuando no causaron directamente el daño. [7]
La Corte Suprema reconoció por primera vez la doctrina de la infracción contributiva en 1924, en William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co. [8] [9] En este caso, los vendedores del demandado, un fabricante, sugirieron vender al por menor comerciantes que el producto del demandado podría ser sustituido imperceptiblemente por el producto del demandante. [8] A pesar de que el propio fabricante no usó la marca del demandante y los distribuidores minoristas no fueron engañados, el Tribunal declaró la responsabilidad, declarando: "El error estaba en permitir deliberadamente a los distribuidores aceptar la preparación como si fuera la del demandado. " [8]
El demandante, Ives Laboratories, Inc., poseía una patente sobre el fármaco ciclonilato, que distribuyó en cápsulas de color azul y azul-rojo y comercializó bajo el nombre Cyclospasmol. [10] Después de que expiró la patente en 1972, el demandado, Inwood Laboratories, Inc. y otros fabricantes comenzaron a fabricar y distribuir versiones genéricas del medicamento utilizando cápsulas de colores idénticos. [1] Ives demandó a varios fabricantes y mayoristas en virtud del artículo 32 de la Ley Lanham, alegando que algunos farmacéuticos estaban distribuyendo versiones genéricas de cicloindelato y etiquetándolas erróneamente como ciclospasmol. [1]Ives argumentó que el uso de cápsulas idénticas por parte de los fabricantes de genéricos indujo a los farmacéuticos a sustituir y etiquetar incorrectamente las versiones genéricas del medicamento como Cyclospasmol, y que los farmacéuticos continuarían haciendo esas sustituciones infractoras siempre que estuvieran disponibles versiones genéricas casi idénticas. [1]
El Tribunal de Distrito Federal denegó la solicitud de Ives de una orden judicial preliminar sobre la venta de medicamentos que parecen idénticos al Cyclospasmol de Ives, ya que Ives no demostró que los fabricantes habían conspirado con los farmacéuticos para cometer la infracción ni sugirió que los farmacéuticos hicieran sustituciones. [1] El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la decisión, pero señaló que el estándar del Tribunal de Distrito para la infracción contributiva era demasiado estrecho. [11] [1]En cambio, el Tribunal de Apelaciones declaró que un fabricante o distribuidor podría ser considerado responsable de la infracción si sugería que los farmacéuticos participaron en tal conducta infractora, o si continuaban vendiendo el medicamento genérico a minoristas que sabían o tenían motivos para saber que eran participar en prácticas infractoras. [1]
La cuestión ante el Tribunal era si el fabricante podía ser considerado responsable de la infracción de marca cuando eran los distribuidores de esos medicamentos (los farmacéuticos) quienes realmente cometían los actos infractores. [1] En una opinión escrita por la jueza Sandra Day O'Connor, el Tribunal estuvo de acuerdo con los tribunales inferiores en que "la responsabilidad por infracción de marca registrada puede extenderse más allá de aquellos que realmente etiquetan mal los productos con la marca de otro". [1] La Corte Suprema determinó que un fabricante o distribuidor puede ser considerado responsable de la infracción de marca concurrente cuando "induce intencionalmente a otro a infringir una marca comercial, o si continúa suministrando su producto a alguien que sabe o tiene razones para saber que es participar en una infracción de marca registrada ". [12]
La mayoría de la opinión se refiere a que el Tribunal de Circuito se extralimitó en su función de revisión de apelaciones, ya que debía revisar las conclusiones del Tribunal de Distrito según el estándar "claramente erróneo" de la Regla 52 (a) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil . [1] El Tribunal declaró que un tribunal de apelaciones no podía interpretar la evidencia por sí solo en lugar de las conclusiones del tribunal de distrito, ya que el examinador de los hechos tiene la responsabilidad exclusiva de determinar el peso y la credibilidad de la evidencia. [1]
El Tribunal revocó el fallo del Tribunal de Apelaciones de infracción del § 32 de la Ley Lanham y remitió el caso al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito para que se realicen más procedimientos, ya que el Tribunal de Circuito no había considerado el resto de las reclamaciones de Ives. [1]
Aunque su dictamen en Inwood no abordó mucho la cuestión de la funcionalidad, la Corte dio una definición de funcionalidad en la nota al pie 10 a la que se ha referido en casos más recientes. [13] Una de las defensas de Inwood a la acción por infracción de Ives fue que el color de las cápsulas era funcional. [1] [14] En la nota al pie 10, la Corte Suprema discutió esa defensa, afirmando: "En términos generales, una característica de un producto es funcional si es esencial para el uso o propósito del artículo o si afecta el costo o la calidad de el artículo." [15] La Corte citó Sears, Roebuck & Co . v. Stiffel Co . , 376 US 225, 232 (1964) y Kellogg Co . v.Biscuit Co nacional . , 305 US 111, 122 (1938) como soporte. [15] Durante varios años, los tribunales inferiores se esforzaron por conciliar ladefinición de Inwood con la jurisprudencia anterior, y algunos la ignoraron por completo y otros combinaron laprueba de Inwood con otra jurisprudencia. [14] En Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. , el Tribunal reiteró estaprueba de Inwood para la funcionalidad, junto con lenguaje adicional, demostrando que laformulación de Inwood de la prueba de funcionalidad no debe descartarse simplemente como dicta. [13] [16] [14] La Corte también reiteró la prueba enTrafFix Devices v. Mktg Displays , 532 US 159 (1995). [17]
El juez White incluyó otra definición del estándar de funcionalidad en su concurrencia, afirmando: "Una característica funcional es 'un ingrediente importante en el éxito comercial del producto". [1] [18] Además, el juez White concluyó que el acusado debe asumir la carga de la prueba para la funcionalidad. [18]
Inwood involucró a un fabricante o distribuidor, pero dejó abierto si su prueba de responsabilidad contributiva se aplicaba más allá de este contexto. [19] Desde Inwood , los tribunales han extendido la aplicación de la infracción contributiva a otras áreas, incluidos los mercados de pulgas, [19] [20] [21] franquicias, [22] y proveedores de servicios [23] [6]