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JEM Ag Supply, Inc. contra Pioneer Hi-Bred International, Inc.
Sello de la Corte Suprema de Estados Unidos
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
Disputado el 3 de octubre de 2001 Decidido el 10 de diciembre de 2001
Nombre completo del casoJEM Ag Supply, Inc., DBA Farm Advantage, Inc., et al. contra Pioneer Hi-Bred International, Inc.
Expediente no.99-1996
Citas534 US 124 ( más )
122 S. Ct. 593; 151 L. Ed. 2d 508; 2001 US LEXIS 10949; 70 USLW 4032; 60 USPQ2d 1865
ArgumentoArgumento oral
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Historia del caso
Previo200 F.3d 1374 ( Fed. Cir. 2000); cert . concedida, 531 U.S. 1143 (2001).
SubsecuenteSub nom. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. contra Ottawa Plant Food, Inc. , 283 F. Supp. 2d 1018 ( ND Iowa 2003)
Tenencia
Las razas de plantas recién desarrolladas se encuentran dentro del tema de 35 USC § 101, y ni la Ley de Patentes de Plantas ni la Ley de Protección de Variedades Vegetales limitan el alcance de la cobertura de § 101.
Membresía de la corte
Presidente del Tribunal Supremo
William Rehnquist
Jueces asociados
John P. Stevens  · Sandra Day O'Connor
Antonin Scalia  · Anthony Kennedy
David Souter  · Clarence Thomas
Ruth Bader Ginsburg  · Stephen Breyer
Opiniones de casos
MayoriaThomas, junto con Rehnquist, Scalia, Kennedy, Souter, Ginsburg
ConcurrenciaScalia
DisentimientoBreyer, acompañado por Stevens
O'Connor no participó en la consideración o decisión del caso.
Leyes aplicadas
35 USC  § 101 , 7 USC  § 2321 y 35 USC  §§ 161 - 164

JEM Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc. , 534 US 124 (2001), [1] fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sosteniendo por primera vez que las patentes de servicios públicos pueden ser emitidas para cultivos y otras plantas con flores (de reproducción sexual) bajo 35 USC § 101. [2] La Corte Suprema rechazó el argumento de que las formas exclusivas de proteger estas plantas están bajo la Ley de Protección de Variedades Vegetales (PVPA), 7 USC § 2321, [3] y la Ley de Patentes de Plantas de 1930 (PPA), 35 USC §§ 161-164. [4]

Antecedentes [ editar ]

Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Pioneer) posee patentes que cubren la fabricación, uso y venta de varios productos de semillas de maíz híbrido (plantas y semillas). Pioneer vende sus semillas híbridas patentadas bajo una licencia de etiqueta limitada que establece: "La licencia se otorga únicamente para producir granos y / o forrajes". [5] La licencia dice que "no se extiende al uso de semilla de dicho cultivo o su progenie para la propagación o multiplicación de semillas", [6] y prohíbe "el uso de dicha semilla o su progenie para propagación o semilla multiplicación o para la producción o desarrollo de un híbrido o variedad de semilla diferente ". [5]

JEM Ag Supply, Inc., que opera como Farm Advantage, Inc., compró semillas de maíz híbridas patentadas de Pioneer en bolsas con la licencia de la etiqueta anterior. Farm Advantage revende estas bolsas sin la autorización de Pioneer para hacerlo. Luego, Pioneer demandó a Farm Advantage (JEM) y a varios de sus distribuidores y clientes. Pioneer alegó que JEM "durante mucho tiempo ha estado y sigue infringiendo una o más [patentes de Pioneer] al producir, usar, vender u ofrecer a la venta semillas de maíz" cubiertas por las patentes. [7]

JEM respondió que las patentes de Pioneer que pretenden conferir protección a las plantas de maíz no son válidas porque las plantas de reproducción sexual no son materia patentable dentro del alcance de 35 USC § 101 JEM sostuvo que la Ley de Protección de Variedades Vegetales (PVPA) (y quizás también la Patente Vegetal Ley de 1930 (PPA)) y estableció los medios legales exclusivos para la protección de la vida vegetal compleja. JEM argumentó que estos estatutos son más específicos que el § 101 y, por lo tanto, excluyen el tema del § 101 para un tratamiento especial. JEM dijo que la concesión de patentes de utilidad para plantas trastoca el esquema de protección contemplado por el Congreso . Parte de ese esquema es que la PVPA proporciona exenciones para que los agricultores guarden semillas de sus cultivos para plantar cultivos posteriores. [8] Las patentes de utilidad no contienen tales exenciones.

Fallos de los tribunales inferiores [ editar ]

El tribunal de distrito [9] y el Circuito Federal [10] rechazaron los argumentos de JEM y sostuvieron que infringía las patentes de Pioneer.

El caso pasó al Circuito Federal en una apelación interlocutoria de la denegación del juicio sumario . El único asunto en apelación del tribunal de distrito fue si las semillas y plantas cultivadas a partir de semillas de plantas reproducidas sexualmente son materia patentable dentro del alcance de 35 USC § 101, es decir, son elegibles para patente. [11] No hubo otro problema, como si la conducta de JEM (venta de semillas) fue una infracción de patente en virtud de 35 USC § 271 (a) [12] o si la reventa de semillas compradas en desafío a una licencia de etiqueta que prohíbe la reventa estaba protegida de la infracción responsabilidad por la doctrina del agotamiento [13]o si sembrar cultivos a partir de la semilla constituía "hacer" según ese estatuto. No obstante, JEM argumentó "que las especificaciones de las patentes de Pioneer no son habilitantes; critican la descripción escrita y la utilidad de los depósitos y, en general, cuestionan la validez". El Circuito Federal respondió: "Estos asuntos no fueron decididos por el tribunal de distrito y no están ante nosotros". [14] Al abordar adecuadamente el único problema que tenía ante sí, el tribunal sostuvo que las semillas y plantas cultivadas a partir de semillas de plantas reproducidas sexualmente son materia patentable dentro del alcance de 35 USC § 101. [14]

Tribunal Supremo [ editar ]

Opinión de la Corte [ editar ]

Juez Thomas, autor de la opinión mayoritaria

El juez Clarence Thomas emitió la opinión de un tribunal de 6-2. La mayoría de la Corte consideró el caso regido por la decisión veinte años antes en Diamond v. Chakrabarty , 447 US 303, 312-13 (1980). [15] En ese caso, el Tribunal confirmó el derecho de una empresa a una patente de utilidad sobre un microorganismo creado por el hombre capaz de digerir derrames de petróleo. Rechazó el argumento del Comisionado de Patentes de que los seres vivos no podían ser patentados, diciendo: "La distinción relevante no era entre seres vivos e inanimados, sino entre productos de la naturaleza, vivos o no, e invenciones hechas por el hombre". [dieciséis]

El Tribunal dijo que JEM no disputó que las plantas “caen dentro de los términos del lenguaje amplio de § 101 que incluye 'fabricación' o 'composición de materia'. " [17] El argumento que JEM hizo contra Pioneer se mantuvo o no con la propuesta de JEM de que el Congreso pretendía que la PVPA (o ella y la PPA) fuera el único medio para proteger las invenciones de plantas. [18] Pero la Corte dijo que no estaba de acuerdo.

Sin duda, dijo la Corte, cuando el Congreso aprobó la PPA en 1930, lo hizo porque pensó que las plantas no podían protegerse bajo la ley de patentes regular (lo que ahora es § 101). Entre otras cosas, pensaba que los seres vivos no podían patentarse bajo la ley de patentes regular. [19] El Congreso estaba equivocado, la Corte sostuvo, como lo demuestra la decisión de Chakrabarty :

Como este Tribunal sostuvo en Chakrabarty , "la distinción relevante" para los propósitos del § 101 no es "entre cosas vivas e inanimadas, sino entre productos de la naturaleza, vivientes o no, e invenciones hechas por el hombre". [20]

El Tribunal consideró lo mismo para la PVPA. Sin embargo, según esa ley, "un agricultor que compra y planta legalmente una variedad protegida puede guardar la semilla de estas plantas para replantarla en su propia finca". [21] La PVPA y también la PPA operan en paralelo con el artículo 101 de la ley de patentes de servicios públicos. Proporcionan diferentes grados de protección y tienen diferentes requisitos para asegurar la protección. [22] Las leyes posteriores no reemplazan a la anterior.

La Corte concluyó:

Por estas razones, sostenemos que las razas de plantas recientemente desarrolladas se encuentran dentro de los términos del § 101, y que ni el PPA ni el PVPA limitan el alcance de la cobertura del § 101. Como en Chakrabarty , nos negamos a reducir el alcance del § 101 donde el Congreso no nos ha dado ninguna indicación de que tenga la intención de este resultado. [23]

Disentir [ editar ]

Justice Breyer, autor de la disidencia

El juez Stephen Breyer disintió, junto con el juez John Paul Stevens . Creían que los términos "fabricación" y "composición de la materia" no cubren las plantas de cultivo (plantas reproducidas sexualmente o con flores) y sus semillas. Eso se debió a que el Congreso pretendía que los dos estatutos más específicos de PPA y PVPA excluyeran la protección de patentes bajo el estatuto de patentes de utilidad más genérico. Además, "esta Corte no consideró ni decidió esta cuestión en Chakrabarty ". [24]

En Chakrabarty, la cuestión era si las palabras "fabricación" y "composición de la materia" en el § 101 "incluían seres vivos como las bacterias, una sustancia a la que no se refiere ninguna de las dos leyes específicas sobre plantas". [25] El Tribunal de Chakrabarty luego decidió que el § 101 cubría “una 'nueva' bacteria porque era 'una fabricación o composición de materia no natural' que 'no era obra de la naturaleza'”. [25] No decía nada sobre plantas (como el maíz). [25] Además, una bacteria no es el tipo de planta que el PPA y el PVPA "tenían en mente". [25] Por lo tanto, “ Chakrabarty ni preguntó ni respondió. . . la pregunta que ahora tenemos ante nosotros ". [26]

Terminó criticando a la mayoría por no hacer "un esfuerzo por adivinar la intención humana que subyace al estatuto", basándose en "un análisis del lenguaje, la estructura, la historia y el propósito". [27]

Historial posterior después de la devolución [ editar ]

Ottawa Plant Food, Inc., fue una de las compañías a las que JEM vendió bolsas de maíz patentado por Pioneer, y Ottawa se agregó al caso como demandado durante el litigio. [28] Después de la decisión de la Corte Suprema de 2002, todos los demás acusados ​​llegaron a un acuerdo con Pioneer, dejando a Ottawa como el único acusado restante en el caso. [29] A continuación, las partes interpusieron acciones contrarias a un juicio sumario .

Ottawa argumentó que la doctrina del agotamiento de patentes lo protegía de la responsabilidad. El tribunal sostuvo que la doctrina no se aplicó debido a la decisión del Circuito Federal en Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , de que el titular de una patente puede limitar el uso de los compradores de los productos patentados que les vende colocando etiquetas restrictivas (licencias de etiquetas). en los productos antes de la venta. [30] Por lo tanto, el tribunal sostuvo: "El tribunal concluye que es Pioneer, no Ottawa, quien tiene derecho a un juicio sumario sobre la defensa de Ottawa por 'agotamiento de patentes'". [31]

Ottawa también argumentó que "las restricciones de Pioneer sobre la reventa son inaplicables, en contra de la política pública, porque son anticompetitivas en efecto, o violan los principios del contrato, por lo que el reclamo de infracción de Pioneer basado en sus restricciones a la reventa debe fallar". [32] Volviendo nuevamente a la decisión de Mallinckrodt , el tribunal rechazó el argumento de Ottawa de que la licencia de la etiqueta era inaplicable por ser anticompetitiva. [33] El tribunal también rechazó los argumentos de la ley contractual de Ottawa, sosteniendo que el Código de Comercio Uniforme (UCC) § 2-207 (2) (c) requería que Ottawa se opusiera a los términos de la licencia de la etiqueta dentro de un tiempo razonable, lo que no hizo. hacer, para no estar obligado por ellos. [34]

Desarrollos posteriores [ editar ]

Caso Bowman [ editar ]

Varios años después, en la decisión de la Corte Suprema de 2013 en Bowman v. Monsanto Co. , la Corte actuó bajo el supuesto de que este caso y Chakrabarty habían resuelto los problemas de protección de patentes de plantas de cultivo. El juez Breyer no renovó su disensión de que Chakrabarty no resolvió todos los problemas, ni siquiera los abordó. [35] El Tribunal sostuvo, sin disentir, que los agricultores que guardaron semillas de cultivos patentados y usaron la semilla para cultivar un cultivo posterior cometieron una infracción de patente.

Comentario [ editar ]

En un artículo muy citado, [36] Malla Pollack criticó la decisión en estos términos:

El Congreso nunca decidió permitir a las entidades privadas el poder de bloquear la experimentación con cultivos alimentarios; El Congreso nunca decidió permitir patentes de plena utilidad sobre plantas reproducidas sexualmente. Los tribunales y la PTO han pasado por alto ilegítimamente al gobierno representativo para crear y hacer cumplir ese poder privado. [37]

Estuvo de acuerdo en que la Constitución le permitía al Congreso aprobar una ley que estableciera tal protección legal, si así lo deseaba, porque la agricultura estaba dentro de las "artes útiles" en 1789. [38] Sin embargo, insistió en que el Congreso no eligió aprobar tal protección. ley. [39] También criticó la interpretación de la Corte de las palabras legales pertinentes: "Sin embargo, la Corte no recitó ningún uso de 1790, 1793 o 1952 de 'fabricación' o 'composición de materia' que, incluso supuestamente, incluía cultivos alimentarios . " [40]

Richard H. Stern cuestionó la confianza precedente del Tribunal JEM en Chakrabarty y la posterior extensión del Tribunal de la decisión del JEM a una determinación de que estos dos casos condujeron inexorablemente a la ilegalización del ahorro y "replantación" de semillas patentadas en Bowman v. Monsanto Co. Argumentó que estos dos casos no regían (o abordaban) cuestiones de infracción según 35 USC § 271 (a), en contraste con las cuestiones de validez según 35 USC § 101 que los dos casos anteriores realmente abordaron:

[N] Chakrabarty ni JEM Ag Supply involucraron la cuestión de si plantar y cultivar un cultivo a partir de la semilla de una planta patentada constituía una infracción de patente. . . . [E] sta cuestión gira en torno al significado de la palabra legal "hacer", que ninguno de los dos casos anteriores abordó. [41]

Por otro lado, Kevin M. Baird aplaudió la decisión por la protección económica que le otorgó a la industria agrícola:

En Pioneer , la Corte Suprema de los Estados Unidos descartó la cuestión de si las plantas reproducidas sexualmente eran materia legal en virtud de la sección 101. La Corte dejó en claro que si los inventores de nuevas variedades de plantas pueden cumplir con los estrictos estándares de patentabilidad de la sección 101 y artículo 112, tendrán derecho a la protección mediante patente de utilidad. Además, el Tribunal aclaró que la sección 101 también puede conciliarse con la PPA y la PVPA. De hecho, los tres estatutos pueden brindar protección superpuesta y no son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, los inventores de nuevas obtenciones vegetales son libres de solicitar protección bajo cada régimen y pueden beneficiarse de la protección proporcionada por cada régimen. [42]

Timothy P. Daniels consideró la decisión desde el punto de vista de las universidades y sus programas de investigación agrícola:

El beneficio de la decisión del JEM es que las universidades podrán capturar más fácilmente el valor económico total de sus inventos y descubrimientos fitogenéticos. Sin embargo, el aspecto negativo de este caso es que los profesores y las universidades dudarán en publicar sus hallazgos hasta que hayan obtenido la protección de la propiedad intelectual o hasta que crean que el descubrimiento no vale la pena comercializar.

... Los avances en biotecnología vegetal presentan a las universidades el problema problemático de la biopiratería y la oportunidad de brindar un servicio humanitario significativo. [43]

Ann Crocker consideró las posibles implicaciones internacionales de la decisión y sugirió su posible expansión en todo el mundo:

La escena internacional de las patentes se ha convertido en un semillero de controversias tras las decisiones de los tribunales estadounidenses de reconocer a los seres vivos como materia patentable. Los abogados de patentes que representan los intereses de la industria biotecnológica de EE. UU. Están al frente del debate, presionando para que otros países adopten leyes de patentes más extensas que reconozcan los materiales vivos como materia patentable, al igual que lo han hecho los tribunales de EE. UU. Y la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.

... Los cabilderos y defensores de la biotecnología probablemente utilizarán la decisión de JEM Ag Supply para impulsar una mayor adopción de la protección total de patentes por parte de otras naciones, señalando que las plantas han recibido protección total de patentes en los Estados Unidos durante los últimos veinte años. y que el resto del mundo debería considerar la ley de patentes occidental como modelo.

Se debe educar a las comunidades legales y agrícolas, así como al público, para que se den cuenta de que esto no es simplemente una cuestión de ganancias corporativas. Como se muestra con el ejemplo de la soja Roundup Ready cultivada en Argentina y Brasil, el futuro de la agricultura estadounidense puede verse comprometido si los agricultores estadounidenses soportan por sí solos los costos de investigación y desarrollo para el desarrollo de nuevas variedades transgénicas. Extender la protección de patentes para plantas a nivel internacional. . . podría ser un próximo paso importante. [44]

Controversia [ editar ]

El juez Clarence Thomas, quien tomó la decisión mayoritaria en el caso, era abogado de Monsanto en la década de 1970, no estaba obligado a retirarse del caso. En el momento del caso, Monsanto se había beneficiado enormemente de patentar y vender sus semillas transgénicas. [45] [46] [47] [48]

Referencias [ editar ]

Las citas de este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.

  1. ^ JEM Ag Supply, Inc. contra Pioneer Hi-Bred International, Inc. , 534 U.S. 124 (2001). Dominio publico Este artículo incorpora material de dominio público de este documento del gobierno de EE . UU .
  2. ^ 35 USC  § 101 .
  3. ^ 7 USC  § 2321 .
  4. ^ 35 USC  §§ 161 - 164 .
  5. ^ a b 534 EE. UU. en 128.
  6. ^ Patente de Estados Unidos Nº 5.491.295, en 51 (presentada el 22 de noviembre de 1994).
  7. ^ 534 Estados Unidos en 129.
  8. ^ PVPA, 7 USC § 2543 ("[No] infringirá ningún derecho en virtud del presente para que una persona guarde la semilla producida por la persona a partir de la semilla obtenida, o descendiente de la semilla obtenida, por la autoridad del propietario de la variedad con fines de siembra y utilizar dicha semilla guardada en la producción de un cultivo para su uso en la finca de la persona. ").
  9. ^ Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. contra JEM Ag Supply, Inc. , 49 USPQ2d 1813 (ND Iowa 1998).
  10. ^ Pioneer Hi-bred Int'l, Inc. contra JEM Ag Supply, Inc. , 200 F.3d 1374 ( Fed. Cir. 2000).
  11. ^ 200 F.3d en 1375.
  12. ^ La sección 271 (a) enumera expresamente la venta de un artículo patentado como una forma de infracción.
  13. ^ Véase la decisión posterior de la Corte Suprema en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.
  14. ^ a b 200 F.3d en 1378.
  15. ^ JEM , 534 Estados Unidos en 130-31. El Tribunal dijo: "[E] n abordar la cuestión presentada por este caso, somos conscientes de que este Tribunal ya se ha pronunciado claramente sobre el amplio alcance y aplicabilidad del § 101".
  16. ^ Diamond v. Chakrabarty , 447 U.S. 303, 313 (1980).
  17. ^ 534 Estados Unidos en 131.
  18. ^ 534 Estados Unidos en 132.
  19. ^ "[E] n el Congreso de 1930 creía que las plantas no eran patentables bajo § 101, tanto porque eran seres vivos como porque en la práctica no podían cumplir con el estricto requisito de descripción. Sin embargo, estas premisas fueron refutadas con el tiempo". 534 Estados Unidos en 134.
  20. ^ 534 Estados Unidos en 134.
  21. ^ 534 Estados Unidos en 140.
  22. ^ 534 Estados Unidos en 142-43.
  23. ^ 534 Estados Unidos en 145.
  24. ^ 534 Estados Unidos en 147 (Breyer, J., disidente).
  25. ^ a b c d 534 EE. UU. en 148.
  26. ^ 534 Estados Unidos en 149.
  27. ^ 534 Estados Unidos en 156.
  28. ^ Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. contra Ottawa Plant Food, Inc. , 283 F. Supp. 2d 1018 , 1022-23 ( ND Iowa 2003).
  29. ^ 283 F. Supp. 2d en 1023.
  30. ^ A principios de 2015, el Circuito Federal ordenó unargumento en banc para determinar si las decisiones recientes de la Corte Suprema requerían que invalidara Mallinckrodt . Ver Mallinckrodt .
  31. ^ 283 F. Supp. 2d en 1033.
  32. ^ 283 F. Supp. 2d en 1042.
  33. ^ 283 F. Supp. 2d en 1045-46.
  34. ^ 283 F. Supp. 2d en 1049.
  35. ↑ El juez Stevens se había retirado de la Corte para entonces.
  36. ^ Malla Pollack, Originalismo, JEM y el suministro de alimentos, o el verdadero tomador de decisiones se pondrá de pie , 19 J. Envir. L. y Litig. 495 (2004).
  37. ^ Pollack, en 534.
  38. ^ Pollack, en 500-01.
  39. ^ Pollack, en 501-04.
  40. ^ Pollack, en 506.
  41. ^ Richard H. Stern , Bowman v Monsanto : Agotamiento versus fabricación , [2014] Eur. Intell. Prop. Rev. 255, 260-61.
  42. ^ Kevin M. Baird, Pioneer Hi-Bred International v. Suministro de JEM AG: La protección de patentes de plantas crece bajo la última decisión de la Corte Suprema , 2002 U. Ill. JL Tech. Y Pol'y 269, 279 - 80 (2002).
  43. ^ Timothy P. Daniels, Mantenga los acuerdos de licencia en camino : Los efectos de JEM Ag Supply, Inc v. Pioneer Hi-Bred Int'l Inc sobre el uso de las leyes de propiedad intelectual por parte de las universidades para proteger su investigación genética de plantas , 2003 BYU Educ. Y LJ 771 (2003).
  44. ^ Anne E, Crocker, Will Plants finalmente se convertirá en una protección total de patentes a nivel internacional: una mirada a la historia de la ley de patentes estadounidense e internacional con respecto a la protección de patentes para plantas y los cambios probables después de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. En JEM Ag Supply v Pioneer Hi-Bred , 8 Drake J. Agric. L. 251 (2003).
  45. ^ King, John L. (marzo de 2001). "Concentración y Tecnología en Industrias de Insumos Agrícolas". CiteSeerX  10.1.1.535.6120 . Cite journal requiere |journal=( ayuda )
  46. ^ Doran, Christopher (2012). Hacer del mundo un lugar seguro para el capitalismo: cómo Irak amenazó al imperio económico de Estados Unidos y tuvo que ser destruido . Plutón Press. ISBN 9780745332222. JSTOR  j.ctt183p5cm .
  47. ^ "Rhone-Poulenc Agro SA contra Monsanto Co., 73 F. Supp. 2d 540 (MDNC 1999)" . Ley Justia . Consultado el 11 de octubre de 2018 .
  48. ^ Roberts, Michael T. (noviembre de 2002). "JEM Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc .: su significado e importancia para la comunidad agrícola" (PDF) . El Centro Nacional de Investigación e Información sobre Derecho Agrícola de la Universidad de Arkansas .

Enlaces externos [ editar ]

  • El texto de JEM Ag Supply, Inc. contra Pioneer Hi-Bred International, Inc. , 534 U.S. 124 (2001) está disponible en: CourtListener Google Scholar Justia Library of Congress Oyez (audio del argumento oral)