National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co. , 137 F.2d 255 (3d Cir. 1943), [1] es una de las primeras o las primeras decisiones de un tribunal federal que sostienen que es un uso indebido de una patente que el titular de una patente exigir a los titulares de licencias que no utilicen una tecnología competitiva. [2] Estas disposiciones se conocen como "empates".
Lavadora de cerraduras nacional Co. v. George K. Garrett Co. | |
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Tribunal | Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos |
Nombre completo del caso | Lavadora de cerraduras nacional Co. v. George K. Garrett Co. |
Argumentó | 19 de abril de 1943 |
Decidido | 13 de julio de 1943 |
Cita (s) | 137 F.2d 255 ; 58 USPQ 460 |
Historia del caso | |
Historia posterior | Nueva audiencia denegada, 2 de septiembre de 1943. |
Membresía de la corte | |
Juez (s) sentado | Albert Branson Maris , Herbert Funk Goodrich , James Cullen Ganey |
Opiniones de casos | |
Mayoria | Goodrich, acompañado por un panel unánime |
Leyes aplicadas | |
Ley Clayton , 15 USC § 14 |
Fondo
La patente de los Estados Unidos 1.655.018, propiedad de National Lockwasher, cubría las arandelas de presión de resorte de compresión de anillo dividido con una construcción que evita que se entrelacen entre sí cuando se manipulan a granel. La arandela logra esto haciendo que la arandela helicoidal en forma de anillo se extienda más de 360 grados en circunferencia, cortando los extremos de la arandela de modo que las caras de los extremos formen un ángulo con las caras superior e inferior de la arandela y haciendo los espacios entre las Los extremos de la arandela son más pequeños que el grosor de la arandela, pero lo suficientemente grandes como para permitir que la compresión aplaste la arandela. (Si el espacio es más pequeño que el grosor (altura de la sección transversal) del material de la arandela, una arandela no puede pasar a través del espacio del extremo de otra arandela y enredarla). Se utiliza una arandela de seguridad para evitar un tornillo, perno o tuerca de aflojarse bajo vibración. Funciona como un resorte a compresión que tiene suficiente elasticidad para neutralizar el juego entre las piezas ensambladas que provoca la vibración. [3]
Otros cinco fabricantes de lavadoras con licencia nacional bajo la patente. Cada licencia "contenía una disposición en el sentido de que el licenciatario acuerda, mientras el acuerdo esté en vigor, que no fabricará ninguna otra forma de arandelas de resorte que no se enreden, excepto las cubiertas por la patente en la demanda". Hay otras formas de arandelas de resorte que no se enredan en el mercado, que utilizan una tecnología diferente a la de la patente. [4]
El tribunal de distrito determinó que Garrett infringió la patente, que era válida y ordenó una contabilidad. Se emitió una sentencia de $ 18,000. Garrett apeló al tribunal de apelaciones.
Sentencia del tercer circuito
"Entonces, lo que tenemos aquí", dijo el tribunal, "es un titular de patente que otorga una licencia a un fabricante por una contraprestación estipulada, parte de la consideración es que el titular de la licencia se abstendrá de fabricar cualquier otro tipo de arandela de resorte que no se enrede, excepto los cubiertos por la licencia ". [4]
El tribunal reconoció que este caso era diferente en sus hechos de los casos anteriores de uso indebido de patentes vinculados a la Corte Suprema, como Morton Salt Co. contra GS Suppiger Co. , en el que el tribunal sostuvo que un titular de la patente "no puede reclamar la protección de su otorgada por los tribunales donde se utiliza para subvertir la "política de patentes". [5] El titular de la patente no está imponiendo una vinculación, pero está "utilizando su monopolio de patentes para suprimir la fabricación de posibles productos competidores no cubiertos por su patente". El titular de la patente:
intenta por medios distintos de la libre competencia ampliar los límites de su monopolio legal para fabricar, usar y vender el dispositivo patentado en la medida en que dicho dispositivo sea el único disponible para un usuario de dicho artículo. Este monopolio obviamente no está cubierto por la patente. El derecho del titular de una patente no se extiende al uso de la patente para purgar el mercado de productos competidores no patentados excepto, por supuesto, a través del proceso de competencia leal. [4]
Esta conducta llevó el caso dentro del principio de Estados Unidos contra Univis Lens Co. , [6] "que limita el monopolio otorgado estrictamente a los términos de la concesión legal". En consecuencia: "El titular de la patente se ha despojado de su derecho a recuperarse en la actualidad por infracción debido a la utilización de su monopolio de patentes para expulsar del mercado productos competidores no patentados". [7]
Desarrollos posteriores
El caso Lockwasher fue seguido por tribunales en varios otros circuitos. En 2010, el Circuito Federal dictaminó, sin embargo, que una conducta similar no es un mal uso. Una decisión de 2015 de la Corte Suprema puede cuestionar la decisión del Circuito Federal en ese caso.
Berlenbach y McCullough
En Berlenbach v. Anderson y Thompson Ski Co. , [8] el Noveno Circuito confirmó la desestimación de una denuncia por uso indebido de patentes. La licencia infractora disponía que el titular de la licencia "no fabricará ni distribuirá en los Estados Unidos y Canadá ningún otro tipo de seguridad o encuadernación de esquí de liberación automática que no sea" el patentado.
Anteriormente, en McCullough v. Kammerer Corp. , [9] el Noveno Circuito condenó una licencia que estipulaba que el licenciatario no podía "fabricar, usar o alquilar ningún dispositivo que compita con el dispositivo o dispositivos cubiertos por este acuerdo de licencia. " El Noveno Circuito consideró inapropiado "extender [] el monopolio de la patente suprimiendo la fabricación o el uso de dispositivos competitivos, patentados o no patentados". [10]
Colón
En Columbus Auto. Corp. v. Oldberg Mfg. Co. , [11] el Décimo Circuito afirmó un fallo de uso indebido de patente contra una licencia que estipula que "Durante la vigencia de este contrato, [el titular de la licencia] acuerda no fabricar, vender o desechar ningún otro amortiguador que es competitivo con los amortiguadores cubiertos por dichas patentes ".
Lasercomb
En Lasercomb America, Inc. v. Reynolds , [12] un caso de uso indebido de derechos de autor, el Cuarto Circuito encontró uso indebido cuando el propietario de los derechos de autor del demandante licenciaba su software de troquelado asistido por computadora con acuerdos que prohibían al licenciatario permitir que su personal "escribiera , desarrollar, producir o vender software [de la competencia] para la fabricación de troqueles asistido por computadora ".
Princo
Sin embargo, en Princo Corp. v. ITC , [13] el Circuito Federal dictaminó que una supuesta conspiración para suprimir la tecnología competidora de otra patente no era un uso indebido de la patente:
[L] alegado acto de uso indebido de patentes. . . fue el pretendido acuerdo horizontal entre Philips y Sony para restringir la disponibilidad de la patente de Lagadec, una patente completamente diferente que nunca se afirmó en la acción por infracción contra Princo. Incluso si se demostrara la existencia de tal acuerdo, e incluso si se demostrara que tiene efectos anticompetitivos, un acuerdo horizontal que restrinja la disponibilidad de la patente Lagadec de Sony no constituiría un uso indebido de las patentes Raaymakers de Philips ni de ninguna de las otras patentes de Philips en litigio. [14]
El juez Bryson explicó que "la pregunta en este caso se reduce a esto: cuando un titular de patente ofrece licenciar una patente, ¿el titular de la patente hace un mal uso de esa patente al inducir a un tercero a no licenciar su tecnología competitiva separada?" No hay precedente, insistió, y no encajaba con el requisito de uso indebido de que el acuerdo entre Philips y Sony "tenga el efecto de aumentar el alcance físico o temporal de la patente en litigio".
La decisión de 2015 del Tribunal Supremo en v Kimble. Marvel Entertainment, LLC , [15] sin embargo, puede llamar a la solidez de Princo en tela de juicio. El Tribunal de Kimble rechazó firmemente los esfuerzos por asimilar la doctrina del uso indebido de patentes a la ley antimonopolio y explicó con cierto detalle las diferentes políticas que funcionan en los dos cuerpos de leyes. El Tribunal insistió en que la política de patentes, más que la política antimonopolio, debe regir los casos de uso indebido de patentes. [16] Una declaración de la política de patentes se encuentra en la Constitución, que autoriza al Congreso a establecer leyes de patentes para promover el progreso de las artes útiles. [17] Podría decirse que una conspiración para suprimir una tecnología competitiva es incompatible con la política para promover el progreso tecnológico, como sugiere el caso de Lockwasher . [18]
Ver también
- Herbert Hovenkamp, Restricciones a la innovación , 29 Cardozo L. Rev.247 (2007)
Referencias
Las citas en este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.
- ^ Lavadora de esclusas nacional Co. contra George K. Garrett Co. , 137 F.2d 255 ( 3d Cir. 1943).
- ^ Sin embargo, la sección 3 de la Ley Clayton, 15 USC § 14, hace que sea ilegal aceptar no negociar con los bienes de un competidor, y los acuerdos de arrendamiento de máquinas se consideraron que violaban esta ley antimonopolio cuando impedían a los arrendatarios obtener maquinaria de los competidores. sin antes perder el uso de la maquinaria de los acusados. Ver United Shoe Mach. Corp. contra Estados Unidos , 258 U.S. 451, 457 (1922).
- ^ National Lock Washer Co. contra George K. Garrett Co. , 98 F.2d 643, 646 (3d Cir. 1938).
- ^ a b c Arandela de seguridad nacional Co. , 137 F.2d en 256.
- ^ Morton Salt Co. contra GS Suppiger Co. , 314 U.S. 488, 494 (1942).
- ^ Estados Unidos contra Univis Lens Co. , 316 U.S. 241, 251 (1942).
- ^ Univis Lens Co. , 316 US en 257.
- ^ Berlenbach contra Anderson y Thompson Ski Co. , 329 F.2d 782 ( noveno Cir. 1964), cert. negado, 379 U.S. 830 (1964).
- ^ McCullough v. Kammerer Corp. , 166 F.2d 759 ( Noveno Cir. 1948).
- ^ 166 F.2d en 761.
- ^ Columbus Auto. Corp. contra Oldberg Mfg. Co. , 387 F.2d 643 , 644 ( 10º Cir. 1968).
- ^ Lasercomb America, Inc. contra Reynolds , 911 F.2d 970 ( 4 ° Cir. 1990).
- ^ Princo Corp. contra ITC , 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010).
- ^ 616 F.3d en 1331.
- ^ Kimble v. Marvel Entertainment, LLC , No. 13-720 , 576 Estados Unidos ___ (2015).
- ^ 135 S. Ct. en 2413.
- ^ EE. UU. Const. , arte, yo, sec. 8, cl. 8.
- ^ Un comentarista apoya este punto de vista. Véase Richard H. Stern , Kimble: El uso indebido de patentes a través del lente de la política de patentes, no la política antimonopolio , (2016) 38. EUR. Intell. Prop. Rev. 182, 189: "El efecto de la decisión de Kimble parecería hacer retroceder la línea de las decisiones del Circuito Federal que culminaron en Princo , que había hecho de una demostración de un efecto anticompetitivo sustancial en el mercado relevante un elemento esencial de prueba en la mayoría de los casos de uso indebido. Kimble reafirma la doctrina de los casos que sostienen que el uso indebido no es antimonopolio y no necesita una demostración del efecto anticompetitivo real ".
enlaces externos
- El texto de National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co. , 137 F.2d 255 (3d Cir.1943 ) está disponible en: CourtListener Google Scholar Justia