El uso nominativo , también "uso legítimo nominativo", es una doctrina legal que proporciona una defensa afirmativa a la infracción de marca registrada según lo enunciado por el Noveno Circuito de los Estados Unidos , [1] mediante el cual una persona puede usar la marca comercial de otra como referencia para describir la otro producto, o para compararlo con el suyo. El uso nominativo puede considerarse relacionado con, o un tipo de "uso justo de marca registrada" (a veces llamado "uso justo clásico" o "uso justo legal"). Todas las doctrinas de "uso legítimo de marcas registradas", independientemente de su clasificación, son distintas de la doctrina de uso legítimo en la ley de derechos de autor.. Sin embargo, el uso legítimo de una marca comercial puede estar protegido por las leyes de derechos de autor según la complejidad o creatividad de la marca como logotipo de diseño. [2]
La prueba de uso nominativo esencialmente establece que una parte puede usar o hacer referencia a la marca comercial de otra si:
- El producto o servicio no se puede identificar fácilmente sin utilizar la marca comercial (por ejemplo, la marca comercial es descriptiva de una persona, lugar o atributo de producto).
- El usuario solo usa la marca necesaria para la identificación (por ejemplo, las palabras pero no la fuente o el símbolo).
- El usuario no hace nada para sugerir patrocinio o respaldo por parte del titular de la marca. Esto se aplica incluso si el uso nominativo es comercial, y la misma prueba se aplica a las metaetiquetas .
Además, si se determina que un uso es nominativo, entonces, según la definición de usos no comerciales, no puede diluir la marca. [3]
El uso nominativo no requiere que se reconozca la propiedad de la marca comercial, por ejemplo, mediante el uso de una frase como "UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group". Sin embargo, tales declaraciones pueden ser requeridas por los términos de un acuerdo de licencia entre las partes, y pueden ser prudentes (y corteses) como una forma de prevenir malentendidos o acusaciones de falsificación .
Historia de la doctrina
La doctrina del uso nominativo fue enunciada por primera vez en 1992 por los EE.UU. Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc. . [4] En New Kids on the Block , el tribunal había examinado una " encuesta de New Kids on the Block " realizada por el acusado , y encontró que no había forma de preguntarle a la gente su opinión sobre la banda sin usar su nombre. Por ejemplo, uno podría referirse a los Minnesota Twins como "ese equipo de béisbol profesional de Minnesota", pero es mucho más aceptable referirse a ellos simplemente por su nombre comercial. [2]
En Playboy Enterprises, Inc. v. Welles , [5] donde Playboy Playmate Terri Welles fue demandada por usar el término de marca registrada "Playmate of the Year" en una meta palabra clave dentro del código HTML de su sitio web . El tribunal determinó que Welles tuvo que usar el término para describirse completamente a sí misma, ya que el titular de la marca le había otorgado ese título. En otras palabras, las personas no están obligadas por la ley de marcas a utilizar "expresiones absurdas" simplemente para evitar la responsabilidad de las marcas. [2]
En New Kids y en Playboy v. Welles , los tribunales examinaron casos más antiguos e identificaron un principio unificador que luego denominaron "uso nominativo". Entre los casos más antiguos citados por el Tribunal en Playboy v. Welles estaba Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church , [6] en el que el Noveno Circuito había dictaminado que un taller de reparación de automóviles independiente que se especializaba en reparar automóviles Volkswagen y mencionaba ese hecho en su publicidad era no se responsabiliza por la infracción de marca registrada siempre y cuando no aleguen o insinúen que tenían alguna relación comercial con la empresa Volkswagen. En el caso de Yue v. MSC Software Corporation , [7] el Distrito Norte de California sostuvo que la defensa de uso justo nominativo es una defensa de cambio de carga debidamente decidida en la etapa de juicio sumario y sería prematuro plantear una moción para desestimar .
Ver también
Referencias
- ^ Doellinger, Chad J. (2003). "Uso legítimo nominativo: Jardine y la desaparición de una doctrina" (pdf) . Revista Northwestern de Tecnología y Propiedad Intelectual . Northwestern University. 1 (1) . Consultado el 2 de diciembre de 2007 .
- ^ a b c Pratt, Jacqueline Levasseur. "No todo es justo (uso) en marcas comerciales y derechos de autor". INTA Bulletin , Vol 67, No 16. International Trademark Association, 15 de septiembre de 2012. < http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/NotAllIsFair( Use) inTrademarksandCopyrights.aspx >. 6 de diciembre de 2015.
- ^ David S. Welkowitz (2002). Dilución de marcas comerciales: derecho federal, estatal e internacional . BNA Books (Oficina de Asuntos Nacionales). pag. 325. ISBN 1-57018-313-9.
Dado que los usos justos nominativos son usos no comerciales, no puede ocurrir dilución
- ^ Niños nuevos en el bloque v. News America Publishing, Inc. , 971 F.2d 302 ( noveno Cir. 1992).
- ^ Playboy Enterprises, Inc. contra Welles , 279 F.3d 796 ( noveno Cir. 2002).
- ^ Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church , 411 F.2d 350, 352 (noveno Cir. 1969).
- ^ Yue contra MSC Software Corporation , caso núm. 15-cv-5526-PJH (ND Cal. 2016).