En una patente o solicitud de patente , las reivindicaciones definen, en términos técnicos, la extensión, es decir, el alcance, de la protección conferida por una patente, o la protección buscada en una solicitud de patente. En otras palabras, el propósito de las reivindicaciones es definir qué materia está protegida por la patente (o busca ser protegida por la solicitud de patente). Esto se denomina "función de notificación" de una reivindicación de patente: advertir a otros de lo que no deben hacer si quieren evitar la responsabilidad por infracción . [1] Los reclamos son de suma importancia tanto durante el procesamiento y litigios por igual.
Por ejemplo, un reclamo podría leer:
- "Un aparato para atrapar ratones, comprendiendo dicho aparato una base, un elemento de resorte acoplado a la base, y ..."
- "Una composición química para limpiar ventanas, dicha composición consiste sustancialmente en 10-15% de amoníaco, ..."
- "Método para calcular las expectativas de vida futuras, dicho método comprende recopilar datos que incluyen X, Y, Z, analizar los datos, comparar los resultados de los datos analizados ..."
Fondo
En la mayoría de las jurisdicciones, una patente es un derecho para excluir a otros de fabricar, usar, importar, vender u ofrecer a la venta el tema definido por las reivindicaciones cuando la reivindicación es para una cosa (aparato, composición de la materia, sistema, etc.) . Si un reclamo es por un método, el derecho a excluir sería excluir a cualquier parte de llevar a cabo todos los pasos del reclamo. Para excluir a alguien del uso de una invención patentada, el propietario de la patente, o el titular de la patente, debe demostrar en un procedimiento judicial que lo que la otra persona está usando entra dentro del alcance de una reivindicación de la patente; por lo tanto, es más valioso obtener reivindicaciones que incluyan el conjunto mínimo de limitaciones que diferencian una invención de las anteriores ( es decir, la denominada técnica anterior ). Pero cuantas menos limitaciones haya en una reclamación, más probable es que la reclamación cubra, o "continúe leyendo", lo que vino antes y sea rechazado durante el examen o considerado inválido en un momento posterior por obviedad o falta de novedad .
Historia
Las patentes no siempre han contenido reivindicaciones. En muchos países europeos , las patentes no contenían reivindicaciones hasta la década de 1970. Antes de ese momento, a menudo era difícil decidir si un producto infringía una patente, ya que la única base para conocer el alcance de la protección era la descripción, en vista del estado de la técnica. Las reclamaciones han sido partes necesarias de las solicitudes de patente de los Estados Unidos desde la promulgación de la Ley de Patentes de 1836. [2]
Sin embargo, incluso entre los sistemas legales de patentes en los que las reivindicaciones se utilizan como referencia para decidir el alcance de la protección conferida por una patente, la forma en que se utilizan las reivindicaciones puede variar sustancialmente. Tradicionalmente, existen dos tipos de sistemas de reclamación:
- el "sistema central de reivindicación", según el cual las reivindicaciones identifican el "centro" de la invención patentada . El alcance exacto de la protección depende de la naturaleza real de la contribución del inventor al arte en la tecnología en cuestión .
- el "sistema de reivindicación periférico", según el cual las reivindicaciones identifican la periferia exacta, o el límite, de la protección conferida. En este sistema, la carga de redactar buenas reivindicaciones es mucho mayor para el solicitante de la patente (o su abogado ). El solicitante recibe la protección que solicitó y casi nada más, siempre que la invención sea nueva y no evidente . En teoría, esto facilita que terceros examinen si la infracción puede existir o no.
Actualmente, ningún sistema de patentes es puramente central o periférico , pero el sistema utilizado en Alemania y la mayoría de los demás países de Europa continental se considera más central que el sistema utilizado actualmente en el Reino Unido , Estados Unidos y especialmente Japón , que son más periféricos. [3] En los últimos años, [ vago ] el sistema de Japón se ha vuelto más periférico, [4] mientras que el sistema utilizado en los Estados Unidos se estaba volviendo más central debido al creciente recurso en los litigios de patentes estadounidenses a la doctrina de equivalentes para ampliar el alcance de las reclamaciones impredeciblemente, [5] hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos revirtió esa tendencia en el caso Warner-Jenkinson en 1997. [6]
Requisitos y estructura
En la mayoría de las leyes de patentes modernas, las solicitudes de patente deben tener al menos una reivindicación, que son elementos críticos que definen la patente y el tema principal de examen. Sin embargo, en algunas leyes de patentes, se puede obtener una fecha de presentación para una solicitud que no contiene ninguna reivindicación. [7]
Convenio de Patente Europea
Según el Convenio de Patentes Europeas (EPC), una reivindicación debe definir el asunto para el cual se busca la protección en términos de características técnicas. [8] Estas características técnicas pueden ser estructurales (por ejemplo, un clavo , un remache ) o funcionales (por ejemplo, medios de fijación ). [9]
Con respecto a la estructura de una reivindicación, según el EPC, lo que se denomina "preámbulo" es diferente del significado que tiene el "preámbulo" según la ley de patentes de los Estados Unidos. En una reivindicación independiente en Europa, el preámbulo es todo lo que precede a la expresión "caracterizado por eso" o "caracterizado por" en una reivindicación escrita de acuerdo con la llamada "forma de dos partes", y por lo tanto todo lo que se considera conocido en combinación dentro de un documento de la técnica anterior, es decir, el documento de la técnica anterior más cercano. [10] Por esta razón, en Europa, el preámbulo de una reivindicación a veces también se denomina "porción de caracterización previa". [11]
Estados Unidos
Una reclamación puede incluir las siguientes partes:
- Un preámbulo que enumera la clase de la invención y, opcionalmente, sus propiedades principales, propósito o campo: "Un aparato ..." "Un método terapéutico para tratar el cáncer ..." "Una composición que tiene afinidad por la proteína X .. . "Este preámbulo también puede hacer referencia a otra reivindicación y refinarla, por ejemplo," El método de la reivindicación 1 ... "(Ver" reivindicación dependiente "a continuación).
- Una frase "transicional" que caracteriza los elementos que siguen. Las frases "que comprende", "que contiene" e "que incluye" se usan con mayor frecuencia y (según algunas leyes de patentes, específicamente en los Estados Unidos) son preferibles, ya que significa "que tiene al menos los siguientes elementos ..." y, por lo tanto, son abiertas (inclusivas) y no excluya limitaciones adicionales. Las frases "que consiste en" y "que consiste esencialmente en" son (en algunas leyes de patentes, específicamente en los EE. UU.) Más limitantes, ya que significan "tener todo y solo" o "virtualmente solo" y, por lo tanto, son cerradas (exclusivas). En los Estados Unidos, la frase "que consiste en" excluye limitaciones adicionales, mientras que la frase "que consiste esencialmente en" excluye limitaciones adicionales que "afectarían materialmente las características básicas y nuevas de la invención reivindicada". [12]
- Un conjunto de "limitaciones" que en conjunto describen la invención: "una X, una Y y una Z conectadas a la X y a la Y". Los elementos deben describirse como si interactuaran o cooperaran para lograr el resultado deseado. [13] Aquí se explica la distinción entre elementos y limitaciones. [ aclaración necesaria ] [14]
- Opcionalmente, una cláusula de propósito que describe además el funcionamiento general de la invención, o el objetivo que logra la invención ("en el que Z controla simultáneamente X e Y" o "en el que Z logra el propósito W controlando X e Y"). etc.). Las cláusulas "en las que" limitan el alcance de la reclamación. [15] Otras formas de lenguaje de propósito son cláusulas "por lo cual" y "por lo tanto", similares a las cláusulas "en donde" recién descritas, [16] y declaraciones de uso previsto en el preámbulo de una reivindicación (dependiendo de los hechos del caso, el preámbulo puede o no puede limitar el alcance de la reivindicación; en este caso fue la "esencia de la invención"). [dieciséis]
Interpretación o construcción de reclamos
Las afirmaciones suelen utilizar un lenguaje preciso. Ciertas palabras que se usan comúnmente en las reclamaciones tienen significados legales específicos determinados por una o más decisiones judiciales. Estos significados pueden diferir del uso común. Por ejemplo, la palabra "comprende", cuando se usa en las reivindicaciones de una patente de los Estados Unidos, significa "consiste al menos en". Por el contrario, la palabra "consiste" significa "consiste únicamente en", lo que dará lugar a un ámbito de protección muy diferente.
Además, en la práctica de las patentes estadounidenses, al menos, los inventores pueden "actuar como su propio lexicógrafo " en una solicitud de patente. Eso significa que un inventor puede dar a una palabra o frase común un significado muy específico y diferente a la definición normal de dicha palabra o frase. Por lo tanto, una reivindicación debe interpretarse a la luz de las definiciones proporcionadas en la especificación de una patente. La especificación de una patente es una descripción escrita de cómo hacer y usar la invención (ver también: suficiencia de divulgación ). En la legislación estadounidense, a una reclamación se le da su interpretación razonable más amplia de acuerdo con la especificación durante el procesamiento de la solicitud; sin embargo, en una demanda por infracción de patente , una reclamación se interpreta en una audiencia de Markman .
La construcción, ya sea de una patente o de cualquier otro documento, por supuesto no está directamente relacionada con lo que el autor quiso decir. No hay una ventana a la mente del titular de la patente o del autor de cualquier otro documento. La construcción es objetiva en el sentido de que se refiere a lo que una persona razonable a quien se dirigió el enunciado habría entendido que el autor estaba usando las palabras para significar. Observe, sin embargo, que no es, como se dice a veces, "el significado de las palabras que usó el autor", sino más bien lo que el destinatario teórico habría entendido que quiso decir el autor al usar esas palabras. El significado de las palabras es una cuestión de convención, regida por reglas, que se pueden encontrar en diccionarios y gramáticas. Lo que se habría entendido que quería decir el autor al usar esas palabras no es simplemente una cuestión de reglas. Es muy sensible al contexto y al trasfondo del enunciado en particular. Depende no sólo de las palabras que ha elegido el autor, sino también de la identidad de la audiencia a la que se supone que se ha dirigido y del conocimiento y las suposiciones que se atribuyen a esa audiencia. [17]
Tipos y categorías básicos
Hay dos tipos básicos de reclamaciones:
- los reclamos independientes , que se mantienen por sí mismos, y
- las reivindicaciones dependientes , que dependen de una sola reivindicación o de varias reivindicaciones y generalmente expresan realizaciones particulares como posiciones alternativas.
Las expresiones " en una realización ", " en una realización preferida ", " en una realización particular ", " en una realización ventajosa " o similares aparecen a menudo en la descripción de las solicitudes de patente y se utilizan para introducir una implementación o método particular de llevando a cabo la invención. [18] Estas diversas realizaciones pueden o no reivindicarse cada una con especificidad. Pueden servir como múltiples ejemplos de un "género" más general que se reivindica. En algunos casos, el examinador puede declarar que lo que el solicitante presentó como variaciones de una invención son en realidad invenciones separadas que deben examinarse individualmente.
Una reivindicación independiente ("independiente") no se refiere a una reivindicación anterior, mientras que una reivindicación dependiente sí se refiere a una reivindicación anterior, asume todas las limitaciones de esa reivindicación y luego agrega restricciones (por ejemplo, "El identificador de la reivindicación 2, en el que está articulado. ") Cada reclamo dependiente es, por ley, más restringido que el reclamo independiente del que depende. Aunque esto da como resultado una cobertura más limitada que la proporcionada por la reivindicación independiente de la que depende la segunda reivindicación, es una cobertura adicional y existen muchas ventajas para el solicitante de la patente al presentar y obtener un conjunto completo de reivindicaciones dependientes:
- Aclaración / ampliación del reclamo independiente: los reclamos independientes generalmente se escriben con términos amplios, para evitar que los competidores eludan el reclamo alterando algún aspecto del diseño básico. Pero cuando se utiliza una redacción amplia, puede plantearse la cuestión del alcance del término en sí. Si un reclamo dependiente se lleva específicamente a una interpretación más estrecha, entonces, al menos en los EE. UU., La doctrina de la diferenciación del reclamo establece que el reclamo independiente debe ser diferente y, por lo tanto, más amplio que el reclamo dependiente. La doctrina dicta que "es inapropiado que los tribunales interpreten en un reclamo independiente una limitación establecida explícitamente en otro reclamo". [19] Esto significa que si una reivindicación independiente recita una silla con una pluralidad de patas, y una reivindicación dependiente que depende de la independiente recita una silla con cuatro patas, la reivindicación independiente no se limita a lo que se recita en la reivindicación dependiente. El reclamo dependiente protege las sillas de cuatro patas y el reclamo independiente protege las sillas de cuatro patas y las sillas de dos, tres, cinco o más patas. De manera similar, puede que no esté claro si una "base" incluye un "conjunto de patas". Una reivindicación dependiente, que incluye la frase "en la que dicha base comprende un conjunto de patas", si lo permite el examinador de patentes , aclara que la palabra "base" en la reivindicación independiente no incluye necesariamente patas. En la práctica, las reivindicaciones dependientes se utilizan a menudo para centrarse en la realización preferida de la invención por parte del inventor (por ejemplo, el diseño de producto real que el inventor pretende utilizar). La reivindicación independiente describe ampliamente la invención; la reivindicación dependiente nº 1 describe la invención en un aspecto más estricto que describe más específicamente la realización preferida; el reclamo dependiente # 2 es aún más limitado; etc.
- Posible nulidad de reivindicación independiente: Es imposible saber, al iniciar el proceso de solicitud e incluso en el momento de la emisión de la patente, si una reivindicación de patente es válida. Esto se debe a que cualquier publicación fechada antes de la fecha de prioridad de la solicitud y publicada en cualquier lugar en cualquier idioma puede invalidar la afirmación (excluidas las publicaciones del inventor publicadas durante el período de gracia en ciertos países como EE. UU., Canadá y Japón). Además, incluso las solicitudes que aún no se publicaron en el momento de la presentación, pero que tienen una fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud, también pueden invalidar la reclamación. Dado que es imposible obtener un conocimiento absoluto y completo de todas las publicaciones del mundo, sin mencionar las solicitudes de patente inéditas, siempre existe cierto grado de incertidumbre. Sin embargo, si se determina que el reclamo independiente no es válido, un reclamo dependiente puede sobrevivir, y aún puede ser lo suficientemente amplio como para excluir a los competidores del valioso territorio comercial.
Según la Convención de Patentes Europeas , cuando una reivindicación en una categoría particular (ver más abajo), por ejemplo, una reivindicación de proceso, depende de una reivindicación de una categoría diferente, por ejemplo, una reivindicación de producto, no se considera una reivindicación dependiente sino una reivindicación independiente. . Según la ley de EE. UU., Esto todavía se cuenta como un reclamo dependiente, independientemente del cambio de clase. [20]
Las reglas de redacción de reivindicaciones también permiten "múltiples reivindicaciones dependientes" que hacen referencia a más de una reivindicación, por ejemplo: "3. Método de la reivindicación 1 o 2, que comprende además ..." Las reglas para esto son bastante específicas: las reivindicaciones específicas deben ser referenciado ("el método de cualquiera de estas otras afirmaciones" es incorrecto); las reclamaciones deben ser referenciadas como alternativa ("el método de las reivindicaciones 1 y 2" es incorrecto); etc. Aunque sigue siendo aceptable, este estilo de reclamación rara vez se utiliza en los EE. UU. porque se cuenta a los efectos de la tarifa de presentación de acuerdo con el número de reclamaciones a las que hace referencia. Por lo tanto, si la reclamación depende de tres reclamaciones anteriores, se cuenta a los efectos de las tarifas como tres reclamaciones dependientes. A la luz de las tarifas de "reclamo excesivo" impuestas actualmente por la USPTO , esta táctica puede volverse costosa rápidamente. Sin embargo, las reclamaciones dependientes múltiples se utilizan con mucha frecuencia en otras jurisdicciones, incluida Europa. [21] [22]
Las reclamaciones también se pueden clasificar en categorías, es decir, en términos de lo que afirman . Un reclamo puede referirse a
- una entidad física, es decir, un producto (o material) o un aparato (o dispositivo, sistema, artículo, ...). La reivindicación se denomina entonces, respectivamente, " reivindicación de producto " o " reivindicación de aparato "; o
- una actividad, es decir, un proceso (o método) o un uso. La reivindicación se denomina entonces, respectivamente, " reivindicación de proceso " (o reivindicación de método ) o " reivindicación de uso ".
Tipos especiales de reclamaciones
Además de los tipos de reclamos básicos anteriores, también hay muchos tipos especiales de reclamos que se utilizan en diferentes circunstancias. A veces, la ley exige un formulario de reivindicación en particular si se va a otorgar una patente para una invención en particular, como por ejemplo para un segundo uso médico de una sustancia conocida en el que se pueda requerir la reivindicación de " tipo suizo ". Otra razón para utilizar un reclamo en particular podría ser atrapar a una clase particular de infractor.
Ver también
- Catnic Components Ltd. contra Hill & Smith Ltd. (1982)
- Cuadro de reclamaciones
- Búsqueda de liquidación y opinión
- Cloem , una empresa que crea variantes de reclamos de patentes generadas por computadora
- Descargo de responsabilidad
- Doctrina de equivalentes
- Probatio diabolica , en relación con las declaraciones producto por proceso
Referencias
- ^ Véase, por ejemplo, PSC Computer Prods., Inc. v. Foxconn Int'l, Inc. , 355 F.3d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2004) ("Un propósito importante de la descripción escrita es notificar a al público en cuanto al objeto de la patente, mientras que la reivindicación proporciona un aviso sobre el alcance de la invención. "). Véase también Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. , 572 US __, 134 S. Ct. 2120 (2014) ("Tolerar la imprecisión justo antes de convertir una afirmación 'insolublemente ambigua' disminuiría la función de aviso público del requisito de precisión y fomentaría la 'zona de incertidumbre' desalentadora de la innovación [cita omitida] contra la cual esta Corte ha advertido . "); McClain v. Ortmayer , 141 US 419, 424 (1891) (la reivindicación de una patente debe ser lo suficientemente precisa y clara como para dar al público un aviso claro de lo que se reclama, y así "informar al público de lo que todavía está abierto a ellos" ).
- ^ Ley de patentes de 1836, cap. 357, 5 Stat. 117 (4 de julio de 1836) Archivado el 19 de marzo de 2013 en la Wayback Machine.
- ^ Peter Groves , Diccionario de derecho de propiedad intelectual, ISBN 1849807779 , p. 51.
- ^ Ver Decisión de la Corte Suprema de Japón (Saikou Saibansho), 24 de febrero de 1998 Caso No. Heisei 6 (o) 10831 No. Heisei 6 (o) 1083, reconociendo primero la doctrina de equivalentes .
- ^ Ver Dennis Crouch , Doctrina de equivalentes: ¿Qué elementos está reduciendo? , Patently-O (30 de septiembre de 2014) ("En una generación anterior, los titulares de patentes normalmente podían llegar a un jurado con una acusación de infracción doctrina de equivalentes. Sin embargo, el tribunal simultáneamente endureció las reglas para la infracción del DOE y relajó el resumen de las reglas juicio - el resultado es que la infracción bajo la doctrina de equivalentes es ahora regularmente una cuestión de juicio sumario. "); Ray D. Weston , Un análisis comparativo de la doctrina de los equivalentes: ¿Pueden los enfoques europeos resolver un dilema estadounidense? , 39 JL & Tech. 35, 35-36 (1998) ("Una fuente percibida de incertidumbre e imprevisibilidad en el derecho de patentes es la doctrina de los equivalentes. Originalmente destinada a brindar a los inventores un alcance justo de protección para sus patentes, se ha convertido en un medio poderoso para extender un alcance de la patente, a menudo de forma impredecible. ").
- ^ Ver Warner-Jenkinson v. Hilton Davis , 520 US 17 (Fed. Cir. 1997) (restringiendo el alcance de la doctrina de equivalentes).
- ^ Véase, por ejemplo, el artículo 11 (1) del PCT .
- ^ Artículo 84 EPC , Regla 43 (1) EPC
- ^ Directrices para el examen en la OEP , sección f - iv , 2.1 : "Características técnicas".
- ^ Regla 43 (1) EPC (anteriormente Regla 29 (1) EPC 1973 ) y, por ejemplo, Decisión de la junta de apelación de la EPO T 13/84 , Nota principal 1.
- ^ Ver, por ejemplo, "La parte de pre-caracterización de la reclamación se basa en ..." en la Decisión T 0443/11 de 30 de enero de 2012 , punto 2.1.
- ^ USPTO MPEP 2111.03
- ^ Google Books Jeffrey G. Sheldon, Cómo escribir una solicitud de patente sec. 6.3.5.3 (1992); ver American Choc. Mach. Co. contra Helmstetter , 142 Fed. 978, 980 (2d Cir. 1905) ("La distinción entre una combinación y una agregación radica en la presencia o ausencia de reciprocidad de acción. Para constituir una combinación es esencial que haya alguna operación conjunta realizada por sus elementos, produciendo un resultado debido a su acción conjunta y cooperativa, mientras que en una agregación hay una mera suma de contribuciones separadas, cada una operando independientemente de la otra. La máquina del demandado consta simplemente de una agregación de dos dispositivos. No hay mutualidad mecánica o funcional No es una combinación porque no hay cooperación entre el revestimiento y los mecanismos de sacudidas, porque los dos dispositivos no realizan sus funciones de manera conjunta, y porque no están necesariamente combinados en una máquina, y no actúan juntos para asegure el resultado final. ") (citas omitidas).
- ^ "Limitaciones", "elementos" y osos, ¡oh! Blog de Patentes Esenciales, David Long, 3 de junio de 2015, consultado el 1 de julio de 2018.
- ^ Ver In re Roemer , 258 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2001) (sosteniendo la reivindicación 33 patentable debido a una cláusula "en donde").
- ^ a b Véase, por ejemplo, Griffin v. Bertina, 285 F.3d 1029, 1033-34 (Fed. Cir. 2002) (distinguiendo las cláusulas "donde" y "donde", y explicando si expresan límites en el alcance de una afirmación es específica de un hecho).
- ^ Cámara de los Lores del Reino Unido, Kirin-Amgen Inc & Ors contra Hoechst Marion Roussel Ltd & Ors [2004] UKHL 46 (21 de octubre de 2004) (párrafo 32)
- ^ " realización = un ejemplo específico y divulgado de cómo un concepto inventivo, que se establece de manera más general en otra parte de la divulgación, se puede poner en práctica. " en "CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTE (Versión 2009)" (PDF) . OMPI. pag. 33. Archivado desde el original (PDF) el 27 de julio de 2011 . Consultado el 12 de junio de 2015 .
- ^ Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co. de California , 713 F.2d 693, 699 (Fed. Cir. 1984).
- ^ "MPEP 608.01 (n) Reclamaciones dependientes, Parte II" . USPTO.gov . USPTO.
- ^ Regla 43 (4) EPC
- ^ Directrices para el examen en la EPO , sección f - iv , 3.4 : "Reclamaciones independientes y dependientes": "(...) una reclamación dependiente puede referirse a una o más reclamaciones independientes, a una o más reclamaciones dependientes, o reclamos tanto independientes como dependientes ".
Otras lecturas
- La construcción de reivindicaciones producto por proceso , XI Simposio de Jueces de Patentes Europeas , Copenhague, Diario Oficial de la EPO 2003, Edición especial, No. 2, p. 20-75 ( pdf )
enlaces externos
- Convenio de Patente Europea
- Artículo 69 del CPE que define el alcance de la protección
- Protocolo EPC sobre la interpretación del artículo 69 EPC
- Artículo 84 EPC que define el papel de las reclamaciones
- Regla 43 EPC (anteriormente Regla 29 EPC 1973 ) que expresa los requisitos legales con respecto a la forma y contenido de las reclamaciones
- Ley de patentes de EE. UU. (Título 35 del Código de EE. UU.)
- 35 USC § 101 materia patentable
- 35 USC § 112 especificación y reclamos
- Estudios sobre reclamaciones de patentes
- Cuando lo pequeño es hermoso: medir la evolución y las consecuencias de la voluminosidad de las solicitudes de patentes en la EPO Este documento aborda cuestiones relacionadas con la medición de la voluminosidad de las solicitudes de patentes (número de reivindicaciones y páginas) y destaca los patrones de su evolución.