Las patentes de métodos comerciales son una clase de patentes que divulgan y reivindican nuevos métodos de hacer negocios. Esto incluye nuevos tipos de comercio electrónico, seguros, cumplimiento bancario y fiscal, etc. Las patentes de métodos comerciales son una especie de patente relativamente nueva y se han realizado varias revisiones que investigan la conveniencia de patentar métodos comerciales. No obstante, se han convertido en activos importantes tanto para inventores independientes como para grandes corporaciones. [1]
Fondo
En general, las invenciones son elegibles para protección por patente si pasan las pruebas de patentabilidad : materia patentable , novedad , actividad inventiva o no evidencia y aplicabilidad industrial (o utilidad ).
Un método comercial puede definirse como "un método de funcionamiento de cualquier aspecto de una empresa económica". [2]
Historia
Francia
El 7 de enero de 1791, Francia aprobó una ley de patentes que establecía que "Cualquier nuevo descubrimiento o invención, en todo tipo de industria, es propiedad de su autor ...". Los inventores pagaron una tarifa según el plazo deseado de la patente (5, 10, 15 años), presentaron una descripción de la invención y se les concedió una patente. No hubo examen previo. La validez se determinó en los tribunales. 14 de las 48 patentes iniciales fueron para invenciones financieras. En junio de 1792, por ejemplo, se emitió una patente al inventor FP Dousset para un tipo de tontina en combinación con una lotería . [3] Estas patentes suscitaron preocupación y fueron prohibidas y declaradas inválidas en una enmienda a la ley aprobada en 1792.
Bretaña
En Gran Bretaña, se emitió una patente en 1778 a John Knox por un "[p] lan para garantías sobre la vida de personas de 10 a 80 años". [4] En este momento, en la legislación británica, las patentes solo se podían emitir para objetos fabricados, no para procesos de fabricación. [ cita requerida ]
Estados Unidos
Se han otorgado patentes en los Estados Unidos sobre métodos para hacer negocios desde que se estableció el sistema de patentes de los EE. UU. En 1790. [5] La primera patente financiera se otorgó el 19 de marzo de 1799 a Jacob Perkins de Massachusetts por una invención para "Detectar falsificaciones Notas ". Todos los detalles de la invención de Perkins, que presumiblemente era un dispositivo o proceso en el arte de la impresión, se perdieron en el gran incendio de la Oficina de Patentes de 1836 . Su existencia solo se conoce por otras fuentes.
La primera patente financiera de la que sobrevive una descripción detallada por escrito fue la de un método de impresión titulado "Un modo de prevenir la falsificación" otorgado a John Kneass el 28 de abril de 1815. [6] Los primeros cincuenta años de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos vieron la concesión de cuarenta y una patentes financieras en las artes de los billetes de banco (2 patentes), letras de crédito (1), letras de cambio (1), cheques en blanco (4); detección y prevención de falsificaciones (10), recuento de monedas (1), tablas de cálculo de intereses (5) y loterías (17).
Por otro lado, casos como Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. , 160 F. 467 (2d Cir.1908), que sostenían que un sistema de contabilidad para evitar la malversación de fondos por parte de los camareros no era patentable, a menudo se interpretaba que implicaba una "excepción del método comercial", en la que los métodos comerciales no son patentables. [7] Otro caso de este tipo fue Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell , 180 F.2d 26 (DC Cir. 1950), en el que el tribunal sostuvo que una patente sobre mezclas de whisky de "prueba a ciegas" para las preferencias del consumidor sería " una seria restricción al avance de la ciencia y la industria ”y, por tanto, debería rechazarse.
El cambio en la práctica en la década de 1990
Durante muchos años, la USPTO adoptó la posición de que los "métodos de hacer negocios" no eran patentables. Sin embargo, con la aparición en las décadas de 1980 y 1990 de las solicitudes de patentes en Internet o métodos de comercio habilitados por computadora, la USPTO descubrió que ya no era práctico determinar si una invención en particular implementada en computadora era una invención tecnológica o una invención comercial. En consecuencia, adoptaron la posición de que los examinadores no tendrían que determinar si una invención reivindicada era un método para hacer negocios o no. Determinarían la patentabilidad basándose en los mismos requisitos legales que cualquier otra invención. [8] [9]
La subsiguiente concesión de patentes sobre métodos implementados por computadora para hacer negocios fue impugnada en 1998 State Street Bank v. Signature Financial Group , (47 USPQ 2d 1596 ( CAFC 1998)). El tribunal afirmó la posición de la USPTO y rechazó la teoría de que un "método de hacer negocios" era materia excluida. El tribunal confirmó además este principio con AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. , (50 USPQ 2d 1447 (Fed. Cir. 1999)).
La USPTO siguió exigiendo, sin embargo, que las invenciones de métodos comerciales deben aplicar, involucrar, utilizar o promover las "artes tecnológicas" para ser patentables. Esto se basó en una decisión no publicada de la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes de los Estados Unidos , Ex Parte Bowman , 61 USPQ2d 1665, 1671 (Bd Pat. App. & Inter. 2001). Este requisito podría cumplirse simplemente exigiendo que la invención se lleve a cabo en un ordenador.
La reacción contra las patentes de métodos comerciales después de 2000
En octubre de 2005, los propios jueces administrativos de la USPTO revocaron esta posición en una decisión mayoritaria de la junta en Ex Parte Lundgren , Apelación No. 2003-2088 (BPAI 2005). La junta dictaminó que el requisito de "artes tecnológicas" no podía sostenerse, [10] ya que tal requisito no existía en la ley.
A la luz de Ex Parte Lundgren, la USPTO ha emitido pautas provisionales para que los examinadores de patentes determinen si una determinada invención reivindicada cumple con los requisitos legales de ser un proceso, fabricación, composición de materia o máquina (35 USC 101). [11] Estas directrices afirman que un proceso, incluido un proceso para hacer negocios, debe producir un resultado concreto, útil y tangible para ser patentable. No importa si el proceso está dentro de las artes tecnológicas tradicionales o no. El precio de un producto financiero, por ejemplo, se considera un resultado concreto, útil y tangible (ver State Street Bank v. Signature Financial Group ).
La USPTO ha reafirmado su posición de que las obras literarias, las composiciones de música, las compilaciones de datos, los documentos legales (como las pólizas de seguro ) y las formas de energía (como los paquetes de datos transmitidos a través de Internet) no se consideran "manufacturas" y, por lo tanto, , por sí mismos, no son patentables. No obstante, la USPTO ha solicitado comentarios del público sobre esta posición.
En 2006, el juez Kennedy de la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió críticas sobre las patentes de métodos comerciales cuando comentó que algunas de ellas eran de "vaguedad potencial y validez sospechosa". Esto se expresó en una opinión concurrente en el caso de eBay Inc. v. MercExchange, LLC [12] Ha habido una especulación considerable sobre cómo esta opinión podría afectar los futuros litigios de patentes de métodos comerciales, particularmente cuando el propietario de una patente solicita una orden judicial para detener un infractor. [13] En 2006, tres jueces (Breyer, J., junto con Stevens y Souter, JJ.) Disintieron de la desestimación del certiorari como otorgado indebidamente en Laboratory Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs., Inc. , [14] argumentando que State Street enunció una prueba legal errónea bajo la cual los procesos que la Corte Suprema había declarado inelegibles para patentes serían considerados elegibles para patentes.
El caso Bilski - 2010
En Bilski v. Kappos , 561 US 593 (2010), la Corte Suprema sostuvo que la prueba de máquina o transformación no es la única prueba para determinar si una reclamación entra dentro del "proceso" objeto de la Ley de Patentes y, por lo tanto, es patente elegible. En lugar de ser una prueba exclusiva de elegibilidad, la prueba de máquina o transformación es "una pista útil e importante, una herramienta de investigación, para determinar si algunas invenciones reivindicadas son procesos según el § 101. Con respecto a los hechos del caso que tiene ante sí , la Corte Suprema afirmó el rechazo en pleno del Circuito Federal de una solicitud de patente sobre un método para estabilizar los insumos de costos en la industria energética mediante la cobertura de los aumentos de precios contra las disminuciones. La Corte sostuvo que la estrategia de inversión establecida en la solicitud era una " idea abstracta ", lo que la hace inelegible en virtud de esa excepción a las áreas temáticas generales enumeradas en la Ley de Patentes.
La decisión de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos confirmó pero calificó drásticamente la decisión en banc del Circuito Federal de 2008 en In re Bilski . [15] La decisión anunció una prueba de "máquina o transformación" de elegibilidad de la patente que, si hubiera sido aceptada como exclusiva para las patentes de proceso, habría hecho inelegibles muchas patentes de métodos comerciales otorgadas en la última década. Aunque la Corte Suprema rechazó su uso exclusivo, la prueba sigue siendo importante como una "pista útil e importante" para determinar la elegibilidad de la patente de las invenciones de proceso reivindicadas. Bajo esta prueba: primero, los procesos que transforman un artículo de un estado o cosa a otro son elegibles para patente independientemente de si su uso requiere una máquina. Los procesos que involucran la transformación de datos financieros abstractos, como el que se reivindica en formato de máquina en State Street , probablemente no sean elegibles para patente. En segundo lugar, los procesos que no hacen transformaciones elegibles para patente son elegibles para patente solo si se afirma que se llevaron a cabo con una "máquina en particular". Parece que una computadora digital programada de propósito general no es una máquina en particular , para este propósito. Bilski no tiene claro si una máquina en particular debe ser nueva y no obvia, y especialmente adaptada para llevar a cabo el nuevo proceso. La decisión de la Corte Suprema en Parker v. Flook [16] parece pedir eso, pero la corte de Bilski no decidió opinar sobre este punto en ese momento. [17]
La opinión mayoritaria en In re Bilski se negó a considerar categóricamente inelegibles los métodos comerciales por ningún motivo. Sin embargo, el desacuerdo del juez Mayer, secundado por la opinión concurrente de los jueces Dyk y Linn, insistió en que el sistema de patentes de EE. UU. Se limita a la tecnología y, por lo tanto, excluye el comercio y los expedientes comerciales. El juez Mayer equiparó la limitación de las concesiones de patentes de la Constitución de los Estados Unidos a las "artes útiles" [18] con una limitación a la tecnología, basándose en la jurisprudencia que establece que la tecnología es el equivalente moderno de las artes útiles. [19]
En noviembre de 2007, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos propuso reglas que requerirían que los contribuyentes que pagaran una tarifa de licencia por una patente tributaria declararan eso al IRS. [20]
El caso Alice - 2014
Varios años más tarde, en Alice v. CLS Bank , la Corte Suprema volvió a abordar la elegibilidad de patente de un método comercial. Tenía patente inelegible un método para asegurar la liquidación intermediada, una forma de depósito en garantía electrónico. Al invalidar la patente de Alice, el Tribunal anunció una prueba de dos pasos basada en las decisiones anteriores de la Corte en Mayo v. Prometheus y Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. Esta prueba primero determina si la invención reivindicada está dirigida a un resumen idea, ley de la naturaleza, fórmula matemática o abstracción similar. Si es así, el tribunal debe proceder al segundo paso: determinar si la forma en que la invención reivindicada implementa la abstracción contiene un concepto inventivo, en contraste con ser rutinario y convencional. Según la prueba de Alice , la invención reivindicada es elegible para la patente solo si contiene un concepto inventivo.
El método comercial de la USPTO que examina los grupos de trabajo respondió rápidamente a la decisión de Alice. Las asignaciones mensuales para las patentes relacionadas con las finanzas se redujeron al 10% de su valor anterior a Alice. [21] La Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes ha reaccionado de manera similar. Solo alrededor del 20% de los rechazos de métodos comerciales apelados por los examinadores de patentes están siendo revertidos por la junta. [22]
Jurisdicciones
El hecho de que un método comercial se considere materia patentable depende de la jurisdicción legal . La Organización Mundial del Comercio ‘s Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no contempla específicamente el patentes de métodos comerciales.
Australia
No existe una prohibición general sobre la patentabilidad de métodos comerciales en Australia. Su patentabilidad se determina aplicando las pruebas utilizadas para determinar la patentabilidad de cualquier tipo de invención. Sin embargo, en la decisión de Grant v Commissioner of Patents [2006] FCAFC 120, en el párrafo [47], el Pleno del Tribunal Federal de Australia sostuvo que un método comercial solo será patentable si tiene un aspecto físico, ya que efecto o fenómeno concreto, tangible, físico u observable. En consecuencia, los métodos comerciales "puros", que son aquellos que no tienen un aspecto físico, no son patentables en Australia.
Se ha sugerido que Grant v Commissioner of Patents se decidió erróneamente porque el tribunal no aplicó correctamente la ley existente según lo establecido en la decisión del Tribunal Superior de Australia en National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (1959) 102 CLR 252 y que el tribunal no debería haber impuesto un requisito de aspecto físico. [23]
Canadá
Un método comercial debe ser más que una idea abstracta o un teorema; de lo contrario, no es patentable en Canadá. Para ser patentable, el método comercial debe tener una aplicación práctica.
Sin embargo, un método comercial que es una idea abstracta no se vuelve patentable simplemente porque tiene una aplicación práctica. Por ejemplo, un método comercial particular que es una idea abstracta no se vuelve patentable simplemente porque está programado en una computadora como un algoritmo. Para que un método comercial sea patentable, el algoritmo no puede ser la invención completa, sino solo un aspecto de una combinación novedosa. Véase Amazon.com, Inc. contra el Fiscal General de Canadá, 2011 FCA 328, 24 de noviembre de 2011 [24].
porcelana
En abril de 2017, la SIPO (es decir, la oficina de patentes de China) revisó sus directrices de examen de patentes para permitir el patentamiento de métodos comerciales siempre que el método tuviera características técnicas. [25]
Brasil
De acuerdo con la Ley de Patentes brasileña 9279, " los esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo e inspección " no se consideran invenciones ni Modelos de Utilidad. [26]
Convenio de Patente Europea
En virtud del Convenio de Patentes Europeas (EPC), "los esquemas, reglas y métodos para (...) hacer negocios" no se consideran invenciones y no son patentables ", en la medida en que una solicitud de patente europea o una patente europea se relacionen a ese tema o actividades como tales ". [27]
Sin embargo, "[i] i el tema reivindicado especifica medios técnicos, como computadoras, redes de computadoras u otros aparatos programables, para ejecutar al menos algunos pasos de un método comercial, no se limita al tema excluido como tal y por lo tanto, no está excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 52 (2) (c) y (3) ". [28] En tal caso, la materia reivindicada se considera de naturaleza técnica y no está excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 52 (2) (c) y (3) del CPE . Luego se evalúa, como un segundo paso, si la invención implica una actividad inventiva , considerando que las "características que no contribuyen al carácter técnico de la invención no pueden sustentar la presencia de una actividad inventiva ( T 641/00 )". [29]
India
Según el Capítulo II, Sección 3 , parte (k) de la Ley de Patentes de la India, los métodos comerciales no son patentables per se. Sin embargo, son patentables si un nuevo método resuelve un problema "técnico" y está involucrado un aparato / sistema.
Estados Unidos
La actual jurisprudencia estadounidense Alice Corp. v. CLS Bank International (decidida en junio de 2014) requiere que para que un método comercial sea patentable, debe ser “significativamente más” que simplemente implementar un proceso comercial conocido en una computadora. La respuesta inmediata de la USPTO a esta decisión a partir de julio de 2014 ha sido esencialmente dejar de permitir patentes de métodos comerciales. La cuestión clave es que los examinadores aún no tienen una guía clara sobre lo que está permitido bajo la decisión de Alice. [30]
Clasificación
En la octava edición de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), que entró en vigor el 1 de enero de 2006, se ha creado una subclase especial para los métodos comerciales: " G06Q " (Sistemas o métodos de procesamiento de datos, especialmente adaptados para usos administrativos, comerciales, fines financieros, de gestión, de supervisión o de previsión). En las ediciones anteriores, los métodos comerciales se clasificaron en "G06F 17/60". Esto es puramente una cuestión de clasificación y, sin embargo, no cambiará las leyes de patentes.
Las patentes estadounidenses que describen métodos de hacer negocios que implican el uso de una computadora se clasifican en la Clase 705 ("procesamiento de datos: financiero, práctica comercial, administración o determinación de costo / precio"). La clase 705 incluye subcategorías para industrias tales como atención médica, seguros, compras electrónicas, administración de inventarios, contabilidad y finanzas.
Ver también
- Debate sobre patentes de software
- Decisión T 931/95 ( Asociación de Sistemas de Beneficios de Pensiones ) de 9 de agosto de 2000 de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (EPO)
- DDR Holdings v. Hotels.com
Referencias
- ^ Rutkowski, T. "Transportistas inconscientes de las amenazas y oportunidades de propiedad de IP", Insurance Networking News, 1 de agosto de 2005
- ^ "INFORME DE REVISIÓN DE PATENTES DE SISTEMAS COMERCIALES" (PDF) . CONSEJO CONSULTIVO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Septiembre de 2003. Archivado desde el original (PDF) el 28 de febrero de 2016 . Consultado el 17 de diciembre de 2015 .
- ^ Descripción des Machines et Procédés Especifica Dans Les Brévets D'Invention, De Perfectionnement et D'Importation, 1811 pp 544 et seq.
- ^ Bilski v. Kappos, Escrito de la USPTO para la Demandada, 30 de septiembre de 2009, p30 Archivado el 7 de octubre de 2009 en Wayback Machine.
- ^ "Métodos automatizados de procesamiento de datos financieros o de gestión (métodos comerciales)" Libro blanco de la USPTO '
- ^ "Kneass, John," Un modo de prevenir la falsificación ", patente estadounidense x2301" . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2006 . Consultado el 4 de marzo de 2007 .
- ^ P. Jason Hadley; Jung Hahm; Tanya Harding; Steven Lee; Malcolm T. Meeks; Richard Polidi. "comentario sobre State Street Bank " . Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell.
- ^ State Street Bank v. Signature Financial, decidido el 23 de julio de 1998 Archivado el 29 de agosto de 2008, en Wayback Machine , citando el entonces vigente MPEP Sec. 706.03 (a) (1994)
- ^ "ELEGIBILIDAD DE MATERIA SUJETO DE PATENTE MPEP 2106" . bitlaw.com . Consultado el 27 de septiembre de 2018 .
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( ayuda ) - ^ eBay Inc. contra MercExchange, LLC , 126 S. Ct. 1837 (2006), Kennedy, J., concurrente, página 2
- ^ " " Injunction Mud "The Patent Prospector, 16 de mayo de 2006" . Archivado desde el original el 9 de octubre de 2007 . Consultado el 17 de agosto de 2007 .
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- ^ 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) ( en banc ).
- ^ 437 Estados Unidos 584 (1978).
- ↑ La prueba de las dos ramas se basa en las decisiones de la Corte Suprema en su trilogía de elegibilidad de patentes hace unas tres décadas: Gottschalk v. Benson , 409 US 63 (1972); Parker v. Flook , 437 US 584 (1978); y Diamond v. Diehr , 450 US 175 (1981).
- ^ El artículo I, sección 8, cláusula 8 de la Constitución Otorga al Congreso la facultad de “Promover el Progreso de… Artes útiles” mediante el otorgamiento de patentes. La Corte Suprema ha sostenido que la concesión de poderes también es una limitación al poder del Congreso. Graham contra John Deere Co. , 383 US 1, 5-6 (1966).
- ^ Véase, por ejemplo, Malla Pollack, La inconstitucionalidad múltiple de las patentes de métodos comerciales , 28 Rutgers Computer & Tech. LJ 61, 96 (2002; Micro Law, "¿Qué tipos de avances relacionados con el software de computadora (si los hay) son elegibles para las patentes? Parte II: El requisito de las artes útiles", IEEE MICRO (septiembre-octubre de 2008) (disponible en http://docs.law.gwu.edu/facweb/claw/KindsElg-II.pdf y http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4659278&isnumber=4659262.pdf ).
- ^ Cambios en la regla de transacciones de patentes del IRS, Registro Federal / Vol. 72, No. 186 / Miércoles 26 de septiembre de 2007 / Reglamento propuesto 54615
- ^ Mark Nowotarski "Surviving Alice in the Finance Arts", CIPA Journal, julio / agosto de 2017 p 20-23
- ^ Mark Nowotarski, "Surviving Alice with an Appeal", Bilski Blog, 21 de septiembre de 2017
- ^ Ben McEniery, 'Patentes de invenciones intangibles en Australia después de la concesión contra el comisionado de patentes (parte 1)' (2007) 13 (2) Revisión de la ley de informática y telecomunicaciones 70; (Versión en línea de eprints) y Ben McEniery, 'Patents for Intangible Inventions in Australia After Grant v Commissioner of Patents (Part 2)' (2007) 13 (3) Computer and Telecommunications Law Review 100 (versión en línea de eprints) .
- ^ Amazon.com, Inc. contra el fiscal general de Canadá, 2011 FCA 328, 24 de noviembre de 2011
- ^ Toby Mak, "Actualización de SIPO", CIPA Journal, julio / agosto de 2017
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 7 de octubre de 2009 . Consultado el 27 de octubre de 2009 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ Artículo 52 (2) (c) y (3) EPC
- ^ Directrices para el examen en la OEP , sección g - ii , 3.5.3 : "Esquemas, reglas y métodos para hacer negocios".
- ^ Directrices para el examen en la OEP , sección g - vii , 5.4 : "Reclamaciones que comprenden características técnicas y no técnicas".
- ^ Kate Gaudry, Tomas Franklin, "Estadísticas del examen posterior a Alice en unidades de arte de software: un camino más sombrío", Law360, 3 de octubre de 2014
enlaces externos
- Software y métodos comerciales en elsitio web dela OMPI
- Consejo Asesor de Propiedad Intelectual de Australia, Informe sobre una revisión del patentamiento de sistemas comerciales , septiembre de 2003
- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Directrices provisionales para el examen de solicitudes de patente para la elegibilidad de la materia de patente , octubre de 2005
Documentos
- "Patentes sobre métodos de hacer negocios" , Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, 1 de junio de 2000