Según la ley de patentes de los Estados Unidos , una solicitud de patente continua es una solicitud de patente que sigue y reivindica la prioridad de una solicitud de patente presentada anteriormente.
Una solicitud de patente continua puede ser de tres tipos: continuación, divisional o continuación parcial. Aunque las solicitudes de continuación y continuación en parte generalmente están disponibles solo en los EE. UU., Las solicitudes de patentes divisionales también están disponibles en otros países, ya que dicha disponibilidad se requiere en virtud del Artículo 4G del Convenio de París . Una patente de adición está disponible en Israel, que generalmente es similar a un CIP en los EE. UU.
Historia temprana
De 1838 a 1861, los inventores pudieron presentar solicitudes de patente sobre mejoras en sus invenciones. Estos se publicaron como "patentes de mejora adicional" y se les asignó un número precedido por "AI". Se emitieron alrededor de 300 de estas patentes. [1]
Ley actual en EE. UU.
Según la ley de los EE. UU., Los inventores pueden presentar varios tipos diferentes de solicitudes de patente para cubrir nuevas mejoras a sus invenciones o para cubrir diferentes aspectos de sus invenciones. Estos tipos de solicitudes de patente incluyen "continuación", "divisional", "continuación en parte" y "reemisión".
Continuación
Una "solicitud de continuación" es una solicitud de patente presentada por un solicitante que desea perseguir reivindicaciones adicionales sobre una invención divulgada en una solicitud anterior del solicitante (la solicitud "principal") que aún no ha sido emitida o abandonada. La continuación utiliza la misma especificación que la solicitud principal pendiente, reclama la prioridad según la fecha de presentación de la solicitud principal y debe nombrar al menos uno de los inventores mencionados en la solicitud principal. Este tipo de solicitud es útil cuando un examinador de patentes permitió algunas, pero rechazó otras reivindicaciones en una solicitud, o cuando un solicitante puede no haber agotado todas las formas útiles de reivindicar diferentes realizaciones de la invención. [2]
Durante la tramitación de una solicitud de continuación, el solicitante no puede agregar información adicional a la especificación. Si el inventor necesita complementar la divulgación de la solicitud principal anterior, debe presentar una solicitud de continuación en parte. [3]
Solicitud de examen continuo
En el caso típico, un examinador de patentes examinará las reivindicaciones de patente y las enmiendas en una solicitud de patente original durante dos rondas de "acciones de oficina" antes de finalizar el examen. Sin embargo, a menudo dos acciones de la oficina no son suficientes para resolver todos los problemas en la tramitación de patentes.
Una solicitud de examen continuo (RCE) es una solicitud de un solicitante para continuar el enjuiciamiento después de que la oficina de patentes haya emitido un rechazo "final" o después de que se haya cerrado el enjuiciamiento "sobre el fondo" (por ejemplo, mediante un Aviso de concesión (NOA) ). Una RCE no se considera una solicitud de patente continua, sino que se reabre el enjuiciamiento de la solicitud pendiente. [4] El inventor paga una tasa de presentación adicional y continúa argumentando su caso con el examinador de patentes. No se permitió ningún RCE antes del 8 de junio de 1995. Ver 37 CFR 1.114.
Programa QPIDS
A la luz de la frecuencia de las RCE de última hora provocadas por el hallazgo de nueva técnica anterior y la carga adicional que estas RCE imponen al examen, la USPTO ha iniciado el programa piloto de consideración de IDS de ruta rápida. [5] El programa permite que un "RCE condicional" y una Declaración de divulgación de información (IDS) se presenten junto con una petición. Si el examinador considera que las referencias en el IDS son importantes, se ejecuta el RCE y se vuelve a abrir el examen. El programa piloto QPIDS se ha extendido hasta el 30 de septiembre de 2018. [ necesita actualización ]
Divisional
Una solicitud divisional también reivindica la prioridad basada en la fecha de presentación de la solicitud principal, pero se diferencia de una solicitud de continuación en que una solicitud divisional reivindica una invención distinta o independiente "extraída" de la solicitud principal. Una solicitud divisional debe compartir al menos uno de los inventores mencionados en la solicitud principal. A menudo, una solicitud divisional se presenta después de que el examinador emitió un "requisito de restricción", porque una patente sólo puede reclamar una única invención (véase la unidad de la invención ).
Continuación en parte
Una solicitud de "continuación en parte" ("CIP" o "solicitud CIP") es aquella en la que el solicitante agrega un tema no divulgado en la solicitud de patente principal, pero repite una parte sustancial de la especificación de la matriz y comparte al menos un inventor con la aplicación principal. La solicitud CIP es una forma conveniente de reclamar mejoras desarrolladas después de que se presentó la solicitud principal. Es el sucesor de las anteriores patentes de "mejora adicional" mencionadas anteriormente. Para una solicitud de continuación en parte, las reclamaciones sobre el tema que también se divulgó en la matriz tienen derecho a la fecha de prioridad de la matriz, mientras que las reclamaciones sobre el tema adicional solo tienen derecho a la fecha de presentación de la solicitud CIP. [6]
Reedición
Si se determina que una patente emitida es defectuosa, el propietario de la patente puede renunciar a la patente y presentar una solicitud de reemisión para corregir el defecto. Uno de esos defectos se produce cuando la patente emitida reclama más o menos que la cobertura a la que tiene derecho el titular de la patente, lo que resulta en una "reedición cada vez mayor". Por lo tanto, un inventor puede presentar una solicitud de reemisión con reclamos más amplios e intentar obtener la cobertura completa a la que tiene derecho. Sin embargo, el inventor no puede agregar nuevas características a la divulgación. Se debe presentar una solicitud de reemisión de ampliación dentro de los dos años a partir de la fecha de concesión de la patente emitida originalmente. [7]
Controversia en torno a los intentos de cambio de la USPTO a la práctica de continuación
En 2007, la USPTO anunció nuevas regulaciones bajo 37 CFR (publicado el 21 de agosto de 2007) que alterarían significativamente los procedimientos relacionados con la continuación de la solicitud ante la USPTO . Anteriormente, las reglas de la USPTO permitían a un inventor presentar tantas continuaciones como fuera necesario para obtener la amplitud deseada de reclamos. El procedimiento fue criticado por crear incertidumbre sobre lo que está cubierto o podría estar cubierto por una solicitud de patente determinada. Un inventor, por ejemplo, podría haber tratado de obtener la aprobación anticipada de reclamaciones con alcance limitado y luego continuar presentando continuaciones durante muchos años buscando una cobertura más amplia. Por ejemplo, el inventor Jerome H. Lemelson presentó una serie de continuaciones durante treinta años para obtener una patente muy amplia sobre lectores de códigos de barras . Esta patente se emitió en 1984, mucho después de que los lectores de códigos de barras se convirtieran en parte integral de la economía estadounidense. Jerome Lemelson pudo recaudar más de mil millones de dólares en derechos de licencia de grandes empresas que utilizan lectores de códigos de barras. (No obstante, tenga en cuenta que las patentes de reconocimiento óptico de Lemelson seguían la antigua regla de los 17 años. En el caso de las patentes presentadas el 8 de junio de 1995 o posteriormente en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC , las patentes de continuación caducan a los 20 años de la fecha de presentación de la solicitud de patente principal. Por lo tanto, La estrategia de "patentes submarinas" de Lemelson ya no es posible).
Para minimizar este supuesto abuso del sistema de patentes, la USPTO propuso varios cambios a las reglas en cuanto al número de continuaciones que un solicitante puede presentar. Los cambios propuestos se anunciaron el 3 de enero de 2006 y se publicaron en forma final el 21 de agosto de 2007, después de que se hicieron varias modificaciones de conformidad con la información recibida como aviso y comentario público (durante los cuales se invitó al público a comentar sobre la regla propuesta cambios [8] ). Muchas de las disposiciones de las nuevas reglas entraron en vigor el 1 de noviembre de 2007; sin embargo, se aplican ciertas exenciones adicionales para las solicitudes de continuación presentadas antes de la fecha de publicación del 21 de agosto de 2007, incluso después del 1 de noviembre de 2007.
Las reglas propuestas habrían limitado a un inventor a presentar dos solicitudes de continuación para cada tipo de invención divulgada en una solicitud de patente original, a menos que el solicitante pueda demostrar una "buena causa" para presentar continuaciones adicionales. Además, los solicitantes pueden presentar solo un RCE por cada "familia" de solicitudes (es decir, el grupo de solicitudes que incluyen las solicitudes originales y cada una de las solicitudes de continuación que reclaman el beneficio de prioridad de la solicitud original) a menos que la USPTO le otorgue permiso al solicitante para mostrando "buena causa". [9]
En general, los agentes de patentes y abogados , [10] empresas de fabricación, [11] empresas de biotecnología [12] e inventores independientes se opusieron a los cambios propuestos . [13] Preocupaba que los cambios en las reglas no tuvieran en cuenta las dificultades que comúnmente se encuentran para obtener una patente, y que los cambios darían lugar a que los inventores no obtuvieran la gama completa de protección de patentes a la que tienen derecho. Los grupos también sostuvieron que los cambios en las reglas no eran consistentes con las regulaciones actuales sobre continuaciones.
Los cambios en las reglas fueron generalmente favorecidos por las empresas de software, [14] las empresas de electrónica [15] y las agencias gubernamentales de los Estados Unidos [16] por las razones expuestas anteriormente. Aquellos que favorecieron los cambios en las reglas sintieron que dichos cambios eran consistentes con las leyes que gobiernan la práctica de continuación.
El 22 de agosto de 2007, el inventor Dr. Triantafyllos Tafas demandó a la USPTO en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Este de Virginia sobre la base de que los cambios en las reglas violaban la ley de patentes de los Estados Unidos y, por lo tanto, no son válidos. [17] El 9 de octubre de 2007, la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline presentó una demanda similar solicitando una orden judicial preliminar para evitar la aplicación de las nuevas reglas. [18] El tribunal consolidó los dos casos y programó una audiencia sobre la moción de GlaxoSmithKline para el 31 de octubre, un día antes de que las reglas entraran en vigencia. [19] El 31 de octubre, el tribunal otorgó una orden judicial preliminar que prohíbe a la USPTO hacer cumplir las reglas de patentes sobre continuaciones y reclamaciones que entrarían en vigor al día siguiente. [20] El 1 de abril de 2008, la medida cautelar se hizo permanente, [21] pero en marzo de 2009, fue revocada por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal . [22]
En octubre de 2009, la USPTO retiró los cambios propuestos a las reglas de continuación. [23]
Ver también
Referencias
- ^ MPEP 901.04 Patentes de Estados Unidos, estado de la técnica, clasificación y búsqueda
- ^ "Manual de procedimiento de examen de patentes (MPEP) § 201.07 Solicitud de continuación [R-07.2015]" . Consultado el 23 de febrero de 2017 .
- ^ "Manual de procedimiento de examen de patentes (MPEP) § 201.08 Solicitud de continuación en parte [R-07.2015]" . Consultado el 23 de febrero de 2017 .
- ^ "Solicitud de preguntas y respuestas de examen continuo (RCE)" . USPTO . Consultado el 5 de febrero de 2015 .
.... para proporcionar, a petición del solicitante, el examen continuo de una solicitud por una tarifa (solicitud de examen continuo o práctica de RCE), sin requerir que el solicitante presente una solicitud continua ...
- ^ http://www.uspto.gov/patent/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids
- ^ "Manual de procedimiento de examen de patentes (MPEP) § 201.08 Solicitud de continuación en parte [R-07.2015]" . Consultado el 23 de febrero de 2017 .
- ^ MPEP § 1401 Reedición
- ^ Sitio web de la USPTO, Comentarios sobre los cambios propuestos a la práctica para las aplicaciones continuas, solicitudes de prácticas de examen continuo y aplicaciones que contienen afirmaciones patentablemente indistintas, Aviso de reglamentación propuesta
- ^ Sitio web de la USPTO, Práctica de reclamaciones y continuaciones - Regla final (www.uspto.gov)
- ^ Sitio web de la USPTO, American Intellectual Property Law Association comenta sobre los cambios de regla propuestos para la práctica de continuación
- ^ Sitio web de la USPTO,Honda R&D Americas comenta sobre los cambios propuestos en las reglas para la práctica de continuación
- ^ El sitio web de la USPTO, la Asociación de la industria de biotecnología comenta sobre los cambios de regla propuestos para la práctica de continuación
- ^ Sitio web de la USPTO, Inventors Alliance comenta sobre los cambios de reglas propuestos para la práctica de continuación
- ^ El sitio web de la USPTO, Business Software Alliance comenta sobre los cambios propuestos en las reglas para la práctica de continuación
- ^ Sitio web de la USPTO, comentarios de Intel sobre los cambios de reglas propuestos para la práctica de continuación
- ^ Sitio web de la USPTO, la división Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU. Comenta sobre los cambios propuestos en las reglas para la práctica de continuación
- ^ El Dr. Tafas presenta una acción de sentencia declaratoria para bloquear la implementación de las reglas de continuación , Blog de Patently-O, 22 de agosto de 2007 [ ¿fuente no confiable? ]
- ^ Otra demanda presentada para detener la implementación de las nuevas reglas de la USPTO, esta vez por un peso pesado. Archivado el14 de octubre de 2007en Wayback Machine , Filewrapper Blog, 11 de octubre de 2007 [ ¿fuente no confiable? ]
- ^ Moción de requerimiento preliminar de Glaxo para ser escuchada el 31 de octubre, consolidada con impugnación anterior Archivado 2007-11-17 en Wayback Machine , Filewrapper Blog, 19 de octubre de 2007 [ fuente no confiable? ]
- ^ Orden judicial preliminar otorgada para bloquear las nuevas reglas sobre continuaciones y reclamaciones para que no entren en vigencia mañana , Asociación de propietarios de propiedad intelectual, 31 de octubre de 2007
- ^ Jim Singer, Tribunal emite una orden judicial permanente contra los cambios en la regla de patentes de la USPTO , blog de IP Spotlight, 1 de abril de 2008.
- ^ El Circuito Federal respalda en gran medida los límites de la USPTO sobre reclamos de patentes y RCE; derriba los límites de las continuaciones
- ^ La USPTO rescinde los controvertidos cambios en las reglas de patentes propuestos por la administración anterior
enlaces externos
- Oficina de Patentes de EE. UU.