En virtud del Convenio sobre Patentes Europeas (EPC), se concederán patentes europeas para invenciones que, entre otras cosas, impliquen una actividad inventiva . [1] La disposición legal central que explica lo que esto significa, es decir, la disposición legal central relacionada con la actividad inventiva bajo el EPC , es el Artículo 56 EPC . Es decir, una invención, teniendo en cuenta el estado de la técnica , no debe ser evidente para un experto en la materia . Las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (EPO)han desarrollado un enfoque, denominado "enfoque de problema y solución", para evaluar si una invención implica una actividad inventiva. [2]
Enfoque de problema y solución
Las divisiones de examen , las divisiones de oposición y las salas de apelación de la OEP principalmente [notas 1] aplican el "enfoque de problema y solución" (también llamado "enfoque de problema y solución") para evaluar y decidir si una invención implica una actividad inventiva . [3]
El enfoque de solución de problemas consiste esencialmente en tres pasos:
- identificar el estado de la técnica más próximo, es decir, la pieza más relevante del estado de la técnica o un punto de partida adecuado para evaluar la actividad inventiva, y determinar la diferencia o diferencias entre la invención y el estado de la técnica más próximo;
- determinar el efecto técnico provocado por la (s) diferencia (s), y que define el problema técnico objetivo (es decir, en opinión del estado de la técnica más cercano, el problema técnico que la invención reivindicada aborda y resuelve con éxito); y
- examinar si o no la solución reivindicada para el problema técnico objetivo es obvio para la persona experta en la vista del estado de la técnica en general. [4]
Estado de la técnica más cercano o punto de partida apropiado
Este primer paso del enfoque de solución de problemas consiste en seleccionar el punto de partida más prometedor desde el cual una persona experta podría haber llegado a la invención reivindicada. En otras palabras, debe determinarse el trampolín más prometedor hacia la invención. Esta pieza pública de la técnica anterior se denomina técnica anterior más cercana , [5] que se supone que está "más cerca de la invención que cualquier otra pieza de la técnica anterior citada". [6] Según el miembro de la Sala de Recurso Graham Ashley, la expresión "punto de partida apropiado" es probablemente más relevante, ya que la evaluación inventiva podría, de hecho, comenzar a partir de más de una pieza del estado de la técnica. De hecho, no es necesario seleccionar una pieza única de la técnica anterior como punto de partida y seguir con esa pieza de la técnica anterior. Es posible que el enfoque de solución de problemas deba realizarse desde diferentes puntos de partida. [7] [8]
Sin embargo, no es necesario que el estado de la técnica más próximo sea un documento. La técnica anterior más cercana puede surgir de un uso previo público. De hecho, "las características puestas a disposición del público por [un] uso público previo ... pueden considerarse como el estado de la técnica más cercano". [9] Se supone que el experto en la materia conoce la totalidad del estado de la técnica pertinente al área de tecnología pertinente y, en particular, todo lo que se pone a disposición del público en el sentido del artículo 54 (2) del CPE . [10]
Problema técnico objetivo o tarea que debe abordar el experto
El segundo paso es determinar el problema técnico objetivo , es decir, determinar, a la luz del estado de la técnica más cercano, el problema técnico o tarea ( alemán : Aufgabe ), [11] que la invención reivindicada aborda y resuelve con éxito. Esto implica determinar la (s) característica (s) que distinguen la materia reivindicada del estado de la técnica más cercano, determinar el efecto (s) técnico (s) de la (s) característica (s) distintivas y, finalmente, el problema técnico objetivo, o tarea, es cómo adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano para obtener el efecto técnico identificado. [12] El problema técnico objetivo debe formularse de tal manera que no contenga indicadores de la solución. En otras palabras, el problema técnico debe formularse sin incluir en él una parte de una solución proporcionada por la invención. De lo contrario, esto daría lugar a una evaluación ex post facto de la actividad inventiva, es decir, una evaluación realizada en retrospectiva . [13]
El problema utilizado para el enfoque de solución de problemas no tiene por qué ser idéntico al mencionado originalmente por el inventor en la solicitud de patente. El problema puede reformularse, al menos en cierta medida, si es necesario. [14]
Se debe probar cualquier supuesto efecto técnico que se produciría por las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, de lo contrario se debe reformular el problema, como se mencionó anteriormente. [15] No obstante, no es necesario proporcionar datos experimentales en la solicitud tal como se presenta, [16] si "el problema técnico subyacente a la invención se resolvió al menos de manera plausible en la fecha de presentación". [17] "Las supuestas ventajas a las que el titular de la patente / solicitante simplemente se refiere, sin ofrecer pruebas suficientes que respalden la comparación con el estado de la técnica más cercano, no pueden tomarse en consideración para determinar el problema subyacente a la invención y, por lo tanto, para evaluar la actividad inventiva". [18] En otras palabras, debe ser creíble que el problema se resuelva de manera efectiva en todo el rango reclamado. [19]
Solución al problema técnico objetivo y si el tema es obvio
El último paso del enfoque de solución de problemas se lleva a cabo de acuerdo con el enfoque de "podría-podría". De acuerdo con este enfoque, la pregunta a abordar para evaluar si la invención implica una actividad inventiva es la siguiente (la pregunta es el clímax del enfoque problema-solución):
- ¿Existe alguna enseñanza en el estado de la técnica , en su conjunto, que , no simplemente podría haber impulsado al experto, ante el problema técnico objetivo formulado al considerar las características técnicas no divulgadas por el estado de la técnica más cercano, a modificar o adaptar dicho estado de la técnica más próximo teniendo en cuenta esa enseñanza [la enseñanza del estado de la técnica, no solo la enseñanza del estado de la técnica más próximo], llegando así a algo que se encuadra dentro de los términos de las reivindicaciones y, por tanto, logrando lo que logra la invención?
Si el experto en la materia hubiera tenido que modificar la técnica anterior más cercana de tal manera que llegara a algo que estuviera dentro de los términos de las reivindicaciones, entonces la invención no implica una actividad inventiva.
La cuestión no es si el experto en la materia podría haber llegado a la invención adaptando o modificando el estado de la técnica más cercano, sino si lo habría hecho porque el estado de la técnica lo habría incitado a hacerlo con la esperanza de resolver el problema técnico objetivo. o esperando alguna mejora o ventaja. [20] Tiene que haber una razón para combinar dos documentos. Este debe haber sido el caso del experto antes de la fecha de presentación o prioridad válida para la reclamación bajo examen.
Problemas parciales
Cuando se aplica el enfoque problema-solución, el problema técnico objetivo se considera a veces como una agregación de una pluralidad de "problemas parciales". "Este es el caso en el que no hay un efecto técnico logrado por todas las características distintivas tomadas en combinación, sino que más bien una pluralidad de problemas parciales se resuelve de forma independiente mediante diferentes conjuntos de características distintivas (...)". [21] En ese caso, cada conjunto de características distintivas se evalúa de forma independiente. [22]
Por ejemplo, se pueden identificar dos diferencias entre el objeto reivindicado y un documento considerado como el estado de la técnica más cercano, mientras que estas dos diferencias resuelven dos problemas objetivos diferentes que son independientes entre sí. Los dos problemas objetivos pueden entonces tratarse "como problemas parciales separados a los efectos de evaluar la actividad inventiva". [23]
Invenciones que consisten en una mezcla de características técnicas y no técnicas
Una invención puede consistir en una combinación de características técnicas y no técnicas. En tales casos, la EPO generalmente aplica el llamado "enfoque Comvik" (cf. T 641/00 ) para evaluar si la invención implica una actividad inventiva. [24] En el "enfoque Comvik", cualquier característica no técnica, es decir, una característica de un campo excluido de la patentabilidad en virtud del artículo 52 (2) y (3) EPC , se ignora para la evaluación de la actividad inventiva, a menos que la no las características técnicas interactúan con el tema técnico para resolver un problema técnico. [25] Se ha considerado difícil evaluar si una característica contribuye o no al carácter técnico de una declaración. [26]
El enfoque Comvik establecido en la decisión T 641/00 es consistente con el principio de que "las modificaciones técnicamente no funcionales son (...) irrelevantes para la actividad inventiva, incluso si el experto en la materia nunca pensaría en tal modificación". [27] Una modificación en un dispositivo que es tal que la modificación no tiene ningún efecto técnico, es decir, ningún efecto sobre el funcionamiento del dispositivo, no implica una solución a un problema técnico. Una modificación arbitraria de un dispositivo no implica actividad inventiva si la modificación no tiene relevancia técnica. [27]
Decisiones históricas
El T 24/81 desarrolló el "enfoque de solución de problemas", enfoque ahora bien conocido para decidir si una invención implica una actividad inventiva.
T 2/83 investigó la cuestión de "podría-haría" al determinar si se solicita al experto en la materia que combine dos referencias de la técnica anterior. [28] En la decisión también se discutieron las llamadas "invenciones-problema", es decir, el descubrimiento de un problema no reconocido que, en determinadas circunstancias, puede dar lugar a una materia patentable aunque la solución reivindicada "sea retrospectivamente trivial y en sí misma obvia". [29] [30] Si la identificación de un problema no es obvia, "la solución al problema tampoco puede ser obvia, incluso si retrospectivamente parece trivial en vista del problema identificado". [31]
Notas
- ^ Una excepción entre las numerosas decisiones de las Salas de Recurso que han aplicado el "enfoque de problema y solución" es la T 465/92 (Aleaciones de aluminio) de 14.10.1994 . [3] Su nota de cabecera dice: "El" enfoque del problema y la solución "no es más que una vía posible para la evaluación de la inventiva. En consecuencia, su uso no es una condición sine qua non al decidir la inventiva de conformidad con el artículo 56 del CPE".
Referencias
- ^ Artículo 52 (1) EPC
- ^ Knesch, G. "Evaluación de la actividad inventiva en los procedimientos de examen y oposición en la EPO" (PDF) . Información epi (3/1994): 95–101. Archivado desde el original (PDF) el 7 de agosto de 2011 . Consultado el 16 de agosto de 2015 .
- ^ a b Servicio de Investigación Jurídica para las Salas de Recurso, Oficina Europea de Patentes, Jurisprudencia de las Salas de Apelación de la EPO (9a edición, julio de 2019), i . d .2 : "Enfoque de problema y solución"
- ^ Graham Ashley (23 a 24 de marzo de 2011). Jurisprudencia de las juntas de apelación de la EPO: una revisión por expertos internos y externos, Actividad inventiva, Parte 1: El enfoque problema-solución . Munich, Alemania: Oficina Europea de Patentes. 5:55 a 9:26 minutos en . Consultado el 12 de agosto de 2012 .
- ^ Decisión T 1742/12 (instanciación bajo demanda / RAYTHEON) de 22.6.2016 , punto 6.2: "El" estado de la técnica más cercano "se caracteriza a menudo como el" trampolín más prometedor para la invención "(véase en particular T 254 / 86, DO EPO 1989, 115, motivos 15; y T 656/90, motivos 1.1) ".
- ^ Graham Ashley (23 a 24 de marzo de 2011). Jurisprudencia de las juntas de apelación de la EPO: una revisión por expertos internos y externos, Actividad inventiva, Parte 2: Punto de partida y decisiones relevantes de la Junta de Apelación . Munich, Alemania: Oficina Europea de Patentes. 0:12 a 1:37 minutos en . Consultado el 12 de agosto de 2012 .
- ^ Graham Ashley (23 a 24 de marzo de 2011). Jurisprudencia de las juntas de apelación de la EPO: una revisión por expertos internos y externos, Actividad inventiva, Parte 2: Punto de partida y decisiones relevantes de la Junta de Apelación . Munich, Alemania: Oficina Europea de Patentes. 3:32 a 5:00 minutos en . Consultado el 12 de agosto de 2012 .(refiriéndose a la decisión T 824/05 de 28 de septiembre de 2007 )
- ^ Decisión T 1742/12 (instanciación bajo demanda / RAYTHEON) de 22.6.2016 , punto 6.5, primera oración: "Sin embargo, se ha reconocido que la elección del estado de la técnica más cercano no siempre puede ser inequívoca y que, en En tal caso, el enfoque de solución de problemas puede tener que repetirse partiendo de otras piezas del estado de la técnica (véase T 710/97, Razones 3.2.1) ". y punto 2.2, tercer párrafo, segunda oración: "Es legítimo comenzar la evaluación de la actividad inventiva a partir de múltiples documentos diferentes".
- ^ Decisión T 1464/05 de la Junta Técnica de Apelación 3.4.02 de 14 de mayo de 2009 , Razones 5.2.1, último párrafo.
- ^ Decisión T 1464/05, Razones 5.2.2, tercer párrafo.
- ^ Graham Ashley (23 a 24 de marzo de 2011). Jurisprudencia de las juntas de apelación de la EPO: una revisión por expertos internos y externos, Actividad inventiva, Parte 3: (Nuevo) problema / tarea . Munich, Alemania: Oficina Europea de Patentes. 0:46 a 1:04 minutos en . Consultado el 12 de agosto de 2012 .
- ^ "Subcomité de tecnología de epi sobre los comentarios de las TIC sobre CA / PL 5/20" (PDF) . epi Journal (01/2021): 13 de marzo de 2021 . Consultado el 20 de marzo de 2021 .
El problema técnico objetivo es el que se deriva de la comparación del estado de la técnica más próximo frente a la reivindicación mediante la definición de un efecto técnico que provoca el delta.
- ^ Servicio de Investigación Jurídica para las Salas de Recurso, Oficina Europea de Patentes, Jurisprudencia de las Salas de Apelación de la EPO (9a edición, julio de 2019), i . d .4.3.1 : "Sin puntero a la solución"
- ^ Graham Ashley (23 a 24 de marzo de 2011). Jurisprudencia de las juntas de apelación de la EPO: una revisión por expertos internos y externos, Actividad inventiva, Parte 3: (Nuevo) problema / tarea . Munich, Alemania: Oficina Europea de Patentes. 1:05 a 1:46 y 5:59 a 10:12 minutos en . Consultado el 12 de agosto de 2012 . (referente a las decisiones T 13/84, T 386/89 y T 452/05)
- ^ Graham Ashley (23 a 24 de marzo de 2011). Jurisprudencia de las juntas de apelación de la EPO: una revisión por expertos internos y externos, Actividad inventiva, Parte 3: (Nuevo) problema / tarea . Munich, Alemania: Oficina Europea de Patentes. 10:15 a 13:02 minutos en . Consultado el 12 de agosto de 2012 . (referente a las decisiones T 355/97 y T 87/08)
- ^ T 578/06, punto 13 de las Razones
- ^ T 0488/16 (Dasatinib / BRISTOL-MYERS SQUIB) de 1.2.2017 , razones 4.9.
- ^ Decisión de la Sala de Recurso T 258/05 de 21 de junio de 2007, Razones 5.4, que se refiere a "Jurisprudencia de las salas de recurso de la Oficina Europea de Patentes, 5ª edición de 2006, ID4.2".
- ^ Véase, por ejemplo , la decisión de la Sala de Recurso T 1621/08 de 17 de septiembre de 2010 , Motivos 2.1.3 a 2.1.4 .; o decisión T 1214/09 , punto 4.8.3: "... se puede cuestionar si el efecto alegado se logra realmente en todo el alcance de la reclamación".
- ^ Graham Ashley (23 a 24 de marzo de 2011). Jurisprudencia de las juntas de apelación de la EPO: revisión por expertos internos y externos, Actividad inventiva, Parte 5: Evidencia, efectos de bonificación, indicaciones secundarias . Munich, Alemania: Oficina Europea de Patentes. De 3:04 a 11:24 minutos . Consultado el 12 de agosto de 2012 . (en referencia a las decisiones T 2/83, T 301/01: "El objetivo principal del enfoque [podría-podría] es distinguir las combinaciones puramente teóricas de características del estado de la técnica (el" podría ") de las combinaciones que se indican para la persona experta sobre la base del resultado técnico que se había propuesto lograr (el "sería"). Visto desde esta perspectiva, el "podría / podría acercarse" no es más que una reformulación de un aspecto de la guía subyacente principio del examen de la actividad inventiva en la Oficina Europea de Patentes, a saber, el de problema y solución. (...) ", y T 142/84)
- ^ Directrices para el examen en la OEP , sección g - vii , 5.2 : "Formulación del problema técnico objetivo"
- ^ Directrices para el examen en la EPO , sección g - vii , 6 : "Combinación de piezas de la técnica anterior"
- ^ Decisión T 1095/07 de 20 de enero de 2010 , motivos 3.2.
- ^ Edición especial DO EPO 2/2011, Jurisprudencia de la Junta de Apelaciones de la EPO , p. dieciséis
- ^ Decisión T 154/04 de 15 de noviembre de 2006, Razones 5 (F), publicada en el Diario Oficial de la Oficina Europea de Patentes 2008, 46.
- ^ Decisión T 1749/06 de la Junta Técnica de Apelación 3.4.03 de 24 de febrero de 2010 , Motivos de la decisión 4.2.2. Discutido en la edición especial OJ EPO 2/2011, Jurisprudencia de la Junta de Apelaciones de la EPO , p. 15: "La junta notó la dificultad de evaluar si una característica contribuyó o no al carácter técnico de un reclamo".
- ^ a b T 176/97 (Fluido ionizante / IBBOTT) de 18.3.1998 , punto 4.4, quinto párrafo, de los motivos. Citado en T 641/00, punto 6 de las razones, y en Ian Harris (8 a 9 de noviembre de 2012). Juntas de apelación y decisiones clave de la EPO: patentabilidad de invenciones basadas en computadora y relacionadas con la empresa desde la perspectiva de un abogado de patentes (Parte 2 de 3) . Munich, Alemania: Oficina Europea de Patentes. 1:37 a 2:37 minutos en . Consultado el 9 de noviembre de 2013 .
- ^ T 2/83 (Tableta de simeticona) de 15.3.1984 , razones 7: "La pregunta sobre la actividad inventiva, en relación con la modificación de la tableta estratificada del estado de la técnica sugerida por los presentes solicitantes, no es si el experto podría haber insertado una barrera entre las capas, pero si lo hubiera hecho con la expectativa de alguna mejora o ventaja ".
- ↑ T 2/83, Headnote I, y razones 6: "El descubrimiento de un problema aún no reconocido puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a una materia patentable a pesar de que la solución reivindicada es retrospectivamente trivial y en sí misma obvia ("inventos problemáticos") ".
- ^ Rees, Dai (14 de abril de 2017). "Paso inventivo: las historias que contamos". doi : 10.2139 / ssrn.2952332 .
Sin embargo, la EPO BoA reconoce la posibilidad de un "problema de invención" (Jurisprudencia de la BoA ID9.10: "El descubrimiento de un problema no reconocido puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a una materia patentable a pesar del hecho de que la solución reivindicada es retrospectivamente trivial y en sí mismo obvio (ver T 2/83, DO 1984, 265; T 255/84) ”), por lo que las evaluaciones negativas de la actividad inventiva siempre deben explicar cómo la persona capacitada se daría cuenta del problema sin inventiva en sí misma (aunque desafortunadamente no siempre lo hacen).
Cite journal requiere|journal=
( ayuda ) - ^ T 1641/09 , razones 3.2.6-3.2.7.
Otras lecturas
- Szabo, GSA (1986). "El enfoque de problema y solución de la actividad inventiva". EIPR : 293–303.
- White, Alan W. (1996). "El enfoque de problema y solución a la obviedad". EIPR : 387.
enlaces externos
- Artículo 56 EPC : Actividad inventiva
- Directrices para el examen en la OEP , sección g - vii : "Actividad inventiva"
- Servicio de Investigación Jurídica de las Salas de Recurso, Oficina Europea de Patentes, Jurisprudencia de las Salas de Recurso de la OEP (9a edición, julio de 2019), i . d : "Actividad inventiva"