KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. , 550 US 398 (2007), es una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos con respecto a la cuestión de la obviedad aplicada a las reivindicaciones de patentes . [1]
KSR contra Teleflex | |
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Disputado el 28 de noviembre de 2006 Decidido el 30 de abril de 2007 | |
Nombre completo del caso | KSR International Co. contra Teleflex Inc., et al. |
Expediente no. | 04-1350 |
Citas | 550 US 398 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | Sentencia sumaria otorgada a favor del Demandado, 298 F. Supp. 2d 581 ( ED Mich. 2003); rev. 119 F. Apéndice 282 ( Fed. Cir. 2005); cert. concedida, 547 U.S. 902 (2006). |
Subsecuente | Sentencia afirmativa del tribunal de distrito, 228 F. Apéndice 988 (Fed. Cir. 20 de junio de 2007) ( opinión no publicada ) |
Tenencia | |
El Circuito Federal se equivocó al aplicar rígidamente el estándar estrecho de enseñanza / sugerencia / motivación para la obviedad bajo 35 USC §103, por excluir la aplicación de consideraciones de "obvio para probar", y por restringir demasiado rígidamente el uso de la retrospectiva, en conflicto con la obviedad más amplia evaluación establecida en Graham . Circuito federal revertido y retenido. | |
Membresía de la corte | |
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Opinión de caso | |
Mayoria | Kennedy, unido por unanimidad |
Leyes aplicadas | |
35 USC § 103 |
Historia del caso
Teleflex demandó a KSR International , alegando que uno de los productos de KSR infringía la patente de Teleflex [2] sobre la conexión de un pedal de control ajustable del vehículo a un control electrónico del acelerador . KSR argumentó que la combinación de los dos elementos era obvia y, por lo tanto, la reivindicación no era patentable . El tribunal de distrito falló a favor de KSR, [3] pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal revocó en enero de 2005 [4].
Los argumentos orales fueron escuchados por la Corte Suprema el 28 de noviembre de 2006. El peticionario, KSR, estuvo representado por James W. Dabney y el académico de derecho de patentes John F. Duffy . El procurador general adjunto Thomas G. Hungar representó al gobierno, que se puso del lado del peticionario. Thomas C. Goldstein argumentó en nombre del demandado, Teleflex. [5]
Decisión
El 30 de abril de 2007, la Corte Suprema revocó por unanimidad la sentencia del Circuito Federal, sosteniendo que la reclamación disputada 4 de la patente era obvia bajo los requisitos de 35 USC §103, y que al "rechazar las sentencias de la Corte de Distrito, la Corte of Appeals analizó el tema de una manera estricta y rígida inconsistente con §103 y nuestros precedentes ", refiriéndose a la aplicación del Circuito Federal de la prueba" enseñanza-sugerencia-motivación "(TSM) . [1]
El estándar de "persona con conocimientos ordinarios en la técnica"
El juez Kennedy enfatizó que, si bien su opinión estaba dirigida a corregir los "errores de derecho cometidos por el Tribunal de Apelaciones en este caso", era necesario revertir la decisión del Circuito Federal a la luz de la aplicación incorrecta del Circuito Federal de controlar la ley de la Corte Suprema: "Sin embargo, como dejan en claro nuestros precedentes, el análisis no necesita buscar enseñanzas precisas dirigidas al tema específico de la demanda impugnada, ya que un tribunal puede tener en cuenta las inferencias y los pasos creativos que una persona con conocimientos ordinarios en la materia emplear." La opinión de Kennedy decía: "Una persona de habilidad ordinaria es también una persona de creatividad ordinaria, no un autómata". Reconoció que su descripción de una persona que tiene conocimientos ordinarios en la técnica (PHOSITA) no necesariamente entra en conflicto con los casos del Circuito Federal que describían a un PHOSITA como de " sentido común " y que podía encontrar motivación "implícitamente en el estado de la técnica".
Evidencia
Al describir en general la prueba de la obviedad, la Corte fue en gran parte indiscutible:
Para determinar si el objeto de una reivindicación de patente es obvio, no se controla ni la motivación particular ni el propósito declarado del titular de la patente. Lo que importa es el alcance objetivo del reclamo. Si el reclamo se extiende a lo que es obvio, no es válido según §103. Una de las formas en que se puede demostrar que el tema de una patente es obvio es notando que existía en el momento de la invención un problema conocido para el cual había una solución obvia incluida en las reivindicaciones de la patente. [1]
Sin embargo, cuando se aplicó el estándar a los hechos ante la Corte, la Corte manifestó:
La pregunta correcta que se había planteado era si un diseñador de pedales con experiencia ordinaria, enfrentando la amplia gama de necesidades creadas por los desarrollos en el campo del esfuerzo, habría visto un beneficio al actualizar [una patente de la técnica anterior] con un sensor. [1]
El tribunal propuso varios criterios que se pueden utilizar para rechazar una reivindicación de patente por obviedad:
Combinar elementos de la técnica anterior según métodos conocidos para producir resultados predecibles;
Sustitución simple de un elemento conocido por otro para obtener resultados predecibles.
Uso de una técnica conocida para mejorar dispositivos (métodos o productos) similares de la misma manera.
"Obvio para probar": elegir entre un número finito de soluciones identificadas y predecibles, con una expectativa razonable de éxito.
El trabajo conocido en un campo de actividad puede provocar variaciones del mismo para su uso en el mismo campo o en uno diferente basado en incentivos de diseño u otras fuerzas del mercado si las variaciones son predecibles para un experto en la técnica.
Trascendencia
Surgió una gran cantidad de debate a raíz de la decisión, en particular sobre las implicaciones en la prueba de TSM y los conceptos que incluyen "obvio para probar", " persona con conocimientos ordinarios en la técnica " y juicio sumario . Si bien no se denuncia explícitamente la prueba TSM , hay un lenguaje duro con respecto a ella y la aplicación de la prueba por parte del Circuito Federal. La opinión indicó que la aplicación de la prohibición a las patentes que reivindican un tema obvio "no debe limitarse a una prueba o formulación demasiado restringida para cumplir su propósito". La opinión sí denuncia los procedimientos que prohíben el uso del "sentido común" en múltiples instancias, incluso cuando "[no obstante, reglas de prevención rigurosas que niegan a los investigadores el recurso al sentido común, no son necesarias según nuestra jurisprudencia ni son compatibles con ella". [1] Se citó al juez principal Paul Michel del Circuito Federal diciendo que, según su interpretación, la prueba TSM sigue siendo parte del cálculo de la obviedad, "pero nos da instrucciones contundentes sobre la manera en que se aplicará la prueba". [6]
Un estudio estadístico [7] señaló que se multiplicó por varias el porcentaje de patentes que se consideraron inválidas en los ensayos tanto por su novedad como por no ser evidentes antes y después del certiorari en KSR. Este porcentaje bajó a niveles casi anteriores a KSR en 2 años después de KSR.
En Leapfrog Enterprises, Inc. contra Fisher-Price, Inc. , [8] el Circuito Federal comenzó a aplicar el caso KSR , manteniendo la patente de los Estados Unidos 5,813,861 [9] inválida como obvia. Un análisis de la obviedad KSR-estilo se aplicó en Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. . [10]
La USPTO Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes (BPAI) cita KSR en aproximadamente 60% de sus decisiones relacionadas con obviedad independientemente de si se afirma un examinador de patentes 's rechazo o revierte el rechazo. [11] Las tasas generales de reversión se han mantenido más o menos iguales, lo que indica que KSR no ha hecho obvias repentinamente todas las invenciones. La BPAI enfatiza que los examinadores aún deben dar razones sólidas para sus rechazos. La dirección de la USPTO ha respaldado este énfasis con un memorando a todos los directores de tecnología en el que se les instruye que al hacer un rechazo por obviedad "sigue siendo necesario identificar la razón por la cual una persona con conocimientos ordinarios en la técnica habría combinado los elementos de la técnica anterior de la manera reclamado ". [12]
Ver también
- Trabajos relacionados con KSR International Co. v. Teleflex Inc. en Wikisource
- Graham contra John Deere Co. (1966)
- Lista de casos de la Corte Suprema de Estados Unidos, volumen 550
- Lista de casos de la Corte Suprema de Estados Unidos
Referencias
- ^ a b c d e KSR Int'l Co. contra Teleflex Inc. , 550 U.S. 398 (2007). Este artículo incorpora material de dominio público de este documento del gobierno de EE . UU .
- ^ Patente de Estados Unidos 6.237.565 . "Conjunto de pedal ajustable con control electrónico del acelerador", 2001-05-29
- ^ Teleflex Inc. contra KSR Int'l Co. , 298 F. Supp. 2d 581 ( ED Mich. 2003).
- ^ Teleflex Inc. contra KSR Int'l Co. , 119 F. App'x 282 ( Fed. Cir. 2005).
- ^ Transcripción del argumento oral , 28 de noviembre de 2006
- ^ Más sobre el impacto de KSR , Lawrence Ebert, blog de SCOTUS, 2007-05-01
- ^ Mojibi, A. (2010). "UN ESTUDIO EMPÍRICO DEL EFECTO DE KSR V. TELEFLEX EN LA JURISPRUDENCIA DE VALIDEZ DE PATENTE DEL CIRCUITO FEDERAL" Albany Law Journal of Science and Technology 20 (3): 559-596.
- ^ Leapfrog Enterprises, Inc. contra Fisher-Price, Inc. , 485 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2007).
- ^ Patente de EE. UU. 5,813,861
- ^ Perfect Web Technologies, Inc. contra InfoUSA, Inc. , 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009).
- ^ Nowotarski, Mark, "Uso de KSR para superar un rechazo de la obviedad" , Propiedad intelectual hoy , septiembre de 2007
- ^ Focarino, Margaret, Comisionado Adjunto de Operaciones, USTPO "Decisión de la Corte Suprema sobre KSR Int'l. Co., v. Teleflex, Inc.", memorando interno a los directores de la unidad de arte tecnológico de la USPTO, 3 de mayo de 2006
enlaces externos
- Texto de . KSR Int'l Co. v Teleflex Inc. , 550 EE.UU. 398 (2007) está disponible en: Justia Oyez (argumento de audio oral) Tribunal Supremo (opinión de deslizamiento)