Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. , 581 US ___ (2017), es una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la doctrina del agotamiento en la ley de patentes en la que la Corte sostuvo que después de la venta de una patente artículo, el titular de la patente no puede demandar por infracción de patente relacionada con el uso posterior de ese artículo, incluso cuando infrinja un contrato con un cliente o sea importado de fuera de los Estados Unidos. [1] El caso se refería a una demanda por infracción de patente presentada por Lexmark contra Impression Products, Inc., que compró cartuchos de tinta usados, los rellenó y reemplazó un microchip en el cartucho para eludir una gestión de derechos digitales.esquema, y luego revenderlos. Lexmark argumentó que, como poseen varias patentes relacionadas con los cartuchos de tinta, Impression Products estaba violando sus derechos de patente. La Corte Suprema de EE. UU., Revocando una decisión de 2016 del Circuito Federal , sostuvo que la doctrina del agotamiento evitó la demanda por infracción de patente de Lexmark, aunque Lexmark podría imponer restricciones sobre el uso o reventa de sus contratos con compradores directos bajo la ley de contratos regular (pero no como una patente demanda por infracción). Además de los fabricantes de impresoras y tintas, la decisión del caso podría afectar los mercados de bienes de consumo de alta tecnología y medicamentos recetados. [2]
Impression Products, Inc. contra Lexmark International, Inc. | |
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Disputado el 21 de marzo de 2017 Decidido el 30 de mayo de 2017 | |
Nombre completo del caso | Impression Products, Inc. contra Lexmark International, Inc. |
Expediente no. | 15-1189 |
Citas | 581 US ___ ( más ) |
Argumento | Argumento oral |
Historia del caso | |
Previo | Lexmark Int'l, Inc. contra Ink Techs. Suministros de impresora, LLC , 9 F. Supp. 3d 830 ( SD Ohio 2014); Nº 1: 10-cv-564 , 2014 WL 1276133 (SD Ohio 27 de marzo de 2014); afirmado en parte, invertido en parte sub nom. , Lexmark Int'l, Inc. contra Impression Prod., Inc. , 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016); cert. concedido, 137 S. Ct. 546 (2016). |
Tenencia | |
Los titulares de patentes renuncian a sus derechos de patente en la primera venta del producto, en el país o en el extranjero. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Roberts, acompañado por Kennedy, Thomas, Breyer, Alito, Sotomayor, Kagan |
Concurrir / disentir | Ginsburg |
Leyes aplicadas | |
Fondo
Marco fáctico
Lexmark International, Inc. fabrica y vende impresoras y cartuchos de tóner para sus impresoras. Lexmark posee una serie de patentes que cubren sus cartuchos y su uso. Lexmark vendió los cartuchos en cuestión en este caso, algunos en Estados Unidos y otros en el extranjero.
Ventas domesticas
Las ventas nacionales de Lexmark se dividieron en dos categorías. Un "Cartucho normal" se vende a "precio de lista" y confiere un título absoluto y derecho de propiedad al comprador. [a] Un "Cartucho del programa de devolución" se vende con un descuento de aproximadamente el 20 por ciento y está sujeto a restricciones posteriores a la venta: el comprador no puede reutilizar el cartucho después de que se agota el tóner y no puede transferirlo a nadie más. La primera rama del caso gira en torno al estatus legal de estas restricciones posventa.
Lexmark fabricó los cartuchos de tóner con microchips, que envían señales a las impresoras que indican el nivel de tóner. Cuando la cantidad de tóner en un cartucho cae por debajo de cierto nivel, la impresora no funcionará con ese cartucho. Además, la impresora no funcionará con un cartucho del programa de devolución que haya sido recargado por un tercero. Por lo tanto, la tecnología de Lexmark evitó la violación de la restricción de posventa contra la recarga de los cartuchos del programa de devolución. Los cartuchos regulares no tienen esta función anti-recarga y, por lo tanto, se pueden recargar y reutilizar (pero cuestan un 20 por ciento más). [B]
"Para eludir esta medida tecnológica", sin embargo, "terceros han 'pirateado' los microchips de Lexmark. Crearon sus propios microchips de" reemplazo no autorizado "que, cuando se instalan en un cartucho del Programa de devolución, engañan a la impresora para que permita la reutilización de ese cartucho. Varias empresas [c] compran cartuchos usados del programa de devolución a los clientes que los compraron en Lexmark. Reemplazan los microchips por microchips de "reemplazo no autorizado", rellenan los cartuchos con tóner y venden los cartuchos "remanufacturados" a revendedores como Impression. Productos para la comercialización a los consumidores para su uso con impresoras Lexmark. Lexmark había argumentado anteriormente en Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc. que reemplazar estos microchips violaba la ley de derechos de autor y la Ley de derechos de autor del milenio digital (DMCA), pero tanto las leyes federales como las la Corte Suprema ha fallado en contra de Lexmark, afirmando que reemplazar los microchips no es una violación de los derechos de autor.
Cartuchos importados
La segunda rama del caso se refiere a los cartuchos que Lexmark vendió fuera de EE. UU. Si bien algunos de los cartuchos vendidos en el extranjero eran cartuchos regulares y algunos eran cartuchos del programa de devolución, esta rama del caso no implica ninguna distinción entre los dos tipos de cartuchos importados.
Decisión del tribunal de primera instancia
El tribunal de distrito aceptó la moción de Impression para desestimar la denuncia de infracción de Lexmark relacionada con los cartuchos de un solo uso que Lexmark había vendido por primera vez en Estados Unidos. [3] El tribunal de distrito concluyó que el Tribunal Supremo en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. [4] encontró agotamiento cuando "el Tribunal Supremo determinó que los acuerdos [en cuestión] autorizaban ampliamente a Intel [el vendedor] a vender los productos con licencia sin restricciones ni condiciones ". [5] El tribunal de distrito dijo que " Quanta anuló Mallinckrodt sub silentio " y, por lo tanto, "esas restricciones de uso posventa no impiden que se agoten los derechos de patente dado que las ventas iniciales fueron autorizadas y no restringidas". [6]
Sin embargo, el tribunal de distrito sostuvo que la doctrina del agotamiento no se aplicaba a los cartuchos que Lexmark había vendido en el extranjero. Dijo que el agotamiento internacional no se aplicaba a las patentes porque Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. , [7] que estableció el agotamiento internacional en al menos algunos casos, se aplicaba únicamente a los derechos de autor. [8] Por lo tanto, el tribunal rechazó la moción de Impression de desestimar la denuncia de infracción de Lexmark relacionada con los cartuchos que Lexmark había vendido en el extranjero. [9]
Posición de amicus curiae del gobierno
En su escrito de amicus curiae , el gobierno de los Estados Unidos argumentó que Mallinckrodt se había decidido erróneamente en 1992 y, en cualquier caso, había sido anulado sub silentio en Quanta . Decía:
En opinión de los Estados Unidos, la primera venta autorizada de un artículo patentado en los Estados Unidos agota por completo los derechos exclusivos del titular de la patente sobre ese artículo, a pesar de cualquier restricción posterior a la venta impuesta por el titular de la patente.
El gobierno también argumentó que la decisión de Jazz Photo Corp. contra la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (2001) debería ser anulada parcialmente a la luz de Kirtsaeng en la medida en que sostuvo que las ventas en el extranjero nunca pueden agotar los derechos de patente estadounidenses. Cuando el titular de la patente no realiza ni autoriza una venta en el extranjero, como ocurrió en Boesch v. Graff , [10] es correcto decir que no se produjo ningún agotamiento. Pero cuando el titular de la patente realiza o autoriza una venta en el extranjero y no se reserva expresamente sus derechos en Estados Unidos, entonces se debe encontrar el agotamiento. En el presente caso, Lexmark realizó las ventas al exterior y no se reservó expresamente sus derechos en Estados Unidos; por tanto, la venta agotó los derechos de patente.
Decisión del circuito federal
Cada una de las partes apeló. Después de que un panel de tres jueces escuchó el argumento oral, el Circuito Federal, sua sponte, preparó el caso para la argumentación en banc en primera instancia e invitó a la presentación de escritos de amicus curiae . [11]
Opinión de la mayoría
El juez Taranto, por escrito por una mayoría de 10-2, reafirmó los dos fallos anteriores del Circuito Federal. [12] En resumen, el tribunal sostuvo:
En primer lugar, nos adherimos a la afirmación de Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. [13] de que un titular de la patente, cuando vende un artículo patentado, está sujeto a una restricción de uso único / no reventa que es legal y se comunica claramente al comprador , por esa venta no otorga al comprador, ni a los compradores intermedios, la autoridad de reventa / reutilización que ha sido expresamente denegada. Dicha reventa o reutilización, cuando sea contraria a los límites legales conocidos de la autoridad conferida en el momento de la venta original, permanece no autorizada y, por lo tanto, sigue siendo una conducta infractora según los términos de § 271. Según el precedente de la Corte Suprema, un titular de la patente puede preservar su § 271 derechos a través de tales restricciones al otorgar licencias a otros para fabricar y vender artículos patentados; Mallinckrodt sostuvo que no existe una base legal sólida para negar la misma capacidad al titular de la patente que fabrica y vende los artículos por sí mismo. Encontramos Mallinckrodt 's principio de permanecer sonido después de la decisión del Tribunal Supremo en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. . . . [4] En
segundo lugar, nos adherimos a la afirmación de Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm'n , [14] de que el titular de una patente de EE. UU., Simplemente vendiendo o autorizando la venta de un artículo patentado de EE. UU. En el extranjero, no autoriza a comprador para importar el artículo y venderlo y usarlo en los Estados Unidos, lo que constituye actos infractores en ausencia de la autoridad conferida por el titular de la patente. La resolución de no agotamiento de Jazz Photo reconoce que los mercados extranjeros bajo control soberano extranjero no son equivalentes a los mercados estadounidenses bajo control estadounidense en los que la venta del titular de una patente estadounidense presuntamente agota sus derechos sobre el artículo vendido. Un comprador aún puede confiar en una venta extranjera como defensa contra la infracción, pero solo estableciendo una licencia expresa o implícita, una defensa separada del agotamiento, como sostiene Quanta , basada en las comunicaciones del titular de la patente u otras circunstancias de la venta. Concluimos que el principio de no agotamiento de Jazz Photo sigue siendo sólido después de la decisión de la Corte Suprema en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. , [7] en la que la Corte no abordó la ley de patentes o si debería considerarse una venta extranjera. como conferir autoridad para participar en actos internos que de otro modo serían infractores. Kirtsaeng es un caso de derechos de autor que sostiene que 17 USC § 109 (a) autoriza a los propietarios de artículos con derechos de autor a realizar ciertos actos "sin la autoridad" del titular de los derechos de autor. No existe una contraparte de esa disposición en la Ley de Patentes, en virtud de la cual una venta en el extranjero no se considera que agota de manera concluyente ni siquiera presunta los derechos del titular de la patente estadounidense en los Estados Unidos. [15]
Agotamiento doméstico
En esta parte de su opinión, el Circuito Federal reafirmó su decisión de Mallincrodt y rechazó las afirmaciones de que Quanta la había invalidado en silencio.
§ 271 deroga la regla del derecho consuetudinario
El tribunal comenzó por distinguir los enfoques respectivos de infracción de la Ley de Patentes y la Ley de Derechos de Autor. en 17 USC § 109 (a) la Ley de derechos de autor dice: "No obstante las disposiciones de la sección 106 (3)," que define la infracción por venta, un comprador "tiene derecho, sin la autoridad del propietario de los derechos de autor, a vender o disponer de la posesión "de una copia comprada de una obra. En cambio, la Ley de Patentes no contiene ninguna disposición sobre el agotamiento. Por lo tanto, la Ley de Patentes requiere una "concesión de 'autoridad' por parte del titular de la patente ... para que las acciones enumeradas en la sección 271 (a) no constituyan una infracción". Esto significa que debe haber "permiso del titular de la patente" para evitar la infracción. El tribunal no acepta el agotamiento como una forma de permiso "constructivo". Por lo tanto, si el titular de la patente impone límites o condiciones explícitos a su permiso, califica el alcance del permiso. Esto tiene el efecto de limitar el derecho consuetudinario.
La regla general de Talking Pictures se aplica a la venta "condicional"
El tribunal recurrió a la decisión de General Talking Pictures , [d] que sostiene "que Lexmark no habría agotado sus derechos de patente sobre esos cartuchos, tras la venta del licenciatario de fabricación (la primera venta), si un comprador con conocimiento de las restricciones revendiera o los reutilizó en violación de las restricciones ". Aunque el gobierno en su escrito de amicus curiae y la acusada Impresión argumentan "que se requiere un resultado diferente, que Lexmark perdió automáticamente sus derechos de patente, simplemente porque Lexmark vendió los cartuchos del Programa de devolución por sí misma, sujeto a la misma restricción comunicada, en lugar de haber abandonado el fabricación y venta a terceros bajo licencia ", el tribunal no acepta que:
Concluimos de otra manera, como hicimos en Mallinckrodt y decisiones posteriores. Una venta realizada bajo una restricción claramente comunicada, de otra manera legal, en cuanto al uso posterior a la venta o la reventa no confiere al comprador y al comprador posterior la "autoridad" para participar en el uso o reventa que la restricción excluye. Y no hay una razón sólida, ni un precedente de la Corte Suprema, que requiera una distinción que otorgue menos control a un titular de la patente de entidad en ejercicio que fabrica y vende su propio producto que a un titular de patente de entidad que no ejerce la licencia que autoriza a otros a fabricar y vender el producto. [mi]
Cuantos distinguibles e inaplicables
El tribunal recurrió a la decisión de Quanta y la encontró inaplicable a los problemas actuales. "Quanta no implicó la venta del titular de una patente en absoluto, y mucho menos una sujeta a una restricción o, más particularmente, una restricción de uso único / no reventa". Más bien, Quanta implicó una licencia del titular de la patente (LGE) a un fabricante (Intel) que vendió al infractor acusado (Quanta). LGE no había limitado la licencia de Intel para fabricar el producto patentado, aunque impuso obligaciones contractuales a Intel. "Ninguna condición limitó la autoridad de Intel para vender productos que incorporen sustancialmente las patentes". El Circuito Federal enfatizó: "No hubo ventas al titular de la patente, y no hubo restricciones a las ventas realizadas por el licenciatario". Estos hechos fueron retirados del caso en el bar. Así, la Quanta "discusión del Tribunal de que el problema no socava Mallinckrodt ' s dictaminar que una patente puede preservar sus derechos de patente a través de restricciones en sus ventas." El Circuito Federal también enfatizó como significativo el hecho de que la Corte de Quanta no repudió explícitamente a Mallinckrodt a pesar de que en su escrito de amicus "el gobierno destacó un argumento de que Mallinckrodt era incorrecto y debería ser repudiado".
Casos previos
Luego, el tribunal pasó a los casos anteriores de la Corte Suprema. Al revisarlos, descubrió que, aunque utilizaban un lenguaje generalizado en el sentido de que la venta del producto patentado por parte del titular de una patente lo colocaba más allá del alcance de la patente, de modo que no se podía aplicar ninguna restricción posterior a la venta en virtud de las leyes de patentes, ese lenguaje iba más allá de los hechos reales. de los casos. Primero, las ventas se realizaron en la mayoría de los casos sin ninguna condición o restricción sobre lo que el comprador podía hacer con el producto. En segundo lugar, en los casos en que se impuso una condición o restricción explícita, el caso implicó una vinculación o una fijación de precios.
El Tribunal admitió que en el caso de General Electric , el Tribunal Supremo había dicho: "Como ya se ha dicho, está bien resuelto que cuando un titular de la patente fabrica el artículo patentado y lo vende, no puede ejercer ningún control futuro sobre lo que el comprador puede desea hacer con el artículo después de su compra. Ha sobrepasado el alcance de los derechos del titular de la patente ". Pero ese caso involucró un desafío antimonopolio a la distribución de lámparas de GE que no cumplían con esa descripción. El caso involucró restricciones de precios a un fabricante autorizado. Luego, el Circuito Federal explicó que la palabra "resuelto" en la declaración de la Corte Suprema tenía un significado especial y limitado: "Leemos ese lenguaje para considerar 'resuelto' solo lo que fue resuelto en los precedentes citados: las ventas del titular de una patente sin restricciones agotan los derechos de patente en el artículo vendido ". Por lo tanto, el lenguaje de agotamiento general de la Corte Suprema se aplica de manera precedente solo a los casos en los que la venta se realizó sin condición o restricción, o bien la venta se realizó con una condición de vinculación o fijación de precios. "Pero el Tribunal no dictaminó que todas las restricciones a la venta del titular de una patente fueran ineficaces para preservar los derechos de la ley de patentes del titular de la patente".
De manera similar, en Estados Unidos contra Univis Lens Co. , el amplio lenguaje de la Corte Suprema ahora debe limitarse al contexto fáctico del caso:
Además, aunque algunos términos en Univis , como en otras decisiones en el área, pueden sacarse de contexto y leerse como algo que va más allá de las restricciones específicas involucradas, lo más que dictaminó el Tribunal, incluso en lo que respecta al derecho de patentes en sí mismo, fue que una restricción de control de precios vertical fue ineficaz para preservar los derechos de patente después de la venta de los artículos que incorporan las patentes. Si bien Univis está controlando lo que decidió sobre los temas que tiene ante sí, no creemos que sea apropiado dar un efecto amplio al lenguaje en Univis , sacado de contexto, para respaldar una conclusión injustificada de otro modo aquí sobre una pregunta que no se enfrenta allí.
Por lo tanto, el Circuito Federal extrajo esta conclusión de la serie pasada de casos de agotamiento de la Corte Suprema:
Por las razones anteriores, creemos que la mejor lección que se puede extraer de los precedentes de la Corte Suprema, aplicados a la pregunta que tenemos ante nosotros, es que el titular de una patente puede preservar sus derechos de patente mediante restricciones que de otro modo serían apropiadas cuando fabrica y vende artículos patentados por sí mismo y no solo cuando contrata fabricación y ventas.
La ley de patentes triunfa sobre la ley común
El Circuito Federal volvió al derecho consuetudinario y al comentario de Lord Coke al respecto. Una vez más, el tribunal insistió en que el Congreso había anulado las prohibiciones del derecho consuetudinario sobre las restricciones posteriores a la venta, con el fin de promover el progreso tecnológico:
[C] ualquiera que sean las consideraciones que puedan influir en la elección de una jurisdicción en cuanto a la regla de fondo para la propiedad personal en general, las autoridades legislativas pueden razonablemente tomar decisiones diferentes para tipos particulares de propiedad. En particular, en cuanto a la propiedad intelectual en sus diversas formas, el Congreso, al implementar la Constitución, ha considerado durante mucho tiempo importante incentivar la creación y divulgación mediante la concesión de derechos al creador para excluir a otros durante un tiempo. . . . Esa prescripción legislativa primordial elimina la venta de artículos patentados del alcance de la descripción de Lord Coke en 1628 de la ley general de propiedad de su país, legalmente elaborada. . . . En resumen, a pesar de la descripción de Lord Coke de la ley inglesa general de propiedad personal hecha por un juez, el análisis estatutario específico de la patente debe regir aquí.
Efectos probables en el público
Luego, el tribunal se centró en lo que llamó "las probables consecuencias en el mundo real de una respuesta u otra a la pregunta sobre el agotamiento presentada aquí". El tribunal señaló que en Kirtsaeng la Corte Suprema había previsto efectos adversos graves sobre la competencia a menos que se siguieran las reglas de la ley de propiedad 1628 de Coke. El Circuito Federal dijo que eso no se aplica a las patentes:
[No] vemos ninguna base para predecir los impactos extremos y desiguales que la Corte consideró plausibles en Kirtsaeng en diferentes circunstancias. Mallinckrodt ha sido la jurisprudencia rectora desde 1992 y se ha reiterado en precedentes posteriores. Y, sin embargo, no se nos ha dado ninguna demostración confiable de que los problemas generalizados no se resuelvan en el mercado. Habida cuenta de General Talking Pictures , la única pregunta es acerca de la capacidad de los titulares de patentes para hacer por sus propias ventas lo que ya pueden hacer subcontratando su fabricación y ventas. Con respecto al escenario específico que estamos abordando hoy, en el que el titular de la patente ha tratado de preservar sus derechos de patente condicionando su primera venta a una restricción de uso único / no reventa de la cual el infractor acusado tuvo una notificación adecuada en el momento de la compra, no han recibido ninguna prueba de un problema significativo con la aplicación de los derechos de patente.
Además, sostuvo el Circuito Federal, la conducta aquí impugnada puede tener beneficios. Según el programa de Lexmark, los clientes que aceptan la restricción pagan un precio más bajo que los que no lo hacen. Podría ser que las empresas que rellenan los cartuchos utilicen productos inferiores que podrían dañar las máquinas Lexmark, lo que "podría dañar la reputación de Lexmark". Asumir que las restricciones son ilegítimas iría en contra de las tendencias "de las últimas cuatro décadas, que han desplazado la condena estricta de varias restricciones verticales que caracterizaron" las anteriores leyes antimonopolio y de uso indebido de patentes en la primera parte del siglo XX. "Las limitaciones territoriales, de campo de uso y de otro tipo de las licencias de propiedad intelectual pueden servir para fines favorables a la competencia al permitir que el licenciante explote su propiedad de la manera más eficiente y eficaz posible". Por lo tanto, el tribunal concluyó que es apropiado aplicar a las restricciones posteriores a la venta la misma tolerancia que la doctrina General Talking Pictures otorga a las limitaciones en las licencias de fabricación.
Agotamiento internacional
En esta parte de su opinión, el Circuito Federal reafirmó su opinión de Jazz Photo y rechazó las afirmaciones de que Kirtsaeng había socavado la base de Jazz Photo . El Circuito Federal insistió en que " Kirtsaeng no dice nada sobre la ley de patentes".
El tribunal enfatizó las diferencias entre la ley de patentes y la ley de derechos de autor. Por ejemplo, la ley de patentes otorga a los titulares de patentes un derecho exclusivo de uso de la invención, pero la ley de derechos de autor no otorga ningún derecho de exclusión general en cuanto al uso (otorga derechos exclusivos de ejecución pública y exhibición, pero no otros). Además, es mucho más costoso y lento obtener una patente que un derecho de autor. Sin embargo, el tribunal no explicó la forma en que esa u otras diferencias entre los derechos de autor y las patentes exigían resultados contrarios en cuanto al agotamiento internacional.
El tribunal dijo que el estatuto de patentes de Estados Unidos otorga a los titulares de patentes la recompensa disponible por "ventas en los mercados estadounidenses, no por ventas en mercados extranjeros". Por lo tanto, una venta en un mercado extranjero no proporciona una base adecuada para encontrar el agotamiento. "Los mercados estadounidenses difieren sustancialmente de los mercados de muchos otros países, y no solo por las disparidades en la riqueza que pueden llevar a precios dramáticamente diferentes" en este país y en el extranjero (como fue el caso de Kirtsaeng ). "Las políticas gubernamentales difieren dramáticamente, incluidas las políticas sobre regulación de precios y, más particularmente, las políticas sobre la disponibilidad y el alcance de la protección por patente". Sin embargo, el tribunal no explicó con más detalle si esas diferencias dramáticas de política se aplicaban a los cartuchos de tóner controvertidos en el presente caso y de qué manera.
Luego, el tribunal pasó al único caso de la Corte Suprema sobre agotamiento externo, Boesch v. Graff . [10] En ese caso, Graff era el cesionario de una patente estadounidense. Boesch compró el producto a un proveedor alemán que tenía un derecho de usuario anterior según la ley alemana para fabricar y vender el producto, porque el proveedor había comenzado su actividad antes de que se presentara la solicitud de la patente de contraparte alemana. El cesionario estadounidense y el inventor no tenían ninguna conexión con Boesch. Cuando Graff importó el producto a los EE. UU., Boesch demandó por infracción. Los tribunales estadounidenses declararon responsable a Boesch. Los derechos que tenía Boesch bajo la ley alemana no le daban derecho a importar el producto a los Estados Unidos. Eso se rige por la ley de EE. UU. El titular de la patente estadounidense nunca "había recibido regalías ni había concedido licencia alguna para utilizar el artículo patentado en ninguna parte de los Estados Unidos". En consecuencia, el tribunal sostuvo que una venta en el extranjero no autoriza por sí misma la importación a los EE. UU.
Sin embargo, esto no significa que el titular de una patente, por su conducta, no pueda renunciar a sus derechos en los EE. UU., Que no se le impida hacer valerlos o que haya otorgado una licencia implícita.
El tribunal expresó su preocupación de que anular Jazz Photo dañaría a la industria farmacéutica de EE. UU.:
No parece haber duda de que los medicamentos patentados en los Estados Unidos a menudo se venden fuera de los Estados Unidos a precios sustancialmente más bajos que los que se cobran aquí y, además, que la práctica podría verse interrumpida por el aumento de las oportunidades de arbitraje que se derivarían de considerar los derechos estadounidenses eliminados por una venta en el extranjero realizada o autorizada por el titular de la patente de los EE. UU. No parece haber ninguna disputa de que los medicamentos patentados en los EE. UU. a menudo se venden fuera de los Estados Unidos a precios sustancialmente más bajos que los cobrados aquí y, además, que la práctica podría verse interrumpida por el aumento oportunidades de arbitraje que se derivarían de considerar los derechos estadounidenses eliminados por una venta en el extranjero realizada o autorizada por el titular de la patente estadounidense.
Finalmente, el tribunal rechazó una propuesta de presunción de agotamiento a menos que el titular de la patente declare expresamente que se reserva sus derechos estadounidenses. Los gobiernos extranjeros podrían "prohibir a los vendedores declarar reservas de derechos que harían más difícil la importación y venta en los Estados Unidos". Además: "Pueden crearse empresas intermediarias entre la compra extranjera y la importación a los Estados Unidos que dificulten que el titular de la patente estadounidense cargue con la carga afirmativa de demostrar un aviso adecuado de las reservas adjuntas a un artículo vendido en el extranjero".
Opinión disidente
El juez Dyk, junto con el juez Hughes, discrepó de ambas ramas del análisis de agotamiento de la corte. El juez Dyk resumió su disenso en estos términos:
Anularía nuestra decisión en Mallinckrodt por ser incompatible con la autoridad de la Corte Suprema y anularía Jazz Photo en la medida en que impone una prohibición total sobre el agotamiento en el extranjero. Reconocería el agotamiento extranjero cuando el titular de los derechos de EE. UU. No haya notificado al comprador su retención de los derechos de patente de EE. UU.
Agotamiento doméstico
En esta parte de la disidencia, el juez Dyk argumentó que la mayoría había entendido mal la jurisprudencia de agotamiento de la Corte Suprema para sustituir sus propias ideas sobre el equilibrio adecuado entre los derechos de patente y los derechos públicos. Comenzó diciendo:
Primero, estoy de acuerdo con el gobierno en que Mallinckrodt se equivocó cuando se decidió y, en cualquier caso, no se puede conciliar con la reciente decisión de la Corte Suprema en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. [4] Superamos nuestro papel como subordinados tribunal al negarse a seguir la regla explícita de agotamiento interno anunciada por la Corte Suprema.
Sostuvo que desde 1850 la Corte Suprema ha sostenido que una venta por parte del titular de la patente o su licenciatario agota todos los derechos de patente. En tales casos, "La cuestión de si el vendedor ha 'autorizado' al comprador a usar o revender el artículo es simplemente irrelevante". Las restricciones posteriores a la venta no se pueden aplicar según la ley federal de patentes. El único caso del Tribunal Supremo de apartarse de ese principio era Henry v. AB Dick Co. , [16] y se anuló explícitamente cinco años más tarde por Motion Picture Patentes Co. v. Universal Film Mfg. Co. [17] El principio de el caso Dick anulado de que un titular de la patente podía imponer una restricción posterior a la venta notificando al comprador era "lo mismo que la participación del panel en Mallinckrodt y la participación de la mayoría en este caso".
Insistió en que la opinión de la mayoría interpretó erróneamente la decisión sobre patentes cinematográficas al afirmar que "solo 'contenía restricciones particulares inapropiadas' ... pero 'no dictaminó que todas las restricciones a la venta del titular de una patente fueran ineficaces para preservar los derechos de la ley de patentes del titular de la patente. '" Él explicó:
Eso no es exacto. Motion Picture Patents no dejó atrás los restos de AB Dick, menos los vínculos y el mantenimiento del precio de reventa. Por el contrario, el Tribunal de Patentes Cinematográficas determinó que "[l] a ley de patentes no garantiza" las restricciones impuestas por el propietario de la patente.
Casos posteriores, como Quanta , confirmaron esta "amplia regla de agotamiento de patentes [en Motion Picture Patents ] y no dejaron lugar para la resurrección de AB Dick ".
A continuación, se refirió a las referencias de la mayoría a "ventas condicionales" y "ventas incondicionales", y dijo que la mayoría malinterpretó los términos. "Ventas condicionales", dijo, tal como se utilizaba en la jurisprudencia anterior a Mallinckrodt se refería únicamente a la reserva de dominio de una garantía mobiliaria en compras a plazos. "En otras palabras, una venta con restricciones podría, no obstante, ser una venta 'incondicional' en la que pasa el título, con las restricciones inválidas según las leyes de patentes debido al agotamiento".
Luego criticó a la mayoría por crear reglas especiales para casos de patentes que diferían del derecho consuetudinario y los principios legales generales, y citó las advertencias de la Corte Suprema de no hacer eso: "La Corte Suprema nos ha instruido repetidamente que no ignoremos los principios legales tradicionales a la moda. reglas 'exclusivas para disputas de patentes' ". [f]
Por último, el juez Dyk se opuso por múltiples motivos a los esfuerzos de la mayoría por distinguir y limitar los fallos de la Corte Suprema. "Las justificaciones de la mayoría para negarse a seguir la autoridad de la Corte Suprema que establece la regla de agotamiento malinterpretan nuestro papel como tribunal subordinado". Cada justificación en la decisión de la mayoría era insoportable, dijo.
- "Primero, la mayoría caracteriza la declaración de la regla de agotamiento en los casos de la Corte Suprema como un mero dictum porque en esos casos no se impuso ninguna restricción o la restricción violaría las leyes antimonopolio. Pero los casos no imponen tal calificación a la regla La Corte Suprema ha advertido en repetidas ocasiones a los tribunales de apelación que nuestra tarea es seguir las reglas proclamadas por la Corte y no intentar distinguir los casos de la Corte Suprema por sus hechos ".
- "En segundo lugar, la mayoría se basa en 35 USC §§ 271 (a) y 154 (a) (1) para sugerir que una lectura amplia de la doctrina del agotamiento es incompatible con el lenguaje legal que hace un acto de infracción... Cualquier uso o venta de una invención patentada 'sin autorización' del titular de la patente, y otorgando al titular de la patente un 'derecho a excluir' ". Pero la doctrina del agotamiento de la patente es una limitación del funcionamiento de esas secciones y se aplica a pesar de ellas.
- "En tercer lugar, la mayoría afirma que dar pleno alcance a la articulación de la doctrina del agotamiento en Quanta y otros casos sería incompatible con la decisión de la Corte Suprema en General Talking Pictures Corp. contra Western Electric Co. ... La mayoría sugiere que lo haría Sería incongruente si "el titular de una patente no puede preservar sus derechos de patente frente a los usos de un artículo patentado ... si, en lugar de otorgar una licencia a otra persona para que fabrique y venda el artículo, opta por fabricar y vender el artículo por sí mismo". "
- Pero General Talking Pictures fue un caso de licencia para fabricar en un campo limitado, no una venta con una restricción posterior a la venta. Los casos reconocen esa distinción. Así, en Quanta, la Corte Suprema declaró que General Talking Pictures "sostuvo que el agotamiento no se aplicaba porque el fabricante no tenía autoridad para vender los amplificadores para uso comercial". [18] Y cuando el fabricante en ese caso (Intel) tenía una autoridad general para fabricar y vender, la Corte Suprema sostuvo que el agotamiento se aplicaba a la venta.
- La mayoría encontró "tensión" entre "la amplia declaración de la Corte Suprema de la regla de agotamiento y General Talking Pictures " y buscó resolverla extendiendo la regla de General Talking Pictures y contrayendo la doctrina del agotamiento en el área de posible conflicto. Pero, Dyk sostuvo:
No es nuestra tarea ignorar los fallos de la Corte Suprema como "injustificados" o "incorrectos" porque supuestamente son inconsistentes con otros casos de la Corte Suprema. La distinción entre restricciones a las ventas (inadmisibles) y restricciones a los licenciatarios (permisibles) existe en el precedente de la Corte, y no nos corresponde a nosotros decidir si es una distinción sólida.
- "Finalmente, la mayoría propone que de alguna manera deberíamos mantener la restricción aquí porque puede ser procompetitiva. El agotamiento no depende de si una restricción posterior a la venta en particular es deseable o indeseable, procompetitiva o anticompetitiva, sino si el se autorizó la venta y el artículo ha pasado más allá del alcance del monopolio de la patente ". Además, la Corte Suprema dijo en Kirtsaeng que una prohibición de reventa es "manifiestamente anticompetitiva". [19]
Dyk concluyó su discusión sobre el agotamiento interno con la declaración: "En resumen, no hay ninguna base coloreable para que la mayoría no cumpla con la regla de agotamiento para las ventas internas según lo articulado por el Tribunal en Quanta y muchos otros casos".
Agotamiento internacional
En esta parte de la disidencia, el juez Dyk defendió un equilibrio matizado que exigía resultados diferentes dependiendo de si el titular de la patente era responsable de la venta en el extranjero que supuestamente desencadenó el agotamiento.
Comenzó señalando que debido a que las ventas de Lexmark en el extranjero se realizaron sin restricciones o reservas, "incluso bajo la apretada opinión de agotamiento de la mayoría, no hay duda de que las ventas habrían agotado los derechos de patente nacional de Lexmark. La cuestión es si la ubicación en el extranjero de la venta debería dar lugar a un resultado diferente, como lo hicimos anteriormente en Jazz Photo ".
Luego pasó a "la pieza central de la opinión de la mayoría de que existe una prohibición general doctrinal del agotamiento extranjero, a saber, la decisión de la Corte Suprema en Boesch v. Graff . [10] Pero" Boesch no anunció tal prohibición general ", dijo". Ni siquiera implicó una venta autorizada por el titular de los derechos de patente de EE. UU., Sino más bien una venta por parte de un tercero en virtud de la excepción de uso anterior de una ley extranjera ". [G] Pero" Boesch no se aplica aquí porque las ventas en el extranjero fueron realizadas por Lexmark . "
En todas las decisiones de los tribunales inferiores de EE. UU. Antes de Jazz Photo : "Cuando la venta fue realizada por una entidad que no poseía derechos de patente de EE. UU., Como en Boesch , o cuando el vendedor extranjero autorizado claramente se reservaba los derechos de EE. UU., No había agotamiento". Por el contrario, "cuando la venta en el extranjero fue realizada por un vendedor que poseía derechos de patente estadounidenses sin una reserva contractual de derechos estadounidenses, el agotamiento se produjo como resultado de una venta extranjera autorizada".
Dyk sostuvo que " Kirtsaeng proporciona una guía significativa y no puede descartarse simplemente como un caso de derechos de autor, o como limitado a la disposición de 'primera venta' de la Ley de Derechos de Autor". Más bien, las políticas que animaron a Kirtsaeng suelen aplicarse al agotamiento de las patentes. Pero debido a que en algunos casos una diferencia puede ser significativa, debe haber un enfoque equilibrado. Dyk argumentó a favor de "poner [ting] la carga sobre el titular de los derechos estadounidenses de notificar una reserva de derechos estadounidenses al comprador". Por lo tanto, "reconocería el agotamiento en el extranjero cuando el titular de los derechos estadounidenses no haya notificado al comprador su retención de los derechos de patente estadounidenses".
Corte Suprema
En marzo de 2016, Impression presentó una petición de certiorari en la Corte Suprema de Estados Unidos. [20] Impression presentó estas preguntas en su petición: [21]
- 1. Si una "venta condicional" que transfiere el título del artículo patentado al tiempo que se especifican las restricciones posteriores a la venta sobre el uso o la reventa del artículo evita la aplicación de la doctrina del agotamiento de la patente y, por lo tanto, permite la aplicación de tales restricciones posteriores a la venta mediante la infracción de la ley de patentes. remedio.
- 2. Si, a la luz de la decisión de este Tribunal en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. , 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013), que la doctrina del derecho consuetudinario que prohíbe las restricciones a la alienación que es la base de la doctrina del agotamiento "no hace distinciones geográficas", una venta de un artículo patentado, autorizado por el titular de la patente de EE. UU., Que tiene lugar fuera de los Estados Unidos. States agota los derechos de patente de Estados Unidos en ese artículo.
El 20 de junio de 2016 la Corte invitó al Procurador General a presentar escritos en este caso expresando la opinión de Estados Unidos. [22] En octubre de 2016, el gobierno presentó el escrito de amicus curiae solicitado . Recomendó la concesión de certiorari en ambas cuestiones. El escrito argumenta que "la decisión del Circuito Federal interpreta erróneamente" los precedentes de la Corte Suprema y "erosionaría sustancialmente la doctrina del agotamiento". [23] La Corte Suprema otorgó certiorari el 2 de diciembre de 2016 [24] y escuchó alegato oral en el caso el 21 de marzo de 2017. [25] La Corte publicó sus decisiones el 30 de mayo de 2017.
Mayoria
Un tribunal unánime [h] determinó que Lexmark agotó sus derechos de patente en la primera venta a nivel nacional, incluso con las restricciones de uso único / no reventa impuestas por Lexmark en los contratos con sus clientes, aunque tales restricciones podrían aplicarse en virtud de la ley de contratos. [27] La Corte señaló que la doctrina del agotamiento tiene una larga historia [28] y que cualquier cambio tendría efectos significativos en el comercio en el mundo moderno, señalando que "extender los derechos de patente más allá de la primera venta obstruiría los canales de comercio, con pocos beneficios del control adicional que retienen los titulares de patentes " [29], señalando que las cadenas de suministro modernas complejas pueden involucrar un gran número de patentes. [30] [i] El presidente del Tribunal Supremo Roberts, en su opinión, comparó la situación con los talleres de reparación de automóviles: "El negocio funciona porque el taller puede estar seguro de que, siempre que los que traen los autos los posean, el taller es libre de reparar y revender esos vehículos. Ese flujo de comercio fluiría si las empresas que fabrican las miles de piezas que entran en un vehículo pudieran conservar sus derechos de patente después de la primera venta ". [2]
Siete magistrados se sumaron a la opinión de la Corte extendiendo ese razonamiento a artículos importados del exterior. [26] [32] Lexmark había argumentado, y el Circuito Federal estuvo de acuerdo, que la venta en el extranjero "no desencadena el agotamiento de la patente a menos que el titular de la patente 'transfiera o autorice expresa o implícitamente' sus derechos". [33] La Corte, sin embargo, dictaminó que "[una] n venta autorizada fuera de los Estados Unidos, al igual que una dentro de los Estados Unidos, agota todos los derechos bajo la Ley de Patentes". [34] El Tribunal se basó en su decisión de 2013 en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. en una cuestión casi idéntica en virtud de la ley de derechos de autor. Debido a que el estatuto subyacente no era claro en cuanto a su alcance geográfico, el Tribunal de Kirtsaeng decidió que, debido a que el estatuto se basaba en la doctrina del agotamiento del derecho consuetudinario, que no está limitada en extensión geográfica, el estatuto en cuestión no estaba destinado a ser limitado solo a las ventas en EE. [35] La aplicación del mismo principio a la ley de patentes, que históricamente tiene una estrecha relación con la ley de derechos de autor, fue "sencilla" [36] y "el vínculo entre [el derecho de autor y la ley de patentes] no deja lugar a una brecha en la cuestión de la agotamiento". [37]
Disidencia parcial
El juez Ginsburg discrepó de la posición del Tribunal con respecto a los artículos importados. Siguiendo sustancialmente el mismo razonamiento de su disenso en Kirtsaeng , la jueza Ginsburg argumentó que debido a que la ley de patentes es territorial y la venta de un artículo en el extranjero es "independiente [] del sistema de patentes de EE. UU. , Tiene poco sentido decir que tal venta agota los derechos de patente de un inventor en los Estados Unidos ". [38] Ella habría confirmado la decisión del Circuito Federal de que la venta en el extranjero no agota los derechos del titular de la patente en los Estados Unidos. [39]
Comentario
Gerstein
Robert M. Gerstein concluyó que era probable que se hiciera una revisión adicional en la Corte Suprema:
Dado el interés de la Corte Suprema en los casos de patentes, una vigorosa disensión en Lexmark que se basa en una serie de precedentes de la Corte Suprema, incluidos Quanta y Kirtsaeng , y la posición del Departamento de Justicia de que Quanta anuló a Mallinckrodt , no sería sorprendente ver a la Suprema Court asumirá Lexmark en su próximo mandato. [40]
Dodd y Dowd
Jeff C. Dodd y Matthew J. Dowd vieron la decisión como una afirmación de fuertes derechos de patente:
Lexmark adopta una visión muy sólida de los derechos de patente y una visión limitada del alcance del agotamiento. Afirma que los titulares de patentes tienen una amplia libertad para segmentar y controlar la distribución en los canales del mercado de productos cubiertos por patentes. Esta latitud es particularmente amplia con respecto a la limitación de la importación a los Estados Unidos de bienes patentados vendidos en ventas autorizadas en mercados extranjeros, incluso cuando no se haya demostrado que las restricciones a la reventa se hayan comunicado a los compradores extranjeros. Aun así, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que las ventas al exterior, en las circunstancias adecuadas, puedan incorporar una licencia implícita para importar y utilizar el producto dentro de Estados Unidos. [41]
Cukierski y Masia
Kevin J. Cukierski y Adam H. Masia ven la decisión como un "propietario a favor de la patente", pero advierten nuevamente de una celebración prematura:
Pero tenga cuidado, es probable que se le pida a la Corte Suprema que escuche el caso. Dada la tensión entre este caso y el lenguaje de la Corte Suprema en Quanta y Kirtsaeng , junto con la discordia a nivel de la corte de distrito y entre los comentaristas antes de la decisión del Circuito Federal, hay muchas posibilidades de que la Corte Suprema lo haga. Hasta que la Corte Suprema tenga voz, debe tomar precauciones en caso de que la Corte Suprema adopte una visión amplia del agotamiento de las patentes y decida eliminar estas excepciones. [42]
"Sin precedentes"
Otro comentarista (comentario sin firmar) indicó una visión escéptica de la tendencia del Circuito Federal a marchar al ritmo de un baterista diferente. Después de citar la advertencia del juez Dyk, "superamos nuestro papel como tribunal subordinado al negarnos a seguir la regla explícita de agotamiento interno anunciada por la Corte Suprema", observó:
Para los propósitos actuales, simplemente vale la pena señalar que el Circuito Federal parece estar acercándose una vez más al concepto de que la ley de patentes es simplemente una bestia única, con reglas y requisitos únicos. La Corte Suprema ha tenido una visión escéptica de ese enfoque en el pasado. Y bien puede volver a hacerlo. [43]
Jahn, Pichler y Lo
Paul Jahn, Rufus Pichler y Lincoln Lo plantean muchas preguntas (principalmente sobre "comunicación clara") sobre lo que la opinión mayoritaria de Lexmark dejó sin resolver:
- Conflicto o tensión con Quanta: " Quanta distinguió expresamente las licencias implícitas y el agotamiento, sosteniendo que las renuncias de derechos de licencia son 'irrelevantes' cuando 'el derecho a practicar las patentes no se basa en una licencia implícita sino en el agotamiento'. "Pero" el Circuito Federal parece tratar el agotamiento como una licencia implícita, una que el titular de la patente puede rechazar mediante restricciones de 'comunicar claramente [d]' ". Quanta parece sostener que el intento del titular de la patente de imponer una restricción posventa a un licenciatario de fabricación es ineficaz si la licencia no se ajusta al caso de General Talking Pictures .
- "[¿Qué acuerdo entre un vendedor y un comprador es suficiente para denegar la 'autoridad'? Lexmark no discutió que existía 'un acuerdo contractual expreso y ejecutable' entre Lexmark y cada usuario final, y que la no reventa y las restricciones de no reutilización eran vinculantes para los usuarios finales. Sin embargo, en todo el dictamen de Lexmark , la mayoría sugiere que las restricciones pueden ser suficientes si 'se comunican claramente', incluso si están muy lejos de una reunión contractual de mentes ".
- Otra forma de decirlo es ¿qué es una "comunicación clara"? En Jazz Photo , el Circuito Federal señaló que "las instrucciones del paquete no tenían la forma de un acuerdo contractual por parte del comprador para limitar la reutilización de las cámaras". En consecuencia, "no se demostró una 'reunión de mentes' en la que se pueda considerar que el comprador, y aquellos que obtienen la cámara desechada por el comprador, han incumplido un contrato o violado una licencia limitada a un solo uso de la cámara". [44] Los escritores concluyen, por lo tanto, "No está claro si el Circuito Federal tenía la intención de ampliar la capacidad del titular-vendedor de la patente para evitar el agotamiento".
- Además, ¿qué tan clara debe ser una "comunicación clara"? “El Circuito Federal parece limitar las reclamaciones por infracción contra compradores posteriores posteriores a aquellos que 'tienen conocimiento de las restricciones'. El tribunal de apelaciones no dio más detalles sobre las defensas que puede tener un comprador posterior posterior sin conocimiento , suponiendo que no se hayan agotado. El tribunal solo menciona de pasada que 'no tenemos ante nosotros las preguntas que podrían surgir, ya sea bajo los principios que rigen a los compradores de buena fe o de lo contrario, si un comprador intermedio adquirió un artículo patentado con un conocimiento inferior al real de la restricción ». "
- Por último, ¿el enfoque del tribunal en la "comunicación clara" tiene un impacto negativo en las restricciones posteriores a la venta que un licenciatario limitado bajo General Talking Pictures debe imponer? "El Circuito Federal sugirió repetidamente que el conocimiento de los compradores sobre la limitación del campo de uso del licenciatario puede ser necesario para que la venta de un licenciatario no sea exhaustiva. Si bien General Talking Pictures no resolvió claramente esta pregunta, muchos otorgantes de licencias han asumido que las ventas realizadas por un licenciatario fuera de su campo de licencia no están autorizados por completo y, por lo tanto, no son exhaustivos, independientemente del conocimiento del comprador sobre la limitación del campo de uso ". Por lo tanto, ¿el énfasis aquí "en el conocimiento del comprador, incluso si lo dicta , aumenta la incertidumbre acerca de esta cuestión"? [45]
Castanias, Nix y Kazhdan
Gregory A. Castanias, Kelsey I. Nix y Daniel Kazhdan también señalan cuestiones no resueltas sobre las que los titulares de patentes "deben ser cautelosos":
Lexmark dejó explícitamente abiertas varias preguntas específicas de hechos, que incluyen (i) qué sucede si alguien adquiere un artículo patentado con "menos conocimiento que el real" de las restricciones impuestas a la venta original por el propietario de la patente y (ii) cuándo lo haría un comprador extranjero tener una "licencia implícita" para vender en los Estados Unidos, independientemente del agotamiento de la patente. Seguramente estas cuestiones se plantearán en casos futuros. [46]
Agacharse
Dennis Crouch, en Patently-O comentó sobre los temas y proporcionó un resumen de los escritos de fondo presentados en la Corte Suprema al 31 de enero de 2017. Crouch se opuso al fallo del Circuito Federal por estos motivos:
Con la propiedad personal, los tribunales rechazaron hace mucho tiempo las servidumbres (como las restricciones de uso y reventa) que obligan a los compradores posteriores. A diferencia de los bienes raíces, la propiedad personal se mueve y, a menudo, se transfiere sin un papeleo sustancial o mantenimiento de registros, y permitir un conjunto de restricciones únicas tiene el potencial de engordar el mercado. El Circuito Federal en este caso fue hasta el otro lado, sosteniendo que la presunción en las ventas al extranjero es que no se han agotado los derechos de patente de EE. UU. Compré mis últimos teléfonos inteligentes en el mercado de segunda mano, y también los he reparado varias veces. Según la ley, probablemente debería haber tomado medidas para asegurar que todos los fabricantes de equipos originales concedieran afirmativamente los derechos de reparación y reventa. En conjunto, el enfoque del Circuito Federal aquí tiene el potencial de limitar el mercado para la reparación y reventa de bienes. Sugeriría que esas actividades son increíblemente beneficiosas para nuestra sociedad en términos de asignación de recursos y evitar el desperdicio, así como empoderar a los ciudadanos y evitar comportamientos anticompetitivos del mercado. [47]
notas y referencias
Notas
- ^ Este litigio no involucra estos cartuchos vendidos en el país.
- ^ Se estipuló que la diferencia de precio del 20% "refleja el valor del interés de propiedad y los derechos de uso transferidos al comprador bajo los términos expresos del contrato de venta condicional y la licencia de uso único condicional otorgada por Lexmark".
- ^ Por ejemplo, Static Control Components, Inc., que se involucró en un litigio relacionado con Lexmark. Véase, por ejemplo, Static Control Components, Inc. contra Lexmark Int'l, Inc. , 487 F. Supp. 2d 830 (ED Ky. 2007).
- ^ General Talking Pictures Corp v Western Electric Co. , 304 US 175, 182 (1938) (que mantiene como limitaciones legítimas de uso en el ámbito de las licencias de patente para fabricar y vender amplificadores solo en el campo "no comercial"), afirmó sobre la nueva audiencia, 305 US 124 (1938).
- ^ Pero véase Estados Unidos contra General Electric Co. , en el que el Tribunal declaró que estaba bien resuelto que "cuando un titular de la patente fabrica el artículo patentado y lo vende, no puede ejercer ningún control futuro sobre lo que el comprador pueda desear hacer con el artículo después de su compra. Ha sobrepasado el alcance de los derechos del titular de la patente ". Por otro lado, dijo el Tribunal, "la cuestión es diferente ... cuando consideramos qué puede hacer un titular de una patente que concede una licencia a otro para fabricar y vender el artículo patentado para limitar al titular de la licencia en el ejercicio del derecho vender."
- ^ Citó como ejemplos: eBay Inc. v. MercExchange, LLC , 547 US 388, 393 (2006); Global – Tech Appliances, Inc. contra SEB SA , 563 US 754 (2011); MedImmune, Inc. contra Genentech, Inc. , 549 US 118, 132 n. 11 (2007).
- ^ Según la ley alemana, el demandado tenía un derecho de usuario anterior para utilizar la invención porque había comenzado a hacerlo antes de que el titular de la patente presentara su solicitud de patente.
- ↑ El juez Gorsuch se incorporó a la Corte después de que se escucharon los argumentos orales y no participó en la consideración o decisión del caso. [26]
- ^ Al citar, entre otras cosas , un amicus breve presentada por Intel que un teléfono inteligente genérico podría practicar unas 250.000 patentes. [31]
Referencias
Las citas en este artículo están escritas en estilo Bluebook . Consulte la página de discusión para obtener más información.
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- ^ Impression Prods. , deslizamiento op. en 13 (citando el escrito para la demandada 36-37) (se eliminaron algunos signos de puntuación internos).
- ^ Impression Prods. , deslizamiento op. a las 13.
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- ^ Kevin J. Cukierski y Adam H. Masia, el circuito federal afirma los límites del propietario a favor de la patente sobre el agotamiento de la patente (16 de febrero de 2015),
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- ↑ Jazz Photo , 264 F.3d en 1108.
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- ^ Gregory A. Castanias, Kelsey I. Nix y Daniel Kazhdan, En Banc Federal Circuit reafirma que las ventas en el extranjero y las ventas nacionales restringidas no agotan los derechos de patente (febrero de 2016).
- ^ Dennis Crouch, ¿Puede su patente bloquear la reparación y reventa y prevenir el arbitraje? , Patently-O (31 de enero de 2017).
enlaces externos
- Texto de .. Prods impresión, Inc. v Lexmark Internacional, Inc. , 581 EE.UU. ___ (2017) está disponible a partir de: Cornell CourtListener Google Académico Justia Oyez (argumento de audio oral) Tribunal Supremo (opinión de deslizamiento)
- Cobertura de SCOTUSblog
- Podcast : entrevista con el propietario de Impression Products