En Canadá, la imitación es tanto un agravio de derecho consuetudinario como una causa legal de acción bajo la Ley de Marcas Canadienses que se refiere a la representación o comercialización engañosa de bienes o servicios por parte de la competencia de una manera que confunde a los consumidores. La ley de la imitación protege la buena voluntad de las empresas al evitar que los competidores hagan pasar sus bienes por los de otro.
La protección otorgada por la ley de la imitación protege solo la asociación entre un producto y su productor y no al producto en sí; principalmente, protege la inversión de un productor para hacer que un producto o servicio sea distinguible en el mercado mediante el uso de características distintivas tales como como marcas, letras, material publicitario o lemas, colores y sonidos.
Base para hacer pasar afirmaciones
Acto agravio de derecho consuetudinario
Como acción de derecho consuetudinario, el agravio de la imitación fue desarrollado por los tribunales para proteger al demandante del daño a su negocio causado por la competencia desleal a través del marketing o la representación engañosa. [1] También protege al público en general al permitir que los consumidores tomen decisiones informadas sobre los productos disponibles en el mercado. [2]
Acción legal en virtud de la Ley de marcas comerciales
La Sección 7 (b) y 7 (c) de la Ley de Marcas Registradas establece una causa legal de acción paralela al agravio de derecho consuetudinario de la imitación. El demandante puede afirmar si se ha registrado o no una marca en cuestión. En particular, la ley establece:
7. Nadie podrá ...
- (b) dirigir la atención pública a sus productos, servicios o negocios de tal manera que cause o pueda causar confusión en Canadá, en el momento en que comenzó a dirigir la atención a ellos, entre sus productos, servicios o negocios y el mercancías, servicios o negocios de otro;
- (c) distribuir otros productos o servicios como y para aquellos solicitados o solicitados; [3]
Elementos de la falsificación
A pesar de sus diferentes orígenes, tanto el derecho consuetudinario como la acción legal de imitación comparten el mismo análisis jurídico general. [4] La Corte Suprema de Canadá sostuvo en Ciba-Geigy Canada Ltd v Apotex Inc [5] que hay tres elementos necesarios en una acción de imposición:
- La existencia de buena voluntad
- Engaño al público debido a una tergiversación, y
- Daño real o potencial al demandante
Existencia de buena voluntad
El primer elemento requiere que el demandante establezca que sus productos, servicios o negocios gozan de una reputación o buena voluntad en la mente de los consumidores, que los consumidores asocian directamente los productos del demandante con una característica distintiva de venta, comercialización o identificación y que los compradores confían en la característica para distinguir los productos del demandante de los productos de la competencia. [6]
En el derecho consuetudinario, la naturaleza o forma de un rasgo distintivo es prácticamente ilimitada: nombre, eslogan, logotipo, olor, personalidad, forma, [7] embalaje , imágenes visuales, ninguna de las cuales tiene que ser necesariamente una marca comercial. En esta etapa del análisis, los tribunales se centran en cambio en la existencia y la fuerza de la reputación y el potencial de asociaciones cognitivas entre reputación, características y productos.
La imitación no se desarrolló para proteger los monopolios con respecto a los productos, sino a las apariencias, atuendos, nombres y símbolos que identifican el carácter distintivo de la fuente. [8]
Engaño por tergiversación
El segundo elemento, una tergiversación que conduce a la confusión, no tiene por qué surgir de una tergiversación o engaño deliberados. [9] También puede deberse a una tergiversación descuidada o negligente. [10] El análisis en esta etapa implica evaluar las semejanzas visuales y auditivas entre las dos características distintivas, [11] la superposición geográfica de reputaciones, [12] y el grado en que el demandante y el demandado compiten directamente en un mercado o comercio. [13]
En Ciba-Geigy , la Corte Suprema reconoció que la evaluación del riesgo de confusión debe realizarse en relación con los compradores ordinarios, incluidos todos los compradores a lo largo de la cadena de suministro afectados por la transferencia, pero que los compradores más cercanos a la fuente pueden ser menos probables. estar confundido. [14]
Daño real o potencial
El tercer elemento requiere que el demandante demuestre una pérdida real o una perspectiva real de pérdida a fin de obtener una reparación adecuada de una reclamación fallida. Un demandante en una acción de imitación no tiene que probar que ningún cliente fue engañado o que sufrió daños reales; un intento de engañar al público y el daño potencial a la reputación o la buena voluntad puede ser suficiente. [15] La reputación y la buena voluntad de una marca o negocio se consideran activos comerciales valiosos y, si se dañan, pueden causar daños comerciales y financieros.
Diferencias entre el derecho consuetudinario y la imitación legal
El presidente del Tribunal Supremo del Canadá, Bora Laskin, del Tribunal Supremo de Canadá, describió la acción legal en virtud del artículo 7 de la Ley de marcas como "una declaración legal de la acción de imitación del derecho consuetudinario". [16] Sin embargo, aunque la acción legal comparte los mismos elementos que la acción de derecho consuetudinario, existen diferencias importantes en el alcance de la protección, aplicabilidad, jurisdicción y recursos disponibles para los demandantes según la elección de la acción.
Aplicabilidad al tema
Una acción legal en virtud del artículo 7 de la Ley de marcas requiere que la materia en cuestión sea una "marca comercial" según se define en el artículo 2 de la Ley de marcas comerciales . [17] Una "marca comercial" se define en la Ley como:
- (a) una marca que es utilizada por una persona con el fin de distinguir o para distinguir mercancías o servicios fabricados, vendidos, arrendados, alquilados o realizados por ella de los fabricados, vendidos, arrendados, alquilados o realizados por otros,
- (b) una marca de certificación,
- (c) una apariencia distintiva, o
- (d) una marca comercial propuesta; [18]
Si bien las marcas comerciales pueden protegerse tanto si están registradas como si no, la materia que no entra dentro de la definición de "marca comercial" de la Ley no puede ser protegida por la ley. Por lo tanto, ciertas características distintivas, como sonidos, aromas y hologramas, que tradicionalmente no entran dentro de la definición de "marca comercial" en la ley canadiense, aún pueden protegerse mediante un reclamo de aprobación de derecho consuetudinario siempre que se satisfagan los elementos del agravio. [19]
Jurisdicción
Una demanda de derecho consuetudinario que pasa por alto, como un asunto relacionado con la propiedad y los derechos civiles, solo puede presentarse en un tribunal superior provincial . Como tal, una acción de derecho consuetudinario exitosa solo es ejecutable dentro de la provincia donde se escuchó el reclamo.
Una acción en virtud del artículo 7 de la Ley de marcas registradas se puede entablar en un tribunal federal o en un tribunal superior provincial debido a la jurisdicción concurrente otorgada en el artículo 20 (2) de la Ley de tribunales federales . [20] Una sentencia dictada por el Tribunal Federal es ejecutable en todo Canadá.
Efecto del registro de marca
El registro bajo la Ley de Marcas Registradas afirma, reconoce y extiende los derechos positivos de los registrantes para usar las marcas registradas y les brinda a los registrantes una defensa absoluta ante una causa de acción falsa. En el asunto Molson Canada c. Oland Brewery Ltd se sostuvo que el único recurso de un demandante contra una marca registrada es atacar la validez del registro. [21]
Los críticos de la interpretación de la Ley de la Corte de Apelaciones de Ontario en Molson argumentan que dar prioridad al registro se aparta de un precepto fundamental de la ley de marcas comerciales que los derechos de los propietarios se derivan del uso, no del registro. [22]
Sin embargo, incluso en virtud de la Ley, no es correcto decir que el registro convierte a una persona en titular de una marca comercial. Los procedimientos de registro requieren que, en el momento del registro, el solicitante ya posea los derechos para usar la marca no registrada. Los obstáculos administrativos para una solicitud de marca sirven como un mecanismo de selección para garantizar que solo se registren las marcas elegibles y de propiedad. Una marca registrada crea efectivamente una presunción de que la marca es distintiva, válida y propiedad del propietario registrado. Los procedimientos posteriores al registro para eliminar el registro están disponibles en los artículos 57 y 18 de la ley .
Justificación de la protección contra la falsificación
El propósito de la protección legal y extracontractual contra la falsificación es doble: primero, protege los derechos de propiedad de los demandantes sobre la buena voluntad de su negocio; y en segundo lugar, protege el interés público al garantizar que los consumidores no sean engañados en cuanto a la fuente de los bienes o servicios. En este sentido, la imitación de violaciones tanto de la ley de competencia como de la ley de protección del consumidor .
El profesor David Vaver sugiere en general que "[la] teoría básica del agravio es prevenir la interrupción de las relaciones económicas por tergiversaciones deliberadas o inocentes que engañan o confunden a los consumidores en sus decisiones de mercado". [23] Vaver también señala la centralidad y la complementariedad de ambos propósitos en la ley de responsabilidad extracontractual y de marca:
Por lo tanto, la función de la transferencia consiste en rectificar los posibles daños que sufre un comerciante por los actos de otro que desvían por error a los consumidores de tratar con el primero o con sus productos o servicios. Aunque el agravio creció para proteger los intereses de los comerciantes en lugar de los consumidores, cuanto menos funcione para evitar la confusión del consumidor, más se convierte en una mera ley que protege a los comerciantes de la competencia desleal. Ese objetivo puede ser el objetivo de otros agravios, como la conspiración o la interferencia ilegal en las relaciones económicas, y las disposiciones de la Ley de Competencia que regulan las prácticas publicitarias falsas y engañosas. El fallecimiento no necesita replicar sus aspiraciones. [24]
Protección contra la competencia
En Ciba-Geigy, la Corte Suprema de Canadá explicó el propósito de la ley. Al explorar la función de hacerse pasar por una acción contra la competencia, el Tribunal citó a Salmond por agravios con respaldo:
[l] os tribunales se han movido entre dos concepciones de una acción de imposición: como remedio por la invasión de un derecho cuasipritorial sobre un nombre comercial o marca, y como remedio, análogo a la acción en el caso de engaño. , por invasión del derecho personal a no ser lesionado por competencia fraudulenta. La verdadera base de la acción es que la imitación lesiona el derecho de propiedad del demandante, siendo ese derecho de propiedad su derecho a la buena voluntad de su negocio. [25]
La Corte continuó diciendo:
Por tanto, el objetivo de la acción de transferencia es también prevenir la competencia desleal. Uno no tiene que ser un moralista fanático para comprender cómo apropiarse del trabajo de otra persona, ya que eso es ciertamente lo que está involucrado, es una violación de la buena fe. [26]
Sin embargo, la acción de hacer pasar (y la ley de marcas en general) no es un sustituto de las leyes de competencia desleal. La Corte Suprema señaló en un caso posterior, Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc. (conocido popularmente como el caso Lego / Mega Bloks ), que "el propósito de una marca comercial ... es la protección del carácter distintivo del producto , no de un monopolio del producto ". [27] Además, "la ley de marcas no tiene por objeto impedir el uso competitivo de las características utilitarias de los productos, sino que ... cumple una función de distinción de origen". [28]
Protección para los consumidores
Si bien la ley de la imitación se desarrolló históricamente para proteger a los vendedores de bienes y servicios, también ha adquirido una dimensión de protección al consumidor. En Mattel Inc v 3894207 Canada Inc (un caso que involucra la marca Barbie ), la Corte Suprema comentó sobre este aspecto:
Sin embargo, cualquiera que sea su evolución comercial, la finalidad jurídica de las marcas sigue siendo (en términos del artículo 2 de la Ley de Marcas, RSC 1985, c. T-13) su uso por parte del titular "para distinguir mercancías o servicios fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por él a partir de los fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por terceros ". Es una garantía de origen e inferencialmente, una garantía para el consumidor de que la calidad será la que ha llegado a asociar con una determinada marca (como en el caso del mítico reparador "Maytag"). Es, en ese sentido, legislación de protección al consumidor. [29]
Debido a la naturaleza del derecho de marcas como medida de protección al consumidor, existe cierto debate sobre si la "confusión posventa" (como en el caso de un consumidor que compra a sabiendas productos falsificados pero engaña a otros haciéndoles creer que son reales) ser una infracción de marca comercial procesable o considerada bajo el agravio de hacer pasar.
Algunos observadores sugieren que la ley de marcas se cumpliría mejor y sería más coherente si la confusión posventa fuera una infracción procesable. [30] Otros sugieren que la confusión posterior a la venta no debería ser procesable, o que otras leyes pueden ser más adecuadas para proteger a los fabricantes de productos falsificados. [31] En Canadá, la confusión posterior a la venta no es un motivo de acción en virtud de la Ley de Marcas Registradas o el agravio de derecho consuetudinario de imitación. [32]
Referencias
- ^ Consumers Distributing Co contra Seiko Time Canada Ltd , [1984] 1 SCR 583.
- ^ Desarrollos de Scandecor AB contra Scandecor Marketing AB , [2001] UKHL 21.
- ^ Ley de marcas registradas , artículo 7.
- ^ Crowne, Emir y Nassabi, Sepideh, Analizando los elementos de la muerte en Canadá (abril de 2012). Advocates 'Quarterly, vol. 39, No. 4, abril de 2012. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=2061025
- ^ Ciba-Geigy Canada Ltd contra Apotex Inc , [1992] 3 SCR 120.
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- ^ MacDonald et al contra Vapor Canada Ltd , [1977] 2 SCR 134.
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- ^ Ley de marcas registradas , s 2.
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- ^ Ley de tribunales federales , RSC 1985, c F-7.
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- ^ Marcel Naud, "Registro de marca comercial como una defensa válida para una acción fraudulenta" (2003) Leger Robic Richard, 173.13 en 5. http://www.robic.ca/admin/pdf/536/173.13.pdf
- ^ David Vaver, Ley de propiedad intelectual: derechos de autor, patentes, marcas comerciales , 2da ed (Toronto: Irwin Law, 2011) en 431.
- ^ Vaver en 432.
- ^ Ciba-Geigy en 134.
- ^ Ciba-Geigy en 135.
- ^ Kirkbi AG contra Ritvik Holdings Inc. , 2005 SCC 65 en párrafo 42.
- ^ Kirkbi en el párrafo 43.
- ^ Mattel, Inc v 3894207 Canada Inc , 2006 SCC 22 en el párrafo 2.
- ^ Anne M. McCarthy, "La doctrina de la confusión posterior a la venta: por qué el público en general debería estar incluido en la investigación sobre la probabilidad de confusión" (1999) 67 Fordham L Rev 3337.
- ^ Vaver en 433.
- ^ Licencias de Tommy Hilfiger, Inc contra International Clothiers Inc , 2003 FC 1087.