MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. , 549 US 118 (2007), fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos relacionada con la ley de patentes . [1] Surgió de una demanda presentada por MedImmune que impugnó una de las patentes de Cabilly emitidas a Genentech . Una de las cuestiones centrales era si el licenciatario conservaba el derecho a impugnar una patente licenciadao si este derecho se perdía al firmar el contrato de licencia. El caso se relacionó indirectamente con el debate pasado sobre si EE. UU. Debería cambiar a unsistema de patentes por primera vez en presentar : en 2011, el presidente Obama firmó la Ley Leahy-Smith America Invents., que cambió a los Estados Unidos a un sistema de patentes de primer inventor en presentar.
MedImmune, Inc. contra Genentech, Inc. | |
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Disputado el 4 de octubre de 2006 Decidido el 9 de enero de 2007 | |
Nombre completo del caso | MedImmune, Inc. contra Genentech, Inc. |
Expediente no. | 05-608 |
Citas | 549 US 118 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | No. CV 03-2567, 2004 US Dist. LEXIS 28680 ( CD Cal. 26 de abril de 2004); afirmado, 427 F.3d 958 ( Fed. Cir. 2005); cert . concedido, 546 U.S. 1169 (2006). |
Subsecuente | 535 F. Supp. 2d 1000 (CD Cal.2008) |
Tenencia | |
Contrariamente a la afirmación de los demandados de que solo se trata de una reclamación independiente de invalidez de patente, el expediente establece que el peticionario ha planteado y preservado la reclamación del contrato de que, debido a la invalidez de la patente, la inaplicabilidad y la no infracción, no se adeudan regalías. 427 F.3d 958, revertido y reenviado. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Scalia, junto con Roberts, Stevens, Kennedy, Souter, Ginsburg, Breyer, Alito |
Disentimiento | Thomas |
Fondo
El origen de la disputa fue un largo procedimiento de interferencia entre Genentech y Celltech que condujo a la emisión de una nueva patente en 2001, 18 años después de la presentación original. Esto le otorgó a Genentech un plazo de patente de 29 años. [2] MedImmune era licenciataria de la patente posterior de Cabilly, pero argumentó que el plazo se había extendido indebidamente y que no necesitaba seguir pagando regalías después de la fecha de vencimiento original en marzo de 2006. El caso se decidió a favor de MedImmune, y la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) declaró inválida la patente. Genentech apeló la decisión ante la USPTO y la patente siguió siendo válida y ejecutable hasta que concluyó la apelación. Genentech prevaleció durante el reexamen de Cabilly II (2) por parte de la USPTO (1). GlaxoSmithKline y Human Genome Sciences están impugnando la patente bajo la ley antimonopolio (1). Esto se basa en el acuerdo entre Genentech y Celltech y su disputa sobre la patente original de Cabilly 4.816.567 y la patente de Celltech 4.816.397. Ambos emitidos el 28 de marzo de 1989 (2), (3). Cabilly II es la patente 6331415 (4) emitida el 18 de diciembre de 2001.
Opinión de la Corte
La Corte sostuvo [1] que:
- 1 licenciatario planteó y conservó adecuadamente su reclamo contractual;
- 2 el licenciatario no estaba obligado a rescindir o incumplir el contrato de licencia antes de solicitar un juicio declaratorio de invalidez de la patente, derogando Gen – Probe Inc. v. Vysis, Inc .; [3] y
- 3 La Corte Suprema no se refirió a si la acción estaba sujeta a despido por motivos discrecionales.
Invertida y remandada .
El juez Thomas presentó una opinión disidente.
Ver también
Referencias
- ^ a b MedImmune, Inc. contra Genentech, Inc. , 549 U.S. 118 (2007). Este artículo incorpora material de dominio público de este documento del gobierno de EE . UU .
- ^ Carter, Eugenia G. "Licencias de propiedad intelectual y decisión de la Corte Suprema de Medimmune v. Genentech" (PDF) . Asociación de Derecho de Propiedad Intelectual de Wisconsin . Consultado el 22 de marzo de 2007 .[ enlace muerto permanente ]
- ^ Gen – Probe Inc. contra Vysis, Inc. , 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004).
Otras lecturas
- Chu, Stephanie (2007). "Restauración de la operación: ¿Cómo pueden los titulares de patentes protegerse de MedImmune " . Revisión de la ley y la tecnología de Duke . 2007 : 0008.
- O'Connor, Sean M. (2007). "Uso de acciones y opciones de acciones para minimizar los riesgos de pago de regalías de patentes después de Medimmune v. Genentech " . Revista de Derecho y Negocios de la Universidad de Nueva York . 3 (2): 381–472. Archivado desde el original el 28 de marzo de 2009.
- https://web.archive.org/web/20120402104727/http://www.biolawgics.com/patent-law/the-never-ending-battle-over-genentechs-cabilly-ii-patent/
- http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=4816397.PN = PN / 4816397 y RS = PN / 4816397
- http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=4816567.PN = PN / 4816567 y RS = PN / 4816567
- http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=.&OS1415. = PN / 6331415 y RS = PN / 6331415
enlaces externos
- Texto de . MedImmune, Inc. v Genentech, Inc. , 549 EE.UU. 118 (2007) está disponible a partir de: Cornell CourtListener Findlaw Google Académico Justia Oyez (argumento de audio oral)
- Reclamaciones de Genentech rechazadas sobre una patente que fue objeto de una reciente decisión de la Corte Suprema . Blog de leyes de biotecnología de California . 21 de febrero de 2007.
- La USPTO emite un doble rechazo de patentes en el Blog de Baristas de Patentes de Patentes de Genentech de 29 años . 22 de febrero de 2006.
- La disputa de patentes biotecnológicas involucra a millones . Gazette.net . 16 de noviembre de 2005.
- Genentech golpeó con resolución adversa de patentes . Blog de leyes de biotecnología de California . 30 de septiembre de 2005.
- ¿Vive durante 29 años? . Tiempos legales . Noviembre de 2003. vol.26 no.44.