Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. , 590 US ___ (2020), fue uncaso de la Corte Suprema de los Estados Unidos relacionado con laley de marcas registradas bajo la Ley Lanham . En la decisión 9-0 sobre la sentencia, el Tribunal dictaminó que un demandante en una demanda por infracción de marca registrada no está obligado a demostrar que el acusado infringió intencionalmente su marca registrada para reclamar daños por lucro cesante. [1]
Romag Fasteners, Inc. contra Fossil, Inc. | |
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Discutido el 14 de enero de 2020 Decidido el 23 de abril de 2020 | |
Nombre completo del caso | Romag Fasteners, Inc., peticionario contra Fossil Group, Inc., fka Fossil, Inc., et al. |
Expediente no. | 18-1233 |
Citas | 590 US ___ ( más ) 140 S. Ct. 1492; 206 L. Ed. 2d 672 |
Historia del caso | |
Previo |
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Tenencia | |
Un demandante en una demanda por infracción de marca registrada no está obligado a demostrar que un demandado infringió intencionalmente la marca registrada del demandante como condición previa para una adjudicación de beneficios. | |
Membresía de la corte | |
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Opiniones de casos | |
Mayoria | Gorsuch, unido por unanimidad |
Concurrencia | Alito, acompañado por Breyer, Kagan |
Concurrencia | Sotomayor (en juicio) |
Leyes aplicadas | |
Ley de Lanham |
Antecedentes del caso
Parte del negocio de American Fossil Group es su línea de accesorios de ropa, incluidos bolsos. En 2002, Fossil firmó un acuerdo con los sujetadores Romag para usar sus sujetadores magnéticos en sus bolsos, que estaban bajo la patente de Romag y tenían elementos de marca registrada. Alrededor de 2010, el liderazgo de Fossil descubrió que su fabricante chino subcontratado había dejado de comprar los sujetadores Romag y, en cambio, estaba utilizando imitaciones en los productos de Fossil. Al notificar a Romag, Romag solicitó y obtuvo una orden judicial preliminar de Fossil por vender la línea de bolsos afectada justo antes del " Viernes Negro " en noviembre de 2010, ya que procedieron a presentar cargos por infracción de patente y marca registrada contra Fossil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito de Connecticut , así como contra Macy's , a través de quien Fossil vendía sus bolsos exclusivamente. [2]
Se celebró un juicio con jurado y en abril de 2014 se llegó a un veredicto en el que se determinó que Fossil había infringido los derechos de patente y de marca registrada. Los daños fueron inicialmente otorgados por el jurado por regalías de patentes y premios separados de US $ 156,000 por enriquecimiento injusto y US $ 6,7 millones por disuasión por infracción de marca registrada, este último basado en las ganancias que Fossil había obtenido de la venta de sus bolsos. [2] Tras la revisión por parte del tribunal de distrito, la jueza Janet Bond Arterton determinó que, si bien el jurado encontró correctamente que Fossil había violado las marcas comerciales de Romag, no habían ignorado deliberadamente la marca comercial, y la precisión de la jurisprudencia dentro del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito requería una violación deliberada para premios en beneficio de ser justificados, y por lo tanto anuló esa parte del premio del jurado. [3] [2]
Romag apeló a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, argumentando que el lenguaje de la Ley Lanham no requería que ellos hubieran demostrado que Fossil era voluntario de la violación de marca registrada para obtener daños basados en ganancias. Este ha sido el tema de varios casos en el circuito de tribunales federales desde que se aprobó la Ley Lanham y creó un cuerpo de decisiones divididas. [2] El Segundo Circuito revisó tanto su propia jurisprudencia como la de otros Circuitos y, en su decisión de abril de 2016, confirmó la sentencia del Tribunal de Distrito. Su decisión llegó a la interpretación de las disposiciones de la Ley Lanham codificadas en 15 USC § 1117 de cuándo la "violación intencional" de la marca registrada, codificada en § 1125 , podría estar sujeta a recuperación por daños, considerando enmiendas agregadas a la ley en 1999. Si bien Romag había afirmado que las enmiendas de 1999 significaban que tanto la infracción de marca registrada como la dilución de marca registrada estaban cubiertas por § 1117 y que no tenían que demostrar ninguna violación intencional basada en decisiones de otros Circuitos, el Segundo Circuito se basó en su propio historial de casos para determinar que § 1117 solo cubría la dilución de marcas registradas. [4]
Corte Suprema
Romag presentó su caso ante la Corte Suprema en marzo de 2019, pidiéndoles que revisaran la cuestión de si demostrar una infracción intencional de marca registrada era un requisito previo para obtener una ganancia en virtud de la Ley Lanham. La Corte otorgó certiorari en junio de 2019. [2] Los argumentos orales se llevaron a cabo el 14 de enero de 2020. Los observadores de la corte vieron que la mayoría de los jueces parecían favorecer los argumentos de Romag sobre la estructura y la intención del estado actual de la Ley Lanham, luego de la "principios de equidad" que el Congreso esperaría que uno pudiera recuperar los daños y perjuicios de las ganancias sin tener que demostrar intención de infracción de marca registrada tal como lo habían pretendido para la dilución de marca a pesar de cómo la estructura de la ley se redactó para excluir potencialmente eso. Debido a esto, estos observadores consideraron que la Corte revocaría el fallo de los tribunales inferiores. [5]
La decisión del Tribunal se emitió el 23 de abril de 2020, y los nueve jueces coincidieron en la sentencia de anular la decisión del Segundo Circuito y devolver el caso. [1] La opinión mayoritaria fue escrita por el juez Neil Gorsuch y se unieron a todos menos a la juez Sonia Sotomayor , quien escribió su propia opinión que coincidió con la sentencia. La opinión de Gorsuch se centró en los "principios de equidad" que Romag había presentado en su caso, que la intención y la estructura de la ley, incluida la articulación de los estándares mens rea (estados mentales) relacionados con la intencionalidad en las violaciones de marcas registradas, dieron peso a la intención del Congreso de las marcas registradas. infracción se tratará igualmente como dilución de marca registrada. El juez Samuel Alito escribió una opinión concurrente junto con los jueces Stephen Breyer y Elana Kagan que estaba de acuerdo con la conclusión de la mayoría, pero que provocó que la obstinación "no es una condición previa absoluta" para un premio de ganancias. En su propia opinión, la jueza Sotomayor advirtió sobre la dependencia del uso mayoritario de las normas mens rea , ya que su decisión podría causar que quienes realmente desconocen la infracción de la marca registrada se consideren intencionales, aunque estén de acuerdo con la solicitud en el caso específico de Romag y Fósil. [6]
Referencias
- ^ a b Romag Fasteners, Inc. contra Fossil, Inc. , No. 18-1233 , 590 Estados Unidos ___ (2020).
- ↑ a b c d e Jahner, Kyle (28 de junio de 2019). "Jueces para decir cuando los infractores de marcas pueden perder beneficios" . Noticias de Bloomberg . Consultado el 22 de mayo de 2020 .
- ^ Romag Fasteners, Inc. contra Fossil, Inc. , 29 F. Supp. 3d 85 ( D. Conn. 2014).
- ^ Robinson, Joseph; Schaffer, Robert (20 de abril de 2016). "El Circuito Federal dictamina que la obstinación es un requisito previo para la devolución de las ganancias de los infractores de marcas registradas" . Perro guardián de IP . Consultado el 22 de mayo de 2020 .
- ^ Greenberg, Michael (16 de enero de 2020). "Tribunal Supremo dispuesto a revertir la decisión de marca CAFC sobre la voluntad como requisito previo para la concesión de beneficios" . Perro guardián de IP . Consultado el 22 de mayo de 2020 .
- ^ Wagner, Ben (23 de abril de 2020). "Decisión unánime de la Corte Suprema en Romag Fasteners resuelve división sobre los beneficios de los infractores de marcas, pero plantea preguntas" . Perro guardián de IP . Consultado el 22 de mayo de 2020 .
enlaces externos
- Texto de . Romag Fasteners, Inc. v fósil, Inc. , 590 EE.UU. ___ (2020) está disponible en: Justia Oyez (argumento de audio oral) Tribunal Supremo (opinión de deslizamiento)