Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 US 722 (2002), fue unadecisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el área delderechode patentes que examinó la relación entre la doctrina de equivalentes (que sostiene que una patente puede ser infringida por algo que no está literalmente dentro del alcance de las reivindicaciones porque se ha sustituido una característica o elemento algo insustancial) y la doctrina del estoppel de historia de enjuiciamiento (que sostiene que una parte que hace un cambio en una solicitud de patente para adaptarse a los requisitos de la ley de patentes no se puede reclamar la infracción por equivalentes de un elemento que fue reducido por ese cambio).
Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. | |
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Disputado el 8 de enero de 2002 Decidido el 28 de mayo de 2002 | |
Nombre completo del caso | Festo Corporation, Peticionario c. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Company, Ltd., et al. |
Citas | 535 US 722 ( más ) |
Historia del caso | |
Previo | Mediante auto de certiorari ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos . Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 234 F.3d 558 , 2000 US App. LEXIS 29979 (Fed. Cir. 2000) |
Subsecuente | En prisión preventiva en Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 304 F.3d 1289 , 2002 US App. LEXIS 19734 (Fed. Cir., 2002). En prisión preventiva en Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 344 F.3d 1359 , 2003 US App. LEXIS 19867 (Fed. Cir. 2003). En prisión preventiva al tribunal de distrito, Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 2005 WL 1398528 (D. Mass. 10 de junio de 2005), moción para alterar o enmendar denegada Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 2006 WL 47695 (D. Mass. 19 de enero de 2006). En apelación posterior, Festo Corp. contra Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 493 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2007). |
Tenencia | |
Las enmiendas a las reclamaciones deben examinarse en el contexto del historial del enjuiciamiento y no necesariamente prohíben las afirmaciones bajo la Doctrina de Equivalentes debido al estoppel del historial del enjuiciamiento. Sentencia del Circuito Federal desocupada y en prisión preventiva. | |
Membresía de la corte | |
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Opinión de caso | |
Mayoria | Kennedy, unido por unanimidad |
Leyes aplicadas | |
Const. De EE. UU., Art. Yo, §8, cl. 8 .; 35 USC §112 |
Antecedentes del caso
Festo Corporation (peticionario) poseía patentes para un dispositivo industrial. Después de Festo comenzó a comercializar su dispositivo, Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (SMC, los encuestados) entrado en el mercado con un dispositivo que utiliza un anillo de sellado de dos vías y un manguito no magnetizable . Festo Corporation ya poseía dos patentes similares (aunque su solicitud de patente inicial fue rechazada) para este dispositivo industrial. Festo presentó una demanda, alegando que el dispositivo de SMC era lo suficientemente similar como para infringir las patentes de Festo bajo la doctrina de equivalentes . El reclamo de Festo había sido enmendado durante el enjuiciamiento por, al menos, el cumplimiento de 35 USC §112 (estructura de reclamo), y por lo tanto Shoketsu afirmó que el estoppel del historial de enjuiciamiento debería prohibir a Festo afirmar equivalentes.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts sostuvo que las enmiendas de Festo no se hicieron para evitar el estado de la técnica y, por lo tanto, las enmiendas no eran del tipo que da lugar a preclusión. Afirmó un panel del Circuito Federal . 72 F. 3d 857 (1995). La Corte Suprema concedió certiorari , desocupado, y devolvió a la luz de una decisión de intervenir en . Warner-Jenkinson v Hilton Davis Chemical Co . Después de una decisión del panel original en prisión preventiva, 172 F. 3d 1361 (1999), el Circuito Federal ordenó una nueva audiencia en pleno , 187 F. 3d 1381 (1999). La sesión del tribunal en pleno sostuvo que las enmiendas a las reclamaciones realizadas para cumplir con la Ley de Patentes presentaban un obstáculo completo para reclamar equivalentes.
Asunto
Si alguna enmienda a una solicitud de patente que redujo una reivindicación de patente para cumplir con la Ley de Patentes crea un obstáculo absoluto a los equivalentes para la limitación de reivindicación particular que fue restringida por la enmienda.
Decisión de la corte
La Corte Suprema anuló la sentencia emitida por el Circuito Federal , sosteniendo que tales enmiendas no crean un obstáculo absoluto, sino que deben ser examinadas a la luz del motivo del cambio. En la opinión unánime, el juez Kennedy explicó que no se trataba de si el estoppel del historial de enjuiciamiento se aplicaba a las enmiendas, sino en qué medida la enmienda renunciaba a la cobertura del reclamo. Si el cambio se hizo para aclarar una traducción, por ejemplo, el inventor no debería sufrir reducción de derechos. Pero si el cambio se realizó para evitar que la patente se superpusiera con otra patente, se presumirá que el solicitante ha renunciado al derecho a presentar una queja sobre cualquier cosa más amplia que la propia reivindicación de la patente.
En particular, el Tribunal sostuvo que la decisión del titular de la patente de limitar las reclamaciones mediante enmiendas para cumplir con la Ley de Patentes supone automáticamente la cesión del territorio entre la reivindicación original y la reclamación enmendada, es decir, una presunción de renunciar a todos los equivalentes para la limitación de la reivindicación particular. que fue reducido por la enmienda. Por lo tanto, el Tribunal colocó la carga sobre el demandante en cuanto a demostrar qué equivalentes no se entregaron.
Sin embargo, el Tribunal admitió que hay algunos casos en los que no se puede considerar que la enmienda renuncia a un equivalente en particular. "El equivalente puede haber sido imprevisible en el momento de la solicitud; el fundamento subyacente de la enmienda puede no tener más que una relación tangencial con el equivalente en cuestión; o puede haber alguna otra razón que sugiera que no se puede esperar razonablemente que el titular de la patente han descrito el sustituto insustancial en cuestión. En esos casos, el titular de la patente puede superar la presunción de que la preclusión del historial de enjuiciamiento impide una determinación de equivalencia ".
Ver también
enlaces externos
- Trabajos relacionados con Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. en Wikisource
- El texto de Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 U.S. 722 (2002) está disponible en: Cornell CourtListener Findlaw Google Scholar Justia Library of Congress Oyez (audio del argumento oral)
- Discurso que cita el caso de Thomas O.Barnett, Fiscal General Adjunto, División Antimonopolio, Departamento de Justicia de EE. UU.
Documentos
- "Ley de Patentes: El caso Festo y la doctrina de equivalentes" , Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, 25 de julio de 2002