Peter v. NantKwest Inc. , 589 US ___ (2019), fue uncaso de la Corte Suprema de los Estados Unidos desde el período de octubre de 2019 .
Peter contra NantKwest, Inc. | |
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![]() Tribunal Supremo de los Estados Unidos | |
Discutido el 7 de octubre de 2019 Decidido el 11 de diciembre de 2019 | |
Nombre completo del caso | Peter, Director Adjunto, Oficina de Patentes y Marcas Registradas contra NantKwest, Inc. |
Expediente no. | 18-801 |
Citas | 589 US ( más ) 140 S. Ct. 365; 205 L. Ed. 2d 304 |
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Historia del caso | |
Previo |
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Tenencia | |
La USPTO no puede recuperar los salarios de su personal legal bajo la sección 145 de la Ley de Patentes. | |
Membresía de la corte | |
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Opinión de caso | |
Mayoria | Sotomayor, unido por unanimidad |
Leyes aplicadas | |
Sección 145 de la Ley de Patentes |
En opinión unánime, la Corte Suprema dictaminó que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) no tenía derecho a que se le reembolsaran los honorarios de los abogados de los solicitantes de patentes que presenten apelaciones contra las decisiones de la USPTO. [1] [2] [3]
El caso reforzó la aplicación de la regla estadounidense , un principio predeterminado en la ley de los Estados Unidos que establece que, en una demanda, cada parte es responsable de pagar los honorarios de su propio abogado a menos que exista un requisito legal o contractual que indique lo contrario. [4]
Este caso atrajo la atención de muchas asociaciones de derecho y propiedad intelectual, muchas de las cuales (incluida la Asociación de Abogados de Estados Unidos ) presentaron informes de amigos de la corte argumentando en contra de la solicitud del gobierno de los honorarios de abogados del demandante. [5] [6]
Historia del caso
En diciembre de 2001, un médico llamado Hans Klingemann presentó una solicitud de patente para un nuevo método de tratamiento del cáncer utilizando células asesinas naturales . La solicitud de patente se refería a un método que utilizaba una línea celular específica de células asesinas naturales llamada NK-92 . [7] Luego asignó los derechos de patente a NantKwest, Inc., [8] empresa de inmunoterapia con sede en California que es una subsidiaria de NantWorks .
En 2010, la USPTO emitió una denegación final de la patente, alegando que el método de Klingemann era "obvio" y no merecía ser patentado. Los examinadores de patentes notaron que los investigadores médicos, desde los años 80 y 90, sabían que las células asesinas naturales podían combatir las células cancerosas y que la solicitud de patente de Klingemann no era lo suficientemente nueva para recibir una patente.
NantKwest apeló la decisión internamente ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (entonces conocida como la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes ), que es la junta administrativa interna de la USPTO que revisa las decisiones de los examinadores de patentes de la USPTO . [9] La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes confirmó la denegación en 2013. [7] NantKwest decidió presentar su apelación en el Tribunal de Distrito bajo la sección 145 de la Ley de Patentes , que permite a los solicitantes de patentes insatisfechos presentar su apelación en el Distrito Este. de Virginia , en lugar del Circuito Federal (que normalmente escucha apelaciones de decisiones de agencias gubernamentales). Como tribunal de distrito, el Distrito Este de Virginia tiene jurisdicción original , lo que permite a los litigantes presentar nuevas pruebas no consideradas por la Junta de Apelaciones de Patentes. [4] [10] Esto contrasta con el Circuito Federal, que como tribunal de apelaciones solo puede considerar evidencia que estaba en el expediente revisado por la Junta de Apelaciones de Patentes. [10]
En tribunales inferiores
Juicio en el Distrito Este de Virginia
El Distrito Este de Virginia escuchó el caso en 2016. Antes del descubrimiento , la USPTO presentó una moción de juicio sumario (esencialmente argumentando que el tribunal tenía suficientes hechos acordados en el expediente para fallar sobre el caso de inmediato sin llevar a cabo más procedimientos). NantKwest respondió a la moción, argumentando que tenía evidencia adicional y que quedaban suficientes disputas fácticas para justificar un juicio completo. El Tribunal de Distrito concedió la moción de la USPTO para un juicio sumario y falló a favor de la agencia que las reclamaciones de patente de NantKwest no eran válidas debido a la obviedad. [11]
Primera apelación al Circuito Federal
NantKwest apeló nuevamente la decisión del Tribunal de Distrito, esta vez ante el Circuito Federal. El Circuito Federal ratificó la decisión del Tribunal de Distrito en un fallo emitido en mayo de 2017 [11].
Moción en el Distrito Este de Virginia
Tras la afirmación del Circuito Federal, la USPTO presentó una moción de reembolso en el Tribunal de Distrito de "los gastos del proceso", según lo permitido por la sección 145 de la Ley de Patentes. Entre esos gastos se encontraban $ 78,592.50 de honorarios de abogados, que fueron una asignación prorrateada de los tres empleados de la USPTO (dos abogados y un asistente legal) que trabajaron en el caso. [12] La posición de la USPTO fue que el lenguaje del artículo 145, que establecía que el solicitante tenía que pagar "Todos los gastos del procedimiento", le daba derecho a cobrar los honorarios de los abogados. El Tribunal de Distrito rechazó la moción de la USPTO, citando la Regla Estadounidense. Según la interpretación del Tribunal de Distrito de la sección 145, "todos los gastos del proceso" simplemente se referían a los gastos incurridos en la preparación del caso, como la impresión de documentos, los gastos de viaje y los honorarios razonables pagados a los testigos expertos. Sin un lenguaje más explícito en la ley, el Tribunal de Distrito determinó que la USPTO no podía cobrar los honorarios de los abogados. [12]
Segunda apelación al Circuito Federal
La USPTO apeló el fallo del Tribunal de Distrito ante el Circuito Federal. El caso fue escuchado en 2017 por un panel de tres jueces del Circuito Federal, que incluía a la Jueza Principal Sharon Prost , así como a los Jueces Timothy B. Dyk y Kara Farnandez Stoll . En una decisión de 2-1 emitida en junio de 2017, el Circuito Federal falló a favor de la USPTO. [13] Aplicando un precedente de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos , el panel dictaminó que los "gastos del procedimiento" incluyen una parte prorrateada de los salarios de los empleados de la USPTO que trabajaron en el caso. En su disenso, la jueza Stoll argumentó que la sección 145 carecía de la especificidad necesaria para indicar que el Congreso tenía la intención de apartarse de la Regla Estadounidense y permitir que se otorguen los honorarios de los abogados. [14] Ella argumentó que, en el momento en que el Congreso promulgó la sección 145, la palabra de sentido común "gastos" generalmente no incluía los honorarios de abogados. También señaló que, en otras leyes, el Congreso utiliza explícitamente el término 'honorarios de abogados' y, a menudo, distingue entre "gastos" y "honorarios de abogados". [14]
Ensayo en banc por el Circuito Federal
Por voluntad propia , el Circuito Federal en pleno decidió volver a escuchar el caso en pleno, con la participación de todos los jueces activos del panel (con la excepción del juez Raymond T. Chen , quien se recusó ya que una vez fue abogado de la USPTO). [15] En una opinión de 7-4 publicada en julio de 2018, el Circuito Federal revocó la decisión del panel de tres jueces. [12] El tribunal adoptó una posición similar a la disidencia del juez Stoll, dictaminando que el lenguaje de la sección 145 no fue suficiente para superar la regla estadounidense predeterminada o exigir que los demandantes paguen los honorarios del abogado de la USPTO además de los otros gastos del juicio. [14]
Apelación ante la Corte Suprema
La USPTO apeló nuevamente, esta vez ante la Corte Suprema de Estados Unidos . En marzo de 2019, la Corte Suprema otorgó el auto de certiorari de la USPTO y acordó escuchar el caso. [16] Morgan Chu , un abogado de propiedad intelectual , representó a NantKwest ante la Corte Suprema. La USPTO estuvo representada por el Fiscal General Adjunto Malcolm Stewart. [17] El caso fue argumentado el 7 de octubre de 2019.
Opinión de la Corte Suprema
El 11 de diciembre de 2019, la Corte Suprema falló a favor de NantKwest. Escribiendo para un tribunal unánime, la opinión de la jueza Sonia Sotomayor declaró que la referencia en la sección 145 a "gastos" no incluía los honorarios de los abogados internos de la USPTO. [4] La opinión señaló que esta era la primera vez en la historia de la sección 145 que la USPTO había solicitado el reembolso de los honorarios de los abogados. [5] También señaló que el Congreso había incluido explícitamente una referencia a los honorarios de abogados en otras cinco secciones de la Ley de Patentes, lo que significaba que su decisión de no incluir una referencia explícita a ella en la sección 145 tenía por objeto excluirlos intencionalmente de la definición. de "gastos" elegibles para reembolso. [4]
Referencias
- ↑ Loh, Christopher (12 de diciembre de 2019). "La Corte Suprema prohíbe a la Oficina de marcas y patentes de Estados Unidos cambiar los honorarios del abogado en ciertos procedimientos de la corte de distrito" . Venable LLP . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ López, Ian (11 de octubre de 2019). "Los casos de patentes necesitan un amplio alcance para la invitación del Tribunal Superior, dicen los abogados" . Ley de Bloomberg . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ Nayak, Malathi (7 de octubre de 2019). "Los jueces preguntan por qué la PTO esperó tanto tiempo para recuperar los honorarios de los abogados" . Ley de Bloomberg . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ a b c d Mann, Ronald (11 de diciembre de 2019). "Análisis de opinión: el tribunal simplifica el trabajo del caso: el gobierno no puede cobrar los honorarios de los abogados internos del litigante que impugna la denegación de la solicitud de patente" . SCOTUSBlog . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ a b Brachmann, Steve (29 de julio de 2019). "Nantkwest Amici insta a SCOTUS a no cambiar los honorarios del abogado en apelaciones de la sección 145" . Perro guardián de IP . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ Robert, Amanda (23 de julio de 2019). "En los casos de patentes, la imposición de honorarios de abogados 'obstaculizará el acceso equitativo a la justicia', dice ABA" . Revista de la Asociación de Abogados de Estados Unidos . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ a b Wheelock, Bryan (20 de mayo de 2019). "Cómo una lucha de tasas legales de patentes podría perturbar la industria de la robótica" . Revisión del negocio de robótica . Consultado el 13 de diciembre de 2019 .
- ^ "nantkwest.com/patents/" .
- ^ "Apelaciones (Junta de Apelación y Juicio de Patentes)" . Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ a b Quillin, George; Hayssen, Molly (12 de diciembre de 2019). "La regla estadounidense prevalece; la PTO no puede cobrar los honorarios de los abogados internos como" gastos " " . The National Law Review Journal . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ a b Nantkwest Inc. contra Lee , Fed. Cir. 2015-2095 (Circuito Federal 2017-05-03).
- ^ a b c Nantkwest, Inc. contra Iancu , 898 F.3d 1177 (Fed. Cir. 2018).
- ^ Nantkwest, Inc. contra Matal , 860 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017).
- ^ a b c Castanias, Greg (31 de julio de 2018). "Circuito Federal:" Todos los gastos "no significa" honorarios de abogados " " . Jones Day LLP . Consultado el 13 de diciembre de 2019 .
- ^ Nantkwest, Inc. contra Matal , 869 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2017).
- ^ Howe, Amy (4 de marzo de 2019). "Los jueces añaden el caso de las tasas de patentes al expediente del próximo período" . SCOTUSBlog . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ^ Mann, Ronald (7 de octubre de 2019). "Análisis de argumentos: los jueces parecen reacios a conceder honorarios de abogados al gobierno en un litigio que impugna la denegación de solicitudes de patente" . SCOTUSBlog . Consultado el 13 de diciembre de 2019 .
enlaces externos
- Texto de . Peter v NantKwest , 589 de Estados Unidos ___ (2019) está disponible en: Justia Oyez (argumento de audio oral) Tribunal Supremo (opinión de deslizamiento)